Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av: Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 987 058 730 Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St. Olavs Plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 3. mai 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 7. april 2010, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet "AKERS BIL AS" ble besluttet tatt til følge. Gjenparter av avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Endring av foretaksnavn for org. nr. 982 631 352 fra "AKER BIL AS" til "AKERS BIL AS" ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 30. september 2009. Navneendringen var foranlediget av Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. mai 2009 i sak nr. KF 2008 060 mellom de samme parter som i nærværende sak, hvorved avdelingen konkluderte med at foretaksnavnet "AKER BIL AS" er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Foretaket er registrert med følgende næringskode / bransjeangivelse: "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler" Begjæringen av 26. november 2009 om opphevelse av registreringen (kravet om administrativ overprøving) av foretakets nye navn "AKER BIL AS" var begrunnet med at foretaksnavnet er egnet til å forveksles med følgende registrerte varemerker: I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets annen avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets første avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.
Annen avd. sak nr. 8024 2 ordmerket "AKER KVÆRNER GLOBAL EXECUTION EXCELLENCE", reg. nr. 230553 (200401879), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", ordmerket "AKER KVÆRNER GXX", reg. nr. 230565 (200401878), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", det kombinerte merket aker yards, (gjengitt nedenfor), reg. nr. 230660 (200502077), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", Reg. nr. 230660 (200502077) ordmerket Aker Yards, reg. nr. 231490 (200409068), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", det kombinerte merket "Aker American Shipping", reg. nr. 233363 (200506213), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 12, 37, 39 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet",
Annen avd. sak nr. 8024 3 Reg. nr. 233363 (200506213) ordmerket "AKER KVÆRNER JUST CARE", reg. nr. 233807 (200512048), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", det kombinerte merket "Aker Drilling", reg. nr. 239414 (200610015), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 6, 12, 37, 39 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", Reg. nr. 239414 (200610015) ordmerket "AKER - The Preferred Partner", reg. nr. 245128 (200701494), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", Reg. nr. 245128 (200701494)
Annen avd. sak nr. 8024 4 ordmerket "AKER", reg. nr. 245129 (200702660), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", ordmerket Aker Solutions, reg. nr. 245608 (200801155), registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 7, 12, 37 og 42, herunder "kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet", og at foretaksnavnet "AKERS BIL AS" således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsene i foretaksnavnelovens 2-3 og 2-6 nr. 4. Endelig har Intellectual Property Holdings AS anført at AKER har gjennomført betydelige markedsføringsmessige investeringer de siste 10 årene, og at kjennetegnet AKER således nyter et utvidet vern i medhold av bestemmelsen i foretaksnavneloven 3-3 annet ledd, jf. varemerkelovens 6 annet ledd. *** Med hensyn til partenes anførsler under behandlingen i Patentstyrets Første avdeling vises til sakens dokumenter. *** Fra Første avdelings avgjørelse av 7. april 2010 hitsettes: "Behandlende medlem skal bemerke: Vi viser til vår drøftelse av forvekselbarhet i vår avgjørelse av 18. mai 2009 hvor AKER BIL AS ble ansett å krenke innsigers varemerkerettigheter. [Tidl. foretaksnavnesak KF 2008 060; avgjørelsen gjengitt nedenfor.] Registreringhaver har i ettertid endret foretaksnavnet til AKERS BIL AS. Dette kan ikke anses å være en tilstrekkelig endring. Tilføyelsen av bokstaven S i slutten av ordet AKER vil fremstå som genitivsform av AKER, slik at merket leses som Aker sin bil. Ordet AKER vil fremdeles være det bærende elementet i kjennetegnet, og Patentstyret mener at omsetningskretsen fortsatt vil kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom AKERS BIL AS og AKER. Dette kan sammenliknes med at det hadde stått IKEAS MØBLER, eller FREIAS SJOKOLADE, altså IKEA sine møbler, eller Freia sin sjokolade. Dette skaper ikke tilstrekkelig avstand mellom de aktuelle kjennetegnene. Dersom
Annen avd. sak nr. 8024 5 omsetningskretsen er kjent med det registrerte varemerket AKER for biler (hvilket Patentstyret må ta utgangspunkt i fordi merket er registrert for denne typen varer), fremstår AKERS BIL som en bilforhandler eller et bilverksted som hører innunder den kommersielle aktøren AKER. AKERS BIL AS vil følgelig fortsatt krenke innsigers varemerke reg. nr. 245129, ordmerket AKER. Beslutning: Registreringen av foretaksnavnet AKERS BIL AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 og kravet om administrativ overprøving tas til følge." Fra Første avdelings avgjørelse av 18. mai 2009 i foretaksnavnesak KF 2008 060 (AKER BIL AS) hitsettes: "Behandlende medlem skal bemerke: 2-6 nr. 4: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsigers registrerte varemerker har bedre prioritet enn motpartens foretaksnavneregistrering. Hvorvidt kjennetegnet AKER BIL AS er egnet til å forveksles med varemerkene inneholdende elementet AKER, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. AKER er en gammel geografisk betegnelse, som er vanlig brukt. Patentstyret vil derfor påpeke at innsiger ikke har en generell enerett til å benytte denne termen i en hver sammenheng. Når det gjelder kravet om særpreg har imidlertid innsiger registrert ordmerke AKER i varemerkeregistrering nr. 245129. I og med at dette merket har gått til registrering har Patentstyret allerede vurdert at AKER oppfyller varemerkelovens krav om særpreg, blant annet for varer i klasse 12. For enkelhets skyld vil vi i det følgende ta utgangspunkt i ordmerket AKER med reg.nr. 245129, da vurderingen av de to merkene AKER og AKER BIL AS også vil dekke vurderingen av innsigers øvrige påberopte registrerte varemerker. Bransjelikhet: Samtlige av innsigers påberopte varemerker er, blant annet, registrert i klasse 12 for "Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet". Foretaksnavnet AKER BIL AS er registrert med bransjeangivelsen " 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler". Nærmere opplysninger om virksomhetens karakter er ikke fremlagt, men det fremkommer av kunngjøringen om foretaket i Foretaksregisteret, at formålet med selskapet er Kjøp, utleie og salg av motorvogner og for øvrig alt som naturlig hører inn under dette. Patentstyret legger til grunn, i tråd med tidligere praksis, at foretaksnavnet kan ventes brukt i samsvar med bransjeangivelsen og formålet angitt i meldingen til Foretaksregisteret.
Annen avd. sak nr. 8024 6 Innsigers varemerker er registrert for varetypen "kjøretøyer", mens registreringshaver driver tjenestevirksomhet med salg og utleie av motorvogner. I forhold til registreringsinnehavers anførsler om at innsiger ikke driver innenfor samme bransje som han selv, vil Patentstyret påpeke følgende: Når det gjelder registrerte varemerker kan Patentstyret ikke legge vekt på hvordan merkene brukes eller planlegges brukt. Det er de varene/tjenestene merkene er registrert for, som må legges til grunn for vurderingen, jf. Patentstyrets 2. avdelings sak nr. 6915, P3-Food og Høyesteretts avgjørelse, Rt. 1998 s. 1988, COSMEA/COSMICA. Når det gjelder kjennetegn som kun er registrert som foretaksnavn, slik som registreringsinnehavers AKER BIL AS, er det imidlertid en annen vurdering som legges til grunn, jf foretaksnavneloven 3-3. Det sies følgende i Ot.prp. nr. 43 (2002 2003) s. 34 og 35: "Foretaksnavnevernets bransjemessige utstrekning avgjøres i dag ved en konkret helhetsvurdering der faktisk bransjebruk på vurderingstidspunktet er det vesentligste momentet". I denne konkrete saken medfører dette at det er bransjelikheten mellom tilvirkning av kjøretøyer og detaljhandel av kjøretøyer som skal vurderes. Forarbeidene til varemerkeloven nevner at det kan "for eksempel være naturlig å betrakte vaskemidler og vaskemaskiner som varer "av lignende slag" som de ytelser et vaskeri presterer. Patentstyret finner det naturlig at samme grad av likeartethet gjelder for kjøretøyer og detaljhandel av kjøretøyer. Det er svært vanlig at en tilvirker av varer også har egne utsalgssteder for de samme varene. På bakgrunn av dette foreligger det bransjelikhet i saken, jf. foretaksnavneloven 3-3. Kjennetegnslikhet: Når det gjelder foretaksnavn og varemerker er ordelementet BIL en svært vanlig måte å angi at man driver innen bilbransjen. Ordelementet BIL i registreringshavers foretaksnavn, beskriver hva slags virksomhet registreringsinnehaver utøver og er uten varemerkerettslig særpreg, jf varemerkeloven 13 annet ledd. Patentstyret er etter dette enig med innsigers fullmektig i at det er AKER som er det adskillende elementet i registreringsinnehavers merke. Når dette dominerende merkeelementet er identisk med innsigers registrerte varemerke, foreligger det kjennetegnslikhet i saken, jf. foretaksnavneloven 3-2. Forvekselbarhet: Registreringsinnehaver bemerker at de hadde vært i kontakt med Brønnøysundregistrene før valg av firmanavn, og at det der ikke fremkom innvendinger mot navnet AKER BIL AS. Til dette vil Patentstyret påpeke at Foretaksregisteret ikke kontrollerer om et foretaksnavn strider mot andres varemerkerettigheter, eller tidligere særpregede foretaksnavn, når et nytt foretaksnavn registreres. Det er sannsynlig at forbrukerne vil anta at et foretak som tilvirker kjøretøyer har egne forhandlere og utsalgssteder, og at kjennetegnet er det samme på kjøretøyene og utsalgsstedet, for å angi hva slags kjøretøyer forhandleren selger. Dersom det foreligger kjøretøyer på markedet under kjennetegnet AKER, vil kjennetegnet AKER BIL AS fremstå som en bestemt forhandler av AKER kjøretøyene. Etter en helhetsvurdering anses det i foreliggende tilfellet å være fare for at kjennetegnene AKER og AKER BIL AS kan
Annen avd. sak nr. 8024 7 forveksles i den alminnelige omsetning, med hensyn til varene og tjenestenes kommersielle opprinnelse. Registreringen av AKER BIL AS er dermed i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen av AKER BIL AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas til følge." Klage fra Akers Bil AS over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 7. april 2010 innkom den 8. juni 2010. I klagen uttaler Akers Bil AS følgende: "Påklage KF2009050 - J1037N001/HE - Akers Bil AS At patentstyret har gitt innsiger beskyttelse på et alminnelig stedsnavn og slektsnavn vil jeg ikke her komme nærmere inn på, annet enn at det åpenbart må være feil. Mener Patentstyret at Akers Bil AS fremstår som en genitivsform, vil Konsekvensen av en slik avgjørelse bli eksempelvis at avisen Akers Avis Groruddalen, nå må sees på som innsigers egen intern avis, og ikke lokalavisen i Aker, Groruddalen. Videre ville det vel være naturlig og kalle Aker Stadion for Akers. Har innsiger rettigheter i forhold til Akers elven, en rekke gater og veier, kirker og gravlunder. Dette må anses å være helt urimelig, og man kan ikke tilegne innsiger dette. Jeg vil gjøre oppmerksom på at det i denne sak ble gjort en saksbehandlingsfeil i forbindelse med at saken gikk direkte til avgjørelse. Jeg var tidligere i dialog med dere, hvoretter det i første instans var å anse som en fortsettelse på forrige sak. Tidligere korrespondanse skulle da legges som tilsvar på innsigelsen (se vedlegg). Dette er ikke blitt gjort, og heller ikke loggført etter hva jeg har fått opplyst. Jeg forbeholder meg retten til videre argumentasjon, og videre tilsvar på innsigelsen av en kyndig, om dette skulle vise seg å være nødvendig." Fra vedlegg 1 (registreringshavers brev av 22. januar 2009 i sak KF 2008060) hitsettes: "Vårt firmanavn er først og fremst valgt med tanke på hvor og hva. "Aker" er beskrivende til hvor vi holder til, "Bil" er beskrivende til hva vi driver med og "AS" til hvilken selskapsform det er drevet under. Vår nærmeste nabo er Aker universitetssykehus, og nærmeste busstopp utenfor forretningen heter Aker Sykehus. Se Vedlegg Pos. 1, 2 og 3 i kart.
Annen avd. sak nr. 8024 8 Videre vil jeg presisere at det ble tatt kontakt med Brønnøysundregistrene før valg av firmanavn, hvor det ble lagt frem flere forslag. Aker Bil AS var det ingen innvendinger imot, og ble betegnet som et godt beskrivende, og et godt valg. Et søk på www.brreg.no gir 586 treff med Aker i firmanavn." Fra vedlegg 2 (registreringshavers brev av 3. mars 2009 i sak KF 2008060) hitsettes: "Aker er i tillegg til stedsnavn både i og utenfor Oslo, også et alminnelig etternavn. I tilfelle enkeltpersonforetak er man forpliktet til å ha med innehaverens slektsnavn i foretaksnavnet. I tidligere korrespondanse har jeg presisert vår beliggenhet på Aker, og nærhet til Aker Universitetssykehus. For våre kunder som reiser kollektivt heter stoppestedet Aker sykehus, og har en beliggenhet rett utenfor våre lokaler. Klagers bekymring om at Aker Bil AS vil forbindes med en av klagers virksomheter er grunnløse. Ingen av mine kunder har forvekslet dette, og det forundrer meg at klager er i den tro at deres kunder vil forveksle eller forbinde klagers selskaper med en liten bilforretning på Aker i Oslo. Det er i den senere tid, der hvor kontaktinformasjon har vært mulig og oppdrive, blitt tatt kontakt med de vedlagte selskaper i klagers innledende brev. Klagers påstand om samme type virksomhet avvises av selskapene selv. Klagers påstand er derfor feil." Den 2. juli 2010, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets Første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 7. april 2010 om at registreringen av foretaksnavnet AKERS BIL AS må oppheves. Deretter er saksdokumentene oversendt Patentstyrets Annen avdeling for behandling av klagen. Den 6. juli 2010 ble faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr. 31008438 / bilag nr. 20047699) generert og sendt til Akers Bil AS, med betalingsfrist 5. august 2010. Den 13. juli 2010 ble gjenpart av den innkomne klagen oversendt Intellectual Property Holdings AS, som ble meddelt frist til 27. august 2010 med å inngi en imøtegåelse. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 1. oktober 2010. I sin imøtegåelse av klagen, innkommet den 6. august 2010, uttaler uttaler Intellectual Property Holdings AS:
Annen avd. sak nr. 8024 9 "Vi viser til Patentstyrets brev datert 2010.07.13 vedlagt gjenpart av registreringshavers klage av 8. juni 2010. Registreringshaver endret foretaksnavnet AKER BIL AS til AKERS BIL AS, etter kjennelse fra Patentstyret om å endre AKER BIL AS som Patentstyret uttalte var egnet til å forveksles med klager og klagers registrerte varemerker. Registreringshaver synes å mene at tilføyelsen av S bak AKER, som gir ordet en genitivform, er tilstrekkelig til å forhindre forveksling med AKER ASA og de registrerte AKER varemerkene. Fra klagers side skal understrekes at et ords genitivform ikke tilføyer et varemerke særpreg og forvekslingsfaren vil derfor være uendret. Klager retter seg etter gjeldende lovgivning og aksepterer selvsagt virksomheter med bedre prioritet enn klagers egne rettigheter, uten at dette kan tolkes som en døråpner for nyere etableringer. Klagers grunnlag for klagen er følgende: Klager er et administrativt selskap for immaterielle rettigheter tilhørende AKER gruppen. Klager begjærte administrativ overprøving av det nyregistrerte foretaket Aker Bil AS og hevdet at foretaksnavnet var registrert i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4., noe som Patentstyret sa seg enig i. Det vises til Patentstyrets Avgjørelse av 2009.05.18. Klagemotpart har innrettet seg etter patentstyrets avgjørelse og har innklagete endret foretaksnavnet. Problemet er bare at endringen har ikke bedret situasjonen. Det nye foretaksnavnet, med organisasjonsnummer 892 631 352 er nemlig AKERS BIL AS, et navn som er nesten identisk med klagemotparten sitt forrige foretaksnavn. Fra klagers side vil det hevdes at også AKERS BIL er i strid med Foretaksnavnelovens 2-6, nr. 4 og derfor må slettes fra registeret. Vi henviser til den argumentasjon og dokumentasjon som ble oversendt Patentstyret i Klagesak nr. KF 2008060 hvor det ble vist til en rekke selskaper i AKER gruppen, nemlig: Aker, Aker Solutions, Aker Seafoods, Aker Drilling, Aker Floating Production, Aker Philadelphia Shipyards, Aker Exploration, Aker BioMarine, Aker Exploration, Aker BioMarine, Aker Clean Carbon og Aker Oilfield Services. Samtlige av foretaksnavnene er også registrert som varemerker, blant annet for varer i klasse 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. De vises til følgende av klagers registrerte varemerker. Reg. nr. 245129 AKER (ordmerke) kl. 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42. Reg. nr. 245608 AKER SOLUTIONS kl. 7, 12, 37 og 42. Reg. nr. 245128 AKER The Preferred Partner kl. 7, 12, 20, 29, 35, 37, 40 og 42. Reg. nr. 239414 AKER Drilling kl. 4, 6, 12, 37, 39 og 42. Reg. nr. 233807 AKER KVÆRNER JUST CARE kl. 7, 12, 37 og 42. Reg. nr. 233363 Aker American shipping (fig.) kl. 12, 37, 39 0g 42. Reg. nr. 230660 AKER YARDS (fig.) kl. 7, 12, 37 og 42 Reg. nr. 231490 AKER YARDS (ord) kl. 7, 12, 37 og 42.
Annen avd. sak nr. 8024 10 Reg. nr. 230553 AKER KVÆRNER GLOBAL EXECUTION EXCELLENCE kl. 7, 12, 37 og 42. Reg. nr. 230565 AKER KVÆRNER GXX kl. 7, 12, 37 og 42. Ettersom utskrift av merkene ble oversendt i klagesak nr. KF 2008060, henvises bare til disse i nærværende sak. Imidlertid, om ønskelig vil nye kopier bli oversendt straks vi mottar tilbakemelding fra Patentstyret om dette. Klagemotparten er registrert i Brønnøysund med næringskode 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler. Lovens forutsetning om bransjelikhet må derfor anses oppfylt. Det understrekes at det er AKER som er det distinktive element i samtlige av de forannevnte navn. Det er også AKER som er det distinktive element i AKER Bil AS. Ordet bil er beskrivende for virksomheten og ikke egnet til å virke atskillende. Det er ordet AKER som er det distinktive element og det er dette ordet som vil bli husket i omsetningskretsen. Det er nærliggende å tro at AKER navnet vil forbindes med en av virksomhetene i Akergruppen og at forveksling vil kunne oppstå i markedet. Vi vil i tillegg opplyse at AKER gruppen og AKER gruppens varemerker har vært gjenstand for betydelige og kontinuerlige markedsføringsmessige investeringer de senere år og merket har derfor oppnådd stor oppmerksomhet og blitt godt kjent. På bakgrunn av navnelikhet så vel som bransjelikhet vil vi hevde at Aker Bil, med org. nr. 892 631 352 er registrert i strid med Foretaksnavnelovens 2-6, nr. 4 og derfor må slettes fra registeret. På vegne av klager ber vi Patentstyrets Annen Avdeling om å overprøve registreringen i Brønnøysund." I tilsvar av 6. september 2010 uttaler uttaler Akers Bil AS: "Det hevdes i tilsvar at Akers Bil AS, må ses på som en genitivsform av Aker. Det vises til de registrerte varemerkene, Aker Solutions, Aker The Preferred Partner, Aker Drilling, Aker Kværner Just Care, Aker American Shipping, Aker Yards, Aker Kværner Global Execution Excellence, Aker seafood, Aker Floating Production, Aker Oilfield Services Aker BioMarine, og Aker Clean Carbon. Jeg vil minne om at det i genitivsform må skrives med en apostrof om dette skal kunne forstås som genitivsform. Videre vil jeg presisere at Akers Bil AS sees på som et norsk lokalt firmanavn, med tilknytning til stedet Aker. For øvrig vises det til tidligere korrespondanse i denne sak. Etter flere samtaler med Patentstyrets eget infosenter, har jeg fått klargjort forutsetningene for å få registrert et varemerke. Det presiseres at det først og fremst må være unikt enten i form, farge eller språk. Jeg må be om at registreringen av Aker som et varemerke må
Annen avd. sak nr. 8024 11 omgjøres da varemerket med ordmerke Aker ikke kvalifiserer til beskyttelse. Dette kommer helt klart frem i Patentstyrets egne retningslinjer." I e-post av 29. september 2010 uttaler Akers Bil AS videre: "Vi vil med dette legge til en kommentar / tilleggsopplysning til brev av 06.06.2010. Jeg kan ikke finne at 5 års bruksplikt i forhold til klasse 12 er oppfylt. Ber om at dette blir tillagt saken." I et siste innlegg av 1. oktober 2010 uttaler Intellectual Property Holdings AS: "Vi viser til Patentstyrets brev datert 2010.09.09 vedlagt gjenpart av registreringshavers tilsvar. Klager er gjort kjent med registreringshavers anførsler. På klagers vegne vises til tidligere argumentasjon i saken. Denne fastholdes." Ved Annen avdelings brev av 4. oktober 2010 er utskrift av registreringshavers e-post av 29. september 2010 oversendt innsiger til orientering. Ved Annen avdelings brev av samme dag er innsigers brev av 1. oktober 2010 oversendt registreringshaver til orientering. Begge parter er samtidig blitt orientert om at saken er besluttet tatt opp til behandling i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. På samme måte som Første avdeling finner Annen avdeling det tilstrekkelig å ta stilling til om opprettholdelsen av foretaksnavnet AKERS BIL AS er i strid med retten til det påberopte ordmerket AKER (reg. nr. 245129).
Annen avd. sak nr. 8024 12 Innledningsvis vil Annen avdeling, som Første avdeling, bemerke at innsiger ikke har en generell enerett til å benytte merkeelementet AKER i enhver sammenheng, ettersom det er et gammelt stedsnavn som er i vanlig bruk. Som Annen avdeling poengterte i kj. 7906 (PS- 2009-7906), som også dreide seg om varemerket AKER, må dessuten merkets opprinnelse som geografisk betegnelse innebære at det ikke er tale om et spesielt sterkt merke. I og med at AKER er et forholdsvis svakt merke med begrenset beskyttelsesområde, vil det kunne være foretaksnavn eller varemerker hvor AKER inngår, som kan registreres. På samme måte som Første avdeling har lagt til grunn, må Patentstyret behandle enhver varemerkeregistrering som gyldig og virksom så lenge den ikke er opphevet, kjent ugyldig eller besluttet slettet etter reglene i varemerkeloven kapittel 5, jf. for så vidt Rt. 1979 s. 1117 Cash & Carry, Rt. 1999 s. 641 SUPERLEK og Rt. 2008 s. 1268 søtt + salt. Skal et varemerke settes til side som ugyldig eller slettes for eksempel på grunnlag av manglende bruk, må dette gjøres enten ved søksmål eller gjennom krav om administrativ overprøving av Patentstyret, jf. varemerkeloven av 2010 30 til 40. Annen avdeling slutter seg til Første avdelings uttalelser om bransjelikhet og kjennetegnslikhet, og om den helhetsvurderingen som skal foretas. Det foreligger bransjelikhet mellom tilvirkning av biler, som innsigers varemerker er registrert for, og detaljhandel med biler som utgjør registreringshavers virksomhet. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at verken elementet BIL eller genitivs s som på norsk vanligvis ikke markeres med apostrof har varemerkerettslig særpreg. Etter en samlet vurdering har Annen avdeling kommet til at registreringshavers foretaksnavn er egnet til å forveksles med innsigers eldre varemerker, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Ved forvekslbarhetsvurderingen vil Annen avdeling, som Første avdeling, påpeke at Patentstyret ikke kan legge vekt på hvordan merkene brukes eller planlegges brukt. Det er de varene/tjenestene merkene er registrert for, som må legges til grunn for vurderingen, jf. Annen avd. kj. 6915, P3-Food og Rt. 1998 s. 1988, COSMEA/COSMICA. For at en registrering skal opprettholdes, må det kreves at foretaksnavnet i seg selv ikke er egnet til å forveksles med den eldre rett. Annen avdeling vil for øvrig tilføye at avdelingen i en tidligere sak i kj. 7906 (PS-2009-7906) har kommet til at det forelå risiko for forveksling mellom varemerket AKER og foretaksnavnet AKER PR AS. Registreringshaveren anfører videre at det er gjort en saksbehandlingsfeil ved at tidligere korrespondanse ikke er blitt lagt ved som tilsvar på innsigelsen. Annen avdeling tar ikke
Annen avd. sak nr. 8024 13 stilling til om det er gjort noen saksbehandlingsfeil i så måte, da denne korrespondansen er fremlagt for Annen avdeling. En eventuell opprinnelig feil kan derfor ikke ha hatt betydning for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven 41. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. John Asland (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Jørgen Smith (sign.)