Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo] Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 7. februar 2007, hvorved søknad om registrering av det kombinerte merket oss mennesker imellom ble avslått. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Varemerkesøknad nr. 200210571A Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Klasse 16: Klasse 35: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, frimerker, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; filatelistiske produkter som frimerker, album og andre etui laget av plast eller andre materialer for oppbevaring av frimerker og frimerkesamlingsutstyr. Distribusjon av reklameblad, direkte eller via post, eller distribusjon av prøver. Nærværende søknad nr. 200210571A er avdelt fra søknad nr. 200210571, som opprinnelig er søkt registrert for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 12, 16, 35, 36, 38, 39 og 41. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7752 2 Under behandlingen av søknaden mottok Patentstyret en innvending (protest) mot registrering av merket fra innehaveren (Oss i mellom ANS, Hamar) av norsk varemerkeregistrering nr. 216931 (200110851), ordmerket OSS I MELLOM, registrert for blader, tidsskrifter, bøker i vareklasse 16, klær i vareklasse 25 og salg av erotiske produkter via homeparties, nettbutikk og postordre i tjenesteklasse 35. Det ble under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling anført at varemerket oss mennesker imellom, søknad nr. 200210571, ikke kan registreres, da det er egnet til å forveksles med nevnte varemerkeregistrering, og således er uregistrerbart i medhold av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jfr. 4 og 6. Under søknadsbehandlingen, den 24. oktober 2006, innkom begjæring fra søker om å dele søknaden i to selvstendige søknader, jf. varemerkeforskriftens 13 til 17, slik at den avdelte nye søknaden overtar alle varene i klasse 16 og noen av tjenestene i klasse 35. Begjæringen ble tatt til følge, og den 29. desember 2006 ble delingen formelt gjennomført av 1. avdeling, i samsvar med den innkomne begjæring. Den avdelte søknad ble gitt det nye søknadsnummeret 200210571A, og innført i varemerkeregisteret på nyopprettet registerblad. Ny søknadsavgift for den avdelte søknad ble innbetalt den 22. desember 2006, innen utløpet av fristen i den utsendte faktura. Søknadsavgiften er dog feilaktig blitt innført på den opprinnelige søknadens registerblad i varemerkeregisteret, som følge av at fakturagrunnlag for ny søknadsavgift feilaktig er blitt generert fra den opprinnelige søknadens arbeidsflyt i Patentstyrets datasystem. Den opprinnelige søknad nummer 200210571 er senere registrert under nummer 237370, for nærmere angitte varer og tjenester i klasse 9, 12, 35, 36, 38, 39 og 41. Det er ikke innkommet noen innsigelse mot registreringen av den opprinnelige søknaden. Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd.
2. avd. sak nr. 7752 3 Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene eller tjenestene kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Vi viser til EF-domstolens avgjørelse C-25/97, Sabel v. Puma premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, Superlek og avgjørelsene fra Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573 og Nostalgie Istanbul Orient Express. Ved vurderingen av om merkene er forvekselbare, skal det tas hensyn til graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må videre tas i betrakting at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Den konkrete vurderingen skal tas i lys av hvor særpreget det eldste merket er, jf. EF-domstolens avgjørelse C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for varer som "papirvarer" i klasse 16 og tjenester som "distribusjon av reklameblad" i klasse 35 kan være både en profesjonell næringsdrivende og en privat sluttbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. * * * Det søkte merket ønskes registrert for blant annet "papir, papp og varer laget av disse materialer" og "undervisningsmateriell" i klasse 16 og for "distribusjon av reklameblad, direkte eller via post, eller distribusjon av prøver" i klasse 35. Det motholdte merket er registrert for blant annet "tidsskrifter" i klasse 16 og postordresalg i klasse 35. Varene i klasse 16 er overlappende, mens tjenestene i klasse 35 er likeartede. Det foreligger således både vareidentitet og varelikhet, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Når det er slått fast at de to merkene gjelder identiske varer, vil merkelikheten være avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen. Det dreier seg i det foreliggende tilfellet om overlappende varefortegnelser, og det må derfor kreves klar avstand mellom kjennetegnene, jf. Patentstyrets 2. avdeling i sak nr. 6964, Action v. Actio. * * * Etter fullmektigens syn bidrar omsetningssituasjonen til at gjennomsnittsforbrukeren vil være i stand til å holde merkene fra hverandre. Det vises til at tjenestene ikke bestilles muntlig, slik at forbrukerne vil se den skriftlige fremstillingen av merkene, herunder det søkte merkets figurutforming. Patentstyret støtter seg ikke uten videre til at omsetningssituasjonen bidrar til å skape avstand mellom merkene. Det kan nok være riktig at tjenestene i klasse 35 stort sett ikke omsettes muntlig. Men selv der omsetningen foregår slik at merkene vises visuelt, vil den figurative utformingen av det søkte merket ikke nødvendigvis medføre at man vil være i stand til å holde merkene fra hverandre. Ordmerket OSS I MELLOM anses ikke bare beskyttet med den fonten som fremgår i registreringen, men også med andre grafiske utforminger. I praksis er det derfor godt mulig at merkene kan nærme seg hverandre i utseende. Videre må det tas hensyn til at papirvarer og tidsskrifter i klasse 16 kan omsettes muntlig over disk og per telefon. I muntlig omtale og omsetning vil merkene framstå som relativt like.
2. avd. sak nr. 7752 4 Det hevdes fra fullmektigens side at det betydningsmessige innholdet i OSS-MENNESKER-I- MELLOM er tilstrekkelig til å skille de to merkene fra hverandre. I følge fullmektigen gir OSS I MELLOM en forestilling om en privat, lukket krets, mens OSS-MENNESKER-I-MELLOM leder tanken hen til en åpen kommunikasjon mellom alle mennesker. Videre vises det til ulikhet i antall ord og i setningens rytme, samt at den figurative utformingen av det søkte merket bidrar til å skape avstand mellom merkene. Patentstyret er enig i at det som skiller merkene fra hverandre er ordet MENNESKER og den grafiske utformingen av det søkte merket. Det søkte merket ligner det registrerte merket ved at det tar opp i seg teksten OSS I MELLOM. Merkene gir etter Patentstyrets syn et tilnærmet identisk forestillingsbilde, siden ordet OSS i det registrerte merket har den underforståtte betydningen "OSS MENNESKER". Det kan ikke ventes at en gjennomsnittsforbruker reflekterer over hvorvidt kommunikasjonen er åpen eller lukket. Selv om det søkte merket inneholder et ord mer enn det registrerte, antas merkene å gi et relativt likt helhetsinntrykk uttalemessig og visuelt. Figurutformingen av det søkte merket er som nevnt ikke tilstrekkelig til å avhjelpe forvekslingsfaren, da det registrerte merket er et ordmerke som har vern for flere skrifttyper enn en nøytral gjengivelse. Fullmektigen hevder også at uttrykket OSS I MELLOM er et alminnelig uttrykk, slik at det registrerte merket har en lav særpregsgrad. Det anføres at et så svakt ordmerke ikke kan påregne noen stor beskyttelsessfære i forhold til andre merker. Det vises i denne forbindelse til Høyesterettsavgjørelsene Cash & Carry (Rt. 1979 s. 1117) og Vitaborg (Rt. 1947 s. 75). Vi er enig i at svake merker nyter et begrenset vern dette er fastslått i en rekke avgjørelser både fra EF-domstolen og Høyesterett. Vi deler videre fullmektigens oppfatning om at teksten i det registrerte merket, OSS I MELLOM, er et relativt vanlig uttrykk. Uttrykket OSS I MELLOM vil imidlertid ikke forstås utelukkende som et salgsfremmende utsagn, og det antas at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte det som et kjennetegn. Det motholdte merket er således ikke blant de sterkeste, men må likevel tillegges et visst beskyttelsesomfang. * * * Fullmektigen har videre anført at det søkte merket har styrket sitt særpreg gjennom intens og omfattende bruk i markedet. Det hevdes at innarbeidelsen minsker risikoen for forveksling. Vi har vurdert den tilsendte dokumentasjonen som består av tre reklamefilmer, en reklameannonse og en markedsundersøkelse. Vi har også tatt hensyn til fullmektigens opplysninger om markedsføringskampanjen og investeringene knyttet til dette. Etter Patentstyrets syn er det søkte merket i utgangspunktet ikke spesielt sterkt. Vi er enig i at OSS-MENNESKER-I-MELLOM til en viss grad har styrket sitt varemerkerettslige særpreg gjennom markedsføringen, men vi har kommet til at merket ikke er så godt kjent at innarbeidelsen i tilstrekkelig grad hindrer forvekslingsfaren. På søknadstidspunktet i 2002 hadde merket bare vært lansert i noen måneder. Det er således ikke tale om noen langvarig innarbeidelse. Markedsundersøkelsen sier ikke noe om kjennskapen til det registrerte merket. Dokumentasjonen anses derfor ikke egnet til å vise hvorvidt de to merkene er egnet til å forveksles. Det antas at en gjennomsnittsforbruker som ser det registrerte merket OSS I MELLOM vil kunne tro at dette merket har en forbindelse til Posten Norge AS. I dette tilfellet, hvor det yngste merket ikke er særlig sterkt og heller ikke anses sterkt innarbeidet, ville det være urimelig å frata det registrerte merket sitt vern.
2. avd. sak nr. 7752 5 Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket er egnet til å forveksles med registrering nr. 216931, ordmerket OSS I MELLOM. Det antas at en gjennomsnittsforbruker kan tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to innehaverne. Merket er således ikke registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 2. april 2007. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 20. april 2007, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen anfører søkers fullmektig: "1. Innledning Patentstyret traff avgjørelse i ovennevnte sak den 07.02.2007 med følgende beslutning: Det søkte merket nektes registrert. Postens varemerke Oss mennesker imellom er nektet registrert fordi det av Patentstyret antas forvekslbart med varemerket Oss i mellom reg. nr. 216931. Det legges til grunn at en gjennomsnittsforbruker kan tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to innehaverne, og merket er således ikke registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr 6. På vegne av Posten Norge AS påklages herved avgjørelsen til Patentstyrets 2.avdeling. 2. Begrunnelse for klagen På vegne av Posten Norge AS, heretter kalt Posten, anføres at Patentstyrets vedtak er basert på en uriktig forvekselbarhetsvurdering. Når det gjelder forvekslbarhetsvurderingen fastholdes anførslene fremsatt på vegne av Posten i brev herfra av 8. august 2005. Brevet vedlegges som bilag 1 til denne klagen, og bes ansett som en del av klagen. [brevet er i sin helhet gjengitt nedenfor] Til Patentstyrets avgjørelse 07.02.2007 skal likevel spesielt bemerkes: Selv om det er delvis vareidentitet og varelikhet for de to merkene vil det bli anført at det er en så vidt klar avstand mellom kjennetegnene at det ikke foreligger forvekslbarhet. Det søkte merket tar opp i seg teksten oss i mellom, men dette kan ikke være tilstrekkelig til å fastslå spesielt stor merkelikhet. Nettopp det faktum at Posten i sitt varemerke har ordet mennesker tatt inn mellom ordene oss i mellom gjør at dette merket både visuelt og fonetisk skiller seg vesentlig fra merket med reg. nr. 216931. Også betydningsinnholdet blir forskjellig.
2. avd. sak nr. 7752 6 Patentstyrets avgjørelse synes å ville medføre at registreringen av merket Oss i mellom kan hindre registrering av alle andre merker der disse ordene er tatt inn i merket, men hvor det er tilføyd ytterligere ett eller flere ord. Dette kan ikke være riktig. Et så vidt svakt merke som Oss i mellom kan ikke få et så bredt vern. Det anføres dessuten at Patentstyret tar feil når de anfører at ordet oss i det registrerte merket har den underforståtte betydningen oss mennesker. Dette kan ikke være en riktig forståelse. Ordet oss i denne sammenheng kan henspille på en rekke andre spesifiserte grupper enn akkurat begrepet mennesker direkte. Ved et søk på Internett på oss i mellom kommer det opp en rekke henvisninger til ulike grupperinger som bruker begrepet oss imellom, og der mellomrommet fylles ut av ulike ord. Det kan nevnes oss foreldre i mellom, oss generasjoner i mellom, oss biologer imellom, oss di-derre-kjennere imellom m.m. Det er nettopp tilføyelsen av en spesifikasjon av ordet oss som gjøre at begrepet får forskjellig betydningsinnhold og som i varemerkesammenheng vil atskille merkene fra hverandre. Bruken av begrepet oss imellom med eller uten flere ord føyd til er et helt dagligdags uttrykk og det fastholdes at dette må ha et svært smalt vern. Det vil på vegne av Posten bli anført at det kun er et identisk merke, eller tilnærmet identisk merke som kan hindres registrert. En registrering av Postens varemerke kan ikke sies å være i strid med avgjørelsen i Patentstyrets 2. avdeling i sak nr. 6964, Action v. Actio, slik som anført i Patentstyrets vedtak av 07.02.2007. Avstanden mellom merkene i nærværende sak er vesentlig større enn i saken behandlet av 2. avdeling. Sammenstillingen av ordene oss mennesker imellom må anses å skille seg tilstrekkelig klart fra oss i mellom Det fastholdes også at merkene uttalemessig og visuelt sett er så vidt forskjellige at merkene skiller seg klart fra hverandre. Det anføres også at Patentstyret har lagt feil vurdering til grunn når det gjelder effekten og betydningen av Postens innarbeidelse av varemerket Oss mennesker imellom. Det vises til innsendt dokumentasjon som underbygger påstanden om at varemerket har styrket sitt varemerkerettslige preg gjennom markedsføringen. Det vises til brev herfra av 09.02.2006. Selv om det ikke er tale om noen langvarig innarbeidelse, må markedsføringen karakteriseres som massiv og intens. Merket Oss mennesker i mellom er klart knyttet til Postens tjenester, og må for folk flest anses på et tidlig tidspunkt å ha blitt assosiert med Postens tjenester. Det anføres at Patentstyret tar feil når de legger til grunn at en gjennomsnittsforbruker som ser det registrerte merket Oss i mellom vil kunne tro at dette merket har en forbindelse til Posten. Merkene er så vidt forskjellige at dette ikke kan anses sannsynlig. 3. Konklusjon Som det fremgår av det ovenstående vil det bli anført at avstanden mellom de to merkene er så vidt stor at det ikke kan anses å være noen fare for at en gjennomsnittsforbruker vil legge til grunn at det er samme kommersielle opprinnelse for de to merkene. Varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 er ikke til hinder for registrering. På denne bakgrunn anmodes det om at Patentstyrets 2. avdeling foretar en helt ny gjennomgang av saken og registrerer varemerket Oss mennesker imellom for Posten Norge AS."
2. avd. sak nr. 7752 7 I brevet av 8. august 2005 uttaler søkers fullmektig: Postens varemerke Oss mennesker i mellom er nektet registrert fordi det av Patentstyret anses forvekselbart med varemerket Oss i mellom reg. nr. 216931. Vurderingstemaet i en forvekselbarhetsvurdering er om gjennomsnittsforbrukeren for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehaver. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det spiller således ingen rolle om merke faktisk er forvekslet ved noen anledninger. Ved kjennetegnslikheten må det særlig legges vekt på graden av visuell og fonetisk likhet. Det begrepsmessige innholdet kan også være av betydning i vurderingen. 2. Motholdet er et svakt varemerke Dersom et varemerke er lite særpreget (svakt varemerke) for varene eller tjenestene varemerket er søkt registrert for, må innehaver akseptere at varemerket nyter et smalere vern enn et rent fantasiord. Uttrykket Oss i mellom er å oppfatte som et helt alminnelig uttrykk eller utsagn. Varemerket er slagordlignende, men det mangler den fyndighet som strengt tatt skal til for å få registrert et slagord. Hvor originalt og fyndig et slagord må være før det særpregende innhold overdøver det beskrivende innhold, er gjenstand for en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle, men Patentstyrets praksis har tradisjonelt vært relativt streng når det gjelder å godta slagord, nettopp fordi slagord ofte ikke blir særpreget nok. Innsigeres varemerke må anses som et svakt varemerke i den forstand at det ikke er svært godt egnet til å peke ut en bestemt kommersiell opprinnelse. Uttrykket Oss i mellom er et beskrivende uttrykk for det meste av relasjoner og kommunikasjon mellom mennesker. Det må derfor også være å anse som lite særpreget for posttjenester og andre former for kommunikasjon. Patentstyret har godtatt Oss i mellom registrert som et ordmerke, men dette er et ordmerke som ut fra Patentstyrets øvrige praksis må antas å ligge på grensen til hva som lar seg registrere. Innehaver av et så svakt varemerke kan derfor ikke påregne noe bredt vern som avskjærer andre aktører fra å benytte lignende uttrykk om sine egne tjenester. Etter vårt skjønn er en varemerkeregistrering av et så svakt varemerke bare egnet til å nekte helt identiske varemerker, eller varemerker med helt identisk ordlyd. Varemerkene har tre ord felles, noe som kan være årsaken til at Patentstyret i første omgang har falt ned på standpunktet om at varemerkene er forvekselbare. Dette skal imidlertid ikke ha noen selvstendig betydning i en forvekselbarhetsvurdering. Vi viser i denne sammenheng til Birger Stuevold Lassens "Oversikt over norsk varemerkerett" (2003) s. 371 hvor han omtaler til avgjørelsen Rt. 1979 s. 1117, NIR 1980 s. 362, der Høyesteretts flertall fant at bruken av kjennetegnet Oscar Cash & Carry ikke krenket det registrerte merke Cash & Carry. Han påpeker også at vurderingen av forvekselbarhetsspørsmålet i slike tilfeller i noen grad vil være avhengig av
2. avd. sak nr. 7752 8 særpreget ved det element som er felles. Cash & Carry var ikke gitt noen bred beskyttelse fordi det var lite særpreget for tjenestene det var registrert for. Lassen nevner også avgjørelsen i RT 1940 s 135, NIR 1947 s 75 Vitaborg, hvor merkeelementet Vita ble ansett som svakt for margarin som varemerket var søkt for. Dette fordi merkeelementet Vita henspeilte på vitaminisering av margarin som var vanlig på tiden da varemerket ble søkt registrert. I begge disse avgjørelsene var det korteste varemerket registrert først. Varemerket med dårligst prioritet ble allikevel registrert ved siden av selv om det tok opp i seg hele det andre varemerkets bestanddeler. På samme måte som i avgjørelsene ovenfor kan ikke ordene oss i mellom gis noen bred beskyttelse for tjenestene i varefortegnelsen som anses likeartet for de to varemerkene. Varemerket har klare islett av beskrivende karakter for denne typen virksomhet, og kan derfor ikke nyte samme vern som en mer særpreget sammenstilling her hadde fått. 3. Nærmere om forvekselbarhetsvurderingen 3.1 Generelt Ordelementet Oss mennesker i mellom i Postens varemerke er et slagordpreget varemerke som henspeiler på posten og alt som kan inngå i dette går oss mennesker i mellom. En ytring som er lett å huske, for den leder tankene hen til de tradisjonelle posttjenestene og Postens verdier. Det tekstmessige innholdet bør være tilstrekkelig til å skille de to varemerker fra hverandre slik at de kan registreres ved siden av hverandre. 3.2 Uttalemessig I lys av at det registrerte varemerket må anses å være lite særpreget, kan vi ikke være enig i at varemerkene er forvekselbare når de uttales slik Patentstyret anfører. Varemerkene avviker fra hverandre både med hensyn til ordenes antall og setningens rytme. Postens varemerke består av ordet mennesker til forskjell fra motholdet. Ordet mennesker er her markant, ettersom det lengste ordet og er sterkt betont i sammenstillingen. Dette gjør at det blir en betydelig ulikhet mellom lydbildene. 3.3 Visuelt Patentstyret har anført at varemerkene er forvekselbare visuelt. Det er søkerens varemerke slik det fremstår med den figurative utformingen som må sammenlignes med innsigerens ordmerke. Ordet mennesker utgjør en vesentlig forskjell også rent visuelt, ved at varemerket blir vesentlig lenger. Postens varemerke har dertil en særpreget utformet skrift, og vil ikke fremtre på andre avvikende måter enn slik det er søkt registrert. Figurelementet er i seg selv registrerbart uavhengig av det tekstmessige innholdet. Når ordelementet i varemerkene dertil må anses svake som her, vil figurelementet i Postens varemerke innta en dominerende plass som må tillegges stor betydning i forvekselbarhetsvurderingen. Det vises her til avgjørelsene som er nevnt ovenfor. Varemerkets lengde og skriftens figurative utforming bidrar dermed til å skape tilstrekkelig visuell avstand fra det registrerte varemerket.
2. avd. sak nr. 7752 9 3.4 Omsetningssituasjon og omsetningskrets Tjenestene som anses likeartet (post og distribusjon av reklameblader etc) er tjenester som ikke bestilles muntlig, men hvor brukeren av tjenestene i all vesentlighet vil stifte kjennskap med varemerkene slik de fremstår skriftlig. Den sammenhengende skriften i Postens varemerke må derfor tillegges vesentlig betydning som et særpreget merkeelement, med tanke på at dette vil være fremtredende i omsetningssituasjonen. Det er vanskelig å tenke seg en omsetningssituasjon hvor det er grunnlag for forveksling mellom varemerkene. Kundekretsen vil være bevisst hvem de enkelte varemerkene og slagordene tilhører. Det er følgelige liten fare for forveksling når bruker kommer i kontakt med de respektive varemerker. 3.5 Innarbeidelse Som kjent vil omfattende bruk, og særlig bruk som er så omfattende og intens at den resulterer i innarbeidelse, styrke merkets særpreg. Postens varemerker med den figurative utformingen er et innarbeidet og velkjent merke for svært mange varer. Varemerket er som følge av massiv markedsføring allerede innarbeidet ved innleveringen av varemerkesøknaden. En slik innarbeidelse vil minske risikoen for at gjennomsnittsforbrukeren vil forveksle varemerkene. Dokumentasjon på innarbeidelse kan oversendes dersom Patentstyret anser dette nødvendig. Vi ber om at Patentstyret tar saken opp til ny vurdering og registrerer Postens varemerke: Oss mennesker i mellom. Den 11. august 2008 innkom følgende brev fra advokatfirmaet Campbell & Co AS, Brumunddal, innsendt på vegne av den tidligere innvender i saken, Oss i mellom ANS, Hamar: "1. Innledning Vårt kontor representerer Oss i mellom ANS. Oss i mellom fikk registrert varemerke av samme navn som firma den 12.12.2002 i klassene 16, 25 og 35, reg. nr. 216931. Posten søkte registrering for ordmerket "Oss mennesker i mellom", men varemerket ble nektet registrert ved avgjørelse av 07.02.2007. Avgjørelsen ble påklaget til Patenstyrets 2. avdeling ved klage datert den 29. mars 2007. Oss i mellom gjør gjeldende at Patenstyret har foretatt en grundig og god vurdering, og at avgjørelse er korrekt. Det foreligger forvekslingsfare mellom det registrerte og det søkte merket, og det vil være urimelig å frata Oss i mellom sitt vern, jf. varemerkelovens 14 nr. 6. Nedenfor vil det bli gjort rede for forhold av betydning for klagebehandlingen. 2. Nærmere kommentarer til klagen 2.1. Innledning
2. avd. sak nr. 7752 10 Posten anfører at Patentstyret har foretatt en uriktig [for]vekselbarhetsvurdering. Oss i mellom er uenig i dette og mener vurderingen er helt korrekt i det en gjennomsnittsforbruker vil forveksle de to merkene. 2.2. Avstand Videre gjør Posten gjeldende at det er klar avstand mellom de to merkene og at det derfor ikke foreligger forvekslingsfare. I sitt brev datert 8. august 2005 uttaler Posten bl.a. at kundekretsene vil være bevisst hvem de enkelte varemerkene og slagordene tilhører. Dette er ikke riktig; det er ikke en slik avstand mellom merkene at forveksling unngås. Oss i mellom opplever svært mange tilbakemeldinger fra kunder, som viser at merkene gir et likt helhetsinntrykk både visuelt og uttalelsesmessig. Kundene opplyser at de tror at produkter som Posten leverer under varemerket "Oss mennesker i mellom" eller ved bruk av slagordet, referer seg til Oss i mellom. Dette gjelder bl.a. magasinet som Posten utgir under merket "Oss mennesker i mellom"; kunder har oppfattet at dette kom fra forretningen Oss i mellom. Oss i mellom har i lengre tid planlagt å utgi et magasin, men Postens magasin har ødelagt disse planene. Posten gjør også gjeldende at merkene uttalelsesmessig og visuelt er vidt forskjellige. De kan ikke høres med dette. For en gjennomsnittsbruker fremstår de som klart forvekselbare; det er ingen klar avstand mellom det søkte merke og det motholdte. Det er svært nærliggende for den alminnelige opplyste, rimelig oppmerksomme og velinformerte bruker å innfortolke ordet mennesker i "Oss i mellom". 2.3. Hindre registrering av andre merker Posten gjør videre gjeldende i sitt brev datert 29.3.2007 at Patentstyrets avgjørelse vil hindre registrering av alle andre merker der de tre ordene er tatt inn i merket, men hvor det er føyd til ett eller flere ord. Oss i mellom er uenig i dette. Det er en svært nær tilknytning mellom varemerket "Oss i mellom" og "Oss mennesker i mellom" fordi sistnevnte bl.a. er en nærliggende og naturlig tolking av det registrert varemerke. Det er ikke tilfelle med eksemplene som klager trekker frem i sitt brev; en nekting av registrering av Postens varemerke vil ikke innebære en uheldig presedens for senere søknader. Slike registreringer vil bero på den enkelte sak, og en konkrete skjønnsmessige helhetsvurderingen i hvert tilfelle. Det anføres at Postens argument følgelig ikke er særlig relevant eller kan veie tungt ved vurderingen av varemerkesøknaden og den påfølgende klagen. 2.4. Dagligdags uttrykk Det anføres også fra klager at varemerket er et dagligdags uttrykk med svakt vern hvor bare identiske merker kan nektes registrering. Innehaver av motholdte merke er uenig i dette. Varemerket er ikke utelukkende salgsfremmende, og henspiller på en videre bruk og betydning. Reaksjoner fra kunder viser at de utvilsomt oppfatter det som et varemerke med innhold som avspeiler noe annet enn et dagligdags og salgsfremmende uttrykk. Dersom det var bare identiske merker som skulle nektes registrert, ville varemerke ikke hatt tilstrekkelig vern og hensikten med registreringen ville bortfalle.
2. avd. sak nr. 7752 11 Posten har fått registrert "Oss mennesker i mellom" i kategoriene 9, 12, 36, 38, 39 og 41. Det er ingen klar avstand mellom dette merket og motholdte merk. Mener i så fall Posten at siden det er et dagligdags uttrykk, skulle heller ikke deres eget merke blitt registrert? 2.5. Markedsføring Massiv markedsføring trekkes frem av Posten som et argument for registrering, men Oss i mellom mener at dette under alle omstendigheter ikke kan få betydning for vurderingen i denne saken. Det motholdte merke fikk sitt vern allerede den 12.12.2002 etter søknad 06.09.2001, i god tid før Posten innleverte sin søknad. Markedsføring ble igangsatt, og det er ikke dokumentert at Posten har undersøkt hvorvidt varemerke var vernet forut for aktiviteten ble igangsatt. Det er nærliggende å legge til grunn at Posten ikke har foretatt de nødvendige undersøkelser; dersom dette var blitt gjort ville de unngått å krenke det registrerte varemerke. "Oss i mellom" er et godt varemerke, noe også Postens ønske om å registrere det samme merke underbygger. Det er hevdet at merket har svakt vern. Det gjøres gjeldende at slike merker ville oppnå et alt for svakt vern dersom det oppstår en situasjon hvor søkere, som blir nektet registrering, gjennom massiv markedsføring kan oppnå rett på bekostning av et registrert varemerke. Det vil være urimelig om det skal oppstå en rettslig situasjon hvor store og ressurssterke aktører på denne måten kan frata mindre resurssterke varemerkeinnehavere sin enerett uten å gå veien om en avtale. Sistnevnte ville i så fall i realiteten ikke oppnå vern dersom andre med mye ressurser ønsker å benytte det samme merke uten samtykke. 3. Avslutning Oss i mellom fastholder at merkene er forvekselbare, og at Postens søknad må avslås på bakgrunn av dette. Postens har i sommer opplyst at de nå skal bytte ut bruken av "Oss mennesker i mellom" med "Lever av å levere". Dette må tas som et uttrykk for at de selv mener at varemerket "Oss mennesker i mellom" ikke kan registreres i strid med motholdte merkes enerett." Ved patentstyrets 2. avdelings brev av 13. august 2008 er gjenpart av brevet av 11. august 2008 oversendt søkers fullmektig til orientering og eventuell uttalelse. I brev av 10. oktober 2008 knytter søkers fullmektig følgende kommentarer til innvenders uttalelse av 11. august 2008: "1. Innledning Det vises til Patentstyrets brev av 13.08.08, vedlagt skriv av 08.08.08 fra advokat Liv Randi Dobloug. Det er gitt frist for kommentarer til 13.10.08. 2. Kommentarer til skrivet av 08.08.08
2. avd. sak nr. 7752 12 Det fastholdes at Patentstyret har foretatt en uriktig vurdering av om det søkte kombinerte merket oss-mennesker-i-mellom er forvekselbart med ordmerket OSS I MELLOM. Vurderingen skal baseres på en skjønnsmessig helhetsvurdering med grunnlag i de konkrete forhold der sentrale momenter er graden av likhet i vareslag og kjennetegn. Forvekselbarhet må anses å foreligge dersom en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne ta feil. Det avgjørende vil være om en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert bruker av de aktuelle varer og tjenester vil blande merkene sammen. Det er ikke tilstrekkelig å påstå at noen kunder av OSS I MELLOM har uttalt at de har blandet merkene sammen slik advokat Dobloug anfører. Det må foretas en grundigere helhetsvurdering enn dette, og en slik påstand må i det minste dokumenteres. Det skal erkjennes at det langt på vei foreligger vareslagslikhet i klasse 16. Posten bestrider imidlertid at så er tilfellet for klasse 35. Salg av erotiske produkter via de angitte distribusjonskanaler er noe annet enn distribusjon av reklameblad og prøver. Der det er forskjell i vare- og tjenesteslagene er det større rom for likhet i kjennetegnene. Vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare vil derfor kunne falle forskjellig ut for de to klassene. Posten Norge AS, heretter Posten, er imidlertid ikke enig i at det for noen av klassene foreligger kjennetegnslikhet i den grad at gjennomsnittsforbrukeren vil ta feil av de aktuelle varer/tjenester eller tro at det er noen kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Det fastholdes at det må ha betydning at merkene både visuelt og fonetisk er ulike, jfr det som er sagt om dette tidligere. Tillegget av ordet mennesker gjør en betydelig forskjell. Det har ikke betydning for vurderingen av visuell og fonetisk likhet slik advokat Dobloug anfører at gjennomsnittsforbrukeren vil innfortolke ordet mennesker i OSS I MELLOM. Det er merkene slik de er registrert som ligger til grunn for denne del av forvekselbarhetsvurderingen. Posten er for øvrig heller ikke enig i at det mest naturlige er å innfortolke mennesker i begrepet OSS I MELLOM. Det vises til det som tidligere er sagt om eksempler på andre slike ordsammenstillinger der andre ord enn mennesker er tatt inn. Det er dessuten mer nærliggende å innfortolke for eksempel TO i merket OSS I MELLOM, slik at dette henspiller på oss to i mellom, noe som henger sammen med de varer og tjenester OSS I MELLOM tilbyr. Dette er vesens forskjellig fra Postens merke oss-mennesker-i-mellom som er ment å gi assosiasjoner til noe helt annet, nemlig et større fellesskap. Betydningen av dette forsterkes av de ulike omsetningskretser og omsetningssituasjonen. Dette gjør at det er lite sannsynlig at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil tro at merkene har samme kommersielle opphav. OSS I MELLOM er et svakt merke. Det fastholdes at dette er et dagligdags uttrykk uten særpreg. Det inneholder ingen sterke elementer. Det må ha et meget svakt vern og det er nærmest bare identiske merker som kan nektes registrert. Der hvor to merker, slik som her, ikke er identiske og har begrepsmessig/betydningsmessig forskjellig innhold, må de begge kunne registreres. Det gjelder både klasse 16 og 35, men i klasse 35 der det i tilegg er forskjell i vare- og tjenesteslag er dette enda mer åpenbart.
2. avd. sak nr. 7752 13 En konkret helhetsvurdering av de to merkene medfører etter Postens oppfatning at det ikke foreligger en slik forvekslingsfare som i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 hindrer registrering av det søkte merket. 3. Konklusjon Patentstyrets 2. avdeling anmodes om å fatte beslutning om å registrere det søkte merket ossmennesker-i-mellom. Den 22. oktober 2008 er gjenpart av søkers uttalelse av 10. oktober 2008 oversendt innvenders fullmektig til orientering. Fullmektigen er samtidig orientert om at innvender ikke har status som part i saken, men at han vil bli underrettet når det foreligger en endelig avgjørelse i saken. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdelings utvalg er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i det vesentlige også slutte seg til den begrunnelse 1. avdeling har gitt. Etter utvalgets oppfatning må det antas at de forestillingsbilder merkene vil etterlate seg hos gjennomsnittsforbrukere vil være nokså identiske. Utvalget ser det slik at den naturlige tolkning av utsagnet OSS I MELLOM må være nettopp OSS MENNESKER I MELLOM. Det synes ikke å finnes holdepunkter for en annerledes forståelse. Når dette er situasjonen, synes etter utvalgets vurdering merkenes ulike lengde å ha svært liten betydning. Og der det er tale om muntlig bruk, synes det tvilsomt om en gjennomsnittsforbruker overhodet kan ventes å ville oppfatte forskjellen for hvem andre enn mennesker skulle det være tale om? Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Are Stenvik (sign.) Ida Andrén (sign.)