Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7968 Varemerkesøknad nr. 200212126 Søker: Harman International Industries Inc., 8500 Balboa Boulevard, Northridge, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 10. juli 2009, hvorved det nedenfor gjengitte kombinerte merket "Infinity Primus" ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Varemerkesøknad nr. 200212126 Søknaden om registrering av merket "Infinity Primus" ble innlevert den 18. desember 2002, med følgende varefortegnelse: Klasse 9: Høyttalere. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets første avdeling ble anført at det kombinerte merket "Infinity Primus" er egnet til å forveksles med norsk varemerkeregistrering nr. 81325 (102552), ordmerket "PRIMUS", registrert den 17. mars 1971 for alle varer i klassene 6, 9, 12 og 21, samt egnet til å forveksles med internasjonal varemerkeregistrering nr. 0736719 En avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.
Annen avd. sak nr. 7968 2 (200009279), det kombinerte merket "PRIMUS" (gjengitt nedenfor), som har vern i Norge fra den 5. juni 2000 bl.a. for varene "apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images" i klasse 9 (hele varefortegnelsen gjengitt nedenfor), og at merket "Infinity Primus" således er uregistrerbart i medhold av bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 og nr. 8, jf. 4 og 6 første ledd (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4 første ledd bokstav b). Int. reg. nr. 0736719 (200009279) Vare- og tjenestefortegnelse for internasjonal varemerkeregistrering nr. 0736719 (200009279): Klasse 4: Klasse 6: Klasse 8: Klasse 9: Klasse 11: Klasse 35: Klasse 37: Klasse 40: Klasse 41: Klasse 42: Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks. Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores. Hand tools and implements (hand operated); cutlery; side arms; razors. Nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes. Advertising; business management; business administration; office functions. Building construction; repair services for apparatus for lighting, cooking and refrigerating. Surface treatment for goods of metal. Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities. Medical, hygienic and beauty care; veterinary services, legal services; scientific and industrial research; computer programming. Med hensyn til søkers argumentasjon under behandlingen av søknaden i Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse av 10. juli 2008 var begrunnet som følger:
Annen avd. sak nr. 7968 3 "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 8. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-251/95, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Det søkte merket ønskes registrert for høytalere i klasse 9. Registrering nr. 81325 er registrert for hele klasse 9 og internasjonal registrering nr. 736719 er besluttet gjeldende for blant annet apparatus for transmission or reproduction of sound i klasse 9. Det foreligger således vareidentitet og vareoverlapping, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Så lenge det foreligger vareidentitet, vil fullmektigens henvisning til at søknaden omfatter en snever varefortegnelse, ikke være relevant i vurderingen av om merkene er forvekselbare. Faren for forveksling må vurderes med tanke på hvordan gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke deltaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og de registrerte/besluttet gjeldende merkene, med tanke på at de aktuelle varene er "høytalere, vil henvende seg til både profesjonelle aktører og helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte sluttforbrukeren. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Til fullmektigens anførsel om en høy grad av merkebevissthet, vil vi bemerke at merket er søkt registrert for høytalere generelt. Patentstyret legger følgelig ingen spesiell høy merkebevissthet til grunn. Da det foreligger vareidentitet og vareoverlapping vil det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen være hvorvidt det foreligger kjennetegnslikhet og eventuelt graden av denne. Fullmektigen anfører at de aktuelle merkene ikke er forvekselbare da det er merkeelementet INFINITY som er det bærende og mest fremtredende elementet i det søkte merket. Merkeelementet PRIMUS må anses som et svakt merkeelement og dette medfører at det er stor avstand mellom merkene. Patentstyret kan ikke se at denne anførselen kan føre frem. Det søkte kombinerte merket består av de to tekstelementene INFINITY og PRIMUS. PRIMUS er skrevet med stor forbokstav, hvorpå merkeelementet INFINITY er plassert over PRIMUS i en mindre font. Merkeelementet INFINITY er engelsk og betyr blant annet uendelighet, evighet, endeløshet, utall og uendelig mengde. Merkeelementet PRIMUS har sitt opphav fra latin, og kan bety (den) første, viktigste, beste, nummer en. Det fremgår imidlertid av www.ordnett.no under treff på Stor norsk-engelsk at substantivet PRIMUS i latin kun brukes i uttrykk, som for eksempel primus motor. Etter Patentstyrets oppfatning vil det søkte merket enten kunne oppfattes som INFINITY sin PRIMUS vare, eller som den beste/viktigste/ første/nummer en, uendelighet/endeløshet.
Annen avd. sak nr. 7968 4 Slik det søkte merket er utformet figurativt, fremstår PRIMUS etter Patentstyrets syn som det mest fremtredende merkeelementet i det helhetsinntrykket som det søkte merket skaper. Dette merkeelementet er identisk med det registrerte ordmerket og med tekstelementet i den internasjonale registreringen. Vi kan til dels være enig med fullmektigen i at PRIMUS er et svakt merkeelement. PRIMUS er imidlertid registrerbart og registrert for varer i klasse 9, og har således et der tilhørende beskyttelsesomfang. Det må også legges vekt på at det søkte merket opptar tekstelementet i de motholdte merkene i sin helhet. Det registrerte merkets iboende særpreg og dets selvstendige plassering i det søkte merket, medfører at det beholder sin selvstendige atskillelsesevne i det søkte merket. Gjennomsnittsforbrukeren vil da kunne tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. I denne vurderingen er det særlig lagt vekt på at det mest fremtredende merkeelementet PRIMUS er identisk med de motholdte merkene og at merkene er registrert/ønskes registrert for identiske varer. Vi kan ikke se at merkeelementet INFINITY eller den figurmessige utformingen av merkene skaper en tilstrekkelig avstand mellom merkene. Patentstyret finner det derfor sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere. Som fullmektigen anfører, kan en sterk innarbeidelse av ett av merkene motvirke faren for forveksling. Som et utgangspunkt skal det imidlertid mye til. I foreliggende sak er det blitt påpekt at INFINITY er innarbeidet for søkerens høytalere på det norske markedet. Som dokumentasjon er det innsendt omtale i fagtidsskrift, avis og hjemmesider. Denne dokumentasjonen er imidlertid datert til tiden etter søknadens inngivelse. All innarbeidelsesdokumentasjon må relatere seg til tidspunktet forut for søknadens inngivelse. Patentstyret kan ikke se at det er dokumentert at INFINITY er meget sterkt innarbeidet. I vurderingen av denne anførselen er det også lagt til grunn at det kun er først i de tilfeller omsetningskretsen har helt klare forestillinger om merkets utseende, hvor dette er berømt og vil huskes detaljkorrekt uten å anstrenge hukommelsen, at det vil kunne være relevant å legge vekt på en slik innarbeidelse. Vi viser i denne forbindelse til 2. avdeling sak nr. 4320 HYDRON/HYDRO. Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket er egnet til å forveksles med nr. 81325, ordmerket PRIMUS, og internasjonal registrering nr. 736719, det kombinerte merket PRIMUS. Merket er således ikke registrerbart, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og nr. 8. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." En begrunnet klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom den 9. september 2009. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 5. oktober 2009. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til ovennevnte varemerkeregistrering nr. 200212126, det kombinerte merket INFINITY PRIMUS, og Patentstyrets avgjørelse av 10. juli 2008.
Annen avd. sak nr. 7968 5 På vegne av Hartman International Industries, Inc., Northridge, USA (heretter kalt søker ) klages saken inn for 2. avdeling, og det bes om en fornyet vurdering av hvorvidt søkers merke, det kombinerte merket INFINITY PRIMUS er egnet til å forveksles med de angitte motholdene, registrering nr. 81325, ordmerket PRIMUS, og internasjonal registrering nr. 736719, det kombinerte merket PRIMUS, jf varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 8. Et varemerke anses som egnet til å forveksles med et tidligere registrert varemerke i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 8 når det er fare for at det kjøpende publikum uriktig kan komme til å anta at de varer og tjenester som er markedsført under de to merkene, har samme kommersielle opprinnelse, (se EF-domstolens dom i sak C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., paragraf 29). Videre øker faren for forveksling jo mer distinktivt det eldre merket er. Merker som har sterkt særpreg, enten per se eller som følge av innarbeidelse, skal tilstås et videre vern enn merker med liten grad av særpreg (se Canon, ovenfor, paragraf 17 ff.). Det følger da motsetningsvis at et merke som ikke er innarbeidet og som er lite særpreget bør tilstås et snevert verneområde. Ved vurderingen av om forvekslingsfare foreligger, må det foretas en vurdering av merkenes visuelle, fonetiske og begrepsmessige likhetstrekk. Denne sammenligningen må baseres på et helhetsinntrykk, der særlig merkenes distinktive og dominante elementer vektlegges (se EFdomstolens dom i sak C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport paragraf 22 ff.). Det skal i denne sammenheng anføres at Patentstyret har lagt en for streng norm til grunn når Første avdeling har kommet til at merkene er så like at de er egnet til å forveksles når de benyttes for høyttalere. Det eneste de angjeldende merkene har til felles, er ordelementet PRIMUS. Primus er som kjent latin og betyr den fremste eller den beste. Dette elementet fremstår med andre ord som et ren kvalitetsangivelse uten varemerkerettslig særpreg. Det kan i lys av dette stilles spørsmål ved saksbehandlingen i Patentstyret den gang ordmerket PRIMUS ble antatt til registrering, og spesielt med en så vid varefortegnelse som det har i dag. Det kan etter søkers syn ikke være tvil om at ingen kan eller bør ha fått noen enerett til ordet primus. Når det eneste elementet som de angjeldende merkene har til felles er helt eller så godt som blottet for særpreg, kan heller ikke kravet til kjennetegnslikhet anses som oppfylt. Det vises i den forbindelse og for ordens skyld til varemerkeloven 15 der det heter at den enerett som erverves ved registrering av varemerke ikke omfatter slik del av merket som det ikke ville vært anledning til å registrere særskilt. Det må i lys av PRIMUS-elementets manglende særpreg konkluderes med at det er ordelementet INFINITY som er det dominante og særpregsbærende elementet i søkers merke. Når det søkte merkets dominante del savner motstykke i de motholdte merkene, og når de respektive figurative uformingene savner ethvert likhetstrekk, må det etter søkers oppfatning være klart at merkene må anses som forskjellige, at kravet til kjennetegnslikhet ikke er oppfylt og at en av de nødvendige forutsetningene for å konstatere forvekslingsfare således ikke foreligger. Når det gjelder spørsmålet om kjennetegnslikhet skal bare kort bemerkes at Første avdeling i sin avgjørelse har kommet til at det foreligger vareslagsidentitet. Det skal medgis at termen høyttalere inngår i de videre termene som gjenfinnes i de motholdte merkenes varefortegnelse i klasse 9. Det skal likevel minnes om at det aktuelle merket er søkt med en meget snever varefortegnelse, nemlig høyttalere, og at dette medfører at merkebevisstheten er høy dette vil vesentlig svekke faren for forveksling i den alminnelige omsetningen.
Annen avd. sak nr. 7968 6 I tillegg kommer det faktum at varemerket INFINITY er svært godt innarbeidet som varemerke for søkers kvalitetshøyttalere på det norske markedet. Dette faktum gjør at den aktuelle omseningskretsen vil gjenkjenne varemerket INFINITY når de møter det angjeldende varemerket, og således ikke på noen måte forveksle søkers høyttalere med varer fra Primus AB. Vi viser i den forbindelse, og som illustrasjon på hvor godt søkers høyttalere er, til dokumentasjonen som ble vedlagt vårt brev av 18. april 2007, idet vi forbeholder oss retten til å inngi ytterligere dokumentasjon for merkets sterke innarbeidelse på det norske markedet. For å oppsummere: De motholdte merkenes eneste likhetstrekk med det angjeldende merket er ordelementet PRIMUS. Dette elementet har imidlertid ingen eller bare svært liten atskillende evne, og kan således ikke tilstås et vern som strekker seg særlig videre enn mot identiske merker. Det søkte merket består også av det særpregede ordet INFINITY, som dermed må anses som merkets dominante element, i tillegg til figurative elementer som ytterligere bidrar til å sementere de fundamentale ulikhetene mellom merkene. Det dominante elemente INFINITY må i tillegg anses som godt innarbeidet i markedet, og noe som bidrar ytterligere til dette elementets særpreg. Merket er til slutt søkt for en meget snever varefortegnelse og for en type varer der merkebevisstheten er høy. I lys av dette skal det anføres at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med de to eldre registreringene i den alminnelige omsetningen, og at nektelsesgrunnlaget i varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 8 derfor ikke kommer til anvendelse. I medhold av varemerkeloven 22 annet ledd bes det således om at Første avdelings avgjørelse settes til side og at det kombinerte merket INFINITY PRIMUS aksepteres til registrering og publisering i Norsk varemerketidende." Saken er deretter tatt opp til behandling i Annen avdeling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til at Første avdelings avgjørelse må stadfestes. Annen avdeling er enig med Første avdeling i vurderingen av vareslagslikheten, og viser i denne forbindelse til Første avdelings avgjørelse. Annen avdeling er også enig i Første avdelings vurdering av varemerkelikheten og vurderingen av forvekselbarhet, men vil på bakgrunn av søkers anførsler i klagen, knytte noen bemerkninger til disse vurderingene. Under behandlingen for Annen avdeling har søker anført at de motholdte merkene har ingen eller bare svært liten atskillende evne, og kan således ikke tilstås et vern som strekker seg særlig videre enn mot identiske merker. Videre har søkeren fremholdt at elementet INFINITY er dominerende i det sammensatte merket, og at dette elementet både er særpreget og godt
Annen avd. sak nr. 7968 7 innarbeidet, noe som bidrar ytterligere til dets særpreg. Avslutningsvis er det anført at merket er søkt registrert for en meget snever varefortegnelse og for en type varer der merkebevisstheten er høy. Annen avdeling kan ikke legge avgjørende vekt på det som her er anført. Når det gjelder anførselen om at PRIMUS er beskrivende og mangler særpreg, bemerkes at Patentstyret må behandle enhver varemerkeregistrering som gyldig og virksom, så lenge den ikke er opphevet, kjent ugyldig eller besluttet slettet etter reglene i varemerkeloven kapittel 5, jf. for så vidt Rt. 1979 s. 1117 Cash & Carry, Rt. 1999 s. 641 SUPERLEK, og Rt. 2008 s. 1268 søtt + salt. Hovedproblemstillingen i sakene er om det foreligger risiko for indirekte forveksling. Med dette siktes det til at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen eller gjennomsnittsforbrukeren kan få inntrykk av at det består en forretningsmessig forbindelse eller et kommersielt fellesskap mellom søkers merke og de registrerte motholdene. Det må kreves at merkelikheten er av en slik karakter at forbrukeren vil kunne få en forestilling om at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne, jf. Rt. 2008 s. 1268 søtt + salt (avsnitt 43). Til spørsmålet om hvem som utgjør omsetningskretsen, vil Annen avdeling bemerke at det ikke er grunnlag for å si at det generelt er en høy merkebevissthet hos personer som kjøper høyttalere. I en del av markedet for høyttalere kan nok dét være tilfelle, men for andre deler av markedet, for eksempel små høyttalere som kan koples til PC eller mp3-spiller, er det neppe grunnlag for å si at merkebevisstheten er over det som er vanlig på forbrukerelektronikk generelt. Søkers merke består av to elementer, hvorav det ene, PRIMUS, er identisk med registrering nr. 81325, og tilnærmet identisk med dominanten i det internasjonale merket nr. 0736719. Spørsmålet blir da hvilken betydning det får for forvekslingsfaren at søkers merke også inneholder elementet INFINITY. Dette vil bero på en helhetsvurdering der begge elementene i varemerket ses i sammenheng. Det innbyrdes styrkeforholdet mellom de to elementene vil her stå sentralt (Rt. 2008 s. 1268 søtt + salt (avsnitt 54). Annen avdeling er enig med Første avdeling i at PRIMUS er det dominerende elementet i det sammensatte merket. Det er fremhevet, bl.a. med større fonter enn elementet INFINITY, som fremstår mer tilbaketrukket.
Annen avd. sak nr. 7968 8 I vurderingen vil det ha vesentlig betydning for spørsmålet om det vil oppstå forvekslingsfare, i hvilken grad den del av det sammensatte merket som består av det registrerte merket, har særpreg. Det avgjørende vil her være om denne del av merket har et slikt særpreg at opprinnelsen til de varer og tjenester som er knyttet til det sammensatte merket, av forbrukerne også vil bli tilskrevet eieren av det registrerte merket. Det kan i denne forbindelse ikke kreves at denne del av merket utgjør det dominerende trekket. Ja, selv om det er den andre del av merket som utgjør det dominerende trekket, så vil forvekslingsfare kunne foreligge dersom den andre delen på grunn av sitt særpreg likevel kan gi forbrukeren grunn til å tro at det består en kommersiell forbindelse mellom innehaverne av de to merkene (Rt. 2008 s. 1268 søtt + salt (avsnitt 58). Det er ikke fremlagt ny dokumentasjon for Annen avdeling om særlig sterk innarbeidelse for søkers varemerke INFINITY. Saken står i samme stilling som for Første avdeling, og Annen avdeling kan slutte seg til Første avdelingsbemerkninger om dette spørsmålet. Annen avdeling er ikke enig med søker i at PRIMUS for høyttalere er uten særpreg. Det er riktig at primus har sitt opphav fra latin, og kan bety (den) første eller (den) viktigste. Hvis det kan legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter denne betydningen, vil merket være lite særpreget. I Norge har ordet primus for det jevne lag av befolkningen ikke minst den del av omsetningskretsen som har avtjent militærtjeneste eller vært speider trolig en primærbetydning som artsbetegnelse på et flyttbart kokeapparat som bruker petroleum til brensel. I denne betydningen er det et opprinnelig varemerke som har degenerert, jf. Oslo byretts dom 2. mars 2001 (utrykt) og Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., Oslo 2011 s. 123. Annen avdeling legger til grunn at det er denne betydningen av ordet gjennomsnittsforbrukeren først og fremst vil oppfatte: I denne betydningen av ordet er det åpenbart distinktivt for høyttalere. Latinkunnskapene i befolkningen er generelt dårlige. Det et bare en håndfull videregående skoler som underviser i latin, og slik har det vært de siste 40 årene. Mange kjenner nok til det sammensatte uttrykket primus motor, som er en person som setter noe i gang en drivende kraft eller pådriver (ordnett.no Kunnskapsforlagets blå språk- og ordboktjeneste). De fleste vil nok også ha en formening om at primus er et positivt ladet ord, og at det kan ha noe med først eller best å gjøre. De fleste vil nok også ha en formening om at ordet stammer fra latin eller gresk. I den grad gjennomsnittsforbrukeren har noen formening om betydningen av ordet primus ut over å være et kokeapparat, legges det til grunn at disse antagelsene hos
Annen avd. sak nr. 7968 9 gjennomsnittsforbrukeren er forholdsvis vage. Derfor kan heller ikke Annen avdeling se at ordmerket oppfattes som beskrivende, men mer som et suggestivt ord som gir positive assosiasjoner. Annen avdeling kan ikke se at elementet PRIMUS er vesentlig mer beskrivende enn INFINITY, som kan være beskrivende for et produkts holdbarhet dog lett villedende, idet ingen produkter har evig holdbarhet. I motsetning til latinkunnskapene, som i store deler av befolkningen er nærmest fraværende, har de aller fleste tilstrekkelig engelskkunnskaper til å forstå betydningen av ordet infinity. Om PRIMUS kanskje er en anelse mer beskrivende enn INFINITY, så mer enn oppveies dette av at PRIMUS visuelt er det dominerende ordet i det sammensatte merket. Elementet PRIMUS har tilstrekkelig særpreg til at mange i omsetningskretsen vil kunne få den forestilling at varene som selges under søkers merke har en forretningsmessig forbindelse med registreringshaver for motholdene. Det foreligger risiko for forveksling, jf 14 nr. 6 i varemerkeloven av 1961 og 16 bokstav a og b i varemerkeloven av 2010. I denne vurderingen er det særlig lagt vekt på at det mest fremtredende merkeelementet PRIMUS er identisk eller nær identisk med de motholdte merkene, og at merkene er registrert / ønskes registrert for identiske varer. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. John Asland (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)