Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 12. mai 2006, hvorved det kombinerte varemerket "ultim by dynea" ble nektet registrert. Avgjørelsen ble meddelt søkers fullmektig samme dato. Søkn. nr. 200307887 Merket er søkt registrert for følgende varer: Klasse 1: Kjemikalier brukt i industri; spesielt for beleggingsanvendelser i trebearbeiding, bygging, møbel- og kjøretøyfremstillende industri; harpiksimpregnerte belegg brukt i industri; spesielt for kjøretøy fremstilling, betongdanning, laminat gulvbelegg, dekorative overflater for møbler, høytrykkslaminater og overflatefilmer, hjemmekabinettlaging, boreplater, industrielle møbler, skjærebrett og industrielle komponenter. Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at merket "ultim by dynea" er egnet til å forveksles med nasjonal varemerkeregistrering nr. 110810 (19800810), ordmerket "ULTEM", bl.a. registrert for hele vareklasse 1, og at merket "ultim by dynea" således ikke kan registreres, jf. bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringsinnehaveren.
2. avd. sak nr. 7662 2 Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om en gjennomsnittsforbrukeren for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. En slik vurdering ble foretatt av Høyesterett i saken om merket Superlek, Rt. 1999 s. 641. Patentstyrets annen avdeling viser til blant annet denne saken i sin avgjørelse nr. 6923 Kea!, og sak nr. 7092 Handi. Det motholdte merket ULTEM, er registrert for hele klasse 1. Det søkte merket gjelder også for varer i klasse 1. Det foreligger således vareoverlapping, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Når det er slått fast at de to merkene gjelder identiske eller lignende varer, vil merkelikheten være avgjørende for forvekselbarhetsvurderingen. Elementene ULTEM og ULTIM er, etter Patentstyrets oppfatning, fonetisk nesten identiske da E og I ofte får samme uttale. Også visuelt fremstår merkene svært like da det bare er I og E som skiller seg i elementene ULTIM/ULTEM. Søkers fullmektig har påpekt at ULTEM vil henspille på "det beste, ultimate" og dermed er et lite særpreget element. Vi er ikke enig i dette, da ULTEM eller ULTIM ikke kan anses å være en vanlig brukt forkortelse for "ultimate" og merkene også gir flere forestillingsbilder enn at de spiller på denne kvaliteten. Vi mener at ULTEM er et merke som vil feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet, vil bli oppfattet som fantasipreget, og dermed må antas å ha et sterkere vern. Søkers fullmektig har fremhevet at elementene BY DYNEA må være tilstrekkelig til at merkene kan skilles fra hverandre. Patentstyret er ikke enig i dette. Omsetningskretsen vil vanligvis merke seg mest ved prefikset i varemerker, og vil kunne anta at merkene har samme kommersielle opprinnelse og tilhører samme "merkefamilie". Det motholdte merket er et ordmerke og kan innta enhver utforming. At det søkte merket har en figurmessig utforming kan således ikke få særlig vekt. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for "kjemikalier brukt i industri; betongdanning, laminat gulvbelegg, dekorative overflater for møbler, høytrykkslaminater og overflatefilmer, hjemmekabinettlaging, boreplater, industrielle møbler, skjærebrett og industrielle komponenter" kan være både profesjonell og privat, må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Søkers fullmektig har fremhevet at merkene har gått ved siden av hverandre i flere andre land. Selv om dette er moment i vår saksbehandling, kan ikke dette få avgjørende vekt ved vår forvekselbarhetsvurdering. Det avgjørende må være om den norske omsetningskretsen kan antas å forveksle merkene med hensyn til deres kommersielle opprinnelse, og denne vurderingen kan skille seg fra land til land. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at søkers kombinerte merke ULTIM BY DYNEA er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen med registrering nr.
2. avd. sak nr. 7662 3 110810, ordmerket ULTEM når begge benyttes for varer i klasse 1. Merket må dermed nektes registrert i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Søkers klage innkom den 5. juli 2006. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 11. august 2006, innen fakturafristen. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører søkers fullmektig: Styret har i sin avgjørelse anført at det søkte merket er egnet til å forveksles med registrering nr. 110810, ULTEM. Søker er ikke enig i Styrets vurdering. Søker mener merkene etter en helhetsvurdering ikke kan anses som forvekselbare. Søkers merke består av ordelementene ULTIM BT DYNEA, som fremstår i en særpreget utforming. Merket har en særpreget layout og fremkommer i særpregede farger. Man står altså overfor et kombinert ord og billedmerker. Når man så vurderer det helhetsinntrykket merkene gir, vil figurelementene være en vesentlig del av denne vurderingen. Dette støttes av Høyesteretts uttalelse i RT 1971 s. 962 (TEEENI) Når det gjelder forvekslingsmuligheten er det klart at TEEM, (reg. nr. 62227) er et kombinert ord og bildemerke og at dette må tillegges betydning. Merket inneholder i tillegg firmaets dominant DYNEA som klart må sies å være et særpreget element. Disse faktorer medfører at søkers merke atskiller seg sterkt fra det motholdte merket. I tillegg eksisterer det fonetiske forskjeller ved at søkers merke inneholder bokstaven I i ordet ULTIM, mens det motholdte merket inneholder bokstaven E. Både visuelt og fonetisk blir dermed forskjellene såpass store at man må anta at omsetningskretsen ikke vil ta feil av den kommersielle opprinnelse. I dette tilfellet står man også overfor et mothold som i hovedsak består av et lite særpreget merkeelement. Ordet ULTEM vil henspeile på det beste; det ultimate, og er således et lite særpreget element. Dette må vektlegges ved vurderingen. Det eksisterer også mange registreringer i Norge som inneholder prefikset ULT for klasse 1. I slike tilfeller skal man kunne legge seg tettere opp til andre registrerte merker. Det må i tillegg bemerkes at søker har fremmet tilsvarende søknad for merket ULTIM BY DYNEA i 24 andre land, og merket ULTEM er ikke blitt motholdt i noen av disse landene, til tross for at merket har bedre prioriterte rettigheter i de flere av de respektive land. Vi vedlegger kopi av uttalelse fra de amerikanske patentmyndigheter som viser at merket ULTEM ikke ble motholdt til tross for bedre prioriterte rettigheter (se vedlegg). Søkers merke ULTIM BY DYNEA har også oppnådd registrering i Australia (Reg. nr. 967092), Japan (Reg. nr. 4782630), Latvia (Reg nr. 53577), New Zealand (Reg nr. 700244), Singapore (Reg. nr. T03/12969F), Canada (Reg nr. TMA623292), Estland (Reg nr. 40017), Russland (Reg nr. 275764) og Thailand (Reg nr. Kor202658). I tillegg har søkers merke ULTIM BY DYNEA oppnådd registrering i EU (CTM Reg. nr. 003186111)
2. avd. sak nr. 7662 4 Det skulle således være flere forhold her som tilsier at Styrets Første Avdeling har lagt seg på en for streng fortolkning i denne saken. Søker mener derfor at det ikke er grunnlag for å anføre at merkene vil kunne forveksles i den alminnelige omsetningskrets, jf. varemerkelovens 14, første ledd nr. 6, jf. 6. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Etter varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4 jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EFdomstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 1999 s. 641, NIR 1999 s. 582 (SUPERLEK), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Annen avdeling er enig med 1. avdeling i at søkerens merke er forvekselbart med innsigerens, og kan i stor grad tiltre 1. avdelings begrunnelse for dette. Det foreligger vareidentitet, idet de varer det omsøkte merket er søkt registrert for omfattes av varefortegnelsen for innsigerens merke. I tillegg er merkeelementet ULTIM i søkerens merke svært likt innsigerens ordmerke ULTEM, så
2. avd. sak nr. 7662 5 vel visuelt som fonetisk. Ettersom det ikke uten videre kan legges til grunn at gjennomsnittsbrukeren kjenner den faktisk kommersielle opprinnelsen av innsigerens merke, vil tillegget by Dynea i søkerens merke, ikke være tilstrekkelig til å hindre at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merkene som tilhørende samme kommersielle opprinnelse. Figurelementet i søkerens merke kan heller ikke antas å motvirke en slik oppfatning. Registreringene i andre land som søkeren har vist til sier i seg selv ingenting om det vurderingstemaet 2. avdeling står overfor, og kan ikke tillegges vekt ved vurderingen. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-A. Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida Andrén (sign.)