Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7841 Reg. nr. 228 820 Søknadsnr. 2004 11051 Søker/Innehaver: AS Ripley, Kjelsås, Oslo Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Fashion Box SpA, Casella (Treviso), Italia Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 12. mars 2008, hvorved tidligere beslutning om å registrere det kombinerte merket as Ripley ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes respektive fullmektiger samme dag. Merket ble registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 16: Klasse 18: Klasse 21: Klasse 35: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; ryggsekker og bager. Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt- beholdere; glassvarer, porselen og keramikk; drikkekrus. Reklamevirksomhet; markedsføring av gaveartikler.
2. avd. sak nr. 7841 2 Innsigelsen var begrunnet med at det kombinerte merket as Ripley er egnet til å forveksles med innsigerens nasjonale varemerkeregistrering nr. 160099 (19924856), ordmerket REPLAY, registrert for en rekke nærmere angitte varer i klassene 3, 9, 14 og 18 (hele varefortegnelsen er gjengitt nedenfor), samt egnet til å forveksles med innsigerens nasjonale varemerkeregistrering nr. 210947 (199802913), ordmerket REPLAY, registrert for en rekke nærmere angitte varer i klasse 16 (hele varefortegnelsen er gjengitt nedenfor), og at det kombinerte merket as Ripley således er registrert i strid med bestemmelsene i varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd. Det er videre anført av innsiger at hans merke REPLAY nyter utvidet vern etter bestemmelsen i varemerkelovens 6 annet ledd, jf. 4 og 14 første ledd nr. 6. Varefortegnelsen tilhørende varemerkeregistrering nr. 160099 (19924856): Klasse 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 9: Briller; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; elektriske apparater og instrumenter (ikke opptatt i andre klasser); apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse 14: Edle metaller og deres legeringer; gullsmedvarer av edle metaller eller overtrukne hermed (unntatt knivsmedvarer, gafler og skjeer); juvelèrvarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter. Klasse 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Varefortegnelsen tilhørende varemerkeregistrering nr. 210947 (199802913): Klasse 16: Magasiner (men ikke magasiner som relaterer seg til puslespill og kryssord), aviser, tidsskrifter, trykte publikasjoner; skrivepapirvarer, herunder resirkulert papir, sikkerhetspapir, notisbøker, skriveplater med papirholder, papiromslag, skilleark, skriveunderlag, skissebøker, gratulasjonskort, ubeskrevne kort; konvolutter; kontorrekvisita, nemlig konvolutter, papiresker og pappesker (ikke slike for oppbevaring av skrive- eller tegneredskaper), kartong, kalendre, merkelapper, papirkniver, brevpresser, binderser, kartotekordnere, skrivesett, skrivestell, adressebøker, avtalebøker, trykktyper, notisbøker, noteringskalendre, esker for papirvarer, arkivbokser for lagring av forretnings- og personlige papirer, visittkort, regnskapsbøker, bordmonterte holdere for skrivesaker og papirvarer, herunder post- og dokumentkurver, bordmonterte roterende kartotekkortholdere, kataloger, papirholdere, kopimapper, korrespondansemapper, brevmapper, dagplanleggere, dagbøker, dokumentomslag, dokumentholdere, kartoteklommer for papirvarer og
2. avd. sak nr. 7841 3 skrivesaker, papirmapper, holdere for papirskilt, brevåpnere, brevholdere, planleggere for bruk sammen med skrivesaker, papirhyller, papirbrett (men ikke inklusive skrive- og tegneinstrumenter, blekk, blekkpatroner for penner, eller deler og tilbehør for slike varer). Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd og 1 tredje ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Patentstyret er enig med partene at det foreligger vareoverlapping mellom klassene 16 og 18, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Det søkte merket ønskes også registrert for "husholdnings- og kjøkkenredskaper samt- beholdere; glassvarer, porselen og keramikk; drikkekrus" i klasse 21 og "reklamevirksomhet; markedsføring av gaveartikler" i klasse 35. Vi kan ikke se at det foreligger vareslagslikhet mellom disse varene/tjenestene og de varene innsigers merker er registrert for. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene blant annet er "trykksaker, lær, lærimitasjoner", vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig har anført at innsigers merke er et sterkt merke som det må kreves en større likhetssfære enn for svake merker. De aktuelle merkene er både visuelt og fonetisk meget like.
2. avd. sak nr. 7841 4 Søkers fullmektig har anført at merkene er visuelt og fonetisk forskjellige. Videre har innsigers merke REPLAY et velkjent meningsinnhold, "gjentagelse", "å gjenta", "spille om igjen", som gir klare assosiasjoner som AS RIPLEY ikke gjør. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnslikheten. De aktuelle merkene består av seks/åtte bokstaver. I tillegg til bokstavene AS er to av bokstavene i merkene forskjellige. Vi er ikke enig med innsigers fullmektig i at merkene er meget like visuelt sett. Patentstyret kan ikke se at bokstavene "R", "P", "L" og "Y" er mer fremtredende i det visuelle inntrykket, enn bokstavene "I", "E" og "A". Videre vil også bokstavene AS og den figurative utformingen av det søkte merket, skape en visuell avstand mellom merkene. Patentstyret er enig i at elementet AS har en begrenset adskillende evne, men dette medfører ikke at det er helt uten betydning. Også uregistrerbare elementer er i større eller mindre grad med på å påvirke helhetsinntrykket merket etterlater seg i erindringen, jf. Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s. 371 flg. Merkene er etter vårt syn også fonetisk forskjellige. Det søkte merket antas å bli uttalt "as_rip_li" mens innsigers merke antas å bli uttalt "ri_plei". Merkene fremstår etter vårt syn som fonetisk forskjellige. RIPLEY har ikke et betydningsinnhold og fremstår derfor som et fantasiord. Når det står i sammenheng med AS kan det bli oppfattet som et engelsk etternavn. Innsigers merke REPLAY antas umiddelbart å bli oppfattet med betydningsinnholdet "spille om igjen", "omspilling" eller "omkamp", jf. www.ordnet.no. Patentstyret ser ikke grunnlaget for fullmektigs påstand om at omsetningskretsen ikke har særlig gode språkkunnskaper og ser derfor ingen grunn til å kommentere denne påstanden ytterligere. Uansett om søkers merke blir oppfattet som et fantasiord eller som et etternavn med selskapsbenevnelse, gir innsigers merke en klar assosiasjon som skaper avstand til det søkte merket. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at de visuelle, fonetiske og betydningsmessige forskjellene medfører at det ikke foreligger fare for forveksling selv der det foreligger vareoverlapping. Det er i denne vurderingen også tatt hensyn til den innarbeidelsesdokumentasjonen som er innlevert på innsigers vegne. Denne dokumentasjonen viser i hovedsak innarbeidelse av "klær og belter". I forhold til søkers varer i klasse 18 foreligger det en viss avstand mellom varene ved at det ikke foreligger vareoverlapping, men kun varelikeartethet. Patentstyret kan heller ikke se at graden av innarbeidelse skaper grunnlag for et verneområde som også omfatter søkers merke, jf. vurderingen av innarbeidelsesdokumentasjonen nedenfor. *** For at et merke skal ha krav på utvidet vern etter varemerkeloven 6 annet ledd, må det aktuelle merket være "velkjent" og ha "anseelse" her i riket. Et merke som oppfyller disse vilkårene anses krenket hvis bruk av det søkte merket medfører "urimelig utnyttelse eller forringelse" av dets anseelse. Problemstillingen blir derfor om det registrerte eller innarbeidete merket er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse om det søkte merket blir brukt for de tjenester det søkes registrert for. Innsigers fullmektig viser til vedlagt dokumentasjon og anfører at innsigers merke var velkjent på dagen for søknadens inngivelse. Det vises i denne sammenheng til at bestemmelsen er ment å gi en fleksibel utvidelse av beskyttelsen.
2. avd. sak nr. 7841 5 Søkers fullmektig anfører at dokumentasjonen ikke gir grunnlag for å legge til grunn et utvidet vern for innsigers merke etter varemerkeloven 6 annet ledd. Spørsmålet om når et varemerke er "velkjent" og har "anseelse" ble vurdert av EF-domstolen i sak C-375/97 Chevy. Kravene ble ansett oppfylt når varemerket er kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen, jf. premiss 26. Det utvidete vernet er ved denne bestemmelsen forbeholdt varemerker med en goodwillverdi utenom det vanlige, jf. 2. avdelings avgjørelse nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Innsigers fullmektig har innlevert dokumentasjon som viser en rekke fakturaer i perioden 1995-2005, bruk av merket i brosjyrer og magasiner, omtaleoversikt, markedsbudsjett 2003-2006, markedsutgifter 2003-2006, salgsvolum 2000-2005. Patentstyret skal først bemerke at det er bruk av merket i Norge, før søknadens inngivelse, som er av størst betydning for om et merke skal gis et utvidet vern i Norge. Markedsbudsjett og -utgifter, og salgsvolum for 2005-2006 vil ikke vise om merket var velkjent ved søknadens inngivelse, 4. november 2004. Markedsføringsbudsjettet viser et budsjett på kr. 76.500.- og kr. 132.000.- for årene 2003-2004. Markedsutgiftene for samme periode var henholdsvis kr. 140.000.- og kr. 520.000.-. Salgsvolumet i perioden 2000-2004 er oppgitt til å være ca. 2.396.000.- Euro. De innsendte faktura viser kjøp av diverse varer for mindre og mellomstore beløp i perioden 1995-2005. Det foreligger ingen opplysninger om hvor stor markedsandel disse tallene representerer. Det antas å utgjøre en relativt liten markedsandel da det i følge Statistisk sentralbyrå ble omsatt klær for 2.7 milliarder kr. pr måned i 2007, jf. http://www.ssb.no/vis/magasinet/slik_lever_vi/art-2007-11- 26-01.html. Det er også vist til noe bruk i magasiner og en omtaleoversikt. Dokumentasjonen viser ikke det geografiske omfanget av bruken. Etter å ha vurdert denne dokumentasjonen i sin helhet har Patentstyret kommet til at det søkte merket REPLAY, til en viss grad er innarbeidet i det norske markedet for klær og fottøy. Etter vårt syn kan derimot denne dokumentasjonen ikke danne grunnlag for å fastslå at innsigers merke er et velkjent merke i en betydelig del av omsetningskreten i Norge. Til dette er den dokumenterte bruken ikke tilstrekkelig, selv om man legger til grunn at bestemmelsen er fleksibel. Patentstyret har etter helhetsvurdering kommet til at innsigers merke ikke er et velkjent merke som nyter utvidet vern etter varemerkeloven 6 annet ledd. Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med registrering 210947, ordmerket REPLAY, registrering nr. 160099, ordmerket REPLAY, og det innarbeidete merke REPLAY. Merket er således registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 annet ledd og 2. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 7. mai 2008. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 5. juni 2008, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører innsigers fullmektig:
2. avd. sak nr. 7841 6 "Ovennevnte varemerkesøknad ble ført frem til registrering den 19. oktober 2005 under registrering nr. 228820 og kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 43 den 24. oktober 2005 med Norsk Patentbyrå AS som fullmektig. Innen innsigelsesperiodens utløp innkom det en innsigelse mot endelig registrering av ovennevnte varemerke fra Fashion Box SpA på bakgrunn av registrering nr. 210947, REPLAY og nr. 160099, REPLAY. Patentstyrets Første Avdeling har ikke tatt innsigelsen til følge og opprettholder registreringen av merket AS RIPLEY. På vegne av vår klient Fashion Box SpA klages herved Patentstyrets avgjørelse inn for Patentstyrets Annen Avdeling, jfr. varemerkeloven 22 annet ledd, da det søkte merket må anses som uregistertbart i henhold til varmerkeloven 14 første ledd nr. 6, jfr. 6 da det er egnet til å fremkalle forveksling med klagers bedre prioriterte registreringer nr. 210947, REPLAY, 160099, REPLAY og 120561, REPLAY. Mellom produktene som omfattes av innsigerens varemerker og registrering nr. 228820 foreligger det vareslagslikhet mellom varene i klasse 3 og 21 og mellom varene i klasse 25 og tjenestene i klasse 35. Flere av produktene i klasse 16 og klasse 18 er dessuten overlappende. Dette innebærer at betingelsen for forvekselbarhet i henhold til varemerkeloven 6 første ledd er oppfylt. I tillegg til det ovennevnte vil vi også på vegne av klager hevde at tjenestene i klasse 35 omfattet av det søkte merket også krenker den beskyttelsen klager har gjennom sine registreringer av merket REPLAY, da dette merket er så velkjent og har en slik anseelse i Norge at det vil medføre en urimelig utnyttelse av merkets goodwill, jfr. varemerkeloven 6 annet ledd. Denne påstanden underbygger vi med den tidligere innsendte dokumentasjon, som viser at varer i klasse 25 har vært reklamert for og solgt i Norge i et stort omfang i perioden 1995 og frem til i dag og således må anses innarbeidet i Norge. For det første viser de innsendte fakturaene fra 1995 til 2005 at det har forekommet et omfattende salg av klær til Norge i samme periode under varemerket REPLAY. Videre viser de oversendte brosjyrene hvordan merket REPLAY har blitt brukt på de aktuelle varene og til slutt viser de innsendte eksemplene på magasiner hvordan merket har blitt omtalt i Norge. I denne forbindelse vises det til tidligere vedlagte oversikt som viser i hvilket omfang varemerket REPLAY har blitt omtalt i de forskjellige magasinene som er tilgjengelig i Norge, samt en oversikt over reklamebudsjettet for merket REPLAY i Norge i 2003 til 2006. Denne dokumentasjonen viser en innarbeidelse av merket REPLAY i Norge som medfører at det er så velkjent og nyter en slik anseelse/goodwill at det vil innebære en urimelig utnyttelse av merket og akseptere merket AS RIPLEY til registrering i Norge. Videre vil vi på vegne av klager hevde at den ovennevnte innarbeidelsen av merket REPLAY i Norge har medført at merket uavhengig av dets anseelse og goodwill har oppnådd et vern for enkelte tjenester i klasse 35, som blant annet salg og reklame av klær og lignende produkter. Dette igjen medfører at tjenestene i klasse 35 omfattet av det søkte merket må anses å være likeartede med tjenestene i klasse 35 som er innarbeidet for innsigerens merke REPLAY. Det søkte merket må derfor anses uregistrerbart også for klasse 35 i tillegg til de andre klassene i henhold til varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, da det er egnet til å fremkalle forveksling med innsigerens bedre prioriterte merke REPLAY.
2. avd. sak nr. 7841 7 I denne sammenheng vil det understrekes at varemerkeloven 6 annet ledd angir en fleksibel utvidelse av beskyttelsen. Det er ikke tale om alt eller ingenting, dvs. en umiddelbar utvidelse som følge av bruken fra de varer/tjenester som merket er registrert for/benyttes for til alle varer og tjenester. Tvert imot er det tale om en gradvis utvidelse som dels består i en øket og mer grunnfestet beskyttelse for disse varer/tjenester, og dels en ofte langsom øket beskyttelse for nye varer og tjenester. Det vises i denne forbindelse til Stuevold Lassen / Stenviks bok side 287. Til orientering er for øvrig merket REPLAY registrert i en rekke land i både Europa og andre land i verden, og i denne forbindelse har det tidligere blitt innsendt en liste over ulike registreringer i ulike land. Omsetningskretsen er derfor velkjent med merket REPLAY, da dette ikke bare er kjent i Norge men også i store deler av verden for øvrig. Klagen begrunnes videre med at merkene visuelt og fonetisk sett er meget like. Ved uttale er det meget vanskelig å høre forskjell på merkene, da den fonetiske forskjellen på merkene er minimal. Etter klagers oppfating vil det søkte merket av en norsk omsetningskrets bli uttalt som rip-ley, mens klagerens merke vil bli uttalt som ri-pley. Videre er merkene visuelt sett meget like, da det kun er vokalene som skiller seg fra hverandre, og de fremtredende bokstavene i begge merkene er R, PL og Y. Når man ser merkene er det disse bokstavene som på sett og vis bærer merkene, RePLaY as RiPLeY og merkene fremstår helhetlig sett som meget like. Det søkte merket består kun av en figurmessig utforming av ordene i merket; ingen andre markante figurtrekk er tilføyd. Det visuelle ved et merke vil også helt forsvinne ved muntlig omtale av merket, og i praksis vil det ved et merke som det søkte bare være ordelementene som står sterkt tilbake i erindringen. Det forannevnte innebærer at de involverte merkene ligner på hverandre både visuelt og fonetisk sett og at de omfatter både overlappende og likeartede varer/tjenester. Elementet AS vil etter klagerens oppfating kun oppfattes og erindres som det beskrivende element det er, og det vil minnes om at det ved en forvekselbarhetsvurdering ved foretaksnavn skal ses helt bort fra selskapsangivelsene. I et tilfelle hvor vareidentitet foreligger, må det kreves en markert avstand mellom merkene hvis forvekslingsfare skal kunne avverges. Norsk praksis kan på dette punkt sammenfattes til: jo større likhet mellom varene, jo større avstand må det være mellom merkene hvis forveksling skal unngås, og vice versa. Det vises her til omtalen av dette spørsmål hos Stuevold Lassen / Are Stenviks bok side 284 291. I tillegg vil et sterkt varemerke kunne kreve en større likhetssfære rundt seg enn et svakt merke. Se om dette på side 286, hvor det uttales: At graden av særpreg ved et kjennetegn får stor betydning ved vurderingen av kjennetegnslikheten er åpenbart; sæpregede merke som f.eks. KODAK eller RAXX må gis en større «likhetssfære» rundt seg enn mindre særpregede kjennetegn som f.eks. GULL eller STJERNE (jfr. nedenfor i kap. 13, III, I).
2. avd. sak nr. 7841 8 For de aktuelle varer fremstår klagerens merke som et klart fantasimerke uten beskrivende elementer, samtidig som betydningsinnholdet styrker særpreget. Merket vil da som helhet være et sterkt varemerke for de aktuelle varer. Ved identiske varer må det da her kreves en markert forskjell mellom merkene. Det vises her til den nærmere omtale av dette med eksempler fra praksis på side 289-290. I denne forbindelse trekkes frem den gjengitte avgjørelse vedrørende varemerket «MORANÉ mot KLORANE» i 2. avd. kjennelse i sak nr. 4267 hvor det uttales: Når det gjelder KLORANE foreligger det identitet med hensyn til vareslag, hvilket tilsier en relativt streng bedømmelse av merkelikheten. Det kan ved en nærmere vurdering av merkene avdekkes at de på enkelte punkter er skrevet forskjellig, men dette vil forsvinne i det helhetsinntrykk som det enkelte medlem av omsetningskretsen sitter tilbake med av merket. De kan ikke forventes at et slikt merke vil huskes detaljkorrekt, og det vil nesten aldri være mulig for medlemmene av omsetningskretsen å foreta en sammenligning av merkene i kjøpssituasjonen. Det kan heller ikke legges til grunn at denne omsetningskrets som helhet har særlig gode språkkunnskaper, og det er ikke selvsagt at alle innenfor omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte betydningsinnholdet i merket. Det ovennevnte tatt i betraktning, ber vi på klagerens vegne Patentstyrets Annen Avdeling om å oppheve registreringen av det søkte merket i medhold av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jfr. 6 første og annet ledd." I sin imøtegåelse av 12. juli 2008 uttaler innehavers fullmektig: "Vi henviser til Patentstyrets brev av den 16.05.2008 vedlagt klage fra Oslo Patentkontor AS av 07.05.2008. AS Ripley har frist til den 18.07.2008 for eventuelle kommentarer. Våre anførsler slik de fremkom under sakens behandling i første avdeling, opprettholdes. Vi kan ikke se at den dokumentasjon som er innsendt av klager, er tilstrekkelig til å konstantere at merket REPLAY er innarbeidet. Uansett er det vår oppfatning at det ikke foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet mellom merkene, til å kunne fastslå at merkene er egnet til å forveksles. as Ripley fremstår og oppfattes som et rent fantasimerke. Replay oppfattes og huskes som et engelsk ord av de fleste. Dette selv om man ikke skulle være klar over at replay betyr spill om igjen, gjentakelse osv. Når man ser eller hører ordet replay legger man merke til at ordet inneholdet ordet play og de fleste vet hvordan dette ordet uttales og skrives. Play er trolig det mest kjente engelske ordet i Norge med unntak av ordene yes og no.
2. avd. sak nr. 7841 9 Merket as Ripley utalles as ripp li med trykk på stavelsen ripp noe som ikke kan forveksles med uttalen av ordet replay." I sitt tilsvar av 10. september 2008 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til Annen Avdelings brev av 16. juli 2008 med oversendelse av tilsvar fra Norsk Patentbyrå på vegne av AS Ripley. Søker viser i hovedsak til sine tidligere anførsler som fremkom under sakens behandling i første avdeling, og tilfører således ikke saken noen nye argumenter etter vår oppfating. Vi opprettholder derfor våre tidligere anførte argumenter, og understreker i denne forbindelse at den innsendte dokumentasjonen bør være tilstrekkelig til å kunne dokumentere at klagers merke REPLAY er innarbeidet og velkjent i Norge. Det ovennevnte tatt i betraktning, ber vi på klagerens vegne Patentstyrets Annen Avdeling om å oppheve registreringen av det søkte merket i medhold av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jfr. 6 første og annet ledd." Gjenpart av innsigers siste innlegg ble den 11. september 2008 oversendt innehavers fullmektig til orientering. Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, under en viss tvil, kommet til samme resultat som 1. avdeling. Når 2. avdeling har vært i tvil, skyldes det at oppfattelsen av ulikheten mellom de to varemerkene forutsetter et visst kjennskap til engelsk språk. For personer som er helt uten engelskkunnskaper, vil de to ordene RIPLEY og REPLAY fremstå som fantasiord, med klare likhetstrekk fonetisk og visuelt. For personer med engelskkunnskaper, vil ordene derimot fremstå som ulike, i en viss grad visuelt og fonetisk, men særlig begrepsmessig. Selv om det her dreier seg om varer som henvender seg til brede kundegrupper, er 2. avdeling på samme måte
2. avd. sak nr. 7841 10 som 1. avdeling kommet til at det er riktig å bygge på at omsetningskretsen besitter tilstrekkelige engelskkunnskaper til at ulikheten mellom de to merkene vil bli oppfattet. Mot denne bakgrunn blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Ida Andrén (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)