Annen avdeling PROTOKOLL

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Innehaver: De Longhi Nederland BV, Leiden. Nederland Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: EFD ASA, Skien Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, N-0110 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 28. april 2008, hvorved tidligere beslutning om at det nedenfor gjengitte internasjonalt registrerte varemerket SIMAC kan gis virkning i Norge, ble opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt partenes respektive fullmektiger samme dag. Int. reg. nr ( ) Notifikasjonen fra det Internasjonale Byrå (WIPO) av 19. februar 2004 om at Norge er blitt utpekt som land det internasjonalt registrerte merket ønskes vernet i, omfattet alle varer merket er internasjonalt registrert for, nemlig: Klasse 7: Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles). Klasse 9: Scientific, nautical, surveying, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus en instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, fire-extinguishing apparatus. Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying,

2 2. avd. sak nr ventilating, water supply and sanitary purposes. Merket ble besluttet innført i varemerkeregisteret den 11. november 2005 med ovennevnte varefortegnelse, og deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 47/2005, med publiseringsdato mandag den 21. november Innsigelse innkom i innsigelsesperioden mandag den 23. januar Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte merket SIMAC er egnet til å forveksles med innsigers varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket SIMPAC, registrert for varene elektriske induksjonsapparater i klasse 9, og at merket SIMAC således ikke kan gis virkning i Norge, jf. bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 8, jf. 4 og 6, jf. 49 annet ledd. Under Patentstyrets 1. avdelings behandling av innsigelsessaken har innehaver ved brev til Patentstyret, datert 25. april 2006, valgt å begrense varefortegnelsen til følgende varer: Klasse 7: Electric household and cleaning machines, vacuum cleaners, steam cleaners, floor polishers; washing machines, dishwashing machines; elctric household machines for processing food, pasta and dough electric household mincers, mixers, crumblers, blenders, fruit-squeezers, juicers, centrifuges, coffee grinders. Klasse 9: Household electric and steam irons. Klasse 11: Electric household machines for making coffee and hot beverages, electric household machines for making ice cream, electric household machines for cooking, grilling, toasting and frying food; microwaves ovens, household apparatus for heating, stoves, heaters, radiators; air conditioners. Den nye varefortegnelsen ble innført i varemerkeregisteret den 2. mai Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jf. 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at

3 2. avd. sak nr det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-251/97, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek og Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn- Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at den internasjonale registreringen, sett i forhold til de aktuelle varene, vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Den internasjonale registreringen omfatter diverse husholdningsapparater i klassene 7, 9 og 11, blant annet støvsugere, vaskemaskiner, blendere og miksere, strykejern, kaffemaskiner, ismaskiner, mikrobølgeovner, komfyrer, ovner, radiatorer og air condition-apparater. Innsigers registrering gjelder elektriske induksjonsapparater i klasse 9. Et induksjonsapparat forklares i Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon som et apparat for innblåsning av ventilasjonsluft der luft fra kanalsystemet strømmer ut i rommet gjennom ejektordyser, og river med seg omgivelsesluft, vanligvis romluft. På grunn av god innblanding i romluften kan det blåses inn vesentlig kaldere luft i rommene enn med vanlige ventiler, uten at man får trekkproblemer. Induksjon skal også ha den fordelen at temperaturen holdes helt jevn til ethvert tidspunkt og blir jevnt fordelt, og brukes i større og større grad i forskjellige husholdningsapparater som krever oppvarming, så som ovner og komfyrer. Induksjonskomfyrer regulerer varmen opp og ned like raskt som gass, og det er raskere både å koke og steke på induksjon enn på elektrisk, men ikke så raskt å steke som på gass. Induksjonstopper på komfyrer kombinerer elektrisitet og magnetisme for å skape varme, ved at når en magnetisk kjele settes på platen, dannes det et magnetfelt som varmer opp kokekaret men ikke selve kokeplaten. Det anses for det første at innsigers varer kan være komponenter i innehavers varer, ved at induksjonsapparater inngår i varer innehavers merke omfatter, som for eksempel ovner, komfyrer og mikrobølgeovner i klasse 11, og ulike kjøkkenmaskiner i klasse 7. Når det skal vurderes om det foreligger risiko for forveksling, er det avgjørende hvordan de konkrete varene normalt omsettes, jf. Patentstyrets 2. avdelings sak nr. 6915, P3 - Food. I forhold til disse av innehaverens varer hvor innsigerens produkter vil være integrert i varene, finner vi å kunne legge vekt på innehavers fullmektigs anførsel om at innsigers merke i praksis kun vil rette seg mot en spesialisert omsetningskrets av produsenter. Innehaverens merke gjelder imidlertid også for varer som ovner og radiatorer, og slike varer kan det ikke utelukkes at vil kunne omsettes gjennom de samme kanaler og selges ut fra samme utsalgssted til både spesialiserte forbrukere og vanlige sluttforbrukere. Det foreligger således varelikhet i forhold til noen av varene, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen blir derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Da det til en viss grad foreligger varelikhet, tilsier dette at det må legges til grunn en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten, i den forstand at det må kreves klar avstand mellom merkene, jf. 2. avdelings avgjørelse nr. 7543, HOOP. v. Joop!.

4 2. avd. sak nr Patentstyret har følgende kommentarer til merkelikheten. Merkene skilles ved at innsigers merke har den ekstra bokstaven P i sitt merke i forhold til innehavers merke, og ved at innehavers merke har en figurutforming av ordet SIMAC. Begge merkene fremstår som fantasimerker uten noe kjent betydningsinnhold som kunne adskilt dem i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet. Når det gjelder merkenes fonetiske likhet anfører innehavers fullmektig for det første at merkene vil ha ulik uttale ved at innehavers merke vil uttales SI MAC og innsigers merke vil uttales SIM PAC. Patentstyret finner at innehavers merke i muntlig omtale like gjerne vil kunne uttales SIM AC, mens det anses at innsigers merke nok vil uttales SIM PAC, fordi det anses naturlig at merket sies i to like lange deler med en vokal i hver del. Utformingen av bokstavene gjør likevel at det anses som mest sannsynlig at innehavers merke vil uttales SI MAC, da merket visuelt fremstår med luft mellom bokstavene i og m på grunn av m'ens skråstilte form. Utformingen av merket med bokstavene m og a på skråstilt mot hverandre, i tillegg til at bokstaven P i innsigers merke anses å være forholdsvis fremtredende i uttalen, gjør til sammen at det ikke anses å foreligge tilstrekkelig merkelikhet mellom den internasjonale registreringen og innsigers merke. Patentstyret finner etter dette og etter en helhetsvurdering at det ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom kjennetegnenes innehavere, og vi er derfor kommet til at varemerkeinnehavers merke SIMAC ikke er egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen med den anførte registreringen. Merket kan dermed opprettholdes besluttet gjeldende i henhold til varemerkeloven 49 annet ledd jf. 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven 52 første ledd jf. 21a annet ledd. Beslutning: Den internasjonale registreringen opprettholdes besluttet gjeldende, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 17. juni Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 2. juli Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagebegrunnelse anfører innsigers fullmektig: "Vi henviser til Patentstyrets avgjørelse av den med mulighet for å påklage beslutningen innen den Beslutningen påklages hermed til annen avdeling. Saken gjelder om int. reg. nr , merket SIMAC, skal opprettholdes besluttet gjeldende for Norge, eller om merket er egnet til forveksling med tidligere registrering , ordmerket SIMPAC. Første avdeling korn i sin avgjørelse frem til at det foreligger varelikhet i forhold til noen av varene. Videre kom første avdeling frem til følgende på side 2, andre avsnitt, andre punktum: "Da det til en viss grad foreligger varelikhet, tilsier dette at det må legges til grunn en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten, i den forstand at det må kreves klar avstand mellom merkene, jf 2. avdelings avgjørelse nr. 7543, HOOP v. Joop!."

5 2. avd. sak nr På bakgrunn av at første avdeling mener at det i denne sak skal legges til grunn en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten, er det overraskende at man konkluderer med at det ikke foreligger kjennetegnslikhet mellom SIMAC og SIMPAC. Det er vanskelig å tenke seg et merke som ligner mer på SIMPAC enn SIMAC uten at det dreier seg om identiske merker. Vi tør be om at annen avdeling foretar en ny vurdering av saken." I sin imøtegåelse av 25. august 2008 uttaler innehavers fullmektig: "Vi viser til brev fra Patentstyrets Annen avdeling datert vedlagt klage datert 17. juni 2008 over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 28. april 2008 fra Norsk Patentbyrå AS. Vi fastholder vår tidligere påstand om at det ikke foreligger fare for at norsk del av internasjonal registrering nr SIMAC vil representere fare for forveksling med innsigers norske varemerkeregistrering nr SIMPAC, i samsvar med avgjørelser fattet av Patentstyrets første avdeling. Varelikartethet: Innsigers registrerte varemerke. nr SIMPAC omfatter "elektriske induksjonsapparater" i klasse 9, jfr. vedlagte kopi av merket. Søkers internasjonale registrering nr SIMAC omfatter en rekke varer i klassene 7, 9 og 11, jfr. vedlagte kopi av merket. Klasse 9 er under søknadsbehandlingen i Første avdeling blitt begrenset til kun å omfatte "household electric and steam irons". Innsiger hevder at de to merker omfatter likeartede varer og henviser til Første Avdelings uttalelse om at "det må anses å foreligge varelikhet i forhold til noen av varene". Innsiger hevder i tillegg at "det er vanskelig å tenke seg et merke som ligner mer på SIMPAC enn SIMAC uten at det dreier seg om identiske merker". Vi bestrider at angjeldende varer kan anses likeartet. Grunnen til dette er at et "induksjonsapparat" må forståes som et apparat bestående av komponenter som fremkaller induksjon spenningen dvs. funksjonen hvor en variabel eller avbrutt elektrisk spenning fremkaller en annen spenning i en tilgrensende leder og således danner et kretsløp. Vi vil hevde at man ikke kan benevne husholdningsgjenstander som "induksjonsapparater". "Induksjonsapparater" benyttes imidlertid som komponenter i en rekke varer. Ifølge den uoffisielle kryssgranskningsliste foreligger heller ikke likeartethet mellom varer i klasse 9 og klassene 7 og 11. Vi finner det fremdeles uklart hvilke varer innsiger anser for å være likeartet med varer som omfattes av hans registrering. Innsiger har registrert sitt merke for "elektriske induksjonsapparater", men ikke for "hvitevarer samt vifter og ovner".

6 2. avd. sak nr Vi vil understreke at "household electric and steam irons" i klasse 9 verken kan anses forvekselbare med "induksjonsapparater" eller komponenter som vil kunne benyttes som deler av induksjonsapparater. Dersom innsigers registrering for "induksjonsapparater" også skulle omfatte samtlige varer som måtte ha et induksjonsapparat inkorporert, ville dette gi en altfor omfattende beskyttelse i strid med klassifikasjonsystemet og forutsetningen i klasse 6, første ledd. Det ville være det samme som at enhver som måtte ha beskyttet et varemerke for "batterier" også kunne påberope seg beskyttelse for enhver gjenstand som måtte være batteridrevet. Vi bestrider at det foreligger varelikartethet mellom de to merker. Merkelikhet: Innsigers merke vil naturlig bli oppfattet og uttalt som SIM PAC, mens nærværende søkte internasjonale registrering vil uttales og oppfattes som SI MAC. Både forstavelsen og sluttstavelsen i merkene vil fremstå forskjellige, både visuelt og fonetisk og også semantisk, ettersom gjennomsnittsforbrukeren vil ha en klar oppfatning av betydningen av sluttendelsene PAC og MAC. Selv om Annen Avdeling skulle komme til at det foreligger svak varelikartethet, vil vi hevde at merkene fremstår tilstrekkelig forskjellige, både visuelt og fonetisk til å forhindre fare for forveksling. Vi henviser for øvrig til vår argumentasjon for Første Avdeling og håper at Annen Avdeling kan si seg enig med oss med den virkning at den internasjonale registrering godtas med virkning for Norge." I tilsvar av 28. oktober 2008 uttaler innsigers fullmektig: "Vi fastholder at merkene SIMAC og SIMPAC er meget like. Slik vi ser det, er det avgjørende vurderingstemaet i denne saken om det foreligger vareslagslikhet. Vi mener at det i hvert fall foreligger tilstrekkelig vareslagslikhet mellom induksjonsapparater i kl 09 og husholdningsmaskiner og -apparater i kl 07,09 og 11. Innsigers fullmektig har naturligvis rett i at en registrering for batterier ikke kan gi beskyttelse for enhver gjenstand som er batteridrevet. Imidlertid kan man godt tenke seg at en beskyttelse for batterier kan gi vern for lommelykter, batteridrevne leker, elektriske kjøretøyer eller varer hvor batteriet utgjør den mest kostbare delen av produktet.

7 2. avd. sak nr Induksjonsteknologi benyttet i husholdningsapparater, er å sammenligne med prosessorer i datamaskiner. Man kan også sammenligne induksjonsprinsippet med mikrobølgeprinsippet. Et induksjonsapparat en induksjonstopp kan sammenlignes med et mikrobølgeapparat en mikrobølgeovn. Vil det være feil å omtale mikrobølgeovner som husholdningsapparater? Vedlagt følger en brosjyre fra en leverandør av ulike husholdningsutstyr og apparater. Som man ser, benyttes betegnelsen induksjonsapparater om ulike kjøkken- og husholdningsapparater med induksjonsløsninger. Det er vanlig å benytte induksjonsapparater i betydningen husholdningsapparater med induksjonsteknologi. Hvis for eksempel en varmeplate/topp til bruk til matlaging, er merket med et registrert varemerke for produsenten av induksjonsløsningen, (slik PCer og datamaskiner er merket med merket til produsenten av prosessoren, for eksempel Intel), er det meget uheldig at en annen kjøkkenmaskin er merket med et forvekselbart merke uten at det foreligger noen kommersiell forbindelse. Vi tør derfor håpe at innsigelsen fører frem." I innlegg av 5. januar 2009 uttaler innehavers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets brev datert vedlagt brev fra innsiger datert Vi noterer at innsiger fastholder sin påstand om eksisterende varelikartethet mellom induksjonsapparater i klasse 9 og husholdningsmaskiner og -apparater i klasse 7, 9 og 11. Dette tyder på at innsiger mener at alle apparater med induksjonsteknologi omtales som induksjonsapparater. Vi vil hevde at induksjonsapparat er en lite presis betegnelse som er lite egnet til å skille en vare fra en annen. Ordet induksjon refererer til teknologien og det vil være nødvendig å nevne type apparat i tillegg for å vite om det er tale om en komfyr, en ovn eller en mikser. Dersom man går i en forretning og ber om et induksjonsapparat, vil man i tillegg måtte opplyse om hvilken type vare man ønsker. Ettersom induksjonsteknologien benyttes for en rekke forskjellige varer som samtlige har behov for krafttilførsel for å virke, vil det være nødvendig å opplyse hvorvidt det er en komfyr, et strykejern eller en husholdningsmaskin man har behov for. Når først bruksområdet er klarlagt, er det imidlertid hensiktsmessig å omtale apparatene som induksjonsapparater i brosjyrer og lignende, slik som også innsiger har vist til. Faktum er at både elektriske husholdningsmaskiner, elektriske artikler så vel som husholdningsmaskiner selges under sine respektive produsentnavn, selv om muligens Simpac induksjonsteknologi er benyttet.

8 2. avd. sak nr For denne side er det fremdeles uklart hvilke konkrete varer innsiger påberoper seg beskyttelse for. Innsiger har ikke definert de aktuelle varer nærmere, til tross for gjentatt oppfordring om dette. Fra det tyske moderselskap så vel som fra innsigers hjemmeside fremgår det helt klart at innsigers produksjon er begrenset til produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer. Varene omsettes gjennom forskjellige kanaler og selges fra forskjellige utsalgssteder. Det vil derfor ikke være fare for at omsetningsleddene skulle forveksle varene og deres opprinnelse. Dette er varer som benyttes som energi kilder for en rekke produkter. Varene selges derimot til produsenter av blant annet elektriske husholdningsartikler og -maskiner og ikke til den enkelte detaljist. Vi vil derfor bestride at de to merker omfatter identiske varer. I tilfelle Patentstyret likevel skulle mene at de to merker omfatter likeartede varer, sier innehaver seg villig til å utelate følgende varer fra Klasse 11: Household apparatus for heating, heaters and radiators. Som kjent er allerede følgende varer utelatt fra klasse 9: Household electric. Ny, renskrevet varefortegnelse følger vedlagt. Vi vil heretter hevde at forutsetningen i varemerkelovens 6, første ledd om likeartede varer ikke lenger er oppfylt. Under enhver omstendighet vil vi hevde at de to merker er tilstrekkelig forskjellige, både visuelt og fonetisk til å kunne sameksistere, selv om Annen Avdeling, mot formodning likevel skulle komme til at merkene omfatter likeartede varer. Søkers merke og innsigers merke SI M AC SIM PAC atskiller seg visuelt, både ved at innehavers merke har en spesiell utforming i tillegg til at søkers merke består av 5 bokstaver, mens innsigers merke består av 6 bokstaver, noe som bevirker et forskjellig synsbilde. Det forskjellige antall bokstaver gir også de to merker forskjellig uttale, ved forskjellige forstavelser SI og SIM og forskjellige sluttstavelser, nemlig MAC og PAC. I søkers merke er det sluttendelsen MAC som vil vektlegges, mens begge stavelser i innsigers merke vil vektlegges. Vi viser for øvrig til vår argumentasjon for Første avdeling. På bakgrunn av det ovenfor nevnte vil vi hevde at det ikke foreligger fare for at de to merker vil bli gjenstand for forveksling i markedet. Vi håper at Annen Avdeling kan si seg enig i dette og fastholde Første Avdelings beslutning om å godta nærværende Internasjonale Registrering med virkning for Norge." I tilsvar av 6. mars 2009 uttaler innsigers fullmektig:

9 2. avd. sak nr "Innsiger har frist til den 6. mars 2009 for eventuelle bemerkninger. Det er riktig som motparten anfører. Vi mener at induksjonsapparater omfatter alle apparater som benytter induksjonsteknologi som hovedkomponent. Når innsiger videre anfører at begrepet induksjonapparater må presiseres til en komfyr, en ovn, en mikser for å få mening, er vi imidlertid ikke enig i dette. Induksjonsapparater er en rettmessig sekkebetegnelse på lik linje med databehandlingsutstyr, bygningsmaterialer, klær osv., hvor det ikke kreves en oppramsing av enkeltprodukter for å gi begrepet innhold. Det forhold at merket er registrert for induksjonsapparater innebærer at betegnelsen har et tilstrekkelig konkret innhold i varemerkerettslig sammenheng. Patentstyret må forholde seg til betegnelsen som er benyttet i forbindelse med registreringen. Motparten skriver i niende avsnitt i sin siste argumentasjon, følgende For denne side er det fremdeles uklart hvilke konkrete varer innsiger påberoper seg beskyttelse for. Innsiger har ikke definert de aktuelle varene nærmere, til tross for gjentatte oppfordringer om dette. Grunnen til at vi ikke har foretatt en slik definisjon er at dette ville være feil av oss. Patentstyret skal vurdere vareslagslikhet uavhengig om vi mener at begrepet induksjonsapparater omfatter 2 eller 18 konkrete varer. Motparten viser blant annet til innsigers hjemmeside for å vise hvilke produkter innsiger markedsfører. Patentstyret skal vurdere vareslagslikhet på bakgrunn av hvilke varer merkene er registrert for, og ikke den faktiske bruken. Innsigers registrering skal også kunne omfatte innsigers fremtidige varer med induksjonsteknologi. Vi mener at induksjonsapparater omfatter alle typer apparater som benytter induksjonsteknologi til å omvandle elektrisk energi til varme. Vi mener derfor at det fortsatt foreligger vareslagslikhet mellom innsigers registrering og søkers varefortegnelse av den 5. januar For eksempel kan både dampstrykejern og elektriske husholdningsmaskiner benytte induksjonsteknologi, og således være induksjonsapparater. Det [er] vår oppfatning at induksjonsapparater må anses som likartede varer med elektriske husholdningsartikler, idet forbrukeren ofte anser elektriske husholdningsprodukter som en varegruppe. Dette uavhengig av hvordan teknologi som benyttes til å håndtere elektrisiteten. Forbrukeren er vant til å se samme kjennetegn på mange ulike type elektriske husholdningsartikler. Hvis en forbruker går på et elektrisk stormarked og ser kjennetegnet SIMPAC på en komfyr eller et dampstrykejern og SIMAC på en microbølge ovn, så vil forbrukeren anta at varene har samme kommersielle forbindelse." I et siste innlegg av 13. mai 2009 uttaler innehavers fullmektig: "Det vises til Patentstyrets brev datert vedlagt gjenpart av innsigers tilsvar av 6. mars Vi vil understreke nødvendigheten av å vurdere merkelikhet i kombinasjon med varelikhet når det skal vurderes hvorvidt det foreligger fare for at merkene vil bli gjenstand for forveksling i omsetningskretsen. Varelikhet:

10 2. avd. sak nr Innehavers varemerke SIMAC (figur) omfatter en rekke elektriske husholdningsmaskiner i klassene 7, 9 og 11. Varefortegnelsen i den norske del av merket er begrenset under behandlingen i Første avdeling ved at I ettertid er household electric er utelatt fra klasse 9 og household apparatus for heating, heaters og radiators, dvs. samtlige varer som kan forbindes med oppvarming. Innsiger hevder at induksjonsapparater etter hans mening omfatter alle apparater som benytter induksjonsteknologi som hovedkomponent. Dette er vi uenige i. Vi fastholder vår tidligere påstand om at et elektrisk induksjonsapparat må forstås som den induksjons enheten som installeres i maskiner og apparater for at disse skal kunne avgi den ønskede induksjonsvarme. Selv om disse induksjonsapparatene blant annet åpenbart også selges til produsenter av de husholdningsgjenstander som vår klient har beskyttet sitt merke for, vil det etter vår mening føre for vidt å hevde at betegnelsen elektriske induksjonsapparater også omfatter vanlige husholdningsmaskiner. Denne påstand støttes av opplysninger fra innsigers egen hjemmeside, hvor det blant annet uttales at EFD Induction has to date installed more than 12,000 induction solutions in many of the world s most demanding industries. Det bestrides derfor at de to merker omfatter likeartede varer og at forutsetningen for forvekslingsfare i varemerkelovens 6, 1. ledd er oppfylt. Under enhver omstendighet vil det subsidiært hevdes at det i beste fall kun eksisterer svak likartethet mellom varene i de to merker. Det må imidlertid legges til grunn at varene vil distribueres på forskjellige markeder via helt forskjellige kanaler og til helt forskjellige typer kunder. Merkelikhet: Det søkte merke SIMAC er et særpreget figurmerke hvor de bokstavene M og A fremkommer i spesiell form. Innsigers varemerke SIMPAC er et ordmerke. Ved en sammenligning av merker er det naturlig å vurdere merkenes forstavelser og sluttendelser. Nærværende søkte figurmerke består av forstavelsen SI og sluttendelsen MAC, mens innsigers varemerke består av forstavelsen SIM og sluttendelsen PAC. De to merkene fremstår derfor visuelt helt forskjellig. I nærværende merke SIMAC vil MAC vil være den trykksterke stavelse. I innsigers merke SIMPAC som er en kombinasjon av de to selvstendige ordene SIM og PAC, vil begge stavelser uttales med trykk. De to merker fremstår derfor også fonetisk forskjellige. MAC og PAC er to ord med forskjellig betydningsinnhold og forskjellig uttale. Kombinasjon av de to konsonantene M og P understreker de to ordenes selvstendighet.

11 2. avd. sak nr Søkers merke SIMAC er et ord uten noe konkret eller nærliggende betydningsinnhold, bortsett fra at endelsen MAC vil være kjent for norske forbrukere fra andre sammenhenger. Innsigers merke SIMPAC er sammensatt av 2 elementer som begge kan ilegges en betydning og derfor vil være lett for omsetningskretsen å huske. De to merker fremstår derfor både visuelt, fonetisk og semantisk helt forskjellige. Når merkene dessuten omsettes via forskjellige kanaler, vil vi hevde at risiko for forveksling i markedet er ikke eksisterende. Påstand: På vegne av innehaver av Internasjonal Registrering nr , De Longhi Nederland B.V. fastholdes tidligere påstand om at nærværende internasjonale registrering ikke representerer fare for forveksling med innsigers merke. Vi ber derfor om at Annen avdeling fastholder avgjørelsen fra Første avdeling." Saken er deretter tatt opp til behandling i 2. avdeling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Etter varemerkelovens 49 annet ledd skal et internasjonalt registrert varemerke ikke gis virkning i Norge dersom merket ikke kunne ha vært registrert her i riket på grunn av bestemmelsene i 14. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkeloven 4, jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og Annen avdelings kjennelse 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EF-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C- 39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon v. Biofarma (Sml s. I-3569). Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom

12 2. avd. sak nr de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s («pascal søtt & salt»), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. Innsigerens varemerke, SIMPAC, er registrert for «elektriske induksjonsapparater» i klasse 9. Elektromagnetisk induksjon betegner et teknisk prinsipp hvor det lages elektrisk spenning i en elektrisk krets ved å endre magnetfeltet som er omsluttet av kretsen, eller ved å bevege kretsen i et magnetfelt. Elektromagnetisk induksjon anvendes i mange apparater og komponenter, f.eks. i generatorer, transformatorer og elektroniske komponenter. Klasse 9 omfatter imidlertid ikke all slags apparater som gjør bruk av elektromagnetisk induksjon. Eksempelvis inngår ikke «induksjonskomfyrer», i klasse 9, men i klasse 11. Apparater for belysning, oppvarming, kjøling mv. hører generelt hjemme i klasse 11, mens andre husholdningsmaskiner stort sett hører hjemme i klasse 7. Strykejern er imidlertid plassert i klasse 9, og kan gjør bruk av induksjonsteknologi. Innsigerens registrering kan imidlertid ikke tolkes slik at den omfatter ethvert produkt som hører hjemme i klasse 9 og som inneholder komponenter som utnytter prinsippet om elektromagnetisk induksjon. Ikke ethvert apparat som inneholder en slik komponent vil naturlig kunne betegnes «elektrisk induksjonsapparat». Slik Annen avdeling ser det, omfatter begrepet elektrisk induksjonsapparat først og fremst apparater som benyttes for overføring av energi fra en form til en annen eller for å regulere spenning. Det er dermed snakk om apparater som hovedsakelig omsettes til en profesjonell og fagkyndig omsetningskrets, og ikke til alminnelige forbrukere. Innsigerens registrering omfatter følgelig ikke de samme produktene som er dekket av den internasjonale registreringens varefortegnelsen elektriske husholdningsapparater og er heller ikke nært beslektet med slike produkter. Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Den grafiske utformingen av den internasjonale registreringen, SIMAC, er i liten grad særpreget, og vurderingen av likheten mellom varemerkene må derfor bli omtrent som om en hadde stått overfor to ordmerker.

13 2. avd. sak nr Det er iøynefallende likhetstrekk mellom SIMAC og SIMPAC, fordi ordene både begynner og slutter med like bokstaver. Visuelt og fonetisk blir imidlertid forskjellen noe større enn antallet like bokstaver umiddelbart kan gi inntrykk av, fordi merkene må antas å bli oppfattet som tostavelsesord hvor begge stavelsene er ulike (SI-MAC og SIM-PAC). For mange vareslag ville nok de to merkene likevel bli ansett å ligge for nær hverandre, men etter en helhetsvurdering av vareslagslikheten og kjennetegnslikheten er Annen avdeling kommet til at det må anses å foreligge tilstrekkelig avstand mellom varemerkene, slik at noen risiko for forveksling ikke kan påregnes. Mot denne bakgrunn blir Første avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)