Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte, Sandnes Begjæring inngitt av: Dekk 1 AS, Godvik, Bergen Foretakets org. nr. 990 895 554 Fullmektig: Advokat Vidar Broder Lund AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 17. september 2007, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet DEKK1 AS ble besluttet ikke tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Endringen av foretaksnavnet til org. nr. 979 579 292 fra JOHS LUNDE DEKKSERVICE HOLDING AS til DEKK1 AS ble innført i Foretaksregistrert og Enhetsregisteret 20. februar 2007. Foretaket er registrert med følgende bransjeangivelse / næringskode: "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet DEKK1 AS, org. nr. 979 579 292, er egnet til å forveksles med navnet på foretaket DEKK 1 AS, org. nr. 990 895 554, innført i Foretaksregisteret og Enhetsregisteret den 20. februar 2007 (samme dag som DEKK1 AS, men etter tidligere innlevert registermelding) med næringskoden 50.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler, og at foretaksnavnet DEKK1 AS således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4.
2. avd. sak nr. 7777 2 Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Selv om foretaksnavnene er registrert i Foretaksregisteret samme dag, bygger innsigers navneendring på en tidligere melding til Foretaksregisteret enn registreringsinnehaverens registreringsmelding. Innsigers foretaksnavn har dermed bedre prioritet jf. foretaksnavneloven 3-1. Dette er heller ikke omstridt. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerke). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Både innsigers og registreringsinnehavers foretaksnavn innehar de tre elementene DEKK, 1 og AS. DEKK angir hva virksomheten dreier seg om og AS angir foretakets selskapsform. Disse elementene er altså generelle beskrivende elementer som mangler særpreg og som ingen kan få enerett til å bruke i sin virksomhet. Når det gjelder tallet 1 er Patentstyret av den oppfatning at dette er en vanlig kvalitetsangivelse som angir at innsigeren er nr. 1 eller best innen sin bransje. Dette går også frem av Patentstyrets Annen avdeling sin avgjørelse nr. 7317 TELECOM 1, hvor de sier at tallet 1 ikke gir nok særpreg når det dominerende ordet er så beskrivende. Dette synet kan etter behandlende medlems syn overføres direkte til denne saken, jf. ovenfor om DEKK. Innsiger kan således ikke sies å ha oppnådd noe vern for DEKK 1 AS. Konsekvensen av å velge et så beskrivende foretaksnavn, er uansett at klager ikke kan hindre andre å registrere foretaksnavn som er lik, men ikke identisk. At registreringsinnehaveren ikke har mellomrom mellom DEKK og 1, mens innsiger har det, er tilstrekkelig til å fastslå at foretaksnavnene ikke er identiske. Når det gjelder varemerkesøknaden/-registreringen som trekkes frem av innsiger, skal det bemerkes at merket som er registrert er et kombinert merke hvor teksten DEKK 1 er ansett åpenbart uregistrerbar. I det søkte ordmerket er Patentstyrets foreløpige vurdering at merket mangler det nødvendige særpreg for å kunne registreres. Bruk av logoutformingen ligger utenfor vurderingen av foretaksnavneregistreringen og vil derfor ikke behandles i denne saken. Likeledes er registreringen av den nevnte domenenavnene irrelevante i den nærværende saken. I og med kravstiller ikke har oppnådd noe kjennetegnsrettslig vern for DEKK 1 AS, er det ikke avgjørende at det foreligger bransjelikhet, eller hvorvidt det foreligger forvekslingsfare mellom DEKK 1 AS og DEKK1 AS. Patentstyret finner på bakgrunn av en helhetsvurdering at en registrering av DEKK1 AS ikke innebærer en krenking av innsigers registrerte foretaksnavn etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen opprettholdes. Klage fra Dekk 1 AS, Godvik, Bergen (heretter kalt Dekk 1) over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, innkom den 19. september 2007. Klagen er innkommet rettidig.
2. avd. sak nr. 7777 3 Den 23. november 2007, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 17. september 2007 om å opprettholde registreringen av foretaksnavnet Dekk1 AS. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 5. desember 2007, innen fakturafristen. I klagen anfører Dekk 1: [ ] I nevnte avgjørelse [ vedtak av 17.09.2007 Klagesak KF 2007006] konkluderer Patentstyret med, på bakgrunn av en helhetsvurdering, at registreringen av Dekk1 AS ikke innebærer en krenking av innsigers foretaksnavn Dekk 1 AS i henhold til foretaksnavnelovens 2-6 nr 4. Vi mener at nevnte avgjørelse er uriktig, og vi klager herved avgjørelsen inn til Patentstyrets 2. avdeling på vegne av innsiger. Vi har vært i kontakt med Patentstyret i dag og fått bekreftet at klagen anses ankommet innen fristen dersom den er mottatt av Patentstyret pr. fax den 19. november 2007. Utgangspunkt for klagen. Det faktiske utgangspunkt er at det er registrert 2 firma med navn som oppfattes som helt like og som stadig blir gjenstand for forveksling. Firmaene opererer i samme bransje, og dette medfører forveksling bl.a. hos kunder, medkontrahenter og Postvesen. Det er ikke omstridt at innsigers selskap Dekk 1 AS har beste prioritet, jf. foretaksnavnelovens 3-1. Det er også et faktum at innsiger har fått registrert sine varemerker hos Patentstyret med registreringsnummer 242034 og 240378. Det kan tilføyes at registreringsinnehaveren (Dekk1 AS) har foretatt sin endring av foretaksnavn vel vitende om at innsiger allerede hadde etablert selskapet Dekk 1 AS. Videre kan det se ut som om at registreringsinnehaveren også har søkt å kopiere innsigers firmalogo og varemerke. Registreringsinnehavers firmamerke finnes som vedlegg 1 (feilsendt retur av konvolutt sendt fra Dekk1 AS). Registreringsinnehaver har også registrert selskapet Dekk En AS (foretaksnummer 991 678 298). Dette antakelig for å sikre seg dersom innsiger få medhold i denne klage. Begrunnelser for klagen. Foretaksnavnet Dekk1 AS er i strid med lov, jf Foretaksnavneloven 2-5. Dette på grunnlag av bl.a. følgende 2 forhold: a) Foretaksnavnelovens 2-1.
2. avd. sak nr. 7777 4 Dekk1 AS sin foretaksregistrering er i strid med lovens 2-1. Vi er klar over at et tall eller en bokstav kan være tilstrekkelig til å skille ellers like foretaksnavn. Et sløyfet mellomrom mellom 2 tegn kan derimot ikke ansees å være tilstrekkelig for atskillelse. I dette tilfellet består den eneste endring i at registreringsinnehaver har sløyfet et tomt mellomrom mellom ordet Dekk og 1. Dette er en endring som ikke oppfattes av rimelig oppmerksomme og velunderrettede gjennomsnittsforbrukere. Det bekreftes av en markedsundersøkelse gjengitt nedenfor. Et manglende mellomrom mellom to like ord eller tegn kan følgelig ikke være tilstrekkelig til å skille 2 ellers helt like foretaksnavn fordi de 2 navn oppfattes å være identiske. Det kan tilføyes at et manglende mellomrom heller ikke kan komme frem i muntlig tale. Konklusjonen på dette er at de to foretaksnavn må ansees å være identiske i henhold til foretaksnavnelovens 2-1, og registreringen av Dekk1 AS er følgelig i strid med nevnte bestemmelse. b) Foretaksnavnelovens 2-6, 4. Det fremgår ovenfor at innsigers selskap Dekk 1 AS har fått registrert sitt varemerke (registreringsnummer 242034). Dette er et kombinert merke og et figurmerke med navnet Dekk 1. Det sier seg selv at navnet på registreringsinnehavers selskap er egnet til å forveksles med nevnte registrerte varemerke og at registreringsinnehavers navneregistrering således er forbudt i henhold til Foretaksnavnelovens 2-6. nr 4. Forvekslingsfaren er sterk på grunn av selskapenes kjennetegnslikhet og deres vareslagslikhet. Omsetningskretsen bringes til å tro at varene har samme kommersielle opprinnelse. Innsiger har også andre varemerkesøknader til behandling hos Patentstyret. Innsigers foretaksnavn isolert oppfyller dessuten kravet til særpreg som er definert i Varemerkelovens 13. Selv om ordene Dekk og 1 er vanlige betegnelser, gir kombinasjonen av ordet og tallet 1 et særpreg. Selv om sammensetningen er enkel, så er den uvanlig og lett gjenkjennbar. Sammensetningen sperrer heller ikke andre aktører verken fra å bruke Dekk eller 1 i sitt navn, og det er da intet til hinder for at en konkurrent for eksempel bruker navnet Dekk 3, se mer nedenfor. Vi har utallelige eksempler på at enkle bokstav-, ord- og tallkombinasjoner gir særpreg. Ingen er i tvil om hva TV 2, NRK 2, Apotek 1, Sparebank 1, Fjord1, MX Sport osv står for. Det vises for øvrig til Patentstyrets registrering nr 230544 hvor 0 TAXI er blitt registrert som et ordmerke. Det betyr at merket etter Patentstyrets oppfatning har et særpreg i henhold til Varemerkelovens 13. Det avgjørende er hvordan omsetningskretsen oppfatter navnet/merket. Dekk 1 AS og konsernselskapet Taxi 1 AS har en felles profil utad med bl.a. et 1-tall i ring bak navnet. De to selskapene har foretatt en fersk markedsundersøkelse for å få dokumentert hvorledes kundekretsen identifiserer og oppfatter navnene og selskapene. Rapporten finnes som vedlegg 2. Den er utarbeidet av SMI som representerer en av de fremste miljøer i Norge på kvalitative og kvantitative undersøkelser for næringsliv og offentlig virksomhet. Nærmere data om selskapet finnes på www.sm-i.no. Som man ser av rapporten svarer over 80% at de oppfatter TV2, TV3 og TV4 som forskjellige ulike selskaper. Tallet bak oppfattes som en del av navnet og ikke som en angivelse av fødselsdato eller kvalitet. Man har like utslag for svarene på de tilsvarende
2. avd. sak nr. 7777 5 spørsmål for navnene Taxi 1, Taxi 2 og Taxi 3. Det samme gjelder selskapsnavnene Dekk 1 og det tenkte (i dag ikke-eksisterende) navn Dekk 2. Rapporten dokumenterer klart at slike enkle navnkombinasjoner kan gi særpreg i henhold til varemerkelovens 13. Konklusjonen er at flere like navn gir forskjellig særpreg når det er forskjellig tall bak navnene. Den siste delen av undersøkelsen er spesielt interessant for problemkomplekset i avsnitt a) ovenfor. Spørsmålet i undersøkelsen var om de spurte oppfattet et navn som samme selskap, selv om navnet ble skrevet med eller uten mellomrom. Som man ser så er svaret overbevisende ved at en overveldende majoritet ikke greier å skjelne mellom f. eks. TV 2 og TV2. Det samme gjelder for innsigers foretaksnavn Dekk 1 AS og for registreringsinnehavers navn Dekk1 AS Kort oppsummert dokumenterer denne rapporten at selv helt vanlige bokstav- og tallkombinasjoner som er omhandlet av denne sak er tilstrekkelig for at et navn kan få særpreg med en distinktiv evne. Dekk 1 er med andre ord et navn som gir omsetningskretsen en garanti for varens kommersielle opprinnelse, og at navnet setter omsetningskretsen i stand til å skille selskapets varer fra andre leverandører. Det fremgår av Norsk Lovkommentars note 69 til Varemerkelovens 13 at spørsmålet om et merke har det nødvendige særpreg til å bli oppfattet som varemerke, skal vurderes ut fra hvordan det vil oppfattes i den relevante kundekrets. Kundekretsen for f.eks. forbrukervarer forusettes å bestå av alminnelig opplyste, rimelig oppmerksomme, velunderrettede gjennomsnittsforbrukere, jf. sak C-342/97 Lloyd. Den vedlagte rapport dokumenterer etter vår oppfatning at Dekk 1 tilfredsstiller kravet til særpreg etter varemerkelovens 13. Som nevnt ovenfor ivaretar navnet behovet for friholdelse ved at andre aktører fritt kan benytte navnet Dekk i kombinasjon med et (annet) tall. Dekk 1 monopoliserer følgelig ikke verken Dekk eller 1, men kun kombinasjonen. Dette er i tråd med vanlig praksis fordi det finnes utallige varemerker som består av enkeltelementer som ikke er distinktive. De ikkedestinktive elementer forblir i utgangspunktet i det fri, til tross for registrering av merket som en helhet. Dette er uttrykkelig uttalt i Varemerkelovens 15 første ledd. Det kan tilføyes at innsiger mener at registreringsinnehavers registrering er i strid med lov også fordi registreringen antas å være i strid med god forretningsskikk. Dette vises ved at registreringsinnehavers først søkte å kjøpe navnet Dekk 1 AS og webadressen. Da dette ikke lot seg gjennomføre har registreringshaver foretatt registrering med et i praksis identisk navn og benyttet et firmamerke/uregistrert varemerke som har et utpreget likhetstrekk med innsigers navn og registrerte varemerke. Det må være klart at registreringshaver ikke har adgang til å benytte sitt uregistrerte varemerke Dekk 1. Det fremgår ovenfor at registreringsinnehaver heller ikke kan få adgang til å benytte foretaksnavnet Dekk1 AS.
2. avd. sak nr. 7777 6 I sin imøtegåelse datert 27. desember 2007 uttaler Dekk1 AS, Voll, Klepp (heretter kalt Dekk1): INNLEDNING Undertegnede representerer Dekk1, heretter benevnt innklagede, i forbindelse med krav om administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn. Det er gitt frist til 27.12.07 for imøtegåelse av klagen og tilsvaret er således rettidig. For at foretaksnavnet Dekk 1 skal ha vern mot lignende kjennetegn må klagerskjennetegn ha den beste tidsprioritet, oppfylle varemerkeloven 13 krav tilsærpreg (jf foretaksnavneloven 3-2) og foretakene må drive virksomheter av samme eller lignede slag (jf. foretaksnavneloven 3-3). Klager og innklagede vil ved driftsoppstart hos klager operere innenfor samme bransje. SAKENS FAKTISKE SIDER Klagen fra motparten inneholder en rekke faktiske feil og en vil fra denne side kort gå gjennom relevant faktum i saken. Dekk1 (innklagede) har i dag 22 butikker i drift eller under oppstart og er representert i flere av landets fylker. Samlet omsetning for 2007 vil bli ca. NOK 260 millioner og det er budsjettert omsetning for 2008 med ca NOK 390 millioner. Foretaksnavnet til innklagede ble bestemt i oktober/november 2006 uten at det ble innsendt noen registreringsmelding pga at en ville vente til navnet ble lansert gjennom en massiv markedsføringskampanje. Innklagede var pådette tidspunktet ikke kjent med at det forelå andre som hadde registrert et domene som var likt det påtenkte foretaksnavnet. Forut for lanseringen i mars 2007 ble innklaget klar over at klager oppebar domenerettighetene til www.dekk1.no. Da dekk1 var det nye navnet til innklagede, ble klager kontaktet med tanke på å få overdratt domenet. I den forbindelse ble det fremsatt et tilbud fra klager om overdragelse avdomene mot å utbetale kr 10 000,- Tilbudet ble avvist da innklagede oppfattet det som unødvendig å utbetale penger til en domenehai. Bevis: Kopi av mail datert 15.01.07, vedlegg 1 Kontakten mellom partene ble imidlertid ikke avsluttet og det ble bla holdt et møte mellom partene 12.02.07. Forhandlingstema hadde frem til den tid vært overdragelse av domene dekk1.no. På dette møte ble innklagede plutselig fortalt at klager hadde registrert et selskap med samme navn som domenet. Tilbudet om overdragelse ble nå omfattet til også å gjeldeforetaket til klager og en fikk alternative forslag til løsninger ved maildagen etter møte. Bevis: Kopi av mail datert 13.02.07, vedlegg 2. Innklagede undersøkte ved utarbeidelse av sin registreringssøknad om det forelå noen registrering som påstått av klager. Det var per 13.02.07 ikke noen slik registrering og innklagede sendte deretter inn sin søknad. Innklagede hadde på et tidlig tidspunkt fått
2. avd. sak nr. 7777 7 utarbeidet et varemerke som skulle benyttes som kjennetegn i forbindelse med lanseringen. Utarbeidelsen av dette kjennetegnet har ikke noen forbindelser til kjennetegn som tilhører den kommersielle sfære knyttet rundt Taxi1/Dekk 1. Det medfører således ikke riktighet at innklaget har søkt å etterligne Dekk 1 sitt kjennetegn, alt i februar ble det foretatt en forundersøkelse i Patentstyret. Det ble lagt ned store ressurser i desember 06/januar 07 for å få utarbeidet adekvat profilering/internettside. Bevis: Kopi av forundersøkelse fra Patentstyret, vedlegg 3 Bevis: Kopi av varemerke/logo fra innklagede, vedlegg 4 Logoen til innklagede ble første gang vist offentlig i forbindelse med trykk på Bryne FK sine fotballdrakter. Bevis: Kopi av Stavanger Aftenblad datert 05.03.07, vedlegg 5 Rundt 20.03.07 ble en massiv lanseringskampanje budsjettert til ca. 1,3 millioner lansert. Etter at logoen til innklagede ble vist offentlig, har klager forandret sin logo slik at den er svært lik innklagedes logo. Det fremgår av brev datert 21.02.07 fra klager til Brønnøysund registrene at tallet 1 var innrammet i en sort firkant. Ovennevnte brev var vedlagt opprinnelig klage til Patentstyre. Det fremlegges også som bevis utskrift av hjemmeside til klager datert 05.03.07 og annen dokumentasjon som viser utviklingen i klagers bruk av kjennetegn. Bevis: Utskrift hjemmeside datert 05.03.07, vedlegg 6 Bevis: Brev fra klager til Eniro datert 26.03.07,vedlegg 7 Bevis: Varemerkeregistrering datert 07.11.07, vedlegg 8 Klager har nå også opprettet en nettside hvor det søkes etter dekkforhandlere som vil benytte seg av klagers kjennetegn og de tekniske løsningene som eksisterer for internetthandel. Det er fremdeles ikke mulig å få legge inn noen bestilling på dekk hos klager. Nettsidens struktur og presentasjon er lagt tett opp til den siden som innklagede benytter seg av. Utover domene dekk1 har Taxi 1 også registrert en rekke andre domener. For eksempel er kran1, tank1, cargo1, trafikk1 og hotell1 domeneregistreringer foretatt av Taxi 1. Det kan derfor ikke medføre riktighet at Taxi 1 forberedte oppstart av virksomhet innen dekkbransjen høsten 2006. Hele forretningskonseptet til klager/morselskap er å legge beslag på generelle og beskrivende navn, med håp om å kunne tjene penger på videresalg. Bevis: Utskrift Norid, vedlegg 9 Det er innklagedes oppfatning at klager på en kynisk og rettstridig måte søker å utnytte den goodwill som innklagedes kjennetegn nå representerer. Klager har konsekvent søkt å tilpasse logo og nettside for å være egnet til å forveksles med innklagede sin logo/nettside. En viser særlig til at figurelementet i klagers logo har blitt endret til en sirkel og senere blitt flyttet fra en posisjon under foretaksnavnet, til en posisjon rett etter. Det har vært noe korrespondanse og det fremlegges som: Bevis: Kopi av brev fra adv. Salte datert 20.06.07, vedlegg 10 Bevis: Kopi av brev fra adv. Salte datert 09.10.07, vedlegg 11
2. avd. sak nr. 7777 8 For ytterliggere å belyse de omfattende ressurser som ble benyttet av innklagede i desember 06/jan 07 for å utvikle profilering og internettside fremlegges som: Bevis: Kopi av mail datert 30.01.07 fra Lokomotiv reklamebyrå m/profilmanual, vedlegg 12 Bevis: Kopi av faktura fra Lokomotiv datert 31.01.07, vedlegg 13 Bevis: Kopi av oppdragsbekreftelse Norsk Kunde og Medlemsutvikling datert 15.01.07, vedlegg 14 SAKENS RETTSLIGE SIDE Prioritet Klager ble foretaksregistrert 20.02.07 etter melding mottatt av foretaksregisteret 12.02.07. Innklagede ble registrert 20.02.07 etter melding mottatt 14.02.07. Det følger av foretaksnavneloven 3-1 første ledd at prioritet gis fra den dag melding kommer inn til foretaksregisteret. Klager har i utgangspunktet bedre tidsprioritet enn innklagede etter reglene i foretaksnavneloven vedr. registrering. Det følger imidlertid av forarbeidene at det alternative vilkåret om bruk som vilkår for vern i visse tilfeller vil gi utvidet vern mot tilegnelse i ond tro. Foreliggende tilfelle er nettopp et eksempel på tyveri av et planlagt foretaksnavn. Innklagedes foretaksnavn ble først kommersielt lansert i mars 2007 og dermed brukt etter en ordlydsforståelse av loven. Forut for dette var det imidlertid investert store summer på reklamemateriell, konsulentvirksomhet og planlegging. Det medfører at innklagede alt 12.02.07 hadde brukt relativt store ressurser på det nye foretaksnavnet og utforming av kjennetegn. Klager var opprinnelig interessert i å selge domenenavnet sitt for kr 10 000,- per 15.01.07. Han ble i forhandlingene rundt salg av domene klar over at innklagede skulle starte et foretak med dette navnet. Når klager med denne viten velger å sende registreringsmelding er han i ond tro. Ut fra omfanget av klagers(taxi1) domeneregistreringer og prisen han var villig til å avhende domenet for (kr 10 000,-), er det ikke noen holdepunkt for at han opprinnelig aktet å starte noe selskap under navnet Dekk 1. Registreringen til klager fremstår alene som et forsøk på å tvinge innklagede til å akseptere en ublu pris. Etter først å ha krevd 10 000,- for domene, skulle innklagede nå presses til å betale flere hundretusen for både domene og det nyopprettede selskapet. Det ble fra denne side opprinnelig antatt at disse forhold bare ville få betydning etter markedsføringsloven. Ut fra uttalelser i forarbeidene anføres det imidlertid at innklagede har vern, før faktisk bruk, mot tilegnelse fra klager i ond tro. Etter foretaksnavneloven 3-1 har innklagede deretter bedre prioritet enn klager. Identitet foretaksnavneloven 2-1 Klager anfører at Dekk1 og Dekk 1 må regnes som identiske foretaksnavn og at registreringen av innklagede av den grunn er ugyldig. Registerfører skal etter foretaksnavneloven 2-1 jf 2-7 selv kontrollere om det foreligger identitet og selv om navnet mangler særpreg skal ikke identiske foretaksnavn registreres. Klager har påklaget registreringen til registerfører uten å få medhold.
2. avd. sak nr. 7777 9 I hvilken grad praksis til registerfører er i samsvar med foretaksnavneloven 2-1 faller ikke inn under den administrative overprøvingen som Patentstyre foretar. Etter foretaksnavneloven 3-6 vil administrativ overprøving være begrenset til å gjelde forhold som kan henføres under foretaksnavneloven 2-6. Eldre kjennetegn foretaksnavneloven 2-6 nr 4 Etter foretaksnavneloven 2-6 nr 4 skal et foretaksnavn ikke være egnet til å forveksles med et eldre kjennetegn (varemerke, foretaksnavn med vern etter loven). Det rettslige spørsmålet blir hvorvidt Dekk 1 har vern etter loven, m.a.o. oppfyller foretaksnavnet kravet til særpreg etter vml. 13 eller om det foreligger eldre beskyttede varekjennetegn med vern etter vml. 1 eller 2. For å ha særpreg må kjennetegnet ikke være beskrivende for varens art, egenskaper etc og det må være distinktivt dvs ha evne til å feste seg i omsetningskretsens oppmerksomhet. Ved vurderingen om kjennetegnet har særpreg må det tas utgangspunkt i hva foretaket driver med. Det er opplyst og fremgår av nettsiden til klager at dette er salg av dekk og felger m.m. Gjennomsnittsforbrukeren innenfor denne bransjen blir normen når det skal vurderes hvorvidt kjennetegnet har særpreg. Han antas å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Utgangspunkt for vurderingen vil være foretaksnavnet i standard font. En tvist som den foreliggende bedømmes på grunnlag av registrering, ikke mulig bruk. Det skal derfor ses bort fra logo/layout ved vurderingen. Hovedelement /firmadominant er den virksomhets- og varebeskrivende Dekk. Firmadominanten er identisk med den mest benyttede betegnelsen på selve varen, nemlig dekk til biler/motorsykler etc. Videre vil firmadominantene også inngå som betegnelse på selve bransjen for eksempel dekkbransjen. Tilleggselementet er tallet 1 som ofte blir brukt for å kommunisere at selskap er f.eks. det fremste i bransjen eller best på kvalitet. Det tilfører dermed heller ikke firmadominanten noe særpreg. Foretaksnavnet til klager anføres å være egnet til å beskrive varens art eller egenskaper. Av praksis fra annen avdeling vises det til avgjørelsen vedr. Telecom 1 se PS-2005-7317. Det anføres videre å mangle nødvendig distinktivitet m.a.o. evne til å feste seg i omsetningskretsens oppmerksomhet. Markedsundersøkelser av den karakter som er fremlagt av motparten har svært begrenset verdi. I dette tilfellet kjenner undertegnede ikke de nærere detaljer vedr. uførselen av selve undersøkelsen. Hvilken rekkefølge har spørsmålene blitt stilt, og om det f.eks. er brukt logo i tilknytting til noen av spørsmålene? Det fremstår ut fra presentasjonen som om publikum først er blitt konfrontert med kjente varemerker som TV2 og TV3, for så å få spørsmål om Dekk 1 og Dekk 2. Undersøkelsen inneholder heller ingen eksplisitte spørsmål om Dekk 1 er egnet til å oppfattes som et selskap, men det er for så vidt en betydelig andel på 46 % som svarer nei eller vet ikke på spørsmål om Dekk 1/Dekk 2 er ulike selskaper. Innklagede må på dette grunnlaget frifinnes da klagers foretaksnavn ikke har vern etter loven. Klager anfører videre at foretaksnavnet til innklagede er egnet til å forveksles med varemerkeregistrering fra klager. Klager har fått registrert varemerker som er nyere enn registreringen til innklagede. Det følger rett ut av loven at det er eldre varemerker som kan være registreringshinder etter foretaksnavneloven 2-6 nr 4 jf har vern med eldre rett.
2. avd. sak nr. 7777 10 Det er dermed heller ikke grunnlag for å overprøve foretaksregistreringen til innklagede med bakgrunn i nyere varmerkeregistreringer. Det nedlegges følgende påstand: 1. Registreringen opprettholdes. I sitt tilsvar av 31. januar 2008 uttaler Dekk 1: [ ] Vi viser til advokat Lars Bjarne Saltes tilsvar datert 27. desember 2007. Vi gir her korte kommentarer i den rekkefølge som advokat Saltnes har i sitt tilsvar. Et par momenter vedr sakens faktiske sider. Klagers selskap er et nyetablert selskap som er i en oppstartfase. Innklagetes selskap er et tidligere etablert selskap som har endret navn som kan forveksles med klagers navn. Det er i denne sak ikke rettslig relevant at innklagete som følge av navneendringen allerede har en omsetning i 2007 på kr 260 mill. Det er heller ikke rettslig relevant at innklagete etter den ulovlige registrering har satt i gang en markedsføringskampanje. Innklagete har gjort et nummer av at brevarket til Dekk 1 AS i startfasen hadde en firkant i stedet for en sirkel rundt 1 tallet. Dette er heller ikke relevant. Vi har tidligere forklart at dette har sin naturlige forklaring fordi man ikke greide å lage en sirkel i de første og midlertidige brevarkene som ble laget på en pc. Det har hele tiden vært meningen at Dekk 1 AS` navnelogo og varemerke skulle ha samme konsept og utseende som det tilhørende selskap Taxi 1. Spesielt om påstått ond tro. Innklagete går langt over streken når det hevdes at klager på en kynisk og rettsstridig måte søker å utnytte den goodwill som innklagetes kjennetegn representerer. Faktum er at klager har tidsprioritet både ved sin ide, ved sin gjennomføring og ved sin registrering av selskapet. At partene søkte å løse konflikten ved salg av foretak- og domenenavn forrykker ikke dette faktum. Det kan tilføyes at man på denne side stiller seg undrende til at innklagete ikke aksepterte det gode tilbud han fikk. Det som er viktig å merke seg er at innklagete har iverksatt sine planer i mars 2007, etter at han har fått klar underretning om klagers foretaksnavn, domenenavn og planer. Slik sett kan det hevdes at det er innklagete som har forsøkt å tilegne seg foretaksnavnet i ond tro. Vi viser for øvrig til den beskrevne tidsrekke i undertegnedes brev til Patentstyret den 24.04.2007. Prioritet. Innklagete erkjenner at klager har bedre tidsprioritet etter foretaksnavneloven. Identitet. Foretaksnavneloven 2-1 Nevnte bestemmelse må tolkes slik at man ikke kan unngå at et foretaksnavn blir identisk bare ved å sløyfe et mellomrom i det nye navnet. Dette fordi et manglende tomt mellomrom
2. avd. sak nr. 7777 11 ikke oppfattes av vanlige mennesker. Dette er nærmere dokumentert i vårt vedlegg til klagen til patentstyrets 2. avdeling. Den administrative overprøving må selvsagt kunne innbefatte vurderingen om lovanvendelsen ved foretaksregistreringen er korrekt. Uansett faller dette forhold inn under lovens 2-6 nr 4 hvor det er uomtvistet at Patentstyret har overprøvingsrett. Nærmere om foretaksnavnelovens 2-6 nr 4 Innklagers foretaksregistrering er egnet til å forveksles både med klagers foretaksregistrering og varemerkeregistrering. Dette er dokumentert i vedleggene til vår klage til Patentstyret av den 16.11.2007. I et siste innlegg av 5. februar 2008 uttaler Dekk1: Innklagede fastholder de anførsler og beskrivelser som er gitt i tilsvaret. Fra denne side vil det bare bli knyttet enkelte korte kommentarer til enkeltelementer i adv. Lund sin fremstilling. Prioritet Det er i tilsvaret redegjort for og uttrykkelig anført at innklagede hevder å ha fått vern mot sitt påtenkte foretaksnavn, forut for faktisk registrering og bruk, mot anslag i ond tro. Partene er derfor ikke enige om at klager har best tidsprioritet etter reglene i foretaksnavneloven. Klager hadde forut for innklagedes beslutning om endring av foretaksnavn registrert et uttal domener, herunder dekk1.no. Det foreligger overhode ikke noen holdepunkter for at klager hadde planer om å registrere et foretak under dette navnet før klager ble kjent med rekkevidden av de kommersielle interessene bak innklagedes selskap. I den forbindelse vises det til at klager ønsket å avhende domene for kr 10 000, omfanget av øvrige domener registrert av Taxi1 og manglende drift av klagers selskap i dag. Identitet Foretaksnavneloven 2-1 Innklagede fastholder at administrativ overprøving av Patentstyre er begrenset til å gjelde forhold som faller inn under foretaksnavneloven 2-6. I hvilken grad foretaksnavn er identiske vil måtte avgjøres av registerfører eller de ordinære domstoler. Den 6. februar 2008 ble gjenpart av siste innlegg fra registreringshaver oversendt motparten til orientering. Saken er deretter tatt opp til behandling.
2. avd. sak nr. 7777 12 Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Annen avdeling har imidlertid en annen oppfatning enn 1. avdeling i spørsmålet om navnene DEKK1 AS og DEKK 1 AS er identiske i foretaksnavnelovens forstand. Det fremholdes riktignok i foretaksnavnelovens forarbeider at bestemmelsen om at foretaksnavn ikke må være identiske, skal tolkes bokstavelig et tall eller en bokstav må være tilstrekkelig til å skille ellers like foretaksnavn. Men i fortsettelsen gjøres så reservasjonen: "Ortografiske tegn, dvs. komma, punktum eller lignende vil imidlertid ikke ha tilstrekkelig adskillende evne" (Ot. prp. nr. 43 (2002 2003) s. 47). Og 2. avdeling må se det slik at det som skjer når man skriver DEKK1 i stedet for DEKK 1 rent språklig er at man fjerner et ortografisk tegn mellomrommet, jfr. 2. avdelings kjennelse i sak nr. 7642 BEAUTYCARE/BEAUTY CARE. Registreringen av DEKK1 AS er således skjedd i strid med foretaksnavnelovens 2-1. Dette gir imidlertid ikke grunnlag for opphevelse ved administrativ overprøving, krav om det kan bare grunnes på at et foretaksnavn er registrert i strid med lovens 2-6. Vern mot ikke identiske, men forvekselbare, foretaksnavn etter foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4 har etter 3-2 bare slike foretaksnavn som oppfyller de krav som gjelder etter varemerkelovens 13. Annen avdeling kan ikke se det annerledes enn at DEKK 1 må være uten kjennetegnsrettslig særpreg for slike tjenester som det her gjelder. Kravet om opphevelse av registreringen kan da ikke gis medhold. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)