Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8101 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 020 Begjæringen gjelder: Bugatti Drive Thru AS, Anders Estenstads veg 2, 7046 Trondheim Foretakets org. nr. 992 038 527 Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 Oslo Begjæring inngitt av: Bugatti International SA, 38-40 rue Ste Zith, LU-2763 Luxembourg, Luxembourg Fullmektig: Zacco Advokater AS, Postboks 1929 Vika, 0125 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 5. oktober 2010, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet BUGATTI DRIVE THRU AS ble besluttet ikke tatt til følge. Gjenparter av avgjørelsesprotokollen ble oversendt sakens parter samme dag. Foretaksnavnet ble innmeldt til og innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund den 12. juni 2007. Foretaket er registrert under organisasjonsnummer 992 038 527, og med bransjeangivelsen / næringskoden: "56.102 Drift av gatekjøkken". Begjæringen om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet BUGATTI DRIVE THRU AS innkom til Patentstyret den 12. februar 2010. Begjæringen var begrunnet med at foretaksnavnet er innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, fordi det er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte kombinerte merket EB BUGATTI (gjengitt nedenfor), reg. nr. 153986 (19885463), innlevert til Patentstyret den 29. november 1988 og registrert den 23. desember 1992 for nærmere angitte varer i klassene 20, 28, 33 og 34 (hele varefortegnelsen gjengitt nedenfor), og egnet til å forveksles med det tidligere registrerte kombinerte merket EB BUGATTI (gjengitt nedenfor), reg. nr. 153447
Annen avd. sak nr. 8101 2 (19882573), innlevert til Patentstyret den 13. juni 1988 og registrert den 3. desember 1992 for nærmere angitte varer i klassene 3, 9, 12, 14, 16, 18 og 24 (hele varefortegnelsen gjengitt nedenfor). Det er videre anført at foretaksnavnet BUGATTI DRIVE THRU AS også er i strid med innarbeidede rettigheter til varemerket BUGATTI, med prioritet fra en tidligere dato enn søknadsdatoen for de ovennevnte varemerkeregistreringene. Reg. nr. 153986 (19885463) Reg. nr. 153447 (19882573) Varefortegnelse for norsk varemerkeregistrering nr. 153986 (19885463): Klasse 20: Klasse 28: Klasse 33: Klasse 34: Møbler, speil (ikke opptatt i andre klasser), billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast.. Spill og leketøy; innretninger og materiell for gymnastikk og sport; materiell og instrumenter for spill og for å utøve sport (ikke opptatt i andre klassser); juletrepynt. Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Tobakk; artikler for røkere (ikke opptatt i andre klasser); fyrstikker. Varefortegnelse for norsk varemerkeregistrering nr. 153447 (19882573): Klasse 3: Klasse 9: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter (ikke opptatt i andre klasser), apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater.
Annen avd. sak nr. 8101 3 Klasse 12: Klasse 14: Klasse 16: Klasse 18: Klasse 24: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Edle metaller og deres legeringer, gullsmedvarer av edle metaller eller overtrukne hermed (unntatt knivsmedvarer, gafler og skjeer); juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer (ikke opptatt i andre klasser); klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; tegnematerialer, redskaper til tegning, modelleringsmaterialer, kammer til marmorering, malerkoster, malerlerret, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for malere samt paletter; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Tekstilstoffer (ikke opptatt i andre klasser) og tekstilvarer, nemlig gardiner, håndklær, lommetørklær, lintøy, dekketøy og sengetøy; tekstiltapeter; senge- og bordtepper. Med hensyn til partenes anførsler for Første avdeling vises til sakens dokumenter. Fra Første avdelings avgjørelse av 1. oktober 2010 hitsettes: Patentstyret skal bemerke: Passivitet: Registreringshavers fullmektig hevder at innsigers rett til å gjøre varemerkekrenkelse gjeldende har gått tapt ved passivitet. Til dette vil Patentstyret bemerke at Patentstyret kun har hjemmel etter foretaksnavneloven 3-6 første ledd til å prøve foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 ved administrativ overprøving. Passivitet reguleres etter foretaksnavneloven 3-5. Anførslene om passivitet vil derfor ikke bli behandlet i det følgende, men kommer likevel inn som moment i vurderingen av utvidet vern. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4: Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). Hvorvidt kjennetegnet BUGATTI DRIVE THRU AS er egnet til å forveksles med innsigers varemerker inneholdende ordelementet BUGATTI og eventuelle innarbeidede rettigheter til kjennetegnet BUGATTI, skal avgjøres ut i fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Patentstyret tar først stilling til forholdet mellom innsigers varemerkeregistreringer og registreringshavers foretaksnavn som sådan, med utgangspunkt i den prioriteten som følger av disse registreringene. Særpreg og kjennetegnslikhet:
Annen avd. sak nr. 8101 4 Det er kun særpregede kjennetegn som har vern mot lignende foretaksnavn eller varekjennetegn etter foretaksnavneloven 3-1 første ledd. Når det gjelder innsigers BUGATTI kjennetegn er historien bak disse at bilmerket BUGATTI ble lansert i 1909 av italieneren Ettore Bugatti, da han startet sin egen fabrikk i Molsheim ved Stasbourg dette året. Innsigers fullmektig henviser til Store norske leksikon, hvor det blant annet fremkommer at det ved fabrikken ble produsert en rekke ulike modeller av luksus personbiler og racerbiler som særlig i 1920- årene var suverene i internasjonale billøp. Det er på det rene at ordelementet BUGATTI ikke har en bestemt betydning, og Patentstyret er enig i at BUGATTI betydningsmessig fremstår som et italiensk-klingende fantasinavn eller etternavn for den norske gjennomsnittsforbrukeren for de varene innsigers merker er registrert for i klassene 3, 9, 12, 14, 16,18, 20, 24, 28, 33 og 34. Ordelementet BUGATTI innehar dermed en sterk grad av særpreg i innsigers kombinerte merker. Figurelementene i merkene består av en oval sirkel som danner en kant rundt ordet BUGATTI. Kanten i den ovale sirkelen er dekorert med små rundinger som danner et jevnt mønster. I tillegg står initialene EB over ordet BUGATTI, som nok henspeiler på grunnleggeren Ettore Bugatti. Bokstaven E står skrevet speilvendt mens bokstaven B er rettvendt. Det er Patentstyrets oppfatning at det er ordelementet BUGATTI som er det fremtredende i merkene sett som helhet, og at sirkelen og de øvrige figurelementene fremstår som dekorative bestanddeler rundt ordet som sådan. Registreringshavers foretaksnavn BUGATTI DRIVE THRU AS opptar ordet BUGATTI i sin helhet, og har dette som innledende element. Det er ikke omtvistet at registreringshaver utøver restaurant og gatekjøkkenvirksomhet. Det er videre på det rene at DRIVE THRU er en allment kjent betegnelse på en fast-food restaurant man kjører gjennom for bestilling og servering av mat. DRIVE THRU er således rent beskrivende for den type virksomhet registreringshaver utøver, og er dermed uten særpreg. I og med at det distinktive elementet BUGATTI er identisk i innsigers og registreringshavers kjennetegn foreligger det er sterk grad av kjennetegnslikhet, jf foretaksnavneloven 3-2 annet ledd. Bransjelikhet: Etter foretaksnavneloven 3-3 anses foretaksnavn bare egnet til å forveksles hvis det foreligger bransjelikhet. Ved vurderingen av bransjelikhet mellom varemerker og foretaksnavn skal man ta utgangspunkt i hva varemerkene er registrert for og hva foretaksnavnet faktisk brukes for. Som nevnt ovenfor utøver registreringshaver restaurant og gatekjøkken virksomhet. Innsiger på sin side har registrert sine varemerker for en lang rekke varer, som blant annet midler til rengjøring, elektriske apparater og instrumenter, kjøretøyer, edle metaller, papirvarer, lærvarer, møbler, tekstiler, leketøy, alkoholholdig drikke og tobakk. Ved den konkrete vurderingen av hva varemerkene er registrert for, og hva slags bransje registreringshaver utøver sin virksomhet innenfor slutter Patentstyret seg til registreringsinnehavers fullmektig i at de to bransjene partene opererer innenfor er svært forskjellige. Innsiger har ikke registrert sine merker for varer eller tjenester som har en naturlig tilknytning til restaurantdrift eller gatekjøkken. I forhold til at innsiger har registrert sitt merke for alkoholholdig drikke fremheves det at det følger av registreringshavers hjemmeside at de ikke tilbyr alkoholholdig drikke på sitt utsalgssted, og dette er heller ikke vanlig på serveringssteder som i hovedsak drives som et gatekjøkken med drive thru fasiliteter. Det foreligger dermed ikke fellesskap i verken fagkyndighet, råvareutspring, fremstilling, omsetning eller bruk og formål mellom partenes virksomhet. Det foreligger således ikke bransjelikhet mellom varemerkene og foretaksnavnet som sådan, jf foretaksnavneloven 3-3. Fordi vilkåret om bransjelikhet ikke er oppfylt er kjennetegnene som sådan ikke egnet til å forveksles i den alminnelige omsetningen jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4.
Annen avd. sak nr. 8101 5 Når det gjelder innsigers påberopte varemerker fra 1992 fastslås det her at det ikke foreligger bransjelikhet mellom de aktuelle kjennetegnene, slik at det registrerte foretaksnavnet ikke kan slettes på bakgrunn av disse merkene. Ut fra den innsendte dokumentasjonen i saken anses det sannsynliggjort for Patentstyret at det har skjedd en parallell innarbeidelse av kjennetegnet BUGATTI, for begge partene i saken, på to ulike bransjeområder. Når det gjelder registreringshaver startet innarbeidelsen allerede i perioden 1909 1920 årene, mens den for registreringshaver startet i 1987. Fordi det her fastslås at det uansett ikke foreligger bransjelikhet mellom de aktuelle kjennetegnene, finner Patentstyret det unødvendig å gå inn på spørsmålet om hvorvidt registreringshaver har prioritet fra et tidligere tidspunkt enn 2007 for sitt foretaksnavn BUGATTI DRIVE THRU på bakgrunn av lokalt innarbeidede rettigheter. Utvidet vern: Spørsmålet blir deretter om det foreligger et slikt utvidet vern for det innarbeidede varemerket BUGATTI som innsigers fullmektig hevder, jf varemerkeloven 4 annet ledd. Etter denne bestemmelsen kan et velkjent kjennetegn ha vern mot bruk av en annens kjennetegn, hvis bruken av det yngre kjennetegnet vil innebære en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse. Et slikt vern kan tilkjennes uavhengig av om det vil foreligger risiko for forveksling. Registreringshavers fullmektig hevder på sin side at innsigers merke ikke nyter et slik utvidet vern da merket ikke kan anses kjent for en betydelig del av omsetningskretsen, samt at det ikke foreligger en slik urimelig utnyttelse av innsigers anseelse som loven krever. Omsetningskretsen for biler må antas å være nordmenn mellom 18 og 80 år, og gjennomsnittsforbrukeren omfatter dermed så vel profesjonelle parter som privatpersoner med mer eller mindre kjennskap til kjøretøyer. Når det gjelder vilkåret i varemerkeloven 4 annet ledd tegn som er identiske eller ligner varemerket skal det foretas en vanlig vurdering av om to kjennetegn likner hverandre. Det vises derfor til drøftelsen om kjennetegnslikhet foretatt ovenfor, hvor det fastslås at det foreligger en sterk grad av kjennetegnslikhet i saken, mellom BUGATTI og BUGATTI DRIVE THRU. Velkjent her i riket, jf varemerkeloven 4 annet ledd: Kravet om at kjennetegnet skal være «velkjent her i riket» jf varemerkeloven 4 annet ledd, er oppfylt når et varemerke er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-375/97 CHEVY, Sml. 1999 s. I-5421, premissene 26 og 28. Innsigers fullmektig har innlevert dokumentasjon fra ulike norske medier som inneholder redaksjonell dekning og omtale av bilene og bilprodusenten under kjennetegnet BUGATTI. Det kan nevnes at dokumentasjonen viser omtale i riksdekkende medier som blant annet NRK, Aftenposten, Dagbladet, Dagbladet.no, VG, Nettavisen, BilNorge.no, Wikipedia.no, DinSideMotor, Nytt om Bil, Bilrevyen.no, Nettavisen og Autofil. Dokumentasjonen viser omtale som strekker seg i tidsrommet mellom 1935 og 2009. Som dokumentasjon for at BUGATTI er velkjent i Norge viser innsigers fullmektig videre til at det fremkommer av Store Norske Leksikon at merket BUGATTI har vært benyttet siden 1909, og at bilene på 1920 tallet kom kommersielt i siget. Bilene ble etter hvert produsert på lisens fra ulike bilfabrikker. Merket ble deretter ervervet av Volkswagen i 1998 for å produsere en ny bil, og våren 2004 presenterte det opprettede firmaet Bugatti Automobiles S.A.S. modellen BUGATTI VEYRON.
Annen avd. sak nr. 8101 6 Det fremkommer videre av sakens korrespondanse at BUGATTI VEYRON er verdens raskest akselererende produksjonsmodell i historien, og at det totalt vil bli produsert rundt 300 eksemplarer av bilen. Innsigers fullmektig opplyser om at en slik bil ville koste om lag 13-15 millioner i Norge, men at det dog ikke finnes BUGATTI VEYRON i Norge. Kun en nordmann har et eksemplar av bilen i Frankrike, og denne bilen ble vist på bilmessen Bil 07 på Lillestrøm i 2007. Innsigers fullmektig påpeker at Volkswagen taper 40 50 millioner kroner per bil som produseres, og det er antatt at konsernet har brukt over 15 milliarder på å utvikle bilen med den hensikt å se om det er mulig. Patentstyret finner det godtgjort at BUGATTI er et eksklusivt bilmerke som må antas å være kjent og dermed innarbeidet for omsetningskretsen i Norge. Det legges da vekt på at merket har en lang forhistorie i og med at det har eksistert siden 1909, og siden den gang har produsert spesielt eksklusive biler som har opparbeidet seg anseelse og et spesielt renommé. BUGATTI har utpekt seg ved å produsere særlig raske biler med spesiell design og særskilte kvaliteter. På bakgrunn av disse egenskapene har BUGATTI -bilene jevnlig blitt omtalt i norske riksdekkende medier, hvilket medfører at en betydelig del [av] den norske omsetnings-kretsen må antas å ha kjennskap til kjennetegnet BUGATTI for biler. BUGATTI anses dermed som velkjent her i riket, jf varemerkeloven 4 annet ledd. Urimelig utnyttelse eller skade på det velkjente merkets særpreg, jf varemerkeloven 4 annet ledd: Jo mer kjent og eksklusivt det eldste merket er og jo nærmere vareslagene ligger hverandre, desto lettere vil det eldste merket bli utsatt for skade. I nærværende sak blir spørsmålet videre om det vil være en urimelig utnyttelse av det innarbeidede merket BUGATTI at registreringshaver benytter BUGATTI DRIVE THRU for restaurant- og gatekjøkkenvirksomhet. Patentstyret legger til grunn at BUGATTI er så kjent for eksklusive sportsbiler i Norge at det har vern for et større varespekter enn biler og dermed likeartede varer. Patentstyret er således enig med innsigers fullmektig i at BUGATTI er et utpreget luksusmerke for biler, men vil påpeke at det foreligger en glidende overgang mellom merker som har et utvidet vern for noen varegrupper til merker som innrømmes et fullstendig vern for samtlige varer og tjenester. Registreringshavers fullmektig hevder i denne forbindelse at graden av innarbeidelse må vektlegges i vurderingen av utvidet vern, jf. EF Domstolens dom C-375/97 (Chevy) hvor dette var et av momentene. Patentstyret er enig i at dette vil være av betydning for vurderingen, og legger vekt på at det er på det rene at det ikke er reklamert for BUGATTI- bilene i Norge, og bilene er heller ikke markedsført eller forhandlet i Norge. Dette medfører at tiltross for at merket anses som velkjent for biler i Norge, særlig gjennom sitt legendariske renommé, er det likevel ikke en slik særlig sterk grad av innarbeidelse som gjerne oppnås gjennom massiv markedsføring og slag rettet mot norske forbrukere. Partene i saken utøver svært forskjellig virksomhet når innsiger er kjent for produksjon av biler og registreringshaver utøver restauranttjenester. Innsigers fullmektig hevder imidlertid at tillegget DRIVE THRU i registreringshavers foretaksnavn henspeiler på biler, og gjør at det lett oppstår assosiasjoner til bilrelaterte tjenester. Patentstyret er av den oppfatning at betydningen av drive thru er godt kjent for den norske omsetningskretsen som en form for take a way hvor man bestiller og henter mat mens man sitter i bilen. Det er Patentstyrets oppfatning at tjenesten drive thru henspeiler på en tjeneste som er nært knyttet opp til restaurantvirksomheten snarere enn at den skaper direkte assosiasjoner til biler som sådan. Fordi de to partene i saken utøver virksomhet innen to vidt forskjellige sektorer bidrar dette til at det ikke er nærliggende for omsetningskretsen å sette de to kjennetegnene i forbindelse med hverandre, og at det derfor heller ikke er naturlig å si at registreringshaver oppnår free-riding
Annen avd. sak nr. 8101 7 fordeler eller snylter på innsigers goodwill ved å bruke foretaksnavnet BUGATTI DRIVE THRU for sin virksomhet. Når BUGATTI DRIVE THRU benyttes for restauranttjenester skapes det assosiasjoner til BUGATTI som et italiensk klingende fantasinavn eller etternavn snarere enn til BUGATTI sportsbilene. Så vidt Patentstyret bekjent er Bugatti Automobiles S.A. S heller ikke kjent i Norge for å selge andre typer produkter under varemerket BUGATTI. Dette gjør att forbrukerne ikke like raskt assosierer andre vareslag eller tjenester enn kjøretøyer med innsigers foretak, som de ellers ville gjort dersom de var vant med å møte kjennetegnet innen ulike bransjer og områder. Dette medfører igjen at registreringshaver ikke drar urimelig fordel av det velkjente merket BUGATTI ved å benytte BUGATTI DRIVE THRU for virksomheten ved et serveringssted. Det bemerkes i denne sammenheng at det er lagt vekt på det faktum at innsiger har forholdt seg passiv til at registreringhaver har benyttet elementet BUGATTI i sin virksomhet og i sine foretaksnavn siden 1987. Dette spiller inn på helhetsvurderingen av forholdet, slik registreringshavers fullmektig anfører. Patentstyret finner det ikke nødvendig å ta standpunkt til om denne bruken har ført til lokal innarbeidelse av varemerke eller sekundært forretningskjennetegn for registreringshaver, men fastslår at det er på det rene at registreringshaver gjennom en tidsperiode på hele 23 år har benyttet elementet BUGATTI i forbindelse med sin virksomhet, hatt dette registrert i det offentlig tilgjengelige Foretaksregisteret samt hatt domenenavnet bugatti.no siden 1999 uten nærmere påtale fra innsiger. Etter en helhetsvurdering av de ovenfor nevnte momenter har Patentstyret kommet til at det foreligger et utvidet vern etter varemerkeloven 4 annet ledd for innsiger til kjennetegnet BUGATTI, men at dette vernet ikke strekker seg så langt at det kan sies å foreligger en slik urimelig utnyttelse av kjennetegnet ved at registreringshaver benytter BUGATTI DRIVE THRU for restaurant- og gatekjøkken virksomhet. Bemerkninger til registreringshavers anførsler om prioritet på bakgrunn av lokalt innarbeidede rettigheter til varemerke og sekundært forretningskjennetegn: I forhold til det utvidede vernet drøftet ovenfor skal det påpekes at Patentstyret har tatt utgangspunkt i innsigers spesielle status som luksuriøst bilmerke med opprinnelse i 1909, ved vurderingen av utvidet vern. Det er Patentstyrets oppfatning at innsigers fullmektig har dokumentert innarbeidede rettigheter til BUGATTI i Norge, også fra før 1987, da registreringshaver startet sin virksomhet og innarbeidelse under foretaksnavnet BUGATTI AS. Det antas at innsigers BUGATTI kjennetegn har hatt noenlunde det samme utvidede vernet de siste 30 årene. Det anses derfor, heller ikke i denne sammenheng, nødvendig å ta stilling til om registreringshaver på bakgrunn av lokalt innarbeidede rettigheter til varemerke og det sekundære forretningskjennetegnet BUGATTI, har bedre prioritet for sin foretaksregistrering BUGATTI DRIVE THRU, fordi innsiger uansett har varemerke med vern med eldre rett jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Konklusjon: I og med at Patentstyret har kommet til at vilkåret om bransjelikhet ikke er oppfylt i saken jf. foretaksnavneloven 3-3, samt at det ikke foreligger et utvidet vern for innsiger for kjennetegnet BUGATTI som innebærer at BUGATTI DRIVE THRU er en urimelig utnyttelse av innsigers kjennetegn, anses ikke BUGATTI DRIVE THRU å krenke foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen av BUGATTI DRIVE THRU AS er ikke i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas ikke til følge.
Annen avd. sak nr. 8101 8 En begrunnet klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 5. oktober 2010 innkom fra Bugatti International SA den 1. desember 2010; innen klagefristens utløp. I klagen anfører Bugatti International SA følgende: Klage til Patentstyrets andre avdeling over første avdelings avgjørelse av foretaksnavneklage mot foretaksnavn, org. nr. 992 038 527, BUGATTI DRIVE THRU AS Klager: Bugatti International SA På vegne av klager i ovennevnte sak, Bugatti International SA, 85045 Ingoldtsadt, Germany (i det følgende benevnt klager), påklages Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 1. oktober 2010, for så vidt gjelder avgjørelsen om å opprettholde foretaksnavneregistreringen av foretaksnavnet BUGATTI DRIVE THRU AS, (heretter BUGATTI DRIVE THRU). Klagen er rettidig. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn. Forvekselbarheten skal vurderes ut fra en helhetsvurdering der både kjennetegnslikhet mellom navnene og bransjelikhet blir vektlagt jfr. 3-2- og 3-3 jf. varemerkelovens bestemmelser. I klageavgjørelsen fra første avdeling ble det konstatert både særpreg og kjennetegnslikhet etter foretaksnavneloven 3-2. Første avdeling kom videre til at varemerket BUGATTI har et utvidet vern på bakgrunn av innarbeidelse og at slik innarbeidelse uansett forelå forut for registreringshavers innledende bruk i 1987. Klager deler første avdelings oppfatning for så vidt gjelder disse deler av avgjørelsen, med forbehold for en for vid vurdering av omsetningskretsen, og nærværende klage til andre avdeling berører således ikke dette. For øvrig påklages første avdelings oppfatning av at vernet ikke er tilstrekkelig utvidet til at det kan sies å foreligge utnyttelse av goodwill eller forringelse av varemerket BUGATTI etter foretaksnavneloven 3-3. Patentstyrets annen avdeling må således etter en konkret helhetsvurdering ta stilling til hvorvidt det kan konstateres fare for forveksling mellom kjennetegnene herunder om bruken av foretaksnavnet BUGATTI DRIVE THRU snylter på og gjør inngrep i den goodwill som ligger i klagers varemerke BUGATTI. Den relevante omsetningskrets Patentstyret mener omsetningskretsen for biler må antas å være nordmenn mellom 18 og 80 år, og at gjennomsnittsforbrukeren omfatter så vel profesjonelle parter med mer eller mindre kjennskap til kjøretøyer. Spørsmålet i vår sak er imidlertid knyttet til et utpreget luksusmerke, ikke biler generelt. På bakgrunn av BUGATTI sin karakter og anseelse som et svært luksuriøst bilmerke i millionklassen, vil derfor Patentstyrets definisjon være for vid. Etter klagers mening må omsetningskretsen avgrenses ned til spesielt bilinteresserte som leser bilblader, bilomtaler og som er interessert i bilhistorie. Denne omsetningskretsen kjenner varemerket BUGATTI utvilsomt så godt at merket derigjennom har fått en påtagelig goodwill-verdi som registrering og bruk av BUGATTI DRIVE THRU snylter på.
Annen avd. sak nr. 8101 9 Bransjelikhet herunder spørsmålet om rekkevidden av det utvidede vern jfr. foretaksnavneloven 3-3 Som tidligere nevnt skal det ved vurdering av bransjelikhet mellom varemerke og foretaksnavn tas utgangspunkt i foretaksnavnet slik det faktisk blir brukt og varemerket for de varer det er registrert for. Det åpnes videre for at det ved forvekselbarhetsvurderingen kan utøves et visst skjønn siden vurderingen ikke bare er bransjer av samme, men også av lignende slag. Skjønnsmomentet kommer dessuten enda bedre fram når man sier at forvekselbarhetsvurderingen skal være en funksjon av kjennetegnslikheten og bransjelikheten, og nærhet i kjennetegn eller sterkt vernede kjennetegn medfører mildere krav til nærhet i bransje, jf. Ot.prp. nr. 59 om endringer til lovgivningen om industrielle rettigheter, herunder datidens firmalov på side 44. Første avdeling har allerede konstatert at ordelementet BUGATTI har en sterk grad av særpreg. Videre også at det er en sterk grad av kjennetegnslikhet mellom varemerket og foretaksnavnet. Utgangspunktet for den konkrete vurdering må etter dette være at denne nærhet mellom kjennetegn medfører et mildt krav til nærhet i bransje. Videre nedfeller foretaksnavneloven 3-3 andre ledd den såkalte Kodak-regelen for velkjente foretaksnavn. Disse velkjente foretaksnavn gis således vern selv om det ikke foreligger bransjelighet og utgjør således i realiteten et unntak fra kravet om bransjelikhet, jf. Gyldendal Rettdata, note 57 til Foretaksnavneloven 3-3. Klager har registrert merket BUGATTI for alkoholholdig drikke i klasse 33, en kryssklasse til klasse 43 hvor restaurantdrift (veikro) som registreringshavers virksomhet ville blitt klassifisert under. Registreringshaver på sin side benytter sitt foretaksnavn i meget nær tilknytning til biler, både visuelt og fonetisk, og spiller i sin markedsføring nettopp på denne tilknytningen. Avstanden mellom partenes interessefelt når det gjelder bransjer, kan således ikke være så vidt forskjellige fra hverandre som lagt til grunn av Patentstyret. Patentstyrets første avdeling har gitt klager medhold i at BUGATTI er et velkjent varemerke her i riket jf. varemerkeloven 4 annet ledd. Merket har således et utvidet vern, utover de registrerte klasser, hhv. klasse 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 33 og 34. Klager mener at på bakgrunn av utgangspunktet om et mildere krav til nærhet i bransje, samtidig som det foreligger et utvidet vern for varemerket BUGATTI, gjør at man må komme til at det i nærværende sak foreligger bruk av identisk kjennetegn i bransjer av lignende slag. Forringelse og goodwillutnyttelse jfr. foretaksnavneloven 3-3 andre ledd Patentstyrets første avdeling har lagt til grunn at BUGATTI er et verdensmerke som er både registrert og velkjent i Norge og verden for øvrig som et eksklusivt bilmerke. BUGATTI er også kjent for sin spesielle bueformede grill brukt på alle sine ulike bilmodeller helt fra starten i 1910 med Type 13. Vi viser til bilag 1 som viser diverse BUGATTI-modeller fra Type 13 fra 1910 frem til Bugatti Veyron med produksjonsstart i 2005, alle med den bueformede grillen. Bilag 1: Kjennetegnet BUGATTI-grillen vist ved diverse BUGATTI-modeller fra 1919-2010
Annen avd. sak nr. 8101 10 Klager er enig i Patentstyrets oppfatning av at en drive-thru er som en form for take a way hvor man bestiller og henter mat mens man sitter i bilen. Klager har imidlertid vanskelig for å se at dette konseptet hvor lokalet der maten nytes er i bilen sett sammen med det velkjente varemerket BUGATTI for biler, ikke vil skape assosiasjoner til biler og til bilmerket BUGATTI. I tillegg har registreringshaver benyttet seg av et annet BUGATTI-element som figurelement på sitt reklameskilt sammen med BUGATTI-navnet, nemlig den ovenfor omtalte BUGATTI-grillen. Samtidig er den fonten som brukes på ordet BUGATTI i reklameskiltet, med kantete bokstaver og skyggelegging, ikke særlig ulik den font varemerket BUGATTI er registrert med. Slagordet for virksomheten er videre - For folk i farten, og det brukes et stort bilde av en bil utenfor et gatekjøkken på hjemmesiden på Internett. Vi viser til utskrift fra innehavers hjemmeside, www.bugatti.no også vedlagt vårt brev av 21. juni 2010, samt bilder fra Drive Thru en i Trondheim. Bilag 2: Utskrift fra registreringshavers hjemmeside www.bugatti.no og bilder av restauranten Klager er av den oppfatning at foretaksnavnet etter en vurdering av kjennetegns- og bransjelikhet, i utgangspunktet ligger for nære varemerket BUGATTI til at det kan opprettholdes. Patentstyret har imidlertid kommet til at det ikke foreligger noen goodwillutnyttelse da bransjene ligger for langt fra hverandre. Slik klager ser det vil det være en for lettvint slutning, slik første avdeling uttaler, at omsetningskretsen vil få assosiasjoner til et italiensk klingende fantasinavn eller etternavn, snarere enn til BUGATTI-sportsbilene. Dette gjelder spesielt når omsetningskretsen innsnevres til spesielt bilinteresserte. Goodwillutnyttelsen må da være klar. Ser man i tillegg de ovennevnte elementer brukt av registreringshaver i sammenheng, er klager av den klare oppfatning at det også har vært et ønske om å spille på den goodwill som ligger i varemerket BUGATTI og på folks assosiasjoner til det velkjente varemerket BUGATTI. Hadde ikke dette vært tilfelle, ville neppe de klare referanser til biler og til utpregede BUGATTI-kjennetegn vært benyttet i den grad det er gjort av registreringshaver. Selv om registreringshavers intensjoner ikke vil være avgjørende, bør det utgjøre et moment i vurderingen. Oppsummeringsvis foreligger en risiko for assosiering og således utnyttelse av en sterk goodwill knyttet til varemerket BUGATTI. I tillegg utgjør bruk og registrering også en svekkelse av varemerket. Varemerket BUGATTI er et utpreget luksusmerke med et konsept og strategi om at produktene nettopp ikke skal være for lett tilgjengelig for massene, uten at dette har gjort det mindre velkjent. Denne opparbeidede goodwill svekkes klart av den foreliggende bruk og registrering av kjennetegnet BUGATTI DRIVE THRU for veikro. Foretaksnavnet bes med dette opphevet. Ved Annen avdelings brev av 6. desember 2010 er gjenpart av den innkomne klagen oversendt til Bugatti Drive Thru AS v/ Codex Advokat Oslo AS, som samtidig ble meddelt frist til fredag den 21. januar 2010 med å inngi en eventuell imøtegåelse.
Annen avd. sak nr. 8101 11 Den 7. desember 2010 ble faktura pålydende gjeldende klageavgift (faktura nr. 31014958 / ordre nr. 20048684) generert og oversendt til Zacco Norway AS, Postboks 1929 Vika, 0125 Oslo, med betalingsfrist satt til 6. januar 2011. Den 8. desember 2010 sender Zacco Advokater AS den utsendte fakturaen i retur, og ber samtidig om at det utstedes en ny faktura i navnet Zacco Advokater AS, Postboks 1929 Vika, 0125 Oslo. Den 13. desember 2010 sender Patentstyret ut ny faktura til Zacco Advokater AS for innbetaling av klageavgiften (faktura nr. 31015163 / ordre nr. 20048759), med betalingsfrist satt til 7. januar 2011. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 7. januar 2011; rettidig. I sin imøtegåelse av klagen, innkommet til Patentstyret den 21. januar 2011, uttaler Bugatti Drive Thru AS følgende: Vedrørende klage til Patentstyrets andre avdeling over første avdelings avgjørelse av foretaksnavneklage mot foretaksnavn BUGATTI DRIVE THRU AS, org. nr. 992 038 527. 1 Innledning På vegne av innklagede og registreringshaver i ovennevnte sak, BUGATTI DRIVE THRU AS, leveres med dette tilsvar til klage av 1. desember 2010 med frist for tilsvar den 21.1.2011. Dette svaret er således rettidig. Saken gjelder foretaksnavnet BUGATTI DRIVE THRU AS (heretter kalt registreringshaver) og BUGATTI INTERNATIONAL S.A. (heretter kalt innsiger). Ved Patentstyrets første avdelings vedtak av 5.10.2010 ble registreringshavers foretaksnavn BUGATTI DRIVE THRU AS ikke funnet å være i strid med innsigers registrerte varemerker, hhv varemerker nr 153447 og 153986, og innarbeidede rettigheter til kjennetegnet BUGATTI, jf foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Registreringshaver vil gjøre gjeldende at første avdelings vedtak i det vesentlige, og i resultatet er riktig. På bakgrunn av det som fremkommer i klagen vil registreringshaver likevel gjøre følgende merknader og kommentarer til klagen til andre avdeling. Det vises videre til de tidligere anførsler samt den tidligere inngitte dokumentasjonen i saken i sin helhet. 2 BUGATTI er innarbeidet som sekundært forretningskjennetegn og varemerke for registreringshaver
Annen avd. sak nr. 8101 12 2.1 BUGATTI har eldre rett enn innsigers varemerkeregistreringer 2.1.1 Prioriteten til navnet består Bugatti AS innarbeidede rettigheter ble videreført i BUGATTI DRIVE THRU AS ved fusjon i 2008. Det følger av redegjørelsen til generalforsamlingen i Bugatti AS av 1. august 2008, som er vedlagt som bilag 9 til tilsvar av 12.5.2010. Foretaksnavnet BUGATTI er innarbeidet som sekundært forretningskjennetegn for registreringshavers virksomhet siden 1987 jf foretaksnavnelovens 1-1, 3. ledd, og som varemerke fra samme tid jf. vml. 3, tredje ledd. Et sekundært forretningskjennetegn anses å være innarbeidet når det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for et foretak, jf. ftnavnl. 1-1, 3. ledd. Vilkårene for vern er de samme som for innarbeidelse av uregistrerte varemerker, jf. Ot.prp.nr.43 (2002 2003) s. 47. Det fremgår av tilsvarende bestemmelse i varemerkeloven 3, 3. ledd jf. sitatet kjennetegn for noens varer, at innarbeidelse ikke må være gjennomført av innehaver selv. Innarbeidelse av rettsforgjengere må derfor tas i betraktning, dvs. at all innarbeidelse foretatt av Bugatti AS må tas i betraktning. Det er uansett de samme eierinteressene som står bak alle selskapene. BUGATTI har vært brukt som foretaksnavn, sekundært forretningskjennetegn og varemerke kontinuerlig siden starten i 1987. Den alminnelige omsetningskretsen er kunder i fast-food segmentet i Trondheim og omegn. Det vises i sin helhet til innarbeidelsesdokumentasjonen som allerede er fremlagt i saken, herunder særlig bilag 10 til 13 i tilsvaret til klage av 12.5.2010. 2.1.2 Ad klagers varemerkerett for forut for varemerkeregistreringer Klagers varemerkeregistreringer løper fra 1992. Det bestrides at klager har hatt varemerkerettigheter i Norge forut for disse registreringene. Klager har ikke dokumentert å ha markedsført, forhandlet eller solgt produkter i Norge og har således ikke varemerkevern før 1992. Det bestrides at BUGATTI i omsetningskretsen her i riket vil være godt kjent som noens særlige kjennetegn jf. vml. 3, tredje ledd. I den grad slike varemerkerettigheter har eksistert før registreringen av klagers varemerker i 1992, er disse under enhver omstendighet begrenset til biler. 2.2 BUGATTI er innarbeidet parallelt som sekundært forretningskjennetegn og varemerke for registreringshaver og innsigelsesadgangen har gått tapt som følge av passivitet For det forhold at andre avdeling skulle finne at klager har eldre kjennetegnsrettigheter enn registreringshaver gjøres det subsidiært gjeldende at det har funnet sted en parallell innarbeidelse av foretakstnavnet BUGATTI som sekundært forretningskjennetegn og som varemerke for registreringshaver jf foretaksnavnelovens 1-1, 3. ledd og vml. 3, tredje ledd og at klager er avskåret fra å gjøre gjeldende innsigelser som følge av passivitet. Det følger av foretaksnavnelovens 3-5 første ledd:
Annen avd. sak nr. 8101 13 Et yngre foretaksnavn kan uten hinder av bestemmelsene i dette kapittel bestå ved siden av som har eldre rett, hvis innehaveren ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruk av det yngre foretaksnavn. Den samme løsningen følger for øvrig av varemerkelovens 8 annet ledd. Registreringene i 2007 medfører ikke at tidligere innarbeidede rettigheter til BUGATTI som sekundært forretningskjennetegn og varemerke går tapt for registreringshaver. Grunnlaget for å hevde passivitet er at registreringshaver har innarbeidet BUGATTI som sekundært forretningskjennetegn jf. foretaksnavneloven 1-1, 3. ledd og vml. 3, tredje ledd. Patentstyrets oppfatning om at 3-5 ikke er anvendelig synes å bygge på en feilaktig forståelse om at fordi det har vært foretatt registreringer i 2007, og at innsigelse er fremmet innen 3 år fra registreringen som foreskrevet i 3-6 innebærer dette at nærmere 20 år med innarbeidede rettigheter dermed forsvinner. Dette er ikke riktig. Som det er dokumentert tidligere har innklagede en rett som strekker seg 23 år tilbake i tid. Det er således ikke registreringen i 2007 som skal legges til grunn, men registreringen av BUGATTI AS i 1987 og den etterfølgende innarbeidelsen av BUGATTI som registreringshavers sekundære forretningskjennetegn og varemerke. 3 Manglende forvekslingsfare 3.1 Vedrørende den relevante omsetningskrets Patentstyret har definert den alminnelige omsetningskretsen til klager riktig når den legger til grunn at den: må antas å være nordmenn mellom 18 og 80 år, og gjennomsnittsforbrukeren omfatter så vel profesjonelle parter som privatpersoner med mer eller mindre kjennskap til kjøretøyer. Klager har anført at denne omsetningskretsen må innsnevres til å gjelde spesielt bilinteresserte som leser bilblader, bilomtaler og som er interessert i bilhistorie. Dette bestrides. Når det er markant forskjell forhold til hvilke bransjer aktørene opererer i, slik som her, kan det ikke legges til grunn en omsetningskrets som er så smal som innsiger hevder. Det vises til Lassen/Stenvik Oversikt over norsk varemerkerett 2. utg. 2003 på s. 280: For de fleste varers vedkommende må man imidlertid regne med at det vil være iallfall en viss overlapping også når det gjelder kretsen av endelige avtagere. Selv om en vare som f. eks. slips, stort sett brukes bare av menn, og en annen som f.eks. bikinier brukes av kvinner, er det en klar overlapping. Om ikke så mange menn kjøper bikinier er det helt på det rene at slips i ikke uvesentlig utstrekning kjøpes av kvinner. I slike tilfeller blir vurderingstemaet først og fremst om varemerkebruken kan føre til at det blant dem som er kjøpere av begge varer kan oppstå forestillinger om et kommersielt fellesskap. [Vår uth.] Den relevante omsetningskretsen er derfor nordmenn mellom 18 og 80 år, med mer eller mindre kjennskap til kjøretøyer og som handler gatekjøkkenmat. 3.2 Kjennetegnslikhet og bransjelikhet
Annen avd. sak nr. 8101 14 3.2.1 Vedrørende kjennetegnslikheten Klager har påberopt at det er forvekslingsfare mellom registreringshavers registrerte og innarbeidede rettigheter til foretaksnavnet BUGATTI og innsigers registrerte varemerker, jf. ftnavnl. 2-6 nr. 4. Dette bestrides. Hvorvidt foretaksnavnet BUGATTI DRIVE THRU AS er egnet til å forveksles med innsigers kombinerte varemerker inneholdende ordet BUGATTI, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. ftnavnl. 3-2, andre ledd og 3-3, første ledd. BUGATTI DRIVE THRU AS fremstår visuelt og fonetisk med et annerledes innhold enn det innsigers merker har. Selv om betegnelsen DRIVE THRU AS er en beskrivende betegnelse for registreringshavers virksomhet må bruken av slike begreper like fullt få betydning ved vurdering av kjennetegnslikheten. Første avdeling uttaler at bruken av tilleggselementet DRIVE THRU AS gjør at det skapes assosiasjoner til registreringshavers egen virksomhet fremfor innsigers: Patentstyret er av den oppfatning at drive thru er godt kjent for den norske omsetningskretsen som en form for take a way hvor man bestiller og henter mat mens man sitter i bilen. Det er Patentstyrets oppfatning at tjenesten drive thru henspeiler på en tjeneste som er nært knyttet opp til restaurantvirksomheten snarere enn at den skaper assosiasjoner til biler som sådan. Patentstyret har lagt til grunn at BUGATTI oppfattes som et fantasiord eller et italienskklingende etternavn. Det skal videre påpekes at bruken av ordet BUGATTI også er knyttet til andre virksomheter utover registreringshaver og innsiger. Et søk i Patentstyrets databaser over registrerte varemerker viser at det er flere registrerte varemerker som inneholder ordet BUGATTI og som ikke er tilknyttet klagers virksomhet, og BUGATTI er også registrert som foretak innenfor klesbransjen. Bilag 1: Utskrift av Patentstyrets databaser ved søk på Bugatti Bilag 2: Utskrift fra Enhetsregisteret for Bugatti Hønefoss AS, org. nr. 974 394 103 Innklagede vil derfor fremheve at Bugatti ikke har et entydig begrepsinnhold i omsetningskretsen, og bestrider derfor at det foreligger kjennetegnslikhet særlig hensyntatt at registreringshaver benytter tillegget DRIVE THRU AS i tillegg. 3.2.2 Det foreligger ikke bransjelikhet Et foretaksnavn vil ikke være egnet til å forveksles med et annet foretaksnavn eller varemerke dersom det ikke foreligger bransjelikhet jf foretaksnavnelovens 3-3. Patentstyret har korrekt lagt til grunn at det ikke foreligger bransjelikhet i denne saken. Første avdeling uttaler: Ved den konkrete vurderingen av hva varemerkene er registrert for, og hva slags bransje registreringshaver utøver sin virksomhet innenfor slutter Patentstyret seg til registreringsinnehavers fullmektig i at de to bransjene partene opererer innenfor er svært forskjelleige. Det foreligger ikke fellesskap i verken fagkyndighet, råvareutspring, fremstilling, omsetning eller bruk og formål mellom partenes
Annen avd. sak nr. 8101 15 virksomhet. Det foreligger således ikke bransjelikhet mellom varemerkene og foretaksnavnet som sådan jf foretaksnavneloven 3-3. [Vår uth] Registreringshaver benytter navnene for restaurant- og gatekjøkkenvirksomhet. Innsiger kan ikke på noen måte høres med at gatekjøkkendrift er bransje av samme eller lignende slag som noen av de klasser innsiger har registrert merke for. Som støtte for sitt argument anfører innsiger at klasse 33 (alkoholholdige drikker) er en kryssklasse til klasse 43 (servering) som registreringshaver ville vært registrert i. Registreringshaver gjør gjeldende at det ikke er noen naturlig sammenheng mellom en registrering for alkoholholdige drikker og gatekjøkkendrift. Innsigers merker er ikke registrert for selve serveringen av alkoholholdig drikke som ville vært klasse 43 (servering). Under enhver omstendighet serveres det heller ikke alkoholholdig drikke ved registreringshavers virksomhet. Det er heller ingen naturlig sammenheng mellom biler og gatekjøkkendrift, og det kan ikke ha betydning at det her foreligger en mulighet for å kunne handle mat fra registreringshavers virksomhet mens man sitter i bilen. Når det gjelder de andre klassene som klager har registrert varemerker for, må det fremstå som åpenbart at det ikke foreligger noen bransjelikhet. På denne bakgrunn må det samlet sett være helt klart at forvekslingsfare ikke foreligger. Klagen kan således ikke føre frem. 4 Vedrørende påstått utvidet vern og urimelig utnyttelse eller skade på det velkjente merket særpreg 4.1 Vilkåret om at klagers kjennetegn er velkjent er ikke oppfylt Registreringshaver vil bestride at innsigers merker velkjente i Norge, og således nyter utvidet vern etter foretaksnavnelovens 3-3 annet ledd. Det er et vilkår for at et merke skal være velkjent i vml. 4 annet ledds forstand at det er innarbeidet. Det samme vil måtte gjelde for et foretaksnavn etter 3-3 annet ledd. Dette er ikke tilfelle for klagers merker eller foretaksnavn. Merket er ikke innarbeidet i Norge, og kan således ikke velkjent i omsetningskretsen. Som uttalt av første avdeling: Registreringshavers fullmektig hevder i denne forbindelse at graden av innarbeidelse må vektlegges i vurderingen av utvidet vern, jf. EF-domstolens dom C-375/97 (Chevy) hvor dette var et av momentene. Patentstyret er enig i at dette vil være av betydning for vurderingen, og legger vekt på at det er på det rene at det ikke er reklamert for Bugatti-bilene i Norge, og bilene er heller ikke markedsført eller forhandlet i Norge. Et merke som ikke har vært markedsført, forhandlet eller solgt i Norge er ikke velkjent her i riket, jf. vml. 4 annet ledd. At merket har vært eksponert overfor norske forbrukere i form av omtale i media er ikke varemerkebruk i varemerkelovens forstand. Det vises til varemerkelovens 1 første ledd,
Annen avd. sak nr. 8101 16 som setter som krav at et kjennetegn må benyttes i næringsvirksomhet for å oppnå varemerkerett. Det må dessuten legges vekt på at innsiger, til tross for en hel rekke defensivregistreringer av varemerker ikke tilbyr et eneste produkt eller tjeneste i Norge under varemerket BUGATTI. Det må få betydning for rekkevidden av innsigers vern at merket ikke har vært gjenstand for markedsføring og salg i Norge. På bakgrunn av den sparsomme innarbeidelse som har funnet sted må det antas at klagers eventuelle vern utover det merkene er registrert for må være smalt, og under enhver omstendighet kan dette ikke strekke seg fra biler til restaurantvirksomhet. Oppsummert er ikke klagers kjennetegn eller foretaksnavn velkjent i Norge, og under enhver omstendighet har ikke klager vern for de tjenesters som tilbys av registreringshaver. 4.2 Det foreligger ingen urimelig utnyttelse eller forringelse av anseelse Videre vil registreringshaver bestride at det foreligger noen urimelig utnyttelse eller forringelse av anseelse, jf. foretaksnavnelovens 3-3 annet ledd. Registreringshaver kan ikke se at Patentstyret har lagt til grunn at innsigers kjennetegn er et verdensmerke slik det påstås i klagen. Det må være åpenbart at et merke som ikke er markedsført, forhandlet eller solgt i Norge vil ha svært begrensede muligheter for å stå ovenfor noen urimelig utnyttelse eller forringelse. Det er særdeles tvilsomt at man i omsetningskretsen vil kunne komme til å assosiere mot innsigers merke når man møter registreringshavers foretaksnavn og kjennetegn særlig når dette skjer på helt forskjellige varer og tjenester. Det vil derfor ikke være noen form for free-riding eller snylting på renommé eller goodwill ved å benytte foretaksnavnene BUGATTI DRIVE THRU AS. Patentstyrets avgjørelse er således riktig når det konkluderes med at i den grad det skjer en assosiasjon ved bruken av BUGATTI med tillegget DRIVE THRU AS skapes det assosiasjoner til registreringshavers egen restaurantvirksomhet og ikke til klagers sportsbiler. Det foreligger ikke noe innarbeidet kjennetegn i form av det klager hevder er en Bugattigrill. Denne er uansett ikke benyttet av registreringshaver. Figuren som benyttes i registreringshavers skilt har sitt utspring i en ovn som ble benyttet for baking av poteter i registreringshavers virksomhet i oppstarten. Bilag 3: Utskrift som viser opprinnelsen til figuren i skiltet slik den finnes i registreringshavers skilt Videre bestrides det at det foreligger lik font som den klagers merker er registrert med. Det bemerkes at det ikke er angitt hvilket av merkene som skulle ha en slik font. 4.3 Betydningen av passiviteten hos klager Registreringshaver har således benyttet elementet BUGATTI i en helt ulik bransje enn for hva klagers varemerker er registrert for, og dette har skjedd i 23 år i sammenheng. Denne informasjonen har vært offentlig tilgjengelig i foretaksregisteret hele denne tiden. Innsiger har ikke protestert eller motsatt seg dette i denne tiden.
Annen avd. sak nr. 8101 17 Det skal videre bemerkes at registreringshaver har hatt domenet bugatti.no siden 1999 også dette uten at det har vært påtalt fra innsiger. Det gjøres således gjeldende at innsiger har tapt retten til å protestere mot registreringshavers kjennetegn hva enten dette grunnes på foretaksnavnelovens 3-5, varemerkelovens 8 annet ledd eller alminnelige regler om passivitet. 5. Avslutningsvis På bakgrunn av det ovenstående anmodes Patentstyret om ikke å ta innsigers krav om administrativ overprøving av foretaksnavnet BUGATTI DRIVE THRU AS til følge. Den 3. februar 2011, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage og motpartens imøtegåelse, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets Første avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 5. oktober 2010 om at registreringen av foretaksnavnet Bugatti Drive Thru AS kan opprettholdes. I notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling følgende: "Administrativ overprøving av foretaksnavnregistrering i henhold til foretaksnavneloven 3-6 (klagesak nr. KF 2010 020) Vi viser til klage til Annen Avdeling i brev mottatt den 1.desember 2010 fra Zacco Advokater, Oslo, på vegne av Bugatti International SA. Den administrative overprøvingen var begrunnet med at foretaksnavnet BUGATTI DRIVE THRU AS ansås egnet til å forveksles med innsigers registrerte varemerker inneholdende ordelementet BUGATTI, kombinert merke med reg.nr. 153447 og kombinert merke med reg.nr. 153986. Det ble også anført at registreringshavers foretaksnavn var i strid med innsigers innarbeidede rettigheter til varemerket BUGATTI, med prioritet fra et tidspunkt før de nevnte varemerkeregistreringene. Patentstyret tok ikke krav om administrativ overprøving til følge i avgjørelse av 5. oktober 2010. Patentstyrets første avdeling har vurdert klagen og fastholder den vurdering som ble foretatt i avgjørelsen av 5. oktober 2010. Saken sendes til Annen avdeling for behandling av klagen." Deretter er sakens dokumenter oversendt til Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. I tilsvar av 4. april 2011 anfører Bugatti International SA følgende: