Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt av: Pareto AS, Postboks 1396 Vika, 0114 Oslo Foretakets org. nr. 962 964 591 Fullmektig: Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St. Olavs Plass, 0129 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 3. mars 2009, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet PARETO REVISJON AS ble besluttet tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Den 3. januar 2007 ble innført i Foretaksregisteret at navnet på foretaket med org. nr. 989 087 126, opprinnelig innført i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret den 13. desember 2005 med bransjeangivelsen / næringskoden "69.202 Revisjon", er blitt endret fra STIGEN REVISJON AS til PARETO REVISJON AS. Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at det nye foretaksnavnet PARETO REVISJON AS er egnet til å forveksles med det tidligere registrerte foretaksnavnet PARETO AS, org. nr. 962 964 591, opprinnelig innført i Enhetsregisteret den 20. februar 1995 med bransjeangivelsen / næringskoden "70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning", med "prioritet" fra innføring i Foretaksregisteret av endring til nåværende navn den 11. november 2000, og at foretaksnavnet PARETO REVISJON AS således er blitt innført i Foretaksregisteret i strid med bestemmelsen i foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7903 2 Fra Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 3. mars 2009 hitsettes: Behandlende medlem skal bemerke: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sitt foretaksnavn før motparten og dermed har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). Hvorvidt kjennetegnet PARETO REVISJON AS er egnet til å forveksles med innsigers foretaksnavn PARETO AS, skal avgjøres ut i fra en helhetsvurdering der både bransjelikhet og kjennetegnslikhet mellom navnene blir vektlagt, jf. foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, jf. varemerkelovens bestemmelser. Særpreg: Registreringsinnehaver viser til foretaksnavneloven 2-1, og peker på at et foretaksnavn ikke må være identisk med et foretaksnavn med bedre prioritet, såfremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver. Registreringsinnehaver hevder deretter at lovgiver, ved å oppstille et krav om identitet, stiller et strengt krav for når et foretaksnavn kan sies ha tilstrekkelig særpreg. Patentstyret er ikke enig i denne argumentasjonen. Foretaksnavneloven 2-1 regulerer hvilke foretaksnavn som kan registreres i Foretaksregisteret. Denne bestemmelsen omtaler imidlertid ikke kravet om særpreg. Det er helt på det rene at foretaksnavn som ikke innehar varemerkerettslig særpreg kan registreres som foretaksnavn. Det er først hvis et foretaksnavn skal ha vern mot bruk av liknende foretaksnavn eller varekjennetegn, at det må oppfyller kravet til særpreg. Etter foretaksnavneloven 3-2 første ledd er vilkåret for at innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av liknende foretaksnavn eller varekjennetegn, at det oppfyller kravet til særpreg etter varemerkelovens 13. Foretaksnavneloven 3-2 første ledd harmoniserer det kjennetegnsrettslige vern ved at det gis en tilsvarende bestemmelse om særpreg både for varemerker og foretaksnavn. Patentstyret er således ikke enig med registreringsinnehaver i at det oppstilles et høyere krav til særpreg for foretaksnavn enn for varemerker. Det må dermed tas stilling til om innsigers foretaksnavn PARETO AS innehar særpreg etter foretaksnavneloven 3-2, jf varemerkeloven 13. Det er ikke omtvistet at PARETO ikke har noen bestemt betydning, men er et relativt uvanlig italiensk etternavn. Videre fremkommer det av www.ordnett.no, samt av www.onelook.com at Vilfredo Pareto var en italiensk økonom og sosiolog som levde fra 1848 til 1923. Vilfredo Pareto var opphavsmann til teorier og metoder, og da særlig til en formel brukt til å forklare inntektsdistribusjonen i et samfunn. Registreringsinnehaver hevder at begrepet "pareto" på bakgrunn av Vilfredo Pareto s teorier, gir assosiasjoner til økonomisk effektivitet, og at det derfor foreligger et friholdelsesbehov for andre aktører til å kunne benytte seg av begrepet. Registreringsinenhaver hevder at dette må spille inn på vurderingen av merkets særpreg.
2. avd. sak nr. 7903 3 Det følger av innsigers hjemmeside på www.pareto.no at de tilbyr "et bredt utvalg av tjenester innenfor megling av aksjer, obligasjoner og selskapsandeler, tilrettelegging av emisjoner i ulike egen- og fremmedkapitalinstrumenter samt direkte investeringer." Videre står det at "Selskapet har også virksomhet innen forretningsførsel av direkte investeringer, verdivurderinger, refinansiering, finansiell rådgivning og megling av næringseiendommer, og tilbyr formuesforvaltning innen aksje og rentemarkedet. Gjennom skipsmegling er Pareto også engasjert i befraktning og kjøp og salg av tank- og bulkskip." Patentstyret er av den oppfatning at PARETO AS tilbyr tjenester som ikke kun henvender seg til en omsetningskrets med økonomisk bakgrunn. Som eksempel kan nevnes at kunder av "refinansieringstjenester" eller "megling av næringseiendommer" kan ha en hvilken som helst faglig bakgrunn. Kundegruppen uten økonomiutdannelse vil oppfatte PARETO som et fantasiord eller som et uvanlig italiensk etternavn, og merket vil dermed ha en sterk grad av særpreg, jf vml 13. PARETO s omsetningskrets som har økonomisk bakgrunn, vil muligens vite om Vilfredo Pareto s teorier, men Patentstyret er av den oppfatning at PARETO likevel ikke kan sies å være direkte beskrivende for den type finansielle tjeneseter PARETO AS tilbyr. Selv om tankene henledes til en økonomisk teoretiker med et budskap som har med effektivitet å gjøre, sier dette muligens noe indirekte om tjenestenes art eller kvalitet, men det er likevel ikke tilstrekkelig til å si at kjennetegnet PARETO AS i seg selv er beskrivende etter varemerkeloven 13. Kjennetegnet vil, av økonomer, i høyden kunne sies å være suggestivt. Suggestive merker kan registreres uhindret av varemerkeloven 13. Når det gjelder registreringsinnehavers påstander om at det foreligger et friholdelsesbehov for utrykket PARETO, vil vi påpeke at så lenge PARETO ikke anses beskrivende for de aktuelle tjenestene, foreligger det heller ikke et friholdelsesbehov for andre næringsdrivende til å benytte PARETO som kjennetegn eller foretaksnavn. Patentstyret finner etter dette at PARETO AS innehar det nødvendige særpreg jf. varemerkeloven 13. Bransjelikhet: Etter foretaksnavneloven 3-3 anses foretaksnavn bare egnet til å forveksles hvis det foreligger bransjelikhet. Registreringsinnehaver hevder at det ikke kan sies å være bransjelikhet mellom de to partene i saken, og viser i den forbindelse blant annet til at partenes vedtektsfestede formål omfatter forskjellige tjenester. Til dette vil Patentstyret påpeke følgende: Det følger av Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) s. 34 og 35 at: "Foretaksnavnevernets bransjemessige utstrekning avgjøres i dag ved en konkret helhetsvurdering der faktisk bransjebruk på vurderingstidspunktet er det vesentligste momentet". Det fremgår videre at "faktisk bruk" fortsatt bør være avgjørende for omfanget av foretaksnavnets vern, og at bransjetilknytningen skal avgjøres etter en helhetsvurdering av partene. Med utrykket "faktisk bruk" menes at den bransjeangivelse foretaket er registrert for, og foretakets vedtektsfestede formål, ikke anses bindende. Etter varemerkeloven er det avgjørende hvilke varer og tjenester et merke er registrert for. Vurderingen av bransjelikhet i forhold til foretaksnavneloven skiller seg dermed vesentlig fra den vurderingen av vare og tjenestelikhet som foretas etter varemerkeloven, da "faktisk bruk"
2. avd. sak nr. 7903 4 skal være avgjørende i denne typen saker. Patentstyret kan derfor ikke legge avgjørende vekt på registreringsinnehavers anførsler vedrørende tjenesteklasser etter varemerkelovens bestemmelser. Det følger av registreringsinnehavers nettside (www.paretorevisjon.no) at de tilbyr følgende tjenester: Etablering av selskaper Revisjonstjenester Utarbeidelse av regnskap og likningspapirer Bistand ved kjøp og salg av virksomheter Restruktureringer, fisjoner, fusjoner og avvikling Internrevisjon Utleie økonomisjef/regnskapssjef Verdsettelser Generasjonsskifter og arv Bistand i skatte og avgiftsspørsmål Som nevnt ovenfor følger det av innsigers hjemmeside (www.pareto.no) at de blant annet tilbyr rådgivning vedrørende fusjoner og overtakelser, og "et bredt utvalg av tjenester innenfor megling av aksjer, obligasjoner og selskapsandeler, tilrettelegging av emisjoner i ulike egen- og fremmedkapitalinstrumenter samt direkte investeringer". Videre står det at "Selskapet har også virksomhet innen forretningsførsel av direkte investeringer, verdivurderinger, refinansiering, finansiell rådgivning og megling av næringseiendommer, og tilbyr formuesforvaltning innen aksje og rentemarkedet. Gjennom skipsmegling er Pareto også engasjert i befraktning og kjøp og salg av tank- og bulkskip." Patentstyret betviler ikke at registreringsinnehavers hovedgeskjeft er innen revisjonsvirksomhet. Revisjonsvirksomhet er imidlertid av en slik art at det er nært forbundet med andre finansielle tjenester. Finansiell virksomhet generelt er underlagt revisjon, og det kreves at de som utfører revisjonen har fagkyndighet vedrørende økonomi og finans, slik at det kreves likeartet faglig bakgrunn av aktørene. Det vil også i høy grad være den samme omsetningskretsen som benytter seg av finansielle tjenester og revisjonstjeneseter. Patentstyret må behandle enhver registrering av foretaksnavn som gyldig og virksom, så lenge den ikke er opphevet etter foretaksnavneloven 3-6. En foretaksnavneregistrering gjelder i hele Norge. PARETO AS har dermed vern i hele landet, og Patentstyret kan ikke vektlegge registreringsinnehavers anførsler vedrørende partenes ulike geografiske virkeområder. Registreringsinnehaver og innsiger tilbyr i tillegg flere like og meget likeartede tjenester, som for eksempel rådgivning ved fusjoner, verdivurdering, verdsettelser, bistand ved kjøp og salg av virksomheter, finansiell rådgivning og megling av næringseiendommer. Til tross for at partene har sine nisjeområder finner Patentstyret det ikke tvilsomt at begge parter i saken utøver virksomhet knyttet til økonomiske transaksjoner og finans. Det foreligger derfor bransjelikhet i saken, jf foretaksnavneloven 3-3, og graden av kjennetegnslikhet vil være avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Kjennetegnslikhet:
2. avd. sak nr. 7903 5 Registreringsinnehavers foretaksnavn PARETO REVISJON AS opptar innsigers foretaksnavn PARETO AS i sin helhet. Registreringsinnehavers foretaksnavn har i tillegg merkeelementet "REVISJON". I forhold til den virksomhet registreringsinnehaver utøver er merkeelementet "REVISJON" kun egnet til å opplyse om at foretaket tilbyr revisjonstjenester. Dette elementet er således uten varemerkerettslig særpreg, og uten adskillende evne. Patentstyret er av den oppfatning at PARETO REVISJON AS fremstår som en variant av PARETO AS. Det er ikke uvanlig at en og samme næringsdrivende opererer med flere forretningskjennetegn, hvor hovedelementet er det samme, mens tillegget er forskjellig ettersom hvilken gren av virksomheten det er snakk om. I slike tilfeller er det det innledende elementet som forteller forbrukeren hvilken kommersiell opprinnelse man har med å gjøre. I og med det identiske hovedelementet er PARETO i begge de aktuelle kjennetegnene, foreligger det etter Patentstyrets oppfatning en sterk grad av kjennetegnslikhet i saken, jf foretaksnavneloven 3-2. Registreringsinnehaver peker på at partenes kjennetegn har ulik figurativ utforming slik de benyttes i markedet. Patentstyret skal prøve registreringen av foretaksnavnet PARETO REVISJON AS, i forhold til foretaksnavnet PARETO AS. Dersom vurderingen skulle omfattet den figurative utformingen av partenes kjennetegn, måtte grunnlagene for kravet ha vært registrerte kombinerte varemerker. Når forbrukerne møter kjennetegnet PARETO AS for ulike finansielle tjenester og deretter ser kjennetegnet PARETO REVISJON AS, også for tjenester som har med økonomi og finans å gjøre, er det nærliggende å gå ut fra at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom foretaksnavnenes innehavere. Vi finner heller ikke å kunne legge avgjørende vekt på fullmektigens anførsel om at kjennetegnene vil rette seg mot en merkebevisst omsetningskrets. De aktuelle tjenestene vil kunne markedsføres og tilbys til både merkebevisste forbrukere og forbrukere som ikke nødvendigvis kjenner finansbransjen i forkant. Foretaksnavnet PARETO REVISJON AS fremstår uansett, både for den oppmerksomme, og den mindre oppmerksomme, som en versjon eller variant av det tidligere foretaksnavnet PARETO AS. Etter en helhetsvurdering finner behandlende medlem at foretaksnavnet PARETO REVISJON AS er forvekselbart med innsigers foretaksnavn PARETO AS. Registreringen av PARETO REVISJON AS er derfor i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Ettersom vi har kommet til at PARETO REVISJON AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, finner Patentstyret det unødvendig å gå inn på innsigers subsidiære anførsler om utvidet vern av foretaksnavn, jf foretaksnavneloven 3-2 annet ledd. Beslutning: Registreringen av PARETO REVISJON AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas til følge. En begrunnet klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom fra Pareto Revisjon AS mandag den 4. mai 2009. Klagen er innkommet rettidig. Den 18. mai 2009, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den
2. avd. sak nr. 7903 6 tidligere beslutning av 3. mars 2009 om at registreringen av foretaksnavnet Pareto Revisjon AS må oppheves. Deretter er sakens dokumenter oversendt til Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 19. juni 2009, innen fakturafristens utløp den 21. juni 2009. I klagen av 4. mai 2009 anfører Pareto Revisjon AS følgende: KLAGE PÅ AVGJØRELSE OM ADMINISTRATIV OVERPRØVING AV FORETAKSNAVNREGISTRERING Vi viser til Patentstyrets avgjørelse truffet den 3.3.2009 med saksreferanse KF 20008053. Vi klager på denne avgjørelsen og ber Patentstyret fremlegge klagen for Patentstyrets 2. avdeling som er rette klageinstans, jf. foretaksnavneloven 3-7. Frist for å klage på nevnte avgjørelse er to måneder etter den dagen da melding om avgjørelse ble sendt klager. Melding om avgjørelse ble sendt klager den 3.3.2009. Denne klage er sendt til Patentstyrets den 30.4.2009 og er derfor rettidig i henhold til foretaksnavneloven 3-7. 1 KLAGERS NAVN OG ADRESSE Foretaksnavn: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Organisasjonsnummer: 989 087 126 2 AVGJØRELSEN SOM DET KLAGES OVER Klagen gjelder avgjørelsen truffet den 3.3.2009 i sak om krav om administrativ overprøving av registreringen av foretaksnavnet PARETO REVISJON AS (registreringsinnehaver) fra PARETO AS (innsiger). Kravet ble begrunnet med at foretaksnavnet PARETO REVISJON AS er egnet til å forveksles med innsigers registrerte foretaksnavn PARETO AS med organisasjonsnummer 962 964 591. I tilsvar den 13.1.2009 kom vi med bemerkninger til kravet, som vi mener ikke er tilstrekkelig tatt hensyn til når Patentstyrets beslutning lyder: Registrering av PARETO REVISJON AS er i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr. 4, og kravet om administrativ overprøving tas til følge. Klager er uenig i det vedtaket Patentstyret har truffet, hvilket vil fremgå av bemerkningene nedenfor. Vi viser også til vårt tilsvar til krav om administrativ overprøving av foretaksnavnregistrering datert den 13.1.2009 og tilsvar datert den 3.1.2008. 3 HVILKEN ENDRING SOM ØNSKES I AVGJØRELSEN
2. avd. sak nr. 7903 7 Vi ber om at avgjørelsen i sin helhet oppheves, og at kravet om administrativ overprøving av registreringen av foretaksnavnet PARETO REVISJON AS avvises, således at PARETO REVISJON AS får beholde sitt foretaksnavn. 4 HVILKE GRUNNER KLAGEN BYGGER PÅ Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn. For at merkenavnet PARETO REVISJON AS skal anses egnet til å forveksles med merkenavnet PARETO AS må foretakene drive innen sammen bransje og det må foreligge kjennetegnslikhet mellom navnene. I tillegg må innsigers navn oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Vi mener Patentstyrets vurdering av de tre nevnte vilkår ikke er riktig. Vi er av den oppfatning at Patentstyret ikke i tilstrekkelig grad har lagt vekt på registreringsinnehavers presisering av at PARETO REVISJON AS ikke er autorisert til, og således ikke kan drive rådgivningsvirksomhet i investeringsmarkedet, slik innsiger gjør. Videre at registreringsinnehavers rådgivningstjenester uansett er meget begrenset og i det vesentlige er knyttet til regnskapsavleggelse og praktiske skatteforhold hos revisjonskunder som PARETO REVISJON AS er revisor for. 4.1 Bemerkninger knyttet til enkelte deler av vedtaket kravet om særpreg For at innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av lignende foretaksnavn må det oppfylle kravet til særpreg etter foretaksnavneloven 3-2, jf. varemerkeloven 13. Bakgrunnen for kravet er at varemerket overfor omsetningskretsen skal kunne fungere som en garanti for varenes kommersielle opprinnelse. Videre skal kravet om særpreg ivareta behovet for friholdelse. Vi mener at Patentstyret har tatt feil når de uttaler at navnet PARETO er særpreget i henhold til foretaksnavneloven 3-2, jf. varemerkeloven 13. I avgjørelsen undervurderes den beskrivende egenskap ordet PARETO har når Patentstyret slår fast at navnet har et særpreg. Ordet PARETO må tvert i mot anses beskrivende for den type tjenester som begge parter driver. Navnet assosieres, ikke bare av økonomer, men også av forbrukere, med den italienske sosiologen, økonomen og filosofen Vilfredo Pareto. Hans navn er også opphav til parteodiagrammet, paretofordeling, paretooptimalitet, paretoindeks og paretoprinsippet (80-20-regelen). Det er derfor vår oppfatning at Patentstyret tar feil når de skriver: Patentstyret er av den oppfatning at PARETO AS tilbyr tjenester som ikke kun henvender seg til en omsetningskrets med økonomisk bakgrunn. Som eksempel kan nevnes at kunder av refinansieringstjenester eller megling av næringseiendommer kan ha en hvilken som helst faglig bakgrunn. Kundegruppen uten økonomiutdannelse vil oppfatte PARETO som et fantasiord eller som et uvanlig italiensk etternavn, og merket vil dermed ha en sterk grad av særpreg. Vi mener Patentstyret undervurderer den kunnskap som ligger hos forbrukere når de uttaler at forbrukere ikke vil assosiere navnet PARETO med økonomisk effektivitet. Når det gjelder kundegruppen som Patentstyret her viser til, er dette uansett ikke en omsetningsgruppe som vil oppsøke PARETO REVISJON AS, da de nevnte tjenester ikke er noe PARETO REVISJON AS driver med. I forhold til denne omsetningskretsen vil det således ikke være fare for at det oppstår forveksling mellom tjenester således at hensynet til kundekretsen vil være tilstrekkelig ivaretatt. Hensynet til at varemerket overfor omsetningskretsen skal kunne
2. avd. sak nr. 7903 8 fungere som en garanti for varenes kommersielle opprinnelse, er da ikke til hinder for at navnet PARETO kan brukes av flere typer selskaper. Videre er det uansett ikke avgjørende at ordet for en del av kundegruppen ikke oppfattes som beskrivende. Tvert imot er det i juridisk teori antatt tilstrekkelig for registreringshindring etter varemerkeloven 13 at merket av en del av det kjøpende publikum kan oppfattes som en beskrivelse av tjenesten. Det er vår oppfatning at ordet PARETO er et velkjent ord som assosieres med økonomisk effektivitet innen næringsvirksomhet. Vi mener Patentstyret tar feil når de skriver: PARETO`s omsetningskrets som har økonomisk bakgrunn, vil muligens vite om Vilfredo Pareto`s teorier, men Patentstyret er av den oppfatning at PARETO likevel ikke kan sies å være direkte beskrivende for den type finansielle tjeneseter PARETO AS tilbyr. Selv om tankene henledes til en økonomisk teoretiker med budskap som har med effektivitet å gjøre, sier dette muligens noe indirekte om tjenestenes art eller kvalitet, men det er likevel ikke tilstrekkelig til å si at kjennetegnet PARETO AS i seg selv er beskrivende etter varemerkeloven 13. Kjennetegnet vil, av økonomer, i høyden kunne sies å være suggestivt. Suggestive merker kan registreres uhindret av varemerkeloven 13. Videre er det uklart for oss hva Patentstyret mener når de skriver at suggestive merker kan registreres uhindret av varemerkeloven 13. Tvert i mot må navn være særpreget for å kunne registreres etter varemerkeloven 13. Dersom Patentstyret er av den oppfatning av ordet PARETO er suggestivt, er det ikke forståelig at Patentstyret samtidig anfører at ordet er særpreget. Fordi ordet nettopp må anses beskrivende for den type virksomhet som selskapene driver, gjør hensynet til friholdelse seg særlig gjeldende. Det er vår oppfatning at Patentstyret har tillagt hensynet til friholdelse for liten vekt i forhold til EU-praksis. Den avgjørelse som Patentstyret har truffet, viser at terskelen for kravet til særpreg er lagt for lavt. Vi viser her til EU-domstolens avgjørelser i Doublemint (C-191/01 P) og Linde v. Rado. Vurderingstemaet etter Doublemint er om det søkte merke: kunne tænkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende for at betegne en egenskap ved deres varer og tjenesteytelser det er altså ikke bare ord som faktisk brukes til å beskrive varer eller tjenester som skal friholdes, men alle betegnelser som kan anvendes til slike formål, jf. dommens premiss 31 og 32. Ordet PARETO er et sterkt og positivt ord innen økonomi, og det vil være urimelig om ett selskap skulle kunne påberope seg eneretten til et slikt navn. Hensynet til friholdelse skal nettopp motvirke monopolisering av ord og tegn som også andre næringsdrivende har en berettiget interesse i å bruke. At ordet ikke er spesielt beskrivende for alle og enhver, innebærer ikke at det av den grunn skal kunne monopoliseres av én bedrift. Som nevnt, er det etter Doublemint -saken ikke bare ord som faktisk brukes til å beskrive varer eller tjenester som skal friholdes, men også ord som kan anvendes til slike formål. Det må anses sterkt urimelig om ordet PARETO ikke friholdes av den grunn at Patentstyret oppfatter at ordet per i dag ikke faktiske brukes til å beskrive varer eller tjenester. Denne urimeligheten må tillegges stor vekt i helhetsvurderingen som skal foretas i avgjørelsen av om innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av lignende foretaksnavn. Vi mener således at Patentstyret tar feil når det skriver: Når det gjelder registreringsinnehavers påstander om at det foreligger et friholdelsesbehov for uttrykket PARETO, vil vi påpeke at så lenge PARETO ikke
2. avd. sak nr. 7903 9 anses beskrivende for de aktuelle tjenestene, foreligger det heller ikke et friholdelsesbehov for andre næringsdrivende til å benytte PARETO som kjennetegn eller foretaksnavn Vi ber om at Patentstyrets 2. avdeling foretar en ny vurdering av kravet til særpreg, der behovet for friholdelse tillegges tilstrekkelig tungtveiende betydning i samsvar med EUpraksis. 4.2 Bemerkninger knyttet til enkelte deler av vedtaket kravet om bransjelikhet For at innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av lignende foretaksnavn må navnene brukes, eller ventes brukt, for virksomhet av samme eller lignende slag (bransjelikhet), jf. foretaksnavneloven 3-3. Patentstyret anfører i sitt vedtak at det er den faktiske bruk som er avgjørende ved vurderingen av om det foreligger bransjelikhet. Fra vedtakets side 4 hitsettes: Det følger av registreringsinnehavers nettside (www.paretorevisjon.no) at de tilbyr følgende tjenester: ( ) Bistand ved kjøp og salg av virksomheter ( ) Verdsettelser De to ovenfor nevnte tjenestetilbud var opplistet som en tjeneste registreringsinnehaver tilbød på sin hjemmeside, men siden de begge ikke har/har hatt betydning for selskapets revisjonsvirksomhet har en tatt disse ut fra hjemmesiden. Det var således ikke direkte feil av Patentstyret å vektlegge dette i vurderingen av om den faktiske bruk av foretaksnavnene innebærer at det foreligger bransjelikhet. Det er imidlertid ikke et tema lenger! Patentstyret skriver videre i vedtaket på side 4: Patentstyret betviler ikke at registreringsinnehavers hovedgeskjeft er innen revisjonsvirksomhet. Revisjonsvirksomhet er imidlertid av en slik art at det er nært forbundet med andre finansielle tjenester. Finansiell virksomhet generelt er underlagt revisjon, og det kreves at de som utfører revisjonen har fagkyndighet vedrørende økonomi og finans, slik at det kreves likeartet faglig bakgrunn av aktørene. Det vil også i høy grad være den samme omsetningskretsen som benytter seg av finansielle tjenester og revisjonstjenester. Det medfører ikke riktighet at revisjonsvirksomhet er av en slik art at det er nært forbundet med andre finansielle tjenester og at det i høy grad er den samme omsetningskretsen som vil benytte seg av finansielle tjenester og revisjonstjenester. Det presiseres i denne sammenheng at registreringsinnehaver ikke har lovlig adgang til å drive rådgivningsvirksomhet i investeringsmarkedet ved siden av revisjon, jf. revisorloven 4-1, og at deres rådgivningstjenester i det vesentlige er knyttet til regnskapsavleggelse og praktiske skatteforhold av kunder hos PARETO REVISJON AS. Denne omsetningen er uansett meget begrenset, nærmere bestemt bare 1 % av årlig omsetning. Registreringsinnehavers hovedgeskjeft er statsautorisert revisjon og dette er ikke en virksomhet som innsiger tilbyr. Den kundegruppen som vil oppsøke registreringsinnehavers tjenestetilbud, vil i all hovedsak være revisjonspliktige næringsdrivende. Et vektig moment ved vurderingen av om det foreligger bransjelikhet er om bransjene henvender seg til samme omsetningskrets, noe som i all hovedsak ikke er tilfellet i dette forholdet. Det er således vår
2. avd. sak nr. 7903 10 oppfatning at Patentstyret tar feil når det legger til grunn at statsautorisert revisjonsvirksomhet er av en slik art at det foreligger bransjelikhet med de tjenester som innsiger tilbyr, jfr. Vedtakets side 4: Tiltross for at partene har sine nisjeområder finner Patentstyret det ikke tvilsomt at begge parter i saken utøver virksomhet knyttet til økonomiske transaksjoner og finans. Det foreligger derfor bransjelikhet i saken. At begge virksomheter er knyttet til økonomiske transaksjoner tilfredsstiller uansett ikke kravet til bransjelikhet. En kan ikke trekke så vide grenser om begrepet. I så tilfelle vil det foreligge bransjelikhet mellom enhver bedrift som har økonomiske innslag. Vi mener Patentstyret ikke i tilstrekkelig grad har lagt vekt på ulikheten mellom den type tjenester som PARETO AS tilbyr og den revisjonstjenesten som PARETO REVISJON AS tilbyr. Videre anfører Patentstyret i vedtaket på side 4: Registreringsinnehaver og innsiger tilbyr i tillegg flere like og meget likeartede tjenester, som for eksempel rådgivning ved fusjoner, verdivurdering, verdsettelser, bistand ved kjøp og salg av virksomheter, finansiell rådgivning og megling av næringseiendommer. Dette representerer uriktig faktum. Registreringsinnehaver driver kun med teknisk bistand i form av bistand med transaksjoner hos egne revisjonskunder, noe det er helt naturlig at revisor bistår med. Dette må anses som en integrert del av revisortjenesten, og ikke som selvstendig tjenesteområde. På bakgrunn av dette er det således vår oppfatning at Patentstyret ikke har lagt til grunn en riktig faktisk bruk ved vurderingen av om det foreligger bransjelikhet. Det er i tråd med dette ikke riktig at den faktiske bruk av foretaksnavnene innebærer at det foreligger bransjelikhet. Tjenestene er derimot så ulike at vilkåret ikke kan anses oppfylt. Vi ber om Patentstyrets 2. avdeling legger til grunn riktig faktisk bruk ved sin vurdering av om det foreligger bransjelikhet og at det vektlegges tilstrekkelig at registreringsinnehavers hovedgeskjeft er statsautorisert revisjon som innebærer at registreringsinnehaver ikke har lovlig adgang til å drive rådgivningsvirksomhet i investeringsmarkedet ved siden av revisjon, jf. revisorloven 4-1. 4.3 Bemerkninger knyttet til enkelte deler av vedtaket kravet om kjennetegnslikhet For at innsigers foretaksnavn skal ha vern mot bruk av lignende foretaksnavn må navnene ha tilstrekkelig like kjennetegn, jf. foretaksnavneloven 3-2. Kravet til kjennetegnslikhet er bare aktuelt dersom innsigers navn anses særpreget, hvilket vi bestrider (se ovenfor). Dersom Patentstyrets 2. avdeling likevel skulle komme til at PARETO oppfyller kravet til særpreg, må det foretas en konkret bedømmelse av om det foreligger kjennetegnlikhet, ettersom innsigers og registreringsinnehavers navn ikke er identiske. Denne vil bero på en sammensatt vurdering der særpregsgrad, ordlikhet, skriftbilde og forestillingsbildet vektlegges. Det bestrides at det foreligger tilstrekkelig kjennetegnslikhet mellom de to foretaksnavn i dette tilfellet og at Patentstyret har tatt feil når de blant annet skriver. Patentstyret skal prøve registreringen av foretaksnavnet PARETO REVISJON AS, i forhold til foretaksnavnet PARETO AS. Dersom vurderingen skulle omfattet den figurative utformingen av partene kjennetegn, måtte grunnlagene for kravet ha vært registrerte kombinerte varemerker.
2. avd. sak nr. 7903 11 Det medfører ikke riktighet at navnenes figurative utforming ikke skal vektlegges i vurderingen av om det foreligger kjennetegnslikhet. Det fremgår av Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) s. 48: I tillegg til særpregsgrad vil det fortsatt legges vekt på ordlikhet, herunder skriftbilde, den uttale navnet vil få og forestillingsbildet i sin helhet. At den figurative utforming av navnet PARETO AS og PARETO REVISJON AS ikke kan tillegges vekt i denne sammenheng, er således feil. Vi ber om at Patentstyrets 2. avdeling tillegger navnenes figurative utforming vekt i vurderingen av om det foreligger kjennetegnslikhet. Patentstyret skriver videre i vedtaket på side 4: I forhold til den virksomhet registreringsinnehaver utøver er merkeelementet REVISJON kun egnet til å opplyse om at foretaket tilbyr revisjonstjenester. Dette elementet er således uten varemerkerettslig særpreg, og uten adskillende evne. Det bestrides at merkeelementet REVISJON ikke har adskillende evne. Tvert imot har merkeelementet REVISJON en særlig atskillende evne ved at ordet angir at selskapet nettopp driver med revisjon. Ordet er således egnet til å skille registreringsinnehaver fra innsiger. Det er videre vår oppfatning at Patentstyret har lagt for liten vekt på betydningen av hvilken omsetningskrets registreringsinnehaver har, når det slås fast at det foreligger forvekslingsfare mellom de to foretak. Også i denne vurderingen må det legges betydelig vekt på at det i forestående tilfelle er tale om tjenestetyper som krever to ulike former for autorisasjon, og som etter sitt innhold er uforenelige med hverandre, jf. kravet til uavhengighet i revisorloven 4-1. Partene tilbyr tjenester av vesentlig forskjellig art som det er vanskelig å forveksle med hverandre. Vi presiserer igjen at det ikke er den alminnelige forbruker som vil oppsøke registreringsinnehaver for bistand, men tvert i mot revisjonspliktige næringsdrivende. Vi er derfor uenige når Patentstyret anfører: Vi finner heller ikke å kunne legge avgjørende vekt på fullmektigens anførsel om at kjennetegnene vil rette seg mot en merkebevisst omsetningskrets. De aktuelle tjenestene vil kunne markedsføres og tilbys til både merkebevisste forbrukere og forbrukere som ikke nødvendigvis kjenner finansbransjen i forkant. Det bestrides at registreringsinnehavers kundekrets ikke er en merkebevisst omsetningskrets. Omsetningskretsen for de aktuelle tjenester som registreringsinnehaver tilbyr er i all hovedsak revisjonspliktige næringsdrivende. Disse må anses som en vesentlig mer merkebevisst omsetningskrets enn en vanlig forbruker. Vi holder fast ved at en profesjonell næringsdrivende som etterspør revisjonstjenester ikke vil kunne være i tvil om at revisjonsbistand er en vesentlig ulik tjeneste enn den tjeneste og produktmeny som innsiger tilbyr. Tilsvarende vil ikke innsigers kundekrets være aktører som etterspør revisjonstjenester idet innsiger rent faktisk ikke tilbyr dette. Altså vil det ikke foreligge forvekslingsfare mellom PARETO AS/underselskapet PARETO INVESTORSERVICE AS og PARETO REVISJON AS. Det bes om at Patentstyrets 2. avdeling legger vekt på våre bemerkninger til vedtaket i tillegg til de bemerkninger som fremgår av våre tidligere tilsvar ved sin vurdering av riktigheten av vedtaket om administrativ overprøving av foretaksnavnregistrering.
2. avd. sak nr. 7903 12 I sin imøtegåelse av 19. juni 2009 uttaler Pareto AS følgende: Vi viser til Annen avdelings brev datert 19. mai 2009 hvor klage over Patentstyrets avgjørelse i sak om administrativ overprøving av registrering av foretaksnavnet Pareto Revisjon AS er vedlagt. På vegne av Pareto AS har vi følgende kommentarer til klagen. 1 PARETO AS HAR KJENNETEGNSRETTSLIG PRIORITET Pareto AS registrerte sitt foretaksnavn 9. januar 1992. Kjennetegnet PARETO har vært i kontinuerlig bruk siden 1986 for vår klient. Pareto Revisjon AS registrerte sitt foretaksnavn 13. desember 2005. Det vises til den vedlagte dokumentasjon i sakens foregående korrespondanse. Pareto AS har således klar kjennetegnsrettslig prioritet foran klager. Dette er ikke omtvistet i saken. 2 PARETO AS ER ET SÆRPREGET FORETAKSNAVN For at Pareto AS skal ha vern mot registrering av foretaksnavnet Pareto Revisjon AS, må foretaksnavnet Pareto AS være særpreget i henhold til varemerkeloven 13, jf foretaksnavneloven 3-2 første ledd. Uttrykket PARETO er helt klart ikke beskrivende for den virksomhet som Pareto AS driver, og må derfor som et utgangspunkt anses å ha særpreg. Selv om Vilfredo Pareto er opphavsmann til anerkjente teorier om økonomisk effektivitet, medfører ikke det at kjennetegnet PARETO er beskrivende for virksomheten til Pareto AS. Vi legger til grunn at Patentstyrets første avdeling har vurdert dette korrekt når det uttales i avgjørelsen (side 3): Selv om tankene henledes til en økonomisk teoretiker med et budskap som har med effektivitet å gjøre, sier dette muligens noe indirekte om tjenestenes art eller kvalitet, men det er likevel ikke tilstrekkelig til å si at kjennetegnet PARETO AS i seg selv er beskrivende etter varemerkeloven 13. Når Pareto Revisjon AS på side 3 i klagen anfører at Det er vår oppfatning at ordet PARETO er et velkjent ord som assosieres med økonomisk effektivitet innen næringsvirksomhet, kan det ikke danne grunnlag for klagers påstand. For det første er økonomisk effektivitet innen næringsvirksomhet ikke beskrivende for de tjenester Pareto AS tilbyr. For det annet vil assosiasjon uansett ikke kunne sidestilles med beskrivende. Vi viser igjen til første avdelings avgjørelse, hvor det heter at kjennetegnet vil av økonomer, i høyden kunne sies å være suggestivt. Suggestive merker kan registreres uhindret av varemerkeloven 13. Klagers lovtolkning gir ikke uttrykk for gjeldende rett på dette punkt, vi legger som første avdeling til grunn at når kravet til særpreg er oppfylt, kan klager ikke høres med en anførsel om frihold for uttrykket PARETO. 3 DET FORELIGGER KJENNETEGNSLIKHET
2. avd. sak nr. 7903 13 Vern etter foretaksnavneloven 3-2 første ledd har et særpreget foretaksnavn bare mot lignende foretaksnavn eller varekjennetegn. Pareto AS legger til grunn av foretaksnavnet Pareto Revisjon AS er forvekslbart med foretaksnavnet Pareto AS. Ettersom klagers foretaksnavn tar opp i seg kjennetegnet PARETO i sin helhet, blir det et spørsmål om tillegget REVISJON kan tilføre klagers foretaksnavn tilstrekkelig særpreg. Pareto AS vil som første avdeling legge til grunn at i forhold til den virksomhet klager utøver er merkeelementet REVISJON kun egnet til å opplyse om at foretaket tilbyr revisjonstjenester. Tillegget er således ikke egnet til å gi foretaksnavnet særpreg eller atskillende evne. Pareto AS viser her til Ot.prp. nr. 50 (1984-1985) hvor det på side 97 første spalte heter: Hvis andre anvender den samme firmadominanten sammen med andre svake elementer, vil forvekslbarhet som regel måtte konstateres. Pareto AS slutter seg til første avdelings begrunnelse for at foretaksnavnenes figurative utforming ikke er relevant for den avgjørelse som skal treffes i denne saken. I motsatt fall måtte klager vist til en bruk av foretaksnavnet som kunne nytt vern som varemerke det er ikke tilfellet her. Konkurrerende foretaksnavn må som for varemerker vurderes slik de er registrert. 4 DET FORELIGGER BRANSJELIKHET Pareto AS er i utgangspunktet bare egnet til å forveksles med Pareto Revisjon AS hvis det brukes eller ventes brukt for virksomhet av samme eller lignende slag, jf foretaksnavneloven 3-3 første ledd. Foretaksnavneloven 3-3 stiller altså krav om lignende virksomhet det er ikke et krav etter loven at virksomheten skal være identisk. Pareto AS mener det er åpenbart at klager og Pareto AS driver virksomhet av lignende slag i henhold til loven. Vi viser her til at Pareto AS datterselskap Pareto Investorservice AS er et autorisert regnskapsførerselskap som har direkte overlappende virksomhet som Pareto Revisjonstjenester AS, herunder regnskap og økonomifunksjoner for konsernselskap, skatterådgivning, regnskapsførsel, årsregnskap, ligningspapirer etc. Det vises til dokumentasjonen inntatt i korrespondansen for første avdelings behandling av saken. Uten at det er avgjørende for vurderingen, legger Pareto AS til grunn at klager ikke kan høres med at revisjonsvirksomhet ikke er nært forbundet med andre finansielle tjenester og at det ikke er den samme omsetningskretsen som vil benytte seg av finansielle- og revisjonstjenester. Det er en opplagt forbindelse mellom slike tjenester som ikke kan underslås, hvilket også klart vil oppattes av omsetningskretsen. Pareto AS vil for øvrig også anføre at foretaksnavneloven 3-3 annet ledd kommer til anvendelse i saken. Hvis annen avdeling finner at bransjelikhet ikke foreligger, vil uansett klagers bruk av sitt foretaksnavn være i strid med loven 2.6 nr. 4 ettersom PARETO har eldst rett og er så velkjent og har en slik anseelse her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet foretaksnavn ble brukt for en annen virksomhet. Det vises i den forbindelse til vårt brev av 15. desember 2008 og den der vedlagte dokumentasjon. 5 KONKLUSJON
2. avd. sak nr. 7903 14 Pareto AS har kjennetegnsrettslig prioritet overfor klager. Kjennetegnet har vært i uavbrutt bruk for vår klient siden 1986. PARETO er et særpreget kjennetegn for Pareto AS, og det foreligger kjennetegnslikhet og bransjelikhet med Pareto Revisjon AS. Pareto AS og Pareto Revisjon AS er således forvekslbare foretaksnavn. Det anføres derfor at foretaksnavnet Pareto Revisjon AS er registrert og i bruk i strid med foretaksnavneloven 2-6 nr.4. Vi ber på denne bakgrunn Annen avdeling fatte vedtak om at registreringen av Pareto Revisjon AS oppheves. Ved 2. avdelings brev av 24. juni 2009 ble gjenpart av imøtegåelsen fra Pareto AS oversendt registreringsinnehaver Pareto Revisjon AS til uttalelse, med svarfrist 24. august 2009. Det var ikke innkommet noen imøtegåelse fra registreringsinnehaveren ved svarfristens utløp den 24. august 2009, og saken er deretter besluttet tatt opp til behandling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. Annen avdeling vil bemerke at PARETO må anses som et sterkt og særpreget kjennetegnselement. Det at ordet er en velkjent del av økonomisk terminologi, innebærer ikke at det kan anses som beskrivende eller svakt i kjennetegnsrettlig sammenheng, så lenge det ikke beskriver arten av, eller egenskaper ved, den virksomheten som drives under foretaksnavnet. Det bemerkes videre at forvekslingsrisiko i det foreliggende tilfelle ikke hindres av at det i liten grad er direkte overlapp mellom de tjenester som tilbys av henholdsvis registreringshaveren og av innehaveren av det eldre foretaksnavnet. Avgjørende i denne sammenheng må være at det er så nær tilknytning mellom revisjonstjenester og økonomisk rådgivning, at det eksisterer en risiko for at omsetningskretsen vil legge til grunn at det er en økonomisk forbindelse mellom virksomhetene. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste.
2. avd. sak nr. 7903 15 Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Jørgen Smith (sign.)