PROTOKOLL. Reg. nr ( )

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknad nr Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Innsiger: Hanne Bring Pedersen, Enebakkveien 229 C, 1187 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. februar 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 30. april 2009, hvorved tidligere beslutning om å registrere det nedenfor gjengitte kombinerte merket "BRING" ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partene samme dag. Reg. nr ( ) Merket ble besluttet registrert den 22. november 2007, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 49/2007, med publiseringsdato mandag den 3. desember 2007, og med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 6: Klasse 9: Bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); postkasser av metall; lastebærere og bakker av metall; containere av metall. Vitenskaplige og elektriske, apparater og instrumenter, samt apparater til undervisning; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskinprogrammer, elektroniske dagbøker, elektroniske oppslagstavler, elektroniske publikasjoner, lysrørsskilt for reklame, lysskilt, modemer, elektriske omformere, magnetiske omkodere, radiomaster, mekaniske skilt. Klasse 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet.

2 Annen avd. sak nr Klasse 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; filatelistiske produkter i form av frimerker og album for oppbevaring av disse. Klasse 20: Møbler; postkasser; ikke av metall eller murverk; lastbærere og bakker av plast; containere, ikke av metall. Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet, herunder direkte markedsføring og relasjonsmarkedsføring (CRM); drift av kundebehandlingssenter over tele- og datanettverk; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; drift av datasystemer; drift av kundebehandlingsprogrammer; kontortjenester; logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen direkte markedsføring (CRM); utarbeidelse og distribusjon av reklameblad og adressert reklame, direkte, ved post eller elektronisk, distribusjon av prøver; bedriftsopplysninger, bedriftsundersøkelser, gallupundersøkelse, innsamling av informasjon og statistisk informasjon til bruk i databaser, administrasjon av databaser; organisering av messer for salg og markedsføring; utleie av kontormaskinapparater; salg av de foran nevnte varer i klassene 6, 9, 12, 16 og 20 samt salg av klær, fottøy og hodeplagg. Klasse 36: Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes forsikringstakere samt tegning av forsikringer, finansiell virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester; forretninger med fast eiendom. Klasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; bud - og telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring; utleie av faksimileapparater og modemer. Klasse 39: Transportvirksomhet; logistikk (innhenting, lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før sending, vareombringelse); kurertjenester, postombæring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av trykksaker (andre enn av reklametekster); utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet knyttet til datamaskiner, dataprogrammer og databaser; filmproduksjoner, herunder på videobånd; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; spilltjenester tilbudt online; teksting; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner. Klasse 42: Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; installasjon av dataprogrammer; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); kopiering av dataprogram, kvalitetskontroll; meklingstjenester; opprettelse og vedlikehold av webtjenester for andre; programmering av datamaskiner; faglig og teknisk rådgivning og konsultasjon i forbindelse med datamaskiner og dataprogrammer; drift av datasystemer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. Innsigelsen var begrunnet med at det kombinerte merket "BRING" inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annen persons navn det vernede slektsnavnet BRING, og at merket således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 4 (ny varemerkelov 16 bokstav c ). Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter.

3 Annen avd. sak nr Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: For at en registrering skal kunne oppheves etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 4, må merket inneholde noe som er egnet til å oppfattes som en annen persons navn. For det første er en annen persons navn blitt forstått som at det som hovedregel må dreie seg om et beskyttet navn, jf. navneloven 3 annet ledd og Lassen: Oversikt over norsk varemerkerett s. 130 flg. På dette punktet foreligger det ingen uenighet mellom partene. Bring er et vernet slektsnavn i Norge. For det annet må merket være egnet til å oppfattes som en annen persons navn. Innsiger anfører at det søkte merket er egnet til å oppfattes som innsigers vernete slektsnavn. Det er en vesensforskjell mellom ordet BRING, og for eksempel ordene GRAN og FALK. Sistnevnte er substantiver som klart og utvetydig navngir ting som forekommer i naturen. BRING er imperativsformen av verbet å bringe, og dette meningsinnholdet er ikke like iøynefallende når det brukes alene. Det at ordet BRING på engelsk betyr det samme som det norske ordet bringe, endrer ikke det faktum at BRING vil bli oppfattet som et slektsnavn i Norge. Søkers fullmektig anfører at BRING er et vanlig ord i det norske språk så vel som i det engelske språk, og at det ikke er egnet til å oppfattes som en annen persons navn. Ordelementet fremstår som imperativsformen av å bringe og er valgt for å gi uttrykk for en erkjennelse av selskapets forpliktelser og ansvar, samt at det signaliserer soliditet og trygghet for egen kompetanse. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til spørsmålet om BRING er egnet til å oppfattes som en annen persons navn, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 4. Ordet bring er på norsk imperativsformen av å bringe og er det engelske ordet for blant annet bringe, bringer, ha med seg og hente, jf. Patentstyret er enig i at betydning av substantivene FALK og GRAN klart og utvetydig navngir ting som forekommer i naturen, men etter vårt syn er det like klart at gjennomsnittsforbruker umiddelbart vil oppfatte ordet BRING som imperativsformen av å bringe. Det faktum at BRING også er et engelsk ord med tilsvarende betydningsinnhold, øker sannsyneligheten for at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte BRING med et bestemt språklig meningsinnhold. Ordets meningsinnhold kommer særlig klart frem i de tilfellene det brukes i sammenheng med varer og tjenester der meningsinnholdet har en nær tilknytning til varene/tjenestenes egenskaper, jf. for eksempel budbringertjenester. Patentstyret er av den oppfattning at ordet BRING ikke tilhører den kategorien av ord som normalt vil fremkalle en formening om at det henvises til et etternavn. Med dette mener vi at ordets velkjente betydningsinnhold medfører at det ikke er naturlig at det blir oppfattet som et etternavn, med mindre det fremstår sammen med et fornavn. Innsiger har også anført at familienavnet BRING har en lang historie i Norge ved at det har eksistert som gård- eller plassnavn i Valdres siden Patentstyret kan ikke legge avgjørende vekt på denne anførselen. For at et gård- eller plassnavn skal få betydning i forhold til denne vurderingen må det dokumenteres at navnet i omsetningskretsen vil oppfattes som et etternavn. Det er ikke dokumentert at BRING oppfattes som et etternavn i Valdres eller i resten av Norge. I det tilfellet etternavnet skulle være kjent i Valdres vil dette kun utgjøre en ubetydelig del av omsetningskretsen. Et søk på på søkerordet BRING ga nesten bare treff på søkers sider eller henvisning til informasjon der

4 Annen avd. sak nr BRING brukes om et verb. Av de første 40 treffene er det kun en henvisning til BRING som et etternavn, jf. Ebba Bring. Søkers fullmektig har også vist til en rekke registreringer som består av vanlig ord hvor det også viser seg at ordet er et etternavn. Patentstyret har ikke lagt avgjørende vekt på disse registreringene i denne saken. Vi er allikevel av den oppfatning at ekseplene viser at vanlig ord i det norske språket ikke nødvendigvis er egnet til å bli oppfattet som et etternavn når det benyttes i forbindelse med de aktuelle varene og tjenestene. Innsiger har også vist til søkers markedsføring og anfører at denne viser at merket fremtrer som et etternavn, jf. slagordet Two names, one family eller familienavn. Patentstyret kan ikke se at denne anførselen kan føre frem. Det avgjørende i denne saken er hvordan det søkte merket blir oppfattet når dette alene blir brukt som et kjennetegn for varene og tjenestene i varefortegnelsen. Hvordan merket blir markedsført i sammenheng med annen tekst er ikke relevant i denne vurderingen. Det søkte merket er ikke søkt registrert sammen med teksten Two names, one family. Det kan derfor ikke tas hensyn til andre elementer enn de som fremgår i det søkte merket. Vi er videre enig med søkers fullmektig at denne teksten ikke vil bli oppfattet som en henvisning til et etternavn, men som en henvisning til en familie av merker eller tilbydere. Patentstyret har på denne bakgrunn kommet til at det søkte merke ikke inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn. Merket kan dermed ikke oppheves etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 4. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd. Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom den 30. juni Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 3. august 2009, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsiger: "Jeg vil med dette påklage Patentstyrets avgjørelse i innsigelsessaken mot ovennevnte varemerke. Det er ikke bestridt at navnet Bring tilhører de beskyttede slektsnavn etter navneloven. Patentstyrets avgjørelse bygger imidlertid på at navnet Bring ikke oppfyller kriteriet som gjerne oppstilles i slike saker, om at varemerket også skal oppfattes som en annen persons navn. Jeg fastholder at navnet Bring er egnet til å oppfattes som en annen persons navn på tross av at det i og for seg også har en språklig betydning, både på norsk og på engelsk. Jeg viser i denne

5 Annen avd. sak nr forbindelse til min tidligere argumentasjon i forbindelse med innsigelsen i saken. I tillegg er det visse sider ved Patentstyrets avgjørelse jeg finner behov for å kommentere nærmere. I Patentstyrets avgjørelse ble det gjort et nummer av at meningsinnholdet til ordet BRING angivelig "kommer særlig klart frem i de tilfellene det brukes i sammenheng med varer og tjenester der meningsinnholdet har en nær tilknytning til varene/tjenestenes egenskaper, jf budbringertjenester", jf fjerde avsnitt under "Patentstyrets vurdering" på side tre i avgjørelsen. Jeg kan ikke forstå relevansen av dette. Dette ville jo i så fall bety at et varemerke eventuelt kunne vært ansett egnet til å oppfattes som en annen persons navn for visse varer/tjenester, men ikke for andre, og at bestemmelsen om personnavn i varemerkeloven 14 første ledd nr. 4 således kan gi grunnlag for delvis nektelse av et varemerke. Dette kan ikke være meningen, da det i så fall vil skape uklare rettsforhold på området. Det fremgår for øvrig av Postens søknad at varemerkebeskyttelsen er ment å omfatte et utall ulike varer/tjenester, hvorav bare et fåtall har direkte med budbringertjenester å gjøre. Det vil således sette sterke begrensninger på familiens egen anledning til å bruke familienavnet i næringsvirksomhet, for eksempel i tilfellet Brings catering el. lign. For slik anvendelse bør navnelovens rettsvern komme i betraktning også på merkevarerettens område. Det gjøres i siste avsnitt på side tre i Patentstyrets avgjørelse et poeng av at selv om navnet Bring er kjent som familienavn i Valdres, så utgjør Valdres bare en ubetydelig del av omsetningskretsen. Jeg kan ikke uten videre forstå at det skal kreves at en viss del av omsetningskretsen i hele Norge må kjenne til navnet Bring som navn for at det skal anses som en registreringshindring. Det er snarere slik at for at et navn skal være rettsbeskyttet etter navneloven, må det ha såpass få bærere at det er lite sannsynlig at navnet skal være kjent over hele Norge. At navnet Bring nå tørr være kjent som familienavn i hele omsetningsområdet, skulle fremgå av helsides oppslag i år om klagesaken og navnestrid og derav følgende omtale som belyser at Bring er et familienavn i Finansavisen, Valdres-avisa, Dagbladet, Nytt på Nytt, P4 og Radio Norge. Det kan altså ikke bestrides at Bring er kjent som familienavn over hele Norge. Jeg mener likevel at det bør være mer enn nok at navnet er godt kjent som navn lokalt i Valdres. Her bør det være nærliggende å trekke paralleller til lokalt innarbeidede varemerker som registreringshindringer. Som kjent er det her tilstrekkelig med lokal innarbeidelse. Dersom Annen avdeling skulle være uenig i at det er sannsynliggjort at Bring er kjent som familienavn i Valdres eller i Norge, ber jeg om å underrettes, slik at jeg kan utdype dette nærmere. Til slutt henviser Patentstyret i siste avsnitt på side tre i avgjørelsen sin til at et "Google-søk nesten bare ga treff på søkers sider eller henvisning til søker, og at henvisning til navnet Bring bare forekom en gang på de 40 første treffene. Jeg mener imidlertid at et søk på Google i en konkret sak som dette ikke sier noe som helst om hvorvidt Bring er egnet til å oppfattes som en annen persons navn. Det er åpenbart at Posten har brukt store summer på å markedsføre BRING som sitt varemerke, både på nettet og andre steder i tiden etter sin lansering. Naturligvis vil de da få mange treff når det søkes på Google. Som kjent er det også mulig å betale for å få en høy rangering på Google ved bruk av visse søkekriterier. Selvsagt har Bring-familien verken noe markedsføringsapparat til- eller interesse av å innrette seg slik at de kommer høyere opp på Googles rangeringsliste. Bring-navnet er ikke noe mindre egnet til å oppfattes som en annen persons navn av den grunn. Basert på det ovenfor nevnte, samt tidligere argumentasjon i saken ber vi ber igjen om at registreringen av søkers merke oppheves med henvisning til varemerkeloven 14 første ledd nr. 4."

6 Annen avd. sak nr I sin imøtegåelse av klagen, innkommet til Patentstyret den 1. september 2009, uttaler registreringshavers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets oversendelse datert vedlagt klage til Patentstyrets 2. avdeling datert 29. juni På vegne av Posten Norge AS vil vi hevde at avgjørelsen truffet av Patentstyrets første avdeling er korrekt både faktisk og rettslig, og viser til den begrunnelse som er gitt. Innholdet i klagen synes ikke å bringe noe nytt av faktisk eller rettslig relevans for saken. Til klagerens anførsel om at registreringen av søkerens merke vil sette sterke begrensninger på familiens egen anledning til å bruke familienavnet i næringsvirksomhet, vil vi derfor kun vise til varemerkeloven 3 som regulerer dette forhold. Til klagerens anførsler knyttet til kjennskap til familienavnet Bring, vil vi bemerke at det ikke kan være varemerkerettslig relevant å trekke inn den medieomtale som ble initiert og skapt av klager etter at varemerkesøknad var innlevert og registreringsbeslutning var fattet av Patentstyret. Det sentrale tema i saken var og er om varemerket på søknadstidspunktet inneholdt noe som var egnet til å oppfattes som en annen persons navn, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 4. Patentstyrets første avdeling har helt korrekt kommet til at ordets velkjente betydningsinnhold medfører at det ikke er naturlig at det blir oppfattet som et etternavn, med mindre det fremstår sammen med et fornavn. Idet vi viser til våre anførsler og dokumentasjon fremlagt for Patentstyrets første avdeling, vil vi be om at 2. avdeling stadfester første avdelings avgjørelse." Ved brev av 25. september 2009 er innsiger oversendt gjenpart av registreringshavers imøtegåelse av 1. september 2009, og samtidig meddelt frist til den 25. november 2009 med å sende inn et eventuelt tilsvar. Det var ikke innkommet noe svar fra innsiger ved svarfristens utløp, og saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling.

7 Annen avd. sak nr Etter varemerkeloven av bokstav c) (jf. loven av nr. 4) kan et varemerke ikke registreres uten samtykke fra rettighetshaveren når merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens navn. På den ene side forutsetter henvisningen til «en annens navn» at det «iallfall påvises eller erkjennes at ordet faktisk er i bruk som navn» (Annen avd. kj. 4421, NIR 1982 s. 135), samtidig som det som hovedregel må kreves at det dreier seg om et beskyttet navn, det vil si et navn som bare 200 eller færre personer her i riket har som etternavn, jf. lov nr. 19/2002 om personnavn (navneloven) 3 første ledd (jf. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utgave, Oslo 2011 s. 156). På den annen side innebærer kravet om at varemerket må være egnet til å oppfattes som en annens navn at gjennomsnittsforbrukeren eller en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen her i landet vil oppfatte merket som et navn. Innsigeren har anført at det er en motsetning i at man krever at en viss del av omsetningskretsen i hele Norge må kjenne til navnet Bring for at det skal anses som en registreringshindring og at rettsbeskyttelse etter navneloven innebærer at navnet har såpass få bærere at det er lite sannsynlig at navnet skal være kjent over hele Norge. Annen avdeling er ikke enig i det. Varemerkeregistrering gir rettsbeskyttelse i hele Norge. Grunnen til at beskyttede navn kan være registreringshindrende, er at omsetningskretsen her i landet kan komme til å oppfatte varemerket som navn på bestemte personer. En naturlig konsekvens av dette er at målestokken blir omsetningkretsen i hele landet i motsatt fall slår ikke begrunnelsen for registreringshindringen til. Det er viktig å understreke at lovens betingelse er at varemerket er egnet til å bli oppfattet som et navn ikke at navnet er beskyttet etter navneloven. Det har betydning særlig for navn som har en naturlig språklig betydning, idet slike navn ikke i seg selv vil fremstå som personnavn i forbrukernes bevissthet. Dermed kreves det noe mer for at slike navn skal være registreringshindrende enn at navnet er beskyttet. Navnet må være gjort kjent som personnavn på en eller annen måte, f.eks. ved omtale i riksdekkende media. Som Første avdeling legger til grunn, er det ikke tilstrekkelig at navnet er kjent lokalt hvis gjennomsnittsforbrukeren i Norge ikke vil oppfatte varemerket som et personnavn. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at ordet BRING av gjennomsnittsforbrukeren vil bli oppfattet som imperativformen av å bringe. Hvorvidt ordet også blir oppfattet som et etternavn, vil bero på om navnet har vært gjort kjent på en slik måte at gjennomsnittsforbrukeren her i landet vil forbinde navnet med bestemte personer og slik sett oppfatte det som et personnavn. Annen avdeling kan ikke se at det er tilfellet, og kan heller ikke se at en nærmere utdyping av dette forholdet fra innsigers side, vil endre på dette.

8 Annen avd. sak nr Annen avdeling slutter seg således til Første avdelings vurderinger, og stadfester avgjørelsen. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-A. Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida M. Andrén (sign.)