Patentstyrets avgjørelse av innsigelse

Transkript

1 Oslo, Vår ref.: OP2016/00330 Registreringsnr.: Saksnr.: Innehaver: Sky Agency AS Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Samsøe & Samsøe Holding A/S Innsigers fullmektig: Advokatfirmaet CLP DA Patentstyrets avgjørelse av innsigelse Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE 1 Sky Agency AS, Gressvik, leverte inn figurmerket til registrering, med Advokatfirma Ræder DA, Oslo, som fullmektig. Merket ble registrert med registreringsnummer , og ble kunngjort i Norsk varemerketidende med følgende varefortegnelse: Klasse 9 Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, unntatt klokker, kronometriske instrumenter; alarmklokker; lyd-, video-, optiske-, fjernsyns-, radio- og kinematografiske apparater og instrumenter; videoog/eller lydopptak; musikkopptak, lyd- og videoopptak skaffet tilveie ved hjelp av nedlasting og/eller streaming fra data- og telekommunikasjonsnettverk; grammofonplater; kompaktdisker; lydtape, kassetter; magnetisk tape, disker og ledninger for lyd eller videoopptak; optiske disker for lyd eller videoopptak; computer software; computer software og publikasjoner i elektronisk form levert on-line fra databaser eller fra internett; CD-ROM; DVD; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra internett; digital musikk (nedlastbar) Sandakerveien 64, Oslo Postboks 8160 Dep, 0033 OSLO Infosenter: post@patentstyret.no patentstyret.no Org. nr.: MVA

2 fremskaffet fra MP3 internett websteder; MP3 spillere; mobiltelefoner, mobiltelefonfutteraler; mobiltelefondeksler, ringetoner, nedlastbare filer i form av logoer; apparater for opptak, overføring, manipulering, behandling og reproduksjon av lyd, bilder, film, filmsnutter; myntopererte apparater og instrumenter; briller, solbriller, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 28 Klasse 35 Klasse 41 Apparater for videospill; apparater for spill for bruk med fjernsynsmottakere og computere; videospill. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Salg og markedsføring av musikk. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Innspillingsvirksomhet, musikkproduksjon, fremføring av musikk, konsertvirksomhet, utgivelse av musikk. I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra Samsøe & Samsøe Holding A/S, København, Danmark, med Advokatfirmaet CLP DA, Oslo, som fullmektig. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigers internasjonale registrering nr , jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Innsigelsen er også begrunnet med at innsigerens merke er velkjent og dermed har vern etter varemerkeloven 4 andre ledd. Videre er innsigelsen begrunnet med at søknaden er innlevert i strid med varemerkeloven 16 bokstav b. Til slutt er innsigelsen begrunnet med at innsigeren har innarbeidet en variant av sitt merke der strekene er tykkere, og at innsigeren har oppnådd enerett til dette, jf. varemerkeloven 3 tredje ledd. Innsigers internasjonale registrering nr er et figurmerke som har følgende utforming: Registreringen er gitt virkning for følgende varefortegnelse: Klasse 3 Klasse 18 Klasse 25 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics. Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; bags purses, trunks and travelling bags; umbrellas and parasols. Clothing, footwear, headgear. Side 2 av 8

3 Klasse 35 Advertising; retail services, including online, in the field of clothing, footwear, leather and imitations of leather and goods made of these materials, perfumery Når det gjelder partenes anførsler, viser vi til dokumentene i saken. Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 4 første ledd. Ved avgjørelsen av om to kjennetegn er forvekselbare, må vi vurdere om omsetningskretsen for de varene og tjenestene det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det er en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EU-domstolens avgjørelse C-251/95, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt s. 641, Superlek, og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, og nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Faren for forveksling må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte kjennetegnene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at merkene, brukt på de aktuelle varene og tjenestene, vil kunne henvende seg både til profesjonelle aktører og til den vanlige sluttbrukeren. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Varemerkeloven 16 bokstav a Innsigerens fullmektig anfører at innsigerens varemerke er «identisk med eller ligner» søkerens varemerke. Begge består av en sirkel med en loddrett strek gjennom sirkelens midtpunkt. Tykkelsen av sirkel og strek er noe ulik, men det fremstår utvilsomt som samme symbol. Videre anfører fullmektigen at det er tilstrekkelig likhet mellom de registrerte vare- og tjenesteangivelsene til at omsetningskretsen vil kunne tro at varene har samme kommersielle opprinnelse. Kundekretsen for de to merkene er overlappende, idet begge retter seg mot unge, skandinaviske forbrukere. Det er dessuten et velkjent fenomen at artister og motehus samarbeider. Søkerens fullmektig har til dette svart at merkene likner hverandre, men at de også har ulikheter som gjør at de ikke fremstår som forvekselbare. Søkerens merke er tykkere og innsigerens merke har en vertikal strek som er vesentlig lengre enn i søkerens. Begge merkene er svake ved at de består av et enkelt utformet symbol, eller den greske bokstaven «phi». Begge merker gjelder salg i klasse 35, men av vidt forskjellige produkter. Det er ikke vareslagslikhet. Det avgjørende for om kundekretsen er overlappende er ikke hvem de aktuelle aktørene retter seg mot, men hvilken kundekrets varene og tjenestene typisk retter seg mot. Som for de fleste varer og tjenester må man også her regne med at det er en viss overlapping. Det er dessuten høy merkebevissthet både innen salg av musikk og innen klesbransjen. Patentstyret er enig i at figurene har likhetstrekk ved at de begge består av en sirkel med en loddrett strek gjennom. Side 3 av 8

4 Innsigers merke: Søkers merke: Det er likevel slik at det også er forskjeller mellom merkene. Søkerens merke er vesentlig tykkere/kraftigere, og den loddrette streken er forholdsmessig vesentlig kortere. Det er videre slik at det er snakk om to svært enkle figurer som vil ha et smalere vern enn mer særpregede kjennetegn. Mindre variasjoner vil dermed lettere gjøre merkene ulike nok til at de ikke vil bli forvekslet. Vi anser at disse to figurene både har klare likheter og klare forskjeller. Det foreligger derfor en lav grad av merkelikhet. Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen blir derfor om det er vare- og tjenesteslagslikhet, og eventuelt graden av denne, jf. varemerkeloven 4 første ledd bokstav b. Det søkte merket gjelder varer i klassene 9 og 28, samt tjenester i klassene 35 og 41. Søkerens varer i klasse 9 er i hovedsak varer som ligger langt fra innsigerens varer i klassene 3, 18 og 25. Når det gjelder «mobiltelefonfutteraler» og «mobiltelefondeksler» anser vi at dette kan være varer som er svært like flere former for «goods made of leather» og «goods made og imitations of leather», «bags» og «purses». Arten av en liten veske og et mobilfutteral kan være den samme, og formålet er overlappende. Vesken er til for å frakte/bære, mens futteralet skal beskytte under frakt/bæring. Bruksmåten er også den sammen. Slike varer er ikke komplementære, men er delvis utbyttbare og i konkurranse med hverandre. Det er vanlig at skinnfutteraler til telefoner og andre former for mobilfutteraler og -deksler selges sammen med varer som vesker og lommebøker. Det er også vanlig at produsenter av lommebøker, vesker og reiseeffekter også lager deksler og futteraler til mobiltelefoner. Vi mener derfor at det er en høy grad av vareslagslikhet mellom søkerens «mobiltelefonfutteraler» og «mobiltelefondeksler» i klasse 9 og innsigerens «goods made of leather» og «goods made og imitations of leather», «bags» og «purses» i klasse 18. Videre har søkeren «solbriller» i klasse 9. Solbriller har en lav grad at likeartethet med «clothing» i klasse 25. Dette er varer av annen art, med annet formål og bruksmåte. Klær og solbriller er heller ikke komplementære eller i konkurranse med hverandre. Det er likevel slik at det er vanlig at de distribueres, selges og produseres av de samme. Selv om solbriller i stor grad selges av optikere, anser vi at det også er svært vanlig at solbriller også selges i klesforretninger og har samme kommersielle opprinnelse som klærne. Vi mener derfor at det er en lav grad av likeartethet mellom søkerens «solbiller» og innsigerens «clothing». Når det gjelder søkerens «markedsføring av musikk» i klasse 35, er dette dekket av innsigerens generelle formulering «advertising» i samme klasse. Side 4 av 8

5 Søkeren har «salg av musikk» og innsigeren «retail services, including online, in the field of clothing, footwear, leather and imitations of leather and goods made of these materials, perfumery» i klasse 35. Selv om begge deler er salgstjenester, er det snakk om salg av svært ulike varer. Det er ikke vanlig at musikk selges sammen med varer som klær, sko, lærvarer eller parfymevarer. Det er følgelig ikke likeartethet på dette punktet. Vi kan ikke se at det er noen form for likeartethet mellom søkerens varer i klasse 28 og innsigerens varer og tjenester. Det samme gjelder søkerens tjenester i klasse 41. Det foreligger dermed delvis vare og tjenesteslagslikhet. For å avgjøre hvem som er i omsetningskretsen for varene og tjenestene, må vi ta utgangspunkt i varene og tjenesten i partenes varefortegnelser. Det er ikke avgjørende hvem søkeren eller innsigeren tar sikte på å nå, men hvem varene i varefortegnelsen normalt retter seg mot. Når det gjelder varer som mobiltelefondeksler, vesker og solbriller, og tjenester som salg av musikk og klær, retter dette seg i prinsippet mot enhver. Vi kan ikke se at det er grunnlag for å si at det er høy merkebevissthet i forbindelse med disse varene og tjenestene. Varer som vesker, klær og solbriller kommer i alle prisklasser og kvaliteter. Det er også stor variasjon i ulike personers forhold til musikk. Vi mener derfor at det er en normal grad av merkebevissthet og oppmerksomhetsnivå for disse varene og tjenestene. Når det gjelder «markedsføring av musikk», er dette en tjeneste som retter seg mot de som ønsker å få markedsført musikken sin, altså ulike produsenter, komponister og artister. Vi legger til grunn at merkebevisstheten også her vil variere mye, men at den muligens vil ligge noe høyere enn for eksempel for billige sokker og billige solbriller. Da det er en lav grad av merkelikhet, og vi mener merkene har en lav grad av særpreg, har vi kommet til at de vil være forvekselbare for varene og tjenestene der vareslagslikheten er høy. Vi har derfor kommet til at merkene vil kunne forveksles hvis det søkte merket brukes for «mobiltelefonfutteraler» og «mobiltelefondeksler» i klasse 9 og «markedsføring av musikk» i klasse 35. For «solbriller» i klasse 9 mener vi at merkenes lave grad av særpreg og varenes lave grad av likeartethet gjør at merkene ikke vil forveksles. Varemerkeloven 4 andre ledd velkjent merke For at et merke skal ha krav på vern etter varemerkeloven 4 annet ledd, må det aktuelle merket være «velkjent» her i riket. Videre må det søkte merket være identisk med eller likne det velkjente merket. Et merke som er velkjent anses krenket hvis bruk av det søkte merket ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse. Spørsmålet om når et varemerke er «velkjent», ble vurdert av EU-domstolen i sak C- 375/97, Chevy. Kravet ble ansett oppfylt når varemerket er kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen, jf. premiss 26. Vernet er ved denne bestemmelsen forbeholdt varemerker med en goodwillverdi utenom det vanlige, jf. Patentstyrets annen avdelings avgjørelse nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Innsigerens fullmektig skriver at innsigerens varemerke er «velkjent her i riket», ettersom det er gjenkjennbart for en vesentlig del av den relevante kundegruppen. Fullmektigen viser til at innsigerens varer selges i samtlige av Norges største byer, samt gjennom de største norske aktørene innenfor netthandel av klær. Det vises til vedlegg 5 som fulgte med innsigelsen. Alle innsigerens produkter bruker deres varemerke, og det er ellers et Side 5 av 8

6 viktig element i markedsføringen av merket i annonser på internett mv. Det vises til vedleggene 3 og 4 som fulgte med innsigelsen. Den samme logoen har vært brukt siden 1993, og produktene har vært solgt i Norge siden Det er i ettertid sendt inn en fullstendig liste over forhandlere i Norge. Videre vises det til bilder av varemerket brukt som brystlogo. Søkerens fullmektig har pekt på at selv om Samsøe & Samsøe skulle være velkjent her i riket, betyr ikke dette uten videre at søkerens figur er velkjent. Dokumentasjonen viser ingen bruk av innsigerens merke alene. Patentstyret vil bemerke at vedlegg 3 viser en merkelapp på et klesplagg, muligens i nakken på en genser. Her er innsigerens merke vist som del av et kombinert merke, plassert mellom tekstelementene SAMSØE og SAMSØE. Vedlegg 4 viser et bilde av noe som ser ut som et butikkvindu der tilvarende kombinerte merke som i vedlegg 3 vises tre ganger, samt et bilde av en butikkinngang der dette merket vises to ganger. Videre er det bilde fra en nettside der det kombinerte merket er plassert øverst, samt at det kan anes på to klesplagg som er avbildet. Vedlegg 5 viser en liste over innsigerens fem egne butikker i Norge. Alle disse er plassert sentralt i Oslo, og to av dem er henholdsvis dame og herreavdeling av samme butikk i varehuset Steen og Strøm. Videre opplyses det at innsigerens produkter selges av Høyer som har butikker i hele Norge og av nettbutikkene Nelly.com/Nlyman.com, Zalando.no, Boozt.com/.no og Miinto.no. Dette sammen med listen over butikker i Norge som fører innsigerens varer, viser at det er en god geografisk spredning i landet. Bildene som er sendt inn viser at innsigerens kombinerte merke fremkommer på merkelappen på klærne, samt på poser og andre effekter. Det er i svært liten grad vist at innsigerens figurmerke er brukt alene. Det er vist til enkelte gensere der figuren er brukt som dekor på brystet, men det er ikke opplyst hvor mye som har vært solgt av disse, i hvilken periode, eller hvordan dette har fordelt seg geografisk. Når det er snakk om en så enkel figur som innsigerens, og denne nesten utelukkende blir brukt som en del av et kombinert merke, er det vanskelig å se at denne vil gjenkjennes når den brukes alene. Det er opplyst at innsigerens omsetning har vært økende, og at deres produkter har vært vist og omtalt i Costume, Elle og KK en rekke ganger. Patentstyret ser at omsetningen har økt, men har ingen opplysninger om markedsandeler til sammenlikning med andre merker. Bildene fra bladene som er sendt inn, viser i all hovedsak bilder av klesplagg fra innsigeren vist sammen med plagg fra andre klesmerker. Merket er ikke synlig på plaggene, men i bildeteksten fremgår merker og pris. Her er innsiger omtalt som Samsøe & Samsøe, og innsigerens figur er fraværende. Vi kan derfor ikke se at dette sier noe om hvordan gjennomsnittsforbrukeren har vært eksponert for innsigerens figurmerke. Vi har etter dette kommet til at vi ikke har dokumentasjon som viser hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter figuren alene. Tilnærmet all dokumentasjon viser enten figuren brukt i en sammenstilling med tekst, eller bruk av tekst helt uten figur. Vi har derfor ikke holdepunkter for å si at innsigerens figur er et velkjent varemerke, og kan følgelig ikke legge til grunn at det har vern etter varemerkeloven 4 andre ledd. Varemerkeloven 16 bokstav b Innsigerens fullmektig har henvist til bestemmelsen i 16 bokstav b, men har ikke kommet med noen argumentasjon spesielt knyttet til denne. Det er ikke argumentert for ond tro og strid med god forretningsskikk. Bestemmelsen i 16 bokstav b skal hindre Side 6 av 8

7 registrering av varemerker som noen andre har tatt i bruk, men som ennå ikke er innarbeidet eller registrert. Dette gjelder dersom søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk. Etter bestemmelsen skal det foretas en alminnelig vurdering av forvekselbarheten. Da innsigeren i nærværende sak har registrerte rettigheter for samme merke og varer som de bruker det for, gir bestemmelsen ikke noe større vern for innsiger enn bokstav a, som er vurdert over. Patentstyret finner derfor at bestemmelsen i 16 bokstav b ikke har betydning ut over bestemmelsen i 16 bokstav a. Se Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 164 flg. Varemerkeloven 3 tredje ledd Til slutt er innsigelsen begrunnet med at innsigeren har innarbeidet en variant av sitt figurmerke der strekene er tykkere, og at innsigeren har oppnådd enerett til dette, jf. varemerkeloven 3 tredje ledd. Som dokumentasjon for bruken er det sendt inn fem bilder av t-skjorter med ulike varianter av figurmerket. Patentstyret vil bemerke at det følger av varemerkeloven 3 tredje ledd andre punktum at «Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn». For at vi skal kunne legge til grunn at et varemerke er innarbeidet, må det følgelig være dokumentert at det er godt kjent som noen særlige kjennetegn. De få bildene er ikke nok til å vise at det er kjent av gjennomsnittforbrukeren. Vi har ingen opplysninger om når plaggene har vært solgt, i hvor stort omfang eller hvordan de har vært spredt geografisk. Det er følgelig ikke dokumentert at innsigeren har en innarbeidet rett til en variant av sitt registrerte varemerke. Anførselen kan derfor ikke føre frem. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket krenker en annens rett ved at det er egnet til å forveksles med innsigers registrering i den alminnelige omsetningen når det brukes for «mobiltelefonfutteraler» og «mobiltelefondeksler» i klasse 9 og «markedsføring av musikk» i klasse 35, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Vi har videre etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke krenker en annens rett ved at det ikke er egnet til å forveksles med innsigers registrering i den alminnelige omsetningen når det brukes for de øvrige varene i klasse 9, varene i klasse 28, de øvrige tjenestene i klasse 35 og tjenestene i klasse 41, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Innsigelsen er dermed delvis tatt til følge, jf. 29 første ledd. Side 7 av 8

8 Beslutning: Registreringen oppheves for «mobiltelefonfutteraler» og «mobiltelefondeksler» i klasse 9 og «markedsføring av musikk» i klasse 35, jf. varemerkeloven 29 første ledd. Registreringen opprettholdes for: «Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, unntatt klokker, kronometriske instrumenter; alarmklokker; lyd-, video-, optiske-, fjernsyns-, radio- og kinematografiske apparater og instrumenter; video- og/eller lydopptak; musikkopptak, lyd- og videoopptak skaffet tilveie ved hjelp av nedlasting og/eller streaming fra data- og telekommunikasjonsnettverk; grammofonplater; kompaktdisker; lydtape, kassetter; magnetisk tape, disker og ledninger for lyd eller videoopptak; optiske disker for lyd eller videoopptak; computer software; computer software og publikasjoner i elektronisk form levert on-line fra databaser eller fra internett; CD-ROM; DVD; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra internett; digital musikk (nedlastbar) fremskaffet fra MP3 internett websteder; MP3 spillere; mobiltelefoner; ringetoner, nedlastbare filer i form av logoer; apparater for opptak, overføring, manipulering, behandling og reproduksjon av lyd, bilder, film, filmsnutter; myntopererte apparater og instrumenter; briller, solbriller, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer» i klasse 9, de nevnte varene i klasse 28, «bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Salg av musikk» i klasse 35 og de nevnte tjenestene i klasse 41. Knut Andreas Bostad Siri Steudel 1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven 49 og 50. Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014). Side 8 av 8