Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr EP-nummer: NO/EP EPO-søknad nr Patent meddelt: Inndag / løpedag: Prioritet: (SE og US P) PCT-nummer: PCT/EP2009/ ( ) WIPO publ.nr. WO2009/ ( ) Søker: Elfa International AB, Elfagatan 5, Västervik, Sverige Fullmektig: Protector IP Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 26 over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 10. februar 2012, hvorved innkommet begjæring om gjenopptagelse ble avvist. Gjenpart av brevet inneholdende avslaget ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt søkers fullmektigs oversittelse av den av Patentstyret meddelte frist for å innbetale den lovbestemte valideringsavgift, med den følge at det aktuelle europeiske patent ikke kan få virkning i Norge, jf. patentlovens 66c, patentforskriftens 59 og avgiftforskriftens 33. Søknad om europeisk patent ble innlevert den 11. februar 2009, med prioritet fra svensk patentsøknad nr. SE og amerikansk patentsøknad nr. US P, begge innlevert den 13. februar Patent ble meddelt den 10. august 2011, under patent nr. EP Utgangspunkt for beregning av den 3 måneder lange valideringsfristen, er datoen det først ble offentliggjort at europeisk patent er meddelt eller besluttet opprettholdt i endret form, jf. patentforskriftens 59. I dette tilfellet er meddelelsen av patent kunngjort i EPO Bulletin nr. 2011/32, med publiseringsdato 10. august Fristen for å validere patentet i I henhold til patentlovens 27 tredje ledd, kan en avgjørelse, der Patentstyrets Annen avdeling avslår eller avviser en begjæring om at en sak tas under behandling til tross for fristoversittelse, jf. patentlovens 66c første ledd og 72, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.

2 Annen avd. sak nr Norge utløp dermed den 10. november Søknad om validering av EP-patentet i Norge, herunder oversettelse av patentet til norsk, innkom til Patentstyret den 1. november 2011 ni dager før valideringsfristens utløp. Faktura for innbetaling av valideringsavgift ble utstedt av Patentstyret den 7. november 2011 og sendt til fullmektigen samme dag. Betalingsfristen var i fakturaen satt til 6. desember Valideringsavgiften var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved fakturafristens utløp. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 9. desember 2011 ble søkers fullmektig informert om at Patentstyret ikke kan validere patentet i Norge, da valideringsavgift ikke er innbetalt innen fristen. Fra brevet av 9. desember 2011 hitsettes: "Avslag på validering av EP NO/EP patentnr Det er truffet følgende avgjørelse: Patentstyret kan ikke validere dette patentet i Norge, på bakgrunn av følgende mangler: Valideringsavgift er ikke betalt innen fristen. Frist for betaling av valideringsavgift var Under henvisning til det ovenstående, og i medhold av patentloven 66c, har Patentstyret derfor besluttet: "Validering av EP patent avslås". Om adgang til å begjære at patentet skal valideres til tross for fristoversittelsen, se patentloven 72 første ledd. Har du spørsmål angående dette, ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf " Avgift for validering av EP-patent i Norge er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 9. desember 2011; tre dager etter fakturafristens utløp. En begrunnet begjæring om gjenopptagelse av behandlingen av valideringen av det europeiske patentet EP i Norge innkom til Patentstyret den 12. desember 2011.

3 Annen avd. sak nr Fra gjenopptagelsesbegjæringen hitsettes: "Vi viser til samtale med Espen Eidlaug i patentjuridisk seksjon 9. desember 2011, samt avgjørelse om at validering av EP patent avslås datert 9. desember 2011 og mottatt 12. desember Vi begjærer med dette gjenopptakelse av det validerte norske patentet av europeisk patent EP Den manglende valideringsavgiften ble innbetalt 9. desember 2011, og vi ber om å bli fakturert for gjenopptakelsesavgiften. I henhold til Patentstyrets faktura datert 7. november 2011 utløp fristen for betaling av avgiften 6. desember Avgiften ble som nevnt ovenfor innbetalt 3 dager for sent. Det skal her bemerkes at vi i dette tilfellet kun fikk 29 dagers betalingsfrist for å betale Patentstyrets faktura (fra fakturadato 7. november). Dette på tross av at avgiftsforskriftens 3 sier: "Fristen for betaling av avgift settes av Patentstyret og skal normalt være 30 dager, med mindre en annen frist for betaling følger av lov eller forskrift." Det fremgår her ikke noen annen frist av verken lov eller forskrift. I forbindelse med denne saken var det noe usikkert om det er klart at det er gjenopptakelse som skal begjæres eller om det må begjæres oppreisning. Vi henvendte oss derfor muntlig til Patentstyret for å få klarhet i dette. Svaret vi fikk var at det måtte begjæres oppreisning. Etter å ha sett nærmere på bestemmelsene både i patentloven og i de to aktuelle forskriftene, har vi imidlertid kommet til at det langt fra er klart at det ikke kan begjæres gjenopptakelse. Dette vil vi begrunne som følger: 1. Bestemmelsene i loven og forskriftene er uklare på dette punktet. De aktuelle bestemmelsene for validering av et europeisk patent er følgende: Patentlovens 66c, der det står at man ved validering må inngi oversettelse og betale avgift innen en frist som Kongen fastsetter. For oversettelse av denne fristen er det bestemmelsene etter 72 som gjelder. I Patentforskriften står det i 59 at fristen i PL 66c er tre måneder. Så langt er alt tydelig og greit. Imidlertid så fremgår det av avgiftsforskriften 33, annet ledd, følgende:" Hvis fastsatt avgift ikke betales innen fristen fastsatt av Patentstyret, anses det europeiske patentet ikke for å ha virkning her i riket." Det er her tale om en annen frist enn tre-månedersfristen i PF 59, nemlig den frist som ble satt i Patentstyrets faktura. Vi har overholdt den tre måneders valideringsfristen, som utløp 10. november 2011 ved å innlevere oversettelse av det europeiske patentet. I henhold til loven skulle vi også ha betalt avgiften innen denne fristen, men Patentstyret ønsker at vi skal betale alle avgifter (pr. i dag er det bare fornyelser og avgifter i nye PCT-søknader som er unntakene) etter faktura. Det gis derfor en ny frist for betaling av avgiften. Denne fristen er den som ble oversittet. Siden fristen det er tale om i dette tilfellet er en frist fastsatt av Patentstyret, er det rimelig å anta at oversittelse av fristen kun medfører henleggelse og at det kan begjæres gjenopptakelse.

4 Annen avd. sak nr Ser man på fristene for betaling av andre ordinære avgifter som faktureres så er det gjennomgående at manglende betaling fører til henleggelse med mulighet for gjenopptakelse (unntakene er gjenopptakelsesgebyret selv og oppreisningsgebyret, men dette kan ikke anses som ordinære avgifter, da disse utløses som følge av en frist som allerede er oversittet). Vi viser bl.a. til fristen for betaling av søknadsavgiften ved videreføring av en PCTsøknad. Her står det i PL 31 at "Søkeren skal betale fastsatt avgift til Patentstyret". Det står også at" Foretar søkeren ikke det som påligger ham etter paragrafen her, skal søknaden anses trukket tilbake for så vidt angår Norge." I PF 37 er det angitt størrelsen på avgiften, men ikke noen frist. Patentstyret setter en frist for betaling av avgiften i forbindelse med at det utstedes en faktura. På denne fakturaen er det angitt at manglende betaling fører til henleggelse med mulighet for gjenopptakelse. I dette tilfellet er regelverket helt tyst på hvilken frist som gjelder for betaling av avgiften. Når det gjelder meddelelsesavgiften så fremgår det klart av PL 20 at manglende betaling innen fristen medfører henleggelse med mulighet for gjenopptakelse. Ved innlevering av PCT-søknad til Patentstyret som mottakende myndighet så er det avgiftsforskriftens 36 som gjelder. Her fremgår det at hvis gebyret ikke betales innen fristen på en måned fra søknadens innlevering så anses søknaden som ikke innkommet. På tross av denne strenge bestemmelse så ser man likevel at Patentstyret etter at fristen er forfalt utsteder en invitasjon til å betale avgiften med et tillegg. Det sendes riktignok ikke ut faktura for denne avgiften, men det som er poenget er at heller ikke her medfører manglende betaling innen fristen til at søknaden faller på en slik måte at den ikke kan gjenopptas. Tvert imot opprettholdes søknaden ved betaling av en ekstra avgift. Vi kan dokumentere denne praksisen dersom det er behov for det. Når det gjelder nasjonale søknader i Norge så sier Patentlovens 8, 5. ledd at "Søkeren skal betale fastsatt søknadsavgift". I Avgiftsforskriftens 22, 4. ledd står det at "Hvis fastsatt avgift eller gebyr ikke betales innen den frist Patentstyret setter, anses søknaden som henlagt", d.v.s. underforstått kan søknaden gjenopptas. Vi har ikke funnet noen eksempler på andre ordinære avgifter som Patentstyret fakturerer, der manglende betaling medfører konsekvens av en slik alvorlighetsgrad at det må begjæres oppreisning, selv om det for PCT-søknadsavgift angis manglende betaling av den såkalte transmittal fee medfører at søknaden anses som ikke innkommet. Vi mener derfor at en rimelig tolkning av avgiftsforskriftens 33 tilsier at konsekvensen av manglende betaling er henleggelse med mulighet for gjenopptakelse. Validering av europeiske patenter er et nytt område og praksis er derfor fremdeles i støpeskjeen. Både for oss brukere og Patentstyret er det derfor naturlig å skjele til nærliggende området. Alle nærliggende områder, som nevnt ovenfor tilsier at manglende betaling ved utløpet av den fristen Patentstyret setter, medfører henleggelse med mulighet for gjenopptakelse. Dette på tross av at det er gitt svært ulike formuleringer av bestemmelsene. Det er derfor relevant å anta at dette også gjelder for valideringsavgiften. Det skal også bemerkes at da vår økonomiansvarlige, Migle Grønbekk, ringte Kristoffer Østvang, som hadde utstedt fakturaen, fikk hun vite at Patentstyret hadde et visst slingringsmonn på betalingsfristen, men at dette tilfellet lå litt på grensen. Dersom vi hadde blitt gitt riktig frist, nemlig 30 dager til 7. desember, ville vi da vært på riktig side av grensen?

5 Annen avd. sak nr Dette indikerer uansett at Patentstyret utøver et visst skjønn når det gjelder denne fristen og at oversittelse av denne betalingsfristen uansett ikke bør gi mer alvorlig konsekvens enn henleggelse med mulighet for gjenopptakelse. 2. Vi blir straffet for å ha begjært validering i god tid før valideringsfristens utløp. I denne saken utløp fristen for validering 10. november. Den faktiske valideringen fant sted 10 dager før, nemlig 1. november. Dersom vi hadde ventet med å innlevere valideringsbegjæringen til nærmere fristen, for eksempel på fristens siste dag, så ville Patentstyrets faktura blitt utstedt 10 dager senere og med en frist som utløp 10 dager senere enn den frist vi fikk. Det vil si at fristen ville ha utløpt 16. desember. Selv om Patentstyret hadde utstedt fakturaen samme dag som begjæringen om validering innkom, d.v.s. 10. november, så ville fristen på 30 dager ikke utløpt før 9. desember. Som nevnt ovenfor betalte vi avgiften den 9. desember. Dette betyr at vi i praksis blir straffet for ikke å ha ventet med å validere patentet til nærmere fristen. Man kan også tenke seg et eksempel der man begjærer validering 2 måneder før fristen utløper. Patentstyret vil da sende ut en faktura med en frist som utløper ca. én måned før tre-månedersfristen for å validere. Konsekvensen av dette kunne bli at valideringen ble kjent ugyldig før valideringsfristen utløp. Tilleggsbemerkninger Vi vil også bemerke at fakturering av avgifter er noe Patentstyret ønsket å innføre for ca. 10 år tilbake. Før dette ble alle avgifter betalt (med sjekk) samtidig med utførelsen av handlingen som medførte avgiften. Når man utfører betalingen samtidig med handlingen gir dette en større sikkerhet for at betalingen skjer rettidig. Da fakturering av avgifter ble innført, var vi og andre patentkontorer skeptiske til ordningen fordi vi fryktet at saker kunne gå tapt hvis en betalingsfrist ble oversittet. Vi fortsatte derfor lenge med å betale avgiftene ved sjekk samtidig med innleveringen. Patentstyret har presset på for at vi skulle akseptere betaling etter faktura. Vi mener derfor at vi har blitt pådyttet denne ordningen under den forutsetning at det ikke skulle medføre noen økt risiko for tap av saker. Vi aksepterte ordningen, men etter relativt kort tid opplevde vi at saker falt fordi Patentstyret rotet med fakturautstedelsene. Vi gikk for en tid tilbake til betaling med sjekk, men tok imidlertid opp igjen betaling etter faktura etter at Patentstyret fikk bedre orden på fakturautstedelsene. For en tid tilbake var vi sammen med Onsagers, Acapo og Håmsø involvert i et prosjekt med Patentstyret for å få til en ordning der fakturaer skulle bli elektronisk overført til vårt betalingssystem. Dette for å fjerne risikoen for feiltasting ved innlegging av faktura og betalingsfrist. Vi betalte vår andel av utviklingskostnader til vår programvareleverandør og vi vet at Onsagers implementerte sin del av systemet med de interne kostnader dette medførte. Patentstyret valgte imidlertid å satse på en annen løsning. Vi turde ikke å satse på ny utvikling av filimport, ettersom også dette kunne vise seg å være midlertidig. Dersom konsekvensen av denne fristoversittelsen skulle bli at den foreliggende saken faller endelig og vi må begjære oppreisning, vil vi anse dette som et brudd på våre forutsetninger om at betaling etter faktura ikke skulle medføre større risiko for tap av saker enn betaling sammen med handlingen. Vi vil derfor se oss nødt til å gå over til å betale validerings-

6 Annen avd. sak nr avgiften samtidig med innlevering av oversettelsen, og vi vil informere de øvrige patentkontorer om dette. Subsidiært Subsidiært vil vi begjære oppreisning i medhold av Patentlovens 72 og ber om å bli fakturert denne avgiften, for det tilfellet at Patentstyret ikke finner å kunne imøtekomme vår begjæring om gjenopptakelse. Vi ber imidlertid om å få en tilleggsfrist på å innlevere en nærmere begrunnelse for begjæringen om oppreisning. Vi ber om hastebehandling Vi ber om en rask avgjørelse på vår prinsipale begjæring da dette vil ha konsekvenser for hvordan vi vil håndtere betalingen av videre avgifter. Skulle avgjørelsen på dette spørsmålet trekke ut, vil vi måtte vurdere å legge om våre rutiner for avgiftsbetaling, da de forutsetninger vi har lagt til grunn for håndteringen av disse ikke lenger synes å være tilstede." Den 10. februar 2012 sender Patentstyret v/ Patentjuridisk seksjon følgende brev til søkers fullmektig: "Vedrørende EP Viser til deres brev av I ovennevnte brev begjæres det gjenopptakelse for oversittelse av fakturafristen for å betale avgift i henhold til patentloven 66c, jf. avgiftsforskriften 33. Fristen utløp , mens betaling er registrert innbetalt Det gjøres gjeldende i brevet at det ikke fremgår klart av lov og forskrift om det er krav om gjenopptakelse i henhold til patentloven 15 tredje ledd, eller krav om at fristoversittelsen ikke skal få virkning i henhold til patentloven 72 som er det rette rettsmiddelet i dette tilfellet. Av patentloven 66c første ledd nest siste punktum følger det at, "Bestemmelsene i 72 første ledd gjelder tilsvarende ved oversittelse av frister etter leddet her." I forarbeidene, Ot.prp. nr. 33 ( ) side 28 er dette ytterligere presisert. Fra merknaden til patentloven 66c hitsettes: "Ved oversitjing av fristar for å levere omsetjing eller betale avgift for dette, gjeld reglane i 72 tilsvarande, jf. første ledd tredje punktum." Det går altså klart frem av forarbeidene og lovteksten at dersom avgiften ved validering av europeisk patent i Norge ikke betales innen fristen, så er patentloven 72 den relevante bestemmelse for å få patentet gjort gjeldende til tross for fristoversittelsen. Patentstyret vil derfor fakturere avgift i henhold til avgiftsforskriften 28 for krav om at fristoversittelse ikke får virkning, og sender ut separat brev med forespørsel om en ytterligere begrunnelse i saken."

7 Annen avd. sak nr Samme dag, den 10. februar 2012, sender Patentstyret v/ Patentjuridisk seksjon ytterligere et brev til patenthavers fullmektig, med følgende ordlyd: "Vedrørende begjæring om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen i søknad nr. EP Vi viser til begjæring om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen mottatt Det innvilges en tilleggsfrist frem til til å innkomme med en nærmere begrunnelse for begjæringen om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen i ovennevnte søknad. Etter patentloven 72 må søker ha utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves for å overholde frister for at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Innkommer ikke en nærmere begrunnelse innen angitt frist vil begjæringen om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen bli avgjort på det foreliggende grunnlag." * * * Det lovbestemte gebyret for behandling av begjæring om oppreisning for fristoversittelse er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 5. mars 2012, innen utløpet av betalingsfristen i den av Patentstyret utstedte og utsendte faktura. * * * En klage over Patentstyrets Første avdelings beslutning av 10. februar 2012, hvorved begjæring om gjenopptagelse ble avvist, innkom til Patentstyret Annen avdeling onsdag den 4. april I klagen av uttaler patenthavers fullmektig: "Vi viser til Første avdelings avgjørelse datert 10. februar 2010 og anker herved avgjørelsen inn for Annen avdeling. Vi ber om å bli fakturert fastsatt klageavgift.

8 Annen avd. sak nr Ved vårt brev av 12. desember 2011 begjærte vi gjenopptakelse av saken da vi ved en feil ikke hadde betalt fastsatt valideringsavgift innen den frist Patentstyret hadde satt i fakturaen. Vår begjæring ble avslått 10. februar 2012 ved en enkel henvisning til patentlovens 66c og til forarbeidene. Vi er ikke enig i Første avdelings tolkning av denne bestemmelsen og viser til vårt ovennevnte brev av 12. desember Vi står fast på det vi fremholder i dette brevet. Vi vil imidlertid i det etterfølgende utdype vår begrunnelse. Som nevnt i vårt brev av 12. februar 2012, så er valideringsavgiften den eneste ordinære avgiften vi har funnet som (i henhold til Patentstyrets tolkning) har en absolutt siste betalingsfrist som sammenfaller med den første betalingsfristen. Patentstyrets Første avdeling viser som sagt til PL 66c og forarbeidene. Forarbeidene sier på dette punktet i realiteten ikke noe annet enn det man kan lese ut av 66c. Etter vår oppfatning er det klart at lovgiverne her sikter til én frist for både å innlevere oversettelse og betale avgiften, og at det forutsettes at begge handlingene gjøres innen samme frist. Når man har én og samme frist for å gjøre flere handlinger så er det innlysende at det er betydelig lettere å sikre at begge handlinger blir gjort enn dersom handlingene må foretas på ulike tidspunkt. Patentstyret har ønsket å innføre et system der all betaling skjer etter faktura. Dette for å lette håndteringene av betalingene. Hjemmel for dette finner man i Forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. (Avgiftsforskriften) 3 og 4. Her åpnes muligheten for at Patentstyret kan fakturere avgifter og sette en frist på betaling av disse. Da Patentstyret innførte ordningen med etterskuddsvis betaling etter faktura (først for noen avgifter og etter hvert for praktisk talt alle) splittes den enhetlige fristen som loven fastsetter for både å innlevere dokumenter og betale avgift, opp i to. Dette skjer med alle frister som loven behandler som én frist og som involverer begge disse typer handlinger. En slik oppsplitting av den lovbestemte fristen i to medfører økt risiko forfeil. Vi får en ekstra frist vi må registrere og overvåke. Sjansene for at det skjer en feil vil derved dobles. Da ordningen med fakturering av avgifter ble innført var det en forutsetning fra vår side at dette gav oss en minst like trygg og pålitelig ordning som tidligere. Dette har vi utdypet nærmere i vårt brev av 12. desember Vi har ikke funnet noe skriftig materiale på dette fra den tiden, men diskusjonene med Patentstyret rundt dette var mange og det var en god porsjon skepsis i vår bransje. Det viste seg da også at det ble en god del innkjøringsproblemer. Imidlertid har ordningen fungert greit i en del år inntil nå. En viktig grunn til at ordningen etter hvert har fungert tilfredsstillende, er at feil ved betalingen ikke får fatale følger for søknaden. Gjennomgående har det vært mulig å gjenoppta saken dersom betalingsfristen ikke overholdes. Dette har vært mulig selv ved fristen for betaling av søknadsavgiften ved videreføring av PCT-søknader i h.h.t. 31, selv om loven angir denne fristen som en absolutt frist. I en kommentar til PL 31 skriver Are Stenvik: "Jf. avgf. 37. Dersom den fakturerte avgiften ikke betales innen fakturafristen, skal søknaden anses trukket tilbake etter tredje ledd, jf. PS " Vi vedlegger et eksempel som bilag 1 på faktura for søknadsavgift for videreført PCTsøknad. Legg merke til teksten midt på siden angående gjenopptakelse. Patentstyret har således her valgt, bevisst eller i uvitenhet, å gi mulighet for gjenopptakelse selv om dette, etter samme type argumentasjon som i Første avdelings avgjørelse, ikke skulle være mulig.

9 Annen avd. sak nr Stor var derfor overraskelsen for oss da vi oppdaget at det finnes én ordinær avgift der betalingsfristen er absolutt, nemlig den innledningsvis omtalte valideringsavgiften. Her har Patentstyret valgt å følge lovens bokstav, mens man når det gjelder avgiften i h.h.t. 31 har valgt å være mer lempelig. Vi mener derfor den strenge praksisen Patentstyret her har lagt seg på når det gjelder valideringsavgiften er helt urimelig både i forhold til praksis når det gjelder andre ordinære avgifter og i henhold til forholdsmessighetsprinsippet. Når vi i det etterfølgende refererer til "vi" og "oss" mener vi både Protector som patentkontor, patentfullmektigbransjen, rettighetshavere og næringslivet generelt. Vi må alle forholde oss til de rammebetingelser lovverket og andre bestemmelser setter opp. Lovgivers anliggende har vært å sette en frist for å validere det europeiske patentet og i den forbindelse angitt at dette innbefatter betaling av en avgift. Det er helt åpenbart at det må angis en frist for å validere patentet og det er også forståelig at denne fristen må overholdes strengt. Dette er også tilfelle ved prioritetsfristen, der det heller ikke kan begjæres oppreisning. Det er også tilfelle ved andre ordinære fristen slik som videreføringsfristen etter PCT og fristen for innlevering av avdelte søknader, som må innleveres før stamsøknaden er endelig avgjort. Det at det settes en absolutt frist for å validere et europeisk patent er således ikke omdiskutert. Imidlertid har lovgiver har åpenbart ikke tatt med i vurderingen at avgiften skal betales innen en annen frist enn fristen for å innlevere oversettelsen. Vi mener derfor at det ikke er spesielt relevant å vise til forarbeidene angående dette spørsmålet. Ytterligere momenter som underbygger at fakturafristen er en annen frist enn den som angis i loven er følgende: Det ble gitt en frist på 29 dager til å betale fakturaen. Patentforskriften 59 sier at lovens frist er tre måneder. Avgiftsforskriften sier generelt at fristen som settes av Patentstyret for å betale en avgift "normalt skal være 30 dager, med mindre en anne frsit følger av lov eller forskrift". Fristen Patentstyret gir settes fra den dag Patentstyret utsteder fakturaen, mens lovens frist løper fra den dag EPO kunngjør at patent er meddelt. Da vi ringte Patentstyret samme dag som vi oppdaget fristoversittelsen, fikk vi opplyst at Patentstyret hadde et "visst slingringsmonn" på betalingsfristen, men at dette tilfellet "lå litt på grensen". Det er således åpenbart at fakturafristen er en frist som Patentstyret har helt herredømme over. Det som er relevant er å peke på hvilke rimelige forventninger vi vil ha til konsekvensene av å gjøre en feil når det gjelder betaling av faktura fra Patentstyret på en ordinær avgift. Her også kommer spesielt inn det faktum at konsekvensen av å ikke betale alle andre ordinære avgifter er at saken henlegges med mulighet for gjenopptakelse. Dessuten kommer det inn en forventning om at ordningen med å betale etter faktura ikke skal være til større ulempe for oss enn den tidligere ordningen med betaling samtidig med at handlingen utføres.

10 Annen avd. sak nr Det eneste vi har funnet angående det tilfellet at avgiften ikke betales innen fristen er Avgiftsforskriftens 4, tredje ledd, som sier at avgift som betales for sent anses ikke som betalt. Imidlertid sier ikke dette noe om konsekvensen av at avgiften ikke er betalt, nemlig om saken henlegges med mulighet for gjenopptakelse eller om det er en mer alvorlig konsekvens. Patentstyret har heller ikke utformet retningslinjer som angir konsekvensen av manglende betaling og heller ikke utferdiget noe skriv angående dette. Man måtte forvente at Patentstyret, hvis konsekvensen skulle være at saken endelig faller, understreket overfor brukerne at fakturafristen for valideringsavgiften var endelig og ville håndteres strengere enn alle andre ordinære avgifter, slik som for eksempel søknadsavgiften for videreføring av PCT-søknader. Det at Patentstyret ikke har informert om denne konsekvensen er enten et brudd på Patentstyrets verdier, der det bl.a. fremgår at "vi er undersøkende i forhold til kundens behov, og følger opp på en aktiv og helhetlig måte", eller så har ikke Patentstyret vurdert konsekvensene. Vi mistenker det siste. Patentstyret fremhever seg som en serviceinstitusjon overfor næringslivet, med serviceerklæring og etiske retningslinjer. Da er det underlig hvis Patentstyret med vitende og vilje lar være å informere næringslivet om at fakturafristen for valideringsavgiften er et unntak fra alle andre ordinære avgifter, idet saken faller endelig ved første forfall. Først i forbindelse med den foreliggende saken ble vi fra Patentstyret gjort oppmerksomme på at manglende betaling førte til endelig henleggelse uten mulighet for gjenopptakelse. At en rettighet skal falle på bakgrunn av at vi foretar kun én feil, er en uakseptabel risiko. Vi var derfor nødt å foreta en endring i våre betalingsrutiner, slik at vi ville få tilbake muligheten for å redde saken så snart feilen blir oppdaget. Vi besluttet da å endre praksis når det gjelder betaling av valideringsavgiften, og vi begynte å betale valideringsavgiften samtidig med at oversettelsen ble innlevert. Derved regnet vi med at vi ville motta faktura fra Patentstyret kun i de tilfeller der vi hadde utelatt å betale avgiften. Imidlertid viste det seg at Patentstyret ikke aksepterer en slik betalingsordning. Vi har i alle senere valideringssaken fått tilbakebetalt valideringsavgiften og tilsendt faktura. Vi har bedt Patentstyret om å få opplyst hvilken hjemmel man har for å tilbakebetale avgiften, uten at vi har fått svar. Situasjonen er således i dag at Patentstyret ikke har gitt oss det valget som lovgiverne har forutsatt, nemlig at både oversettelsen og betalingen skal foretas innen en bestemt frist (3 måneder). I stedet tvinger Patentstyret oss til å følge en praksis som for oss er risikosport. Vi er kjent med at valideringssaker også nylig er falt hos andre patentkontorer, og med mindre det gis mulighet for å gjenoppta saken etter at den er falt som følge av manglende betaling av valideringsavgift, regner vi med at det vil måtte begjæres mange oppreisninger i slike saker. Vi har undersøkt hvordan manglende innbetaling av valideringsavgift håndteres i Sverige og Danmark. I begge disse land har man muligheten til å opprette disposisjonskonto, noe praktisk talt alle store brukere selvsagt har gjort. Dette eliminerer praktisk talt muligheten for at avgiften ikke blir betalt. Følgelig har vi i Norge langt dårligere betingelser enn i våre naboland. Resultatet er at vi løper en risiko som ikke finnes i Sverige og Danmark. Vi viser til kravet om forholdsmessighet i forvaltningen, slik dette er uttrykt i Gravers "Alminnelig forvaltningsrett". Graver slår her fast at det må være en rimelig balanse mellom det mål som forfølges og de midler som blir brukt for å nå det. Videre sier han at

11 Annen avd. sak nr kravet om forholdsmessighet er et ulovfestet krav. Vi viser også til Gravers artikkel i Lov og Rett 1995 om samme emne. I dette tilfellet er målet som skal forfølges at søkeren innen rimelig tid validerer det europeiske patentet i Norge. Dette er av hensyn til tredjepart, som ikke skal måtte vente urimelig lenge før han kan konstatere om validering er foretatt eller ikke. Det er imidlertid ikke hensynet til tredjepart som har ført til at Patentstyret har innført betaling etter faktura som eneste mulighet. Her er det hensynet til forvaltningen selv som står øverst. Det er videre vanskelig å se at tredjepart lider noen nevneverdig ulempe om konsekvensen av manglende betaling av faktura skulle kunne rettes opp ved gjenopptakelse. Den tre måneders fristen man har til å validere det europeiske patentet er svært kort i forhold til alle de år tredjepart normalt må vente i usikkerhet på at behandlingen ved EPO skal sluttføres. Veier man den mulige ulempen for tredjepart opp mot ulempen for patenthaver, så er det ikke vanskelig å konkludere med at ulempene for patenthaver ved å tape sin rettighet ved at det gjøres én enkel feil er vesentlig større enn ulempen tredjepart har ved at han i noen tilfeller må vente litt lenger på vissheten om at valideringen er skjedd. Som Graver skriver, så har forholdsmessighetsprinsippet betydning som et lovtolkningsprinsipp. Jo mer inngripende et tiltak er, jo tydeligere hjemmel kreves det. Videre følger det av forholdsmessighetsprinsippet at selv om forvaltningen har hjemmel til å treffe et inngripende vedtak, så er det ikke gitt at den alltid kan bruke denne hjemmelen. Graver fremhever også at forholdsmessighet blir viktigere om vi befinner oss i utkanten av de hensyn som ligger til grunn for loven, enn i sentrum. Vi vil i dette tilfellet sterkt hevde at vi befinner oss klart i utkanten av de hensyn lovgiverne la til grunn. Lovgiverne har ikke hatt mulighet til å se hvordan praksisen med fakturering av avgifter kunne øke risikoen for at en frist oversittes, rett og slett fordi lovgiverne ikke har hatt muligheten til å ta faktureringspraksisen til Patentstyret med i betraktning. Vi er av den mening at Patentstyrets Første avdeling i stedet for å kort avfeie gjenopptakelse med en summarisk, og etter vårt syn upresis, henvisning til Patentloven og forarbeidene, burde ha innsett at det inntrufne tilfeller er en utilsiktet konsekvens av at det er innført betaling etter faktura som eneste mulighet. Man burde så ha foretatt en mer omfattende vurdering av spørsmålet, herunder søkt råd hos andre, som for eksempel lovavdelingen i Justisdepartementet, og deretter utformet presise retningslinjer. Disse kunne meget godt ha blitt gitt tilbakevirkende kraft. Det er svært mye mer som kunne sies om dette temaet, og vi forbeholder oss derfor retten til å utdype vårt syn, enten skriftlig eller i et møte med Annen avdeling, dersom ikke Annen avdeling uten videre kan gi oss medhold. Vi vurderer å få utarbeidet en juridisk betenkning, men ønsker først et foreløpig synspunkt på saken fra Annen avdeling." Det lovbestemte gebyret for behandling av klage i Patentstyrets Annen avdeling er registrert innbetalt rettidig til Patentstyrets bankkonto den 2. mai Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag.

12 Annen avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Klagen gjelder Første avdelings avgjørelse av 10. februar I avgjørelsen gir Første avdeling uttrykk for at det ikke er adgang til å begjære gjenopptatt en europeisk søknad etter oversittelse av betalingsfristen for avgiften etter patentlovens 66c. Ettersom det tilgjengelige rettsmiddelet i slike tilfelle er krav om oppreisning etter lovens 72, fant Første avdeling at begjæringen om gjenopptakelse måtte behandles som et krav om oppreisning, og satt en frist for inngivelse av nærmere begrunnelse og for betaling av oppreisningsavgift. I dette ligger en implisitt avvisning av gjenopptakselsesbegjæringen. Det er denne avvisningen søkeren har påklagd, og som derfor foreligger til behandling i Annen avdeling. Av patentlovens 66c første ledd fremgår to vilkår for at et europeisk patent skal få virkning her i riket: For det første må søkeren inngi en oversettelse av patentet til norsk innen en frist fastsatt av Kongen. I patentforskriftens 59 annet ledd er denne fristen fastsatt til tre måneder fra den dag Det europeiske patentverket har kunngjort sin avgjørelse om å meddele patent. For det annet må søkeren betale fastsatt avgift (valideringsavgift). Fristen for betaling av valideringsavgiften fastsettes i den fakturaen som utstedes av Patentstyret, jf. avgiftsforskriftens 3 første ledd. Når en avgift ikke betales innen fakturafristen, fremgår det av avgiftsforskriftens 4 tredje ledd at avgiften skal anses som ikke betalt. Virkningen av at valideringsavgiften ikke blir betalt, er at det europeiske patentet ikke får virkning her i landet, slik det fremgår av de innledende ordene i patentlovens 66c, og dessuten av avgiftsforskriftens 33 annet ledd. Paragrafen inneholder ingen hjemmel for å begjære behandlingen gjenopptatt, og bestemmelsene om gjenopptakelse i 15 kommer klarligvis ikke til anvendelse i et slikt tilfelle. Søkeren har anført at den tolkningen som Første avdeling har lagt til grunn, og som altså Annen avdeling finner er riktig, skaper en umotivert forskjell fra reglene i patentlovens 31, og konsekvensene etter denne paragrafen av at videreføringsavgiften for en

13 Annen avd. sak nr internasjonal søknad betales for sent. Annen avdeling kan ikke se at dette har noen betydning for saken, og kan heller ikke slutte seg til at det er noen umotivert forskjell mellom reglene. Dersom videreføringsavgiften betales for sent, følger det av 31 siste ledd at den internasjonale søknaden skal anses som trukket tilbake, jf. PS Heller ikke i dette tilfellet inneholder loven noen hjemmel for å begjære gjenopptakelse. Virkningen av for sen avgiftsbetaling er derfor i realiteten den samme i de to tilfellene. Søkeren har også fremholdt at det etter hans oppfatning er uhensiktsmessig å operere med separate frister for henholdsvis inngivelse av oversettelse og betaling av valideringsavgift. Annen avdeling vil til dette bemerke at ordningen med to frister er en konsekvens av at avgiften faktureres, i stedet for at betalingsfrisen er fastsatt i lov eller forskrift. Ordningen med fakturering av avgifter har samlet sett vært ansett å innebære flere fordeler enn ulemper, og er av den grunn blitt valgt av lovgiver. Det at søker er uenig i det valget som er gjort, kan ikke få noen betydning i den foreliggende sak, som må avgjøres på grunnlag av de regler som er gitt. Ettersom loven ikke inneholder noen hjemmel for å begjære gjenopptakelse i et tilfelle som det foreliggende, var det riktig av Første avdeling å avvise begjæringen. Ettersom Første avdeling ikke har formet en konklusjon i denne retning, finner Annen avdeling det riktig å uttale i slutningen at begjæringen avvises. Det avsies slik kjennelse: Begjæringen om gjenopptakelse avvises. Are Stenvik (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.) John Asland (sign.)