Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell & Co, Cognac, Frankrike Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 14. mars 2008, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket JOSE CUERVO BLACK MEDALLION ble opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partenes fullmektiger samme dag. Merket ble registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 32: Klasse 33: Alkoholfrie drink- og cocktailmikser for blanding med alkoholholdige drikkevarer; alkoholfrie drikkevarer, essenser, sirup og pulver for bruk ved tilberedning av alkoholfrie drikkevarer. Alkoholholdige drikkevarer; alkoholholdige drink- og cocktailblandinger; tequila. Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket JOSE CUERVO BLACK MEDALLION er egnet til å forveksles med innsigers nasjonalt registrerte kombinerte varemerke MARTELL MEDAILLON (gjengitt nedenfor), reg. nr. 149134 (19904571), registrert for varene "cognac, brandy og alkohol (drikker) i klasse 33, samt egnet til å forveksles med innsigers internasjonalt registrerte kombinerte varemerke MARTELL MEDAILLON (gjengitt nedenfor), int. reg. nr. 0841427 (200501762), registrert for varene alcoholic beverages (except beers) i klasse 33, og at merket JOSE CUERVO BLACK MEDALLION således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 og nr. 8, jf. 4 og 6 og 49 annet ledd. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7842 2 Reg. nr. 149134 (19904571) Int. reg. nr. 0841427 (200501762) Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 8 og 6 første ledd. Innsigers første merke er registrert for cognac, brandy og alkohol (drikker) i klasse 33 og innsigerens andre merke er besluttet gjeldende for alcoholic beverages (except beers) i klasse 33. Det søkte merket er søkt registrert for nærmere angitte varer i klasse 32 og alkoholholdige drikkevarer; alkoholholdige drink- og cocktailblandinger; tequila i klasse 33. Når det gjelder varene i klasse 33 er det snakk om samme varer, mens i forhold til klasse 32 vil det være varierende grad av varelikeartethet. Da det er vareslagslikhet, vil graden av merkelikhet, samt merkenes distinktive evne bli avgjørende i forvekselbarhetsvurdreingen. Det søkte merket er et rent ordmerke som består av teksten JOSE CUERVO BLACK MEDALLION. JOSE CUERVO fremstår som er spansklydende navn, mens BLACK MEDALLION er engelsk og kan oversettes til sort medaljong. Begge innsigerens merker viser en etikett med teksten MARTELL relativt stort på øverste del av etiketten. MARTELL oppfattes som et fransklydende etternavn. Over dette er det bilde av en fugl. Omtrent på midten av etiketten står teksten MEDALLION [skal være: MEDAILLON] som er fransk og betyr medaljong. Sammen med denne teksten er det bilde av en medaljong som viser profilen av en mann med 1700-talls-parykk. Søkerens merke har elementet MEDALLON felles med innsigerens merker. Tekstelementet er visuelt identisk, men vil kunne skille seg fonetisk ved at det i søkerens merke vil uttales på engelsk, mens det kan leses på fransk i innsigerens merker. Innsigerens fullmektig har anført at MEDALLION vil være det mest distinktive elementet i det søkte merket, og at innsigeren har oppnådd enerett til dette som varekjennetegn for
2. avd. sak nr. 7842 3 alkoholholdige drikkevarer gjennom sine registreringer. Søkerens fullmektig har til dette svar at det er merkene som helhet som skal vurderes og at elementet MEDALLION kun er et av flere og langt fra det mest dominerende. Patentstyret kan som søkeren ikke se at MEDALLION[/MEDAILLON] skulle være det mest dominerende i noen av merkene. Det søkte merket innledes med et sterkt element, nemlig egennavnet JOSE CUERVO. Tillegget BLACK MEDALLION kan gi assosiasjoner til kvalitet og lagring. Heller ikke i innsigerens merker er elementet MEDALLION [skal være: MEDAILLON] dominerende. Det er relativt nedtonet i forhold til andre mer distinktive elementer, som det figurative og teksten MARTELL. Også her vil MEDALLION [skal være: MEDAILLON] kunne gi assosiasjoner til kvaliteter ved varene. Til innsigerens anførsel om at det er oppnådd enerett til elementet MEDALLION [skal være: MEDAILLON] vil vi bemerke at det er kun er oppnådd enerett til merkene som helhet. Graden av enerett til enkeltelementer i et merke, vil variere med graden av distinktivitet og hvor dominerende det fremstår. Om et merke gir vern mot andre merker som inneholder et identisk element, vil bero på en konkret vurdering av om gjennomsnittsforbrukeren vil tro at merkene har samme kommersielle opprinnelse. Begge parter har pekt på at omsetningskretsen for de aktuelle varene er relativt merkebevisst. Innsigers fullmektig anfører at forveksling likevel vil kunne skje da varene vil kunne ha fellesskap i produksjon og omsetningskanaler. Patentstyret vil bemerke at da det ut fra varefortegnelsene er tale om identiske varer, gjøres vurderingen ut fra dette, og det legges derfor til grunn at varen vil kunne stå ved siden av hverandre i butikken. Vi antar likevel ikke at gjennomsnittsforbrukeren, enten det er en profesjonell innkjøper eller en vanlig forbruker, vil tro at varene har samme kommersielle opprinnelse. De øvrige elementene er langt mer dominerende og gjør merkene tilstrekkelig ulike. Konklusjon: Utvalget har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers merker i den alminnelige omsetningen når de brukes for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 8. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21 a andre ledd." Innsigers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 13. mai 2008. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 24. juni 2008. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagebegrunnelse anfører innsigers fullmektig: "På vegne av innsiger i ovennevnte varemerkesøknad og under henvisning til varemerkelovens 22, 2. ledd påklages herved første avdelings avgjørelse av 14.03.08 til Styrets annen avdeling. Det foreliggende merket ønskes registrert for bl.a. alkohol-holdige drikkevarer i klasse 33. Klagen baseres på forvekslingsfare overfor de tidligere nasjonal reg.nr. 149.134 MARTELL MEDAILLON (fig.) og internasjonal reg.nr. 841.427 MARTELL MEDAILLON (fig.) som også bl.a. er registrert for h.h.v. alkohol (drikker) og alkoholholdige drikkevarer i klasse 33.
2. avd. sak nr. 7842 4 Det foreligger vareoverlapping, og betingelsen for å foreta forvekselbarhetsvurdering i h.h.t. vml. 6 er derved oppfylt. Både det søkte merket og de to tidligere registrerte merker innbefatter det dominerende tekstelementet MEDALLION / MEDAILLON som er det samme ord på h.h.v. engelsk og fransk. Ingen vil i den aktuelle kjøpssituasjon oppfatte den lille forskjellen på de to ordene. Det foreliggende merke er et ordmerke og hvorledes det faktisk vil bli benyttet i en figurativ utforming vites ikke, og det må således legges til grunn at det kan ligge nær opptil utformingen av innsigers to tidligere merker som har en klassisk utforming slik at det ikke er det figurative som det aktuelle medlem av omsetningskretsen vil feste seg ved. Det kan ikke herske tvil om at innsiger har oppnådd enerett for tekstelementet MEDAILLON for alkoholholdige drikkevarer ved sine to ovenfor nevnte registreringer. Selv om både innsigers merke og søkers merke inneholder et egennavn i tillegg, reduserer dette ikke i vesentlig grad faren for forveksling da det alt overveiende distinktive elementet MEDALLION / MEDAILLON er felles. Det er ingen grunn til å tro at dette ordet skal oppfattes som en kvalitetsangivelse. Det må legges til grunn at ikke en ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne tro at innsigers og søkes varer har samme kommersielle opprinnelse altså et MEDAILLION -produkt da det foreligger fellesskap både med hensyn til produksjon og omsetningskanaler. Tidligere praksis viser at dominerende ord i merket må tillegges vekt ved forvekselbarhetsvurderingen. Vi viser i så måte til EU-førsteinstansavgjørelse i sak T-6/01 MATRATZEN [CONCORD], Sml. s. II-4335 [Ankesak C-3/03: Avvist]. Et kombinert merke med teksten MATRATZEN CONCORD MARKT, for bl.a. madrasser i klasse 20, ble her ansett egnet til å forveksles med ordmerket MATRATZEN, registrert for bl.a. varer av samme slag. I 2. avd. avgjørelse 6739 COLL BREEZE for 1998 hindret den tidligere registrering BREEZE for hele klasse 3 registrering av merket COOL BREEZE for samme varer. Registreringen må således bli å oppheve da den er foretatt i strid med vml. 14, 1. ledd, nr. 6 og nr. 8, jfr. 1, 1. ledd." I sin imøtegåelse av 24. juli 2008 uttaler søkers/innehavers fullmektig: Vi viser Annen Avdelings skriv datert 25. mai 2008 vedlagt anke fra innsigers fullmektig datert 13. mai 2008. Det fastholdes at søkers merke ikke er egnet til å forveksles med innsigers varemerker. Selv om det foreligger vareslagslikhet i nærværede sak vil manglende kjennetegnslikhet og herunder lavt særpreg for felleselementet være tilstrekkelig for at det ikke foreligger forvekslingsfare. Innsigelsen er bygget på følgene registreringer. Reg. nr 149134: Internasjonal reg. nr 841427:
2. avd. sak nr. 7842 5 I sin anke fremhever innsigers fullmektig nok en gang at MEDAILLON må anses som det dominerende elementet i innsigers merker. Av de ovennevnte gjengivelser burde det være særdeles tydelig at MEDAILLON ikke er det dominerende elementet i innsigers merker. Elementet MEDALLION i søkers merke kan heller ikke anses som dominerende da merket innledes med et særpreget og kjent egennavn JOSE CUERVO. Det fremtredende og sterke merkeelementet i innsigers merker er MARTELL, og det er under dette kjennetegnet innsigers varer er kjent. Elementet MEDAILLON må også sies å inneha relativt lavt særpreg da det kan gi assosiasjoner til kvalitet ved varene. Når grossister, forhandlere eller kjøpere møter merkene er det liten grunn til å tro at man vil forveksle varene eller komme til å tro at det foreligger noen form for kommersiell opprinnelse eller opphav mellom innehaverne. De sterke og dominerende elementene i merkene, MARTELL og JOSE CUERVO er diametralt forskjellige. Omsetningskretsen for angjeldende varer må anses merkebevisste og det er liten grunn til å tro at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil kunne ta feil av varene eller tro at varene har samme kommersielle opprinnelse. Som anført av første avdeling er de øvrige elementer i merkene langt mer dominerende og gjør merkene tilstrekkelig ulike. På bakgrunn av det ovennevnte og tidligere anførsler ber vi om at Patentstyrets Annen Avdeling om å opprettholde beslutningen om å registrere søkers merke, da helhetsinntrykkene av merkene ikke tilsier at det kan være noen forvekslingsfare i henhold til varemerkeloven 14, 1. ledd nr. 6 og 8. I tilsvar av 29. august 2008 uttaler innsigers fullmektig: Det vises til oversendelse av 29. juli 2008 vedlagt søkers norske representants innlegg. Det anmodes på vegne av klager at saken tas opp til avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Saken er deretter tatt opp til behandling i 2. avdeling. Annen avdeling skal uttale:
2. avd. sak nr. 7842 6 Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i det vesentlige slutte seg til avdelingens begrunnelse. Annen avdeling er enig med innsigeren i at ordene MEDALLION og MEDAILLON må anses som nær identiske, men kan ikke slutte seg anførselen om at ordet er det mest dominerende og distinktive elementet i de to merkene. Det som innsiger har oppnådd enerett til gjennom sine registreringer, er merkene slik de er innført i registeret, og ikke de enkelte elementer i merkene. Når det skal avgjøres om innsigerens enerett er trådt for nær, må vurderingen baseres på det helhetsinntrykk som de to merkene vil formidle til gjennomsnittsforbrukeren, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml. 2007 s. I-4529). Man står i det foreliggende tilfelle ikke overfor en situasjon hvor et felles ord inntar «an independent distinctive role in the composite sign», jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-120/04 (THOMSON LIFE), premiss 35, se også Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2008 s. 1268 (pascal søtt & salt), særlig avsnitt 64. Mot denne bakgrunn blir 1. avdelings avgjørelse å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida Andrén (sign.)