Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo, 5257 Kokstad) Fullmektig (ny): Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Innsiger: Telefónica O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, München, Tyskland (tidl. fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo) Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 23. oktober 2006, hvorved registreringen av ordmerket VOOP ble besluttet opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble meddelt begge parters fullmektiger samme dag. * * * Søknaden om registrering av merket VOOP ble innlevert til Patentstyret den 11. februar 2004 av A/S Bergen Patentkontor på vegne av Troll Phone Networks AS. Merket ble besluttet registrert den 24. mai 2005, og er deretter kunngjort registrert i Norsk varemerketidende nr. 22/2005, på side 20, med publiseringsdato 30. mai 2005, med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 9: Klasse 38: Klasse 42: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; telekommunikasjonsutstyr. Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; ingeniør- og konsulentvirksomhet innen data og
Annen avd. sak nr. 7718 2 telekommunikasjon og telekommunikasjonsløsninger. Den 10. juni 2005 mottok Patentstyret melding om at registreringen er overdratt fra den opprinnelige søker, Troll Phone Networks AS, Kokstaddalen 4, 5257 Kokstad, til Voop AS, Kokstaddalen 4, 5257 Kokstad (Postboks 12, 5889 Bergen). Overdragelsen ble innført i varemerkeregisteret den 23. juni 2005, og melding om overdragelsen ble deretter kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 27/2005, side 85, med publiseringsdato 4. juli 2005. Den 29. juli 2005 innkom rettidig innsigelse mot merkets registrering fra Protector Intellectual Property Consultants AS på vegne av Telefónica O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, München, Tyskland. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 32/2005, side 46, med publiseringsdato 8. august 2005. Innsigelsen var begrunnet med at det søkte merket VOOP er blitt registrert og innført i varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 8, jf. 4 og 6 (ny varemerkelov 16 bokstav a, jf. 4), da det er egnet til å forveksles med innsigerens internasjonalt registrerte ordmerke LOOP, int. reg. nr. 0732340 (200104362), registrert den 28. mars 2000, som har virkning i Norge fra den 22. mars 2001 for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42. Den 23. oktober 2006 traff Patentstyrets Første avdeling følgende beslutning i innsigelsessaken: "Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Innsigers begrunnede klage over Første avdelings avgjørelse innkom rettidig til Patentstyret den 22. desember 2006. Klageavgiften er registrert rettidig innbetalt den 25. januar 2007. * * * Ved brev til Patentstyret datert 17. januar 2008 fratrer Acapo AS (tidl. A/S Bergen Patentkontor), Bergen, vervet som registreringshavers fullmektig. Den 31. januar 2008 innkommer følgende brev fra innsigers fullmektig:
Annen avd. sak nr. 7718 3 "Som det vil fremgå av vedlagte utskrift fra Brønnøysundregistrenes kunngjøringer, er det åpnet konkurs i boet til Voop AS. Acapo AS har meddelt at de vil fratre som fullmektig. Det fremgår videre av www.umoeikt.no at Umoe IKT har overtatt boet etter den bergensbaserte teleoperatøren Voop, som gikk konkurs i desember 2007 og etablert Umoe Communication AS som overtar rettighetene til å drive Voop sine løsninger videre. Vedlagt utskrift fra siden. Vi har ingen informasjon om Umoe Communication AS skal overta varemerkerettighetene og inntre i de varemerkerettslige konfliktene vedrørende VOOP. Vi vil be om at behandlingen av saken settes i bero i påvente nærmere informasjon om det ovennevnte." Ved Annen avdelings brev av 4. februar 2008 er tidligere registreringshaver, bobestyrer og innsigers fullmektig orientert om at klagesaken er besluttet stilt i bero i påvente av en endelig avklaring av retten til varemerket VOOP. Den 14. oktober 2010 innkom elektronisk melding fra Det internasjonale byrå i Genève (WIPO) om at internasjonal varemerkeregistrering nr. 0732340, som er innsigers eneste anførte registreringshinder, er opphørt med virkning fra 29. mars 2010, grunnet manglende fornyelse for så vidt gjelder Norge innen respittfristens utløp. Registreringens opphør er kunngjort i WIPO Gazette den 21. oktober 2010. Informasjon om registreringens opphør er innført i det norske varemerkeregisteret den 14. oktober 2010, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 43/2010, på side 111, med publiseringsdato mandag den 25. oktober 2010. Den 5. august 2011 sender Annen avdeling brev til Umoe IKT AS, Oslo, Voop AS Konkursbo, Kokstad, ved bostyrer advokat Thorvald Ornell Myhre, Bergen, samt til Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo, og ber om en orientering om status i saken. Den 8. august 2011 innkommer følgende uttalelse per e-post fra (tidligere) bostyrer i Voop AS Konkursbo, Kokstad, ved advokat Thorvald Ornell Myhre: "Jeg viser til brev av 5. ds. Konkursboet er avsluttet. Rettighetene som omtales er avtalemessig overført til Umoe IKT AS. Boet har ingen interesse av å ivareta registreringen, hverken når det gjelder ordmerke eller logo."
Annen avd. sak nr. 7718 4 Den 18. august 2011, basert på den tidligere bostyrers tilbakemelding i e-post av 8. august 2011, er innført i varemerkeregisteret at de to varemerkeregistreringene nr. 242883 og nr. 226692 er overført fra Voop AS, Kokstad / Voop AS Konkursbo, Kokstad, til Umoe IKT AS, Oslo. Melding om overføringen er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 35/2011, side 111, med publiseringsdato mandag den 29. august 2011. Den 29. november 2011 melder innsigers opprinnelige fullmektig, Protector Intellectual Property Consultants AS, seg som ny fullmektig for registreringsgaver, Umoe IKT AS, Oslo. Det nye fullmektigforholdet blir innført i varemerkeregisteret den 7. desember 2011, og melding om det nye fullmektigforholdet blir deretter kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 50/2011, side 112, med publiseringsdato 12. desember 2011. Den 2. januar 2012 innkommer følgende brev fra Protector Intellectual Property Consultants AS: "MELDING OM TRUKKET INNSIGELSE Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest Annen avdelings brev av 4. februar 2008 hvor klagesaken stilles i bero. Vi har nå mottatt melding fra innsiger om at internasjonal varemerkeregistrering nr. 732 340, LOOP, som innsigelsen er basert på, ikke er fornyet i Norge. Innsiger ønsker med dette å trekke sin innsigelse mot reg. nr. 226692 (VOOP). Vi imøteser vennligst en bekreftelse på at klagesaken etter dette vil avsluttes." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Ved inngivelsen av klagen til Annen avdeling var innsiger representert av Protector Intellectual Property Consultants AS. Den 29. november 2011 meldte Protector Intellectual Property Consultants AS seg som ny fullmektig for registreringshaver. Annen avdeling legger til grunn at Protector Intellectual Property Consultants AS forut for dette hadde avsluttet sitt oppdrag for innsiger. En fullmektig kan ikke representere begge parter i en innsigelsessak. Mot denne bakgrunn kan Annen avdeling ikke legge noen vekt på Protector Intellectual Property Consultants AS' brev av 2. januar 2012, hvor det meddeles at innsiger ønsker å trekke innsigelsen. Så lenge Annen avdeling ikke har mottatt noen henvendelse fra innsigeren
Annen avd. sak nr. 7718 5 eller dennes fullmektig om at innsigelsen trekkes eller at klagen frafalles, må det legges til grunn at innsigelsen opprettholdes. Saken må derfor realitetsbehandles. Da den norske delen av innsigers internasjonale varemerkeregistrering nr. 0732340 er opphørt fra 28. mars 2010, og ikke lenger er et aktuelt hinder for opprettholdelsen av norsk varemerkeregistrering nr. 226692, foreligger det klart nok intet grunnlag for å oppheve registreringen. Første avdeling avgjørelse blir etter dette å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Jørgen Smith (sign.)