Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, 541-0041 Osaka-Shi, Osaka, Japan Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 3. oktober 2008, hvorved innkommet begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble avvist. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Oppreisningsbegjæringen gjaldt fullmektigens oversittelse av tilleggsfristen på to måneder for etterinnsendelse av oversettelse av søknaden til norsk, jf. patentlovens 31 andre ledd og tredje ledd. Nærværende søknaden har prioritet fra japansk patentsøknad nr. 2004-183634, innlevert den 22. juni 2004. Fristen på 31 måneder for videreføring i Norge utløper således den 22. januar 2007, jf. patentlovens 31 første ledd. Søknaden om patent ble forsøkt videreført (innlevert) i Norge den 22. januar 2007, innen fristen, men uten at oversettelse av søknaden til norsk ble registrert som innkommet til Patentstyret. I det innleverte søknadsskjemaet var kryssboksen for vedlagt oversettelse av søknaden til norsk haket av. Se søknadsskjemaets side 2, rubrikken for "vedlegg", nest nederst på siden. Det ble fra Patentstyrets side ikke tatt direkte kontakt med søkers fullmektig for å informere om at enkelte i søknadsskjemaet angitte vedlegg ikke fulgte med.
2. avd. sak nr. 7884 2 Avgift for 1. 3. avgiftsår (NOK 1650) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 7. februar 2007, innen ordinær forfallsdato den 2. april 2007. Både grunnavgift (NOK 1100) og granskingsavgift (NOK 3100) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 27. februar 2007, innen forfallsdato i den av Patentstyret utstedte og utsendte faktura. Tilleggsfristen på to måneder for etterinnsendelse av oversettelse av søknaden til norsk, mot innbetaling av en særskilt tilleggsavgift, jf. patentlovens 31 annet ledd og avgiftsforskriftens 35 første ledd nr. 1, utløp den 22. mars 2007, uten at oversettelse som nevnt var innkommet. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 7. mai 2007 er søkers fullmektig gjort oppmerksom på at nærværende søknad anses trukket tilbake for så vidt angår Norge, med bakgrunn i manglende innlevering av oversettelse av søknaden til norsk innen den lovbestemte frist, jf. patentlovens 31 annet og tredje ledd. I nevnte brev er søkers fullmektig samtidig gjort oppmerksom på at det er mulig å begjære oppreisning for oversittelse av fristen for å innlevere oversettelse av søknaden, i medhold av bestemmelsen i patentlovens 72. Søkers begrunnede begjæring om oppreisning innkom til Patentstyret den 31. mai 2007. Oppreisningsavgiften (NOK 1550) er registrert innbetalt på Patentstyrets bankkonto den 17. desember 2007, innen fristen angitt i den av Patentstyret utsendte faktura, jf. avgiftsforskriftens 20 første ledd. Søkers fullmektig har i oppreisningsbegjæringen av 31. mai 2007 opplyst at han ble oppmerksom på fristoversittelsen ved mottak av Patentstyrets brev (avgjørelse) av 7. mai 2007. Patentstyrets 1. avdeling har lagt denne opplysning til grunn ved sin behandling av oppreisningsbegjæringen. Avgift for 4. avgiftsår (NOK 1100) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 25. februar 2008, innen ordinær forfallsdato den 29. februar 2008.
2. avd. sak nr. 7884 3 Faktura for innbetaling av avgift for forlenget frist for innsendelse av oversettelse av søknaden (NOK 850), jf. patentlovens 31 annet ledd og avgiftsforskriftens 35 første ledd nr. 1, er ikke blitt utstedt og sendt søkers fullmektig. Tilleggsavgiften for utsatt innsendelse av oversettelse er heller ikke blitt innbetalt direkte av søker eller dennes fullmektig. Første avdelings avvisningsavgjørelse av 3. oktober 2008 var begrunnet som følger: "I henhold til patentloven 72, 1. ledd, 3. punktum, må den unnlatte handling være foretatt innen de nevnte frister i 72. Ordinær frist for innlevering av oversettelse utløp 2007.01.22, og tilleggsfristen utløp 2007.03.22. Oversettelse av søknaden til norsk har per i dag ikke innkommet Patentstyret, og er således ikke innlevert innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen er opphørt. Patentstyret finner på denne bakgrunn ikke å kunne realitetsbehandle begjæringen og har følgelig besluttet at [...] begjæring om oppreisning avvises." Søkers klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom den 28. november 2008. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 5. januar 2009, innen fakturafristens utløp, jf. avgiftsforskriftens 21. Både klagen og klageavgiften er således innkommet rettidig. I klagen uttaler søkerens fullmektig: "Vi viser til Styrets avgjørelse datert 2008-10-03 der vår begjæring om oppreisning blir avslått, og vi klager avgjørelsen inn for annen avdeling. Fra avgjørelsen fremgår det at årsaken til avslaget er en unnlatt handling. Dette bestrider vi ved vårt argument ved søknaden at oversettelse var rettidig innlevert, og derfor ingen unnlatt handling forelå fra vår del. Vi ønsker her å belyse prosessen ved Tandbergs Patentkontor AS og underbygge hvorfor vi er overbevist om at oversettelse var rettidig innlevert. 1: Vi ønsker prinsipielt å innlevere oversettelse samtidig med søknadsdokumentet innen 31-månedersfristen (som her var 2007-01-22). Dette forutsetter at oversettelsen er klargjort i tide.
2. avd. sak nr. 7884 4 Indikator: Vårt datasystem viser at filen med oversettelsen var sist endret 2007-01-19, hvilket er klart innen 31-månedersfristen og er også mulig å etterse av fullmektigen. 2: Når oversettelse er klar og leveres sammen med søknad, krysses dette av på søknadsskjema. Indikator: Vi ser at det er krysset av for "Oversettelse av internasjonal søknad (kun hvis PCT-felt over er fylt ut)" på skjemaet. Det ligger kopi av oversettelsen i saksmappen som bekreftelse på innleveringen. 3: Når fullmektigens assistent klargjør dokumenter for innlevering, blir det tatt kopi av oversettelsen og lagt i saksmappen. Saken føres opp i liste over post til Styret, kalt "Styrelisten". Indikator: Oversettelsen er lagt i mappen, hvilket for fullmektigen viser at oversettelse er innlevert. 4: Som en dobbel sikkerhet skal resepsjonsstaben motta dagens Styreliste og kontrollere skjema og dokumenter. To personer sjekker Styreliste, skjema og dokumenter opp mot hverandre, og Styrelisten kvitteres. Indikator: Styrelisten er kvittert, hvilket betyr at handlingen er utført. 5: Til slutt blir Styreposten oversendt med bud, posten overlevert Styret i resepsjonen, Styrelisten blir stemplet for å vise at posten er overlevert. Indikator: Styrelisten er kvittert, hvilket betyr handlingen er utført, med andre ord har Styret bekreftet at søknaden er mottatt. Samtlige indikatorer viser at alle handlinger er utført i henhold til våre rutiner, hvilket tilsier at sakens dokumenter ble innlevert i tide. Vi gjorde derfor et bevisst valg ved å ikke levere inn oversettelse på nytt nettopp fordi vi ikke kan se at det foreligger noen utelatt handling. Den innleverte oversettelsen finnes i Styret. Da vi mottok avgjørelsen om at saken hadde falt, ba vi om kopi av Styrets dokumenter i saken. Blant dokumentene var et ark med påskriften "Dokumentet var ikke vedlagt", datert 2007-01-22. Vi vil i denne sammenheng bemerke at vi ikke ble kontaktet innen 33- måneders fristens utløp om at det skulle ha manglet dokumenter i saken. Vi bestrider derfor premissene for avslaget og ber om annullering av henleggelsen." Avgift for 5. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 20. februar 2009, innen ordinær forfallsdato den 2. mars 2009. Søkers fullmektig har den 20. mars 2009, etter en skriftlig forespørsel fra 2. avdelings sekretariat av 27. februar 2009, sendt inn kopi av det tidligere innsendte søknadsskjemaet, samt oversettelse av søknaden (beskrivelse, kravsett og sammendrag) til norsk.
2. avd. sak nr. 7884 5 Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til at søkerens begjæring om oppreisning må behandles som en klage over 1. avdelings avgjørelse 7. mai 2007, hvorved søknaden ble ansett trukket tilbake for så vidt angår Norge, og at klagen må føre frem. Det fremgår klart av søkerens brev 31. mai 2007 at denne mente at fristen for inngivelse av oversettelse av søknaden til norsk, ikke var oversittet. Når en frist ikke er oversittet, kan oppreisning ikke begjæres. Derimot kan avgjørelsen påklages til 2. avdeling, hvis søkeren mener at 1. avdelings avgjørelse er basert på et uriktig faktisk grunnlag. I det foreliggende tilfellet var således det riktige middel klage, og ikke begjæring om oppreisning, og dette fremgikk av brevets innhold. Slik 2. avdeling ser det, må brevet da behandles som en klage. Det forhold at søkeren i brevets siste avsnitt «begjærer oppreisning», endrer ikke dette. Det gjør heller ikke det forhold at søkeren ble fakturert, og betalte, avgift for begjæring om oppreisning, som er lavere enn klageavgiften. Søkeren har fremholdt en rekke omstendigheter som taler for at oversettelsen ble inngitt før fristens utløp. Annen avdeling vil særlig peke på at det i søknadsskjemaet ble angitt at oversettelsen var vedlagt, og at søkeren ikke fikk noen beskjed om manglende vedlegg etter at Patentstyret hadde gjennomført formaliakontroll. Når også de øvrige indikasjoner som søkeren har fremholdt, tas i betraktning, fremstår det som mest sannsynlig at oversettelsen var vedlagt. Avgjørelsen om å anse søknaden som trukket tilbake, ble dermed fattet på uriktig grunnlag, og blir å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse 7. mai 2007 oppheves. Are Stenvik (sign.) Ole-Andreas Rognstad (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)