Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentsøknad nr Søknadsdato: Løpedag: PCT-nummer: PCT/US05/ ( ) WIPO publ. nr. WO/06/ ( ) Patentsøkere: Chevron USA Inc., San Ramon, California, USA, Services Petroliers Schlumberger, Paris, Frankrike, Schlumberger Technology Corp., Houston, Texas, USA, Schlumberger Holdings Ltd., Road Town, Tortola, De britiske jomfruøyene, og Schlumberger Canada Ltd., Calgary, Kanada Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 16. april 2012 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 19. mai 2010, hvorved innkommet begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble avslått. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å begjære gjenopptagelse av henlagt søknad og for å foreta dertil hørende rettelser av tidligere unnlatte handlinger, jf. patentlovens 15 tredje ledd. Grunnavgift og granskingsavgift, samt avgift for utsatt frist for innsendelse av oversettelse av søknaden til norsk, er innbetalt 6. august 2007 henholdsvis 24. september 2007; alle innen fakturafristen. Den 8. oktober 2007 sender Patentstyret følgende uttalelse om formelle mangler i søknaden til søkers fullmektig, med svarfrist 10. januar 2008: "Uttalelse om formelle mangler ved patentsøknad nr (må oppgis ved svar) Etter en foreløpig gjennomgang av søknaden skal vi påpeke formelle mangler som er listet opp nedenfor. For at søknaden skal kunne behandles, må alle punktene bli brakt i orden innen svarfristen, ellers vil søknaden bli henlagt 1.

2 Annen avd. sak nr Søknadsskjema er undertegnet av fullmektig, men gyldig bekreftelse på fullmaktsforholdet er ikke inngitt. - Erklæring om retten til oppfinnelsen mangler. - Avgift for flere enn 10 patentkrav er ikke betalt. I samsvar med patentbestemmelsene 23-2, annet ledd, skal det betales tilleggsavgift for antall krav ut over 10. Tilleggsavgiften beregnes etter det antall krav som foreligger ved svarfristens utløp, dvs. at endring av antall krav frem til medfører at også avgiften endres. Ubetalt tilleggsavgift pr medfører ikke at patentsøknaden henlegges, men vi vil sende en faktura med egen betalingsfrist for avgiften for det antall krav utover 10 som da foreligger. Patentsøknaden vil bli henlagt hvis den fakturerte tilleggsavgiften ikke betales innen betalingsfristen. Ta gjerne kontakt med oss dersom noe er uklart. [ Fotnote 1: Søknaden blir henlagt dersom brev ikke blir skriftlig besvart innen svarfristen, likevel med mulighet for gjenopptagelse, jf. patentloven 15 og avgiftforskriften 19. Patentloven, avgiftsforskriften og nærmere regler for fristforlengelse finnes på Patentstyrets hjemmeside, Avgift for avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 8. oktober 2007, innen ordinært forfall den 30. november Det var ikke innkommet svar (fullmakt og erklæring om rett til oppfinnelsen) på Patentstyrets mangelbrev ved svarfristens utløp den 10. januar Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 29. januar 2008 ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på at nærværende søknad er besluttet henlagt med virkning fra 10. januar 2008, med bakgrunn i manglende besvarelse / retting av de påpekte formelle mangler i Patentstyrets brev av 8. oktober 2007, jf. patentlovens 15. I nevnte brev (avgjørelse) er søkers fullmektig gjort oppmerksom på muligheten til å begjære gjenopptagelse av søknaden, forutsatt at søkers fullmektig inngir en uttalelse i saken / retter de tidligere påpekte formelle mangler ved søknaden innen den 10. mai 2008, jf. patentlovens 15. Fra brevet (avgjørelsen) av 29. januar 2008 hitsettes: "Henleggelse av patentsøknad nr (må oppgis ved svar) 1

3 Annen avd. sak nr Fristen til å svare på Patentstyrets skriv av utløp Det er ikke kommet inn svar og søknaden er derfor henlagt i samsvar med patentloven 15. Behandlingen av søknaden kan gjenopptas. Søkeren må da innen fire måneder fra utløpet av nevnte frist, altså innen , uttale seg i saken/rette den formelle mangelen, og samtidig begjære behandlingen gjenopptatt. Det skal også betales en avgift for gjenopptakelse kr. 900,-. Avgiften vil bli fakturert etter at det nevnte er brakt i orden. Betaling må skje innen fakturaens betalingsfrist for at søknaden igjen skal tas opp til behandling. Et dokument anses som innkommet til Patentstyret når dokumentet er mottatt på Patentstyrets kontor, jf. forskrift om avgifter m.v. til Patentstyret 1 første ledd. Vi minner også om at en avgift anses som betalt den dagen betalingen er registrert på Patentstyrets konto eller datostemplet ved innenriks postkontor eller bank, jf. avgiftsforskriften 2 første ledd. Manglende svar eller betaling av avgift vil medføre at søknaden blir endelig henlagt uten mulighet for gjenopptakelse. Dette vil også gjelde svar eller avgift som kommer inn etter fristens utløp. Dersom svar eller betaling ikke kommer inn eller kommer inn for sent, blir søknaden endelig henlagt uten mulighet for gjenopptakelse. Hvis du mener at svar er innkommet innen fristen, ber vi deg skriftlig å redegjøre for dette sammen med en ny innsendelse av svaret. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål. [ Fotnote 1: Forskrift om innlevering av dokument og betaling av avgift til Styret for det industrielle rettsvern kan fås ved henvendelse til infosenteret i Patentstyret, eller på Internett fra ]." Den 25. februar 2008 innkom begjæring fra søkers fullmektig om gjenopptagelse, sammen med fullmakter, som ble etterspurt i Patentstyrets mangelbrev av 8. oktober Den etterspurte erklæring om retten til oppfinnelsen fulgte ikke med gjenopptagelsesbegjæringen, og denne var heller ikke innkommet ved gjenopptagelsesfristens utløp den 10. mai Den 30. mai 2008 sender Patentstyret følgende brev (avgjørelse) til søkers fullmektig: Endelig henleggelse av patentsøknad nr Fristen til å kreve gjenopptakelse utløp Søknaden er derfor endelig henlagt i samsvar med patentloven 15. Behandling av en søknad som er endelig henlagt kan ikke gjenopptas. Det kan likevel unntaksvis gis oppreisning for oversittelse av frister. Om adgang til å begjære oppreisning,

4 Annen avd. sak nr se patentloven 72 første og annet ledd. Har du spørsmål om oppreisning, ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf Søknaden ble allment tilgjengelig den " Søkers begrunnede begjæring om at søknaden skal tas under behandling (krav om oppreisning) til tross for oversittelse av fristen for å besvare / rette de formelle manglene påpekt i Patentstyrets uttalelse av 8. oktober 2007, innkom til Patentstyret den 8. juli Sammen med begjæringen innkom erklæring om retten til oppfinnelsen. Søkers fullmektig opplyste i begjæringen at de ble oppmerksom på fristoversittelsen ved mottak av Patentstyrets brev (avgjørelse) om endelig henleggelse den 30. mai Første avdeling la denne opplysningen til grunn og begjæringen ble ansett innlevert innen utløpet av fristene i patentloven 72. Avgift for 4. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 8. oktober 2008, innen ordinært forfall den 30. november Avgift for gjenopptagelse, jf. avgiftsforskriftens 20, og oppreisningsavgift, jf. avgiftsforskriftens 21, er begge registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 9. desember 2008, innen utløpet av betalingsfristen i den av Patentstyret utstedte og utsendte faktura. Avgift for 5. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 7. oktober 2009, innen ordinært forfall den 30. november Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 19. mai 2010, hvorved begjæringen om oppreisning ble avslått, hitsettes: "Vurderinger: Spørsmålet i saken er hvorvidt søkers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Søkers fullmektigs anførsler: Søkers fullmektig anfører at det ble søkt gjenopptakelse ved fullmektigens brev av , samt at manglende informasjon ble vedlagt dette brevet. Dette brevet er mottatt av Patentstyret ved bekreftet mottak med styreposten av samme dato.

5 Annen avd. sak nr Søkers fullmektig mottok uttalelsen om formelle mangler fra Patentstyret , med svarfrist Denne fristen ble lagt inn i fullmektigens systemer, men ble oversittet. En ny frist, fristen for gjenopptakelse av søknaden innen , ble så lagt inn Saken ble fulgt opp av fullmektigen og en besvarelse ble sendt Patentstyret , med all manglende informasjon samt at søknaden ble bedt gjenopptatt. Brevet om gjenopptakelse av søknaden med vedlegg ble bekreftet mottatt av Patentstyret. Da det ikke var noen reaksjon fra Patentstyret i forbindelse med gjenopptakelsen/brevet med vedlegg, gikk fullmektigen ut fra at all nødvendig informasjon var innkommet. Gjenopptakelsesfristen ble derfor merket som utført i fullmektigens systemer, og ble følgelig ikke fulgt opp videre. Rutinene ved fullmektigens kontor har blitt fulgt hele veien, og anmodning om gjenopptakelse ble sendt før gjenopptakelsesfristens utløp. Det er ikke meningen at fullmektigens systemer skal ha behov for å etterprøve en situasjon som beskrevet ovenfor. I så fall må fullmektigen overprøve rutinene internt i Patentstyret. Videre er fullmektigen overrasket over at Patentstyret ikke informerer fullmektigen, i god tid før fristen, om eventuelle mangler, når saken ble gjenopptatt to måneder før fristen utløp. Det burde vært gitt umiddelbar tilbakemelding til fullmektig om fortsatt mangler, eller sendt ut ny uttalelse med ny frist for innlevering av fortsatt utestående formelle mangler. Patentstyret uttaler: Årsaken til oversittelse av gjenopptakelsesfristen i denne saken synes å være at fullmektigen ikke har rettet opp alle de formelle mangler påpekt av Patentstyret i brev av , innen den ovennevnte fristen. Erklæring om retten til oppfinnelsen ble ikke innlevert innen gjenopptakelsesfristen. Søkers fullmektig anfører at mottak av deres brev om gjenopptakelse med vedlegg, ble bekreftet av Patentstyret i styreposten av Ut fra den vedlagte kopi ser Patentstyret at det ble bekreftet at fullmakt ble mottatt denne datoen. Erklæring om oppfinnelse ble ikke bekreftet mottatt av Patentstyret, og var heller ikke vedlagt brev av Denne erklæringen ble først innlevert Patentstyret Søkers fullmektig anfører at Patentstyret burde varslet fullmektigen om mangler ved gjenopptakelsen av søknaden. I Patentstyrets brev av går det imidlertid klart frem hvilke formelle mangler som må rettes, og at dersom disse ikke rettes innen frist vil søknaden bli henlagt. Videre opplyses det klart i Patentstyrets henleggelsesbrev av at manglende svar vil medføre at søknaden bli endelig henlagt. Søker har ved de to nevnte brevene fått beskjed om mangelen. Utover dette er det søker eller dennes fullmektig sin plikt til å overholde frister, og ha oversikt over hvilke mangler som skal rettes innenfor gitte frister. Søker eller dennes fullmektig kan ikke forvente at Patentstyret påpeker mangler etter brevet om henleggelse. Det fremgår klart av brev om formelle mangler og henleggelsesbrev hvilke mangler som må rettes, og innen hvilken frist som gjelder i forhold til dette. I lovens forarbeider er det fremholdt at "spørsmålet om oppreisning skal gis, skal avgjøres etter en streng aktsomhetsnorm" (Ot. prp. nr. 32 ( ) s. 41). Patentstyret har i sin praksis tilpasset aktsomhetsnormen i overensstemmelse med praksis fra EPO.

6 Annen avd. sak nr Patentstyret kan ikke se at søkers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72, i denne saken. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæring om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen avslås." Patentsøkers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom til Patentstyret den 19. juli 2010; rettidig. I klagen uttaler patentsøkers fullmektig: "Vi viser til 1. avdelings avgjørelse av 19. mai i ovennevnte sak, der begjæring om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen avslås. Avgjørelsen klages med dette inn for 2. avdeling, jf Patentloven 75. Klagen er rettidig. Søknad ble innlevert av Services Petroliers Schlumberger, Frankrike, Schlumberger Technology Corp., Texas, USA, Schlumberger Holdings Ltd., De britiske jomfruøyene, Chevron USA Inc., California, USA, og Schlumberger Canada Ltd., Canada, med Tandbergs Patentkontor, Oslo, som fullmektig. I Patentstyrets brev av ble vi gjort oppmerksom på formelle mangler ved søknaden, nemlig at bekreftelse på fullmaktsforhold og erklæring om retten til oppfinnelsen ikke var innlevert, i tillegg til at avgift for krav utover 10 ikke var innbetalt, noe som ikke i seg selv var henleggelsesgrunn. Fristen for å besvare Patentstyrets brev utløp , og ved Patentstyrets brev av ble søknaden henlagt. Frist for å gjenoppta søknaden var Brev om gjenopptakelse ble sendt Patentstyret , men vedlagt dette var kun fullmakt, ikke erklæring om retten til oppfinnelsen. Alle formelle mangler var dermed ikke rettet, og Patentstyret sendte skriv om endelig henleggelse ved fristens utløp Det ble deretter innlevert begjæring om oppreising Det fremgår av begjæringen at vedkommende rådgiver ved Tandbergs var av den oppfatning at all manglende dokumentasjon ble innlevert i gjenopptakelsesskrivet, og at Styret burde gjort oppmerksom på at dette ikke var tilfellet. Vi er selvsagt innforstått med at styret ikke setter tilleggsfrister innen gjenopptagelsesperioden, eller på annen måte påpeker mangler utover henleggelsesskrivet. Styrets avgjørelse er i så måte korrekt nok ut fra den argumentasjon som fremkommer i begjæringen om oppreisning.

7 Annen avd. sak nr Vi skal allikevel anføre at vi handlet i tråd med Patentlovens 72 i det all den omhu som med rimelighet kan kreves virkelig var ivaretatt. En enkeltstående menneskelig svikt gjorde at våre rutiner ikke ble fulgt, med det til følge at erklæring om retten til oppfinnelsen ikke ble innlevert. Fristen for å be om gjenopptagelse var signerte rådgiver hos oss erklæring om retten til oppfinnelsen, og denne ble levert assistent for utsendelse neste dag. For ordens skyld vedlegges kopi av vårt brev utferdiget I mellomtiden innkom også den manglende fullmakt i saken, og brev om gjenopptagelse og fullmakt ble utformet og innsendt Rådgiver var dermed av den oppfatning at både erklæring og fullmakt var innlevert, og at alt skulle være i orden. En beklagelig svikt i kommunikasjonen mellom rådgiver og assistent har i dette tilfellet medført at kun det ene skrivet, nemlig det siste, ble innlevert Styret. Det ligger ut over dette i sakens natur at det ikke er mulig å peke på den nøyaktige feil som er gjort. Vi legger til grunn at det har foreligget en misforståelse mellom rådgiveren og assistenten, ved at han har gitt assistenten beskjed om at det nye brevet med fullmakt skulle sendes inn, enten i tillegg til brevet datert dagen før, eller med dette som vedlegg, mens hun har gått ut i fra at det nye brevet skulle erstatte det fra dagen før, og at hun derfor ikke har innsendt dette til Styret. Hverken rådgiver eller assistent som håndterte denne saken er lenger hos Tandbergs, og det har derfor ikke vært mulig å innhente noen ytterligere erklæring om dette fra dem. Etter vår mening har Tandbergs Patentkontor basert på det ovennevnte utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patl. 72, og vi ber om at ovennevnte patentsøknad sendes tilbake til 1. avdeling for å tas under videre behandling." Den 22. juli 2010 ble faktura pålydende gjeldende avgift for klage til Patentstyrets Annen avdeling utstedt og sendt til innsigers fullmektig, med betalingsfrist 23. august Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 23. august 2010; innen fakturafristen. Avgift for 6. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 22. oktober 2010, innen ordinært forfall den 30. november Avgift for 7. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 24. oktober 2011, innen ordinært forfall den 30. november 2011.

8 Annen avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter patentloven 72 første ledd skal en sak tas under behandling selv om en frist er oversittet, hvis patentsøkeren godtgjør at han eller hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. I den foreliggende sak ble det innsendt en søknad med flere formelle mangler. Patentstyret gjorde oppmerksom på manglene i brev av 8. oktober 2007, med svarfrist 10. januar Patentstyret henla derfor søknaden i vedtak av 29. januar 2008 med beskjed om at søknaden kunne gjenopptas innen fire måneder, dvs. 10. mai Begjæring om gjenopptakelse ble innsendt 25. februar 2008, men én av de etterspurte formaliene erklæring om retten til oppfinnelsen fulgte ikke med begjæringen. Søknaden ble derfor endelig henlagt ved brev av 30. mai Begjæring om at søknaden skulle tas under behandling (oppreisning) ble innsendt 8. juli 2008, men ble avslått av Patentstyret 19. mai Saken gjelder klage over avslaget. Etter Annen avdelings oppfatning kan det stilles spørsmål ved om rutinene hos fullmektigen har vært tilfredsstillende, idet det her ikke bare har skjedd én enkeltstående feil, men flere. Først var søknaden mangelfull, deretter overholdt man ikke svarfristen, og da man først sendte inn begjæring om gjenopptakelse, inneholdt den bare deler av de formalia som var etterlyst. På den annen side må Patentstyret, i overensstemmelse med praksis fra Det europeiske patentkontor, handle i god tro med hensyn til feil som lett kan oppdages og rettes innen utløpet av en frist, jf avgjørelsen fra det europeiske patentkontor (EPO)s juridiske appellkammer i sak J 41/92 (OJ 1995,93), hvor det uttales at hvis en mangel is readily identifiable by the EPO and can easily be corrected within the time limit, the principle of good faith requires the EPO to issue a warning. I dette tilfellet sendte fullmektigen inn begjæring om gjenopptakelse uten vedlagt erklæring om retten til oppfinnelse to og en halv måned før gjenopptakelsesfristen utløp. Etter det Annen avdeling har brakt på det rene, var det samme saksbehandler i Patentstyret som sendte ut brevet om gjenopptakelse som førte inn begjæringen om gjenopptakelse og vedlegg i Patentstyrets datasystem. Det følger av Patentstyrets rutiner at innkommet svar på mangelbrev skal sjekkes opp mot tidligere utsendt mangelbrev. Ettersom begjæringen om gjenopptakelse ikke inneholdt den påkrevde erklæringen om retten til oppfinnelsen, var det åpenbart at

9 Annen avd. sak nr begjæringen var mangelfull. I en slik situasjon, der det fortsatt var lang tid til fristutløpet, fremstår det som klart at Patentstyret burde ha underrettet søkeren ved hans fullmektig om at erklæringen om retten til oppfinnelsen fortsatt manglet og gitt ham mulighet til å rette feilen. Selv om det i denne situasjonen kan stilles spørsmål ved om søkeren og hans fullmektig har utvist den omhu som med rimelighet kan kreves ved utsendingen om begjæringen om gjenopptakelse, legger Annen avdeling til grunn at man i den foreliggende situasjon like fullt hadde en berettiget forventning om å få beskjed fra Patentstyret om at begjæringen var mangelfull. I den situasjonen legger Annen avdeling til grunn at begjæringen om å ta saken opp til behandling etter patentloven 72 første ledd må tas til følge. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves. Søkerens begjæring om å ta saken opp til behandling tas til følge. Ole-Andreas Rognstad (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) John Asland (sign.)