PROTOKOLL. Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge.

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentsøknad nr PCT-nummer: PCT/US01/24348 Søkere/oppfinnere: Wim-Van Schooten, Sunnyvale, California, USA Roland Buelow, Palo Alto, California, USA Josef Platzer, München, Tyskland Jens-Ulrich Buelow, Karlsruhe, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 25. januar 2007 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72 annet ledd, over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, hvorved begjæring om oppreisning ble avslått. Avgjørelsen ble sendt søkernes fullmektig den 15. januar Begjæringen gjaldt oversittelse av 30-månedersfristen i patentlovens 31 for å kreve videreføring av internasjonal patentsøknad i Norge. Patentsøknaden ble innlevert den 7. mars 2003, og har prioritet fra to amerikanske søknader inngitt den 3. august 2000 (US60/222872) henholdsvis den 15. mars 2001 (US60/276156). Følgelig utløp fristen for å kreve søknaden videreført i Norge den 3. februar Oppreisningsbegjæringen ble inngitt den 7. mars 2003, samtidig med inngivelsen av søknaden / kravet om videreføring. Oppreisningsavgift og søknadsavgift ble innbetalt samme dato. Norsk oversettelse av søknaden innkom den 2. april Første avdeling anså begjæringen og oversettelsen av søknaden å være inngitt innen utløpet av fristene etter patentlovens 72. Til støtte for begjæringen er det overfor 1. avdeling i hovedsak anført følgende: "Søkers amerikanske fullmektig Scully, Scott, Murphy & Presser, ved patentfullmektig Edward W. Grolz, har representert søker med et stort antall patentsøknader i over 15 år. Selskapet har svært godt innarbeidede rutiner og et godt system for håndtering av klientenes patentsøknader og I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse, der Patentstyrets 2. avdeling avslår en begjæring om oppreisning, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.

2 2. avd. sak nr patenter. I forbindelse med den gjeldende søknad ble alle interne instrukser fulgt da frist for nasjonal videreføring nærmet seg. Fullmektig Edward W. Grolz rapporterte frist for nasjonal videreføring til søker ved fire anledninger. Første gang i brevs form, de tre neste gangene ved direkte kontakt over telefon. Siste gang var siste arbeidsdag før fristen falt. Han fikk i denne samtalen vite at ledelsen var klar over fristen, men at ingen avgjørelse var tatt. Edward W. Grolz mottok etter dette ingen videre instrukser med den konsekvens at søknaden ikke ble videreført. 27. februar 2003 kontaktet søker fullmektig og ba om en statusrapport over samtlige av deres saker. Da søker mottok denne rapporten oppdaget de at gjeldende søknad ikke var videreført rettidig. Ved interne undersøkelser hos søker viste det seg at informasjon om fristen ikke har nådd rette personer på grunn av dårlig intern kommunikasjon og feil fra kontorsiden hos søker." I sin begrunnelse for å avslå begjæringen uttalte 1. avdeling: "Det synes klart at fristoversittelsen skyldes svikt i kommunikasjonen internt hos søker. I følge søker ble ikke informasjon om frist for nasjonal videreføring gitt videre til den gruppen som var rette beslutningstaker. Det må kunne forventes at den som er utpekt som kontaktperson internt hos søker vet hvem som skal fatte beslutning om søknaden skal videreføres eller ikke. Søkers amerikanske fullmektig gjorde søker oppmerksom på fristen for nasjonal videreføring både via brev og ved flere telefonsamtaler. Det ovennevnte viser at søkers interne rutiner for videreformidling av denne type informasjon ikke er gode nok. Etter lovens vilkår for oppreisning kreves det at patentsøker har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves av ham for å opprettholde fristene i patentloven. Juridisk seksjon har forståelse for at det kan oppstå misforståelser og at informasjon kan komme på avveier, men vi kan likevel ikke se at søker har gjort det som skal til for å følge opp søknaden. Lovens bestemmelse om oppreisning av frister er en unntaksbestemmelse, og det fremgår av lovens forarbeider at det skal praktiseres en streng aktsomhetsnorm. Juridisk seksjon har på denne bakgrunn besluttet at søker ikke får oppresning." Søkerens klage, med klageavgift, innkom den 15. mars I klagen uttaler søkeren: "I Styrets avgjørelse oversendt 15. januar 2004 ble ovennevnte patentsøknad avslått. Avslaget påklages hermed til Styrets annen avdeling i medhold av Patentlovens 75 annet punktum. Den fastsatte avgift er vedlagt. Patentsøkeren kan således ikke si seg enig med Styret i at søkeren ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Det bes imidlertid om at en frist på 1 måned gis for innsendelse av en nærmere begrunnelse." Søker ble i brev av 5. april 2004 tilstått en frist på én måned for innsendelse av en nærmere begrunnelse av klagen. I begrunnelsen, som innkom den 5. mai 2004, uttalte søkeren: "I anledning vår påklage til Annen avdeling innsendt i ovennevnte patentsøknad, oversendes en nærmere begrunnelse for klagen. Vedlagt oversendes en erklæring fra Shaun A. Kirkpatrick, president og daglig leder i Research Corporation Technologies (RCT). Erklæringen forklarer forholdet mellom Therapeutic Human Polyclonals, Inc., RCT og søkeren i ovennevnte patentsøknad, og gir en detaljert rapport, underbygget av to bilag (Exhibit A og B), for hendelsene som førte til det uheldige resultat at 30-

3 2. avd. sak nr månedersfristen for overgang til nasjonal fase i ovennevnte patentsøknad ikke ble overholdt. Som angitt i erklæringen er dette resultatet av en serie med feil og omstendigheter hos underordnede i staben hos Scully, Scott, Murphy and Presser (SSMP) som tidligere var ansvarlige for saksbehandlingen av ovennevnte patentsøknad og tilsvarende patentsøknad i USA og PCT. Slik det fremgår i erklæringen til Kirkpatrick, var den første feilen at brevet, datert 8. april 2002 (Exhibit A), eneste registrerte påminnelse vedrørende fristen, 3. februar 2003, for å gå inn i nasjonal fase, ble (1) feilaktig sendt til RCT i stedet for til søkeren; og (2) var feilaktig adressert til Kirkpatrick i kraft av "president og daglig leder i Prolifia, Inc.", noe som førte at det ble arkivert i en sak hos Prolifia, hvilket igjen førte til at søkeren aldri ble klar over at brevet var sendt og derved heller ikke ble varslet om fristen for nasjonal videreføring. Den andre feil omfatter feilen gjort av staben hos SSMP med hensyn til oppfølging av deres vanlige prosedyre, som krevde at en påminnelse om fristen for nasjonal fase ble sendt ett år før fristen, etterfulgt av ytterligere skrevne påminnelser nærmere den endelige dato. Slike påminnelser ble ikke sendt. Denne omstendighet skjedde til tross for det faktum at saksbehandlerne hos SSMP var fullt klar over søkerens intensjon om å fortsette bred innlevering av denne søknaden i andre land, deriblant Kina og India (se Exhibit B). Vi er av den oppfatning at de fakta som fremgår av erklæringen til Kirkpatrick, klart angir at søkerens feil med hensyn til å gå inn i nasjonal fase i Norge ikke har skjedd på grunn av at søkeren ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, slik Patentstyret kom frem til. Vi er således av den oppfattning at søkeren har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Vi oversender gjerne en oversettelse av erklæringen til Shaun A. Kirkpatrick, dersom dette er ønskelig." Den 25. oktober 2006 sender 2. avdeling følgende brev til søkers fullmektig: "Saken har vært undergitt en forberedende behandling i Patentstyrets 2. avdeling. Det fremgår av de innsendte erklæringer / forklaringer at SSMP varslet søkeren om videreføringsfristen gjentatte ganger, første gang i brevs form og deretter muntlig, uten å motta noen tilbakemelding / instruks om videreføring. Feilen som ble begått av SSMP/Grolz var at brevet ble sendt til feil adressat. For utvalget fremstår det som noe uklart hva som rent faktisk ble gjort for å rette opp denne feilen, og om det som ble gjort var tilstrekkelig. Utvalget ønsker derfor at søker inngir nærmere opplysninger om de tre etterfølgende påminnelsene som er formidlet muntlige over telefon, og at disse henvendelsene om mulig dokumenteres nærmere. Til å kommentere ovenstående og inngi ytterligere dokumentasjon som nevnt innrømmes frist til 20. desember 2006." I svarbrev av 19. desember 2006 uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til uttalelse fra Styrets Annen avdeling av

4 2. avd. sak nr Vi går ut fra at Annen avdeling ønsker ytterligere detaljer i forbindelse med de telefoniske påminnelsene som angitt i punkt 14 og 15 i erklæringen til Shaun A. Kirkpatrick. Fra disse samtalene er det kun samtalen 3. februar 2003 mottatt av en advokatassistent ved Research Corporation Technologies (RCT) som kan være dokumentert. Det har imidlertid ikke vært mulig å tilveiebringe denne dokumentasjon. Nedenfor følger imidlertid en liste over de trinnene som har vært gjort i saken for å rette på skaden, mht. for sen innlevering ved nasjonal fase i Norge: 1. Etter at søkeren ble klar over at fristen var oversittet, tok søker umiddelbart kontakt med Mr. Grolz for å forhøre seg om grunnene for at fristen for nasjonal videreføring var oversittet, og instruerte Mr. Grolz til å ta alle nødvendige trinn for å gjenoppta denne søknaden i Norge februar 2003 sendte Mr. Grolz en telefaks til Tandbergs Patentkontor der han forhørte seg om muligheten for en gjenopptakelse mars 2003 informerte Tandbergs Patentkontor Mr. Grolz om muligheten for å innlevere en begjæring om gjenopptakelse mars 2003 ble ovennevnte patentsøknad innlevert i Norge, sammen med en formel begjæring om gjenopptakelse. 5. I et brev datert 26. mars 2006 informerte vi Mr. Grolz om fristen, 31. mai 2003, for å innlevere en forklaring på grunnen til at ovennevnte søknad ble innlevert sent, se Styrets brev datert 14. mars I brev datert 6. mai 2003 oversendte Mr. Grolz en erklæring med hans forklaring på grunnene for at den opprinnelige frist for innlevering av nasjonal søknad ble oversittet, og erklæringen ble oversendt 13. mai Basert på erklæringen og den vedlagte forklaring ble begjæringen dessverre avvist, og fristen for å påklage avgjørelsen var 15. mars 2004, 2 måneder senere. 7. I mellomtiden avgjorde søkeren å overføre ansvaret for saksbehandlingen av ovennevnte søknad fra advokatfirma Scully, Scott, Murphy and Presser (SSMP) til Heller Ehrman, LL, der det ble forespurt om disse videre kunne undersøke de faktiske hendelser som førte til at fristen for innlevering av en vanlig nasjonal videreføring ble oversittet. 8. Ovennevnte patentsøknad ble overført til Heller Ehrman, LLP i kraft av et brev datert Vi, Tandbergs Patentkontor AS, ble umiddelbart instruert til å innlevere en påklage på avslaget, og Heller Ehrman, LLP ble informert om at fristen for innlevering av detaljerte argumenter var 15. april Heller Ehrman, LLP kontaktet Dr. Shaun Kirkpatrick for å få ytterligere informasjon og dokumentasjon omkring omstendighetene rundt den oversittede frist. Basert på diskusjoner med Dr. Kirkpatrick ble det laget en erklæring i forbindelse med Dr. Kirkpatricks gjennomgang og signatur, som ble returnert til Heller Ehrman, LLP med Dr. Kirkpatricks korreksjoner og kopier av de underbyggende dokumentet, i form av et brev datert 2. april Deretter ble erklæringen gjort ferdig og underskrevet av Dr. Kirkpatrick 8. april 2004.

5 2. avd. sak nr april 2004 oversendte Heller Ehrman, LLP den underskrevne erklæring fra Dr. Kirkpatrick og en detaljert forklaring på hendelsene, som vi overleverte Annen avdeling sammen med vår argumentasjon." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Begjæringen om oppreisning gjelder en oversittelse av fristen for videreføring av en internasjonal patentsøknad i Norge. Etter patentlovens 72 første ledd skal en patentsøker gis oppreisning for oversittelse av fristen for videreføring, «såfremt han godtgjør at han eller hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves». Begjæring om oppreisning må i henhold til 72 første ledd «fremsettes skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse, er opphørt». Årsaken til fristoversittelsen fremgår ikke klart av den inngitte dokumentasjon, men det synes å fremgå at søkerne har overlatt oppfølgningen av saken til selskapet Therapeutic Human Polyclonals Inc. (THP). Det er ingen ting som tyder på at det var uforsvarlig i seg selv å overlate ansvaret til THP. På den annen side kommer man ikke unna aktsomhetsplikten ved å overføre ansvaret. Søkeren må identifiseres med sin hjelper, og begjæringen kan dermed bare føre frem om THP har utvist den omhu som kreves. Første avdeling la til grunn den saksfremstilling som fremgår av Grolz erklæring av 5. juni 2003, hvor hovedinnholdet er at søkerens amerikanske patentfullmektig, Scully, Scott, Murphy and Presser (SSMP), varslet søkeren om fristen, både skriftlig og gjentatte ganger muntlig, uten å få noen instruks om videreføring. På dette grunnlaget la 1. avdeling til grunn at søkeren ikke hadde opptrådt aktsomt, og avslo begjæringen. For 2. avdeling er det fremlagt en ny erklæring, datert 8. april 2004, fra styreformannen i THP, Kirkpatrick, som gir en ganske annerledes fremstilling av saksforholdet. Det fremgår her at det skriftlige varselet fra SSMP ble sendt til feil selskap (Prolifia Inc.), og derfor ikke ble registrert i THPs systemer for oppfølgning av frister. Videre fremgår det at ansvarlige personer hos THP ikke ble gjort oppmerksomme på fristen før det var for sent. De undersøkelser som er foretatt, har ikke avdekket at noen telefoniske beskjeder ble mottatt, bortsett fra en beskjed den 3. februar 2003, den dagen fristen utløp. Denne beskjeden skal ha blitt mottatt av en advokatassistent som

6 2. avd. sak nr ikke hadde noe med den angjeldende søknad å gjøre, men som visstnok lovet å viderebringe beskjeden (hvilket muligens ikke ble gjort). Slik saken nå ligger an, synes det ikke å foreligge holdepunkter for at THP ikke har hatt tilfredsstillende rutiner. Annen avdeling finner heller ikke å kunne legge til grunn at det er begått feil av personale hos THP. Eventuelle feil på søkersiden synes å måtte være begått av ansatte i selskapet Research Corporation Technologies (RCT), en av eierne i THP, hvortil henvendelser feilaktig ble rettet, til tross for at det var gitt beskjed om at korrespondanse fra omkring november 2002 skulle rettes til THP, og ikke lenger til RCT. Feil begått av ansatte i RCP etter nevnte tidspunkt, kan ikke tilregnes søkeren. Derimot kan det ikke legges til grunn at SSMP har utvist den aktsomhet som kreves etter loven. Også SSMP var engasjert for å bistå søkerne med håndteringen av søknaden, og feil begått av SSMP blir dermed å tilregne søkerne. Dokumentasjonen viser at det ble begått iallfall to feil: For det første ble brevet av 8. april 2002 sendt til feil selskap (Prolifia i stedet for THP). For det andre ble det ikke sendt ytterligere skriftlige påminnelser, hvilket skulle vært gjort i henhold til SSMPs rutiner. Disse feilene kan, etter den dokumentasjon som foreligger, ikke anses å ha blitt reparert ved de muntlige påminnelser som hevdes å ha blitt gitt. Til det er opplysningene for usikre, og til dels motstridende. Mot denne bakgrunn kan vilkårene for oppreisning etter patentlovens 72 ikke anses oppfylt, og 1. avdelings avgjørelse blir dermed å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Kaare Otterbeck (sign.) Olav Kolstad (sign.) Karin Otterbeck