Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A. Hegnar, Oslo Begjæring inngitt av: Veolia Miljø AS, Oslo Foretakets org. nr. 937 270 151 Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 26. juni 2007, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet NORSK GJENVINNING AS ble tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Foretaket NORSK GJENVINNING AS ble innført i Enhetsregisteret og Foretaksregistrert den 25. september 2006, med følgende bransjeangivelse / næringskoden: "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at foretaksnavnet NORSK GJENVINNING AS er egnet til å forveksles med det registrerte kombinerte varemerket NORSK GJENVINNING, reg. nr. 200497 (199905023), innlevert den 21. mai 1999, registrert for en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 35, 37, 39, 40 og 42, egnet til å forveksles med det registrerte kombinerte merket NORSK GJENVINNING, registrering nr. 200007 (199905732), innlevert den 14. juni 1999, registrert for en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 4, 35, 37, 39, 40 og 42, samt egnet til å forveksles med det registrerte ordmerket NORSK GJENVINNING, 239639 (200606516), innlevert den 21. juni 2006, registrert for en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 1, 4, 6, 9, 11, 17, 19, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41 og 42, og at foretaksnavnet NORSK GJENVINNING AS således er I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7773 2 innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. De to registrerte kombinerte varemerkene er gjengitt nedenfor: Reg. nr. 200497 (199905023) Reg. nr. 200007 (199905732) Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at kravstiller kun hadde registrert NORSK GJENVINNING som et kombinertmerke på tidspunktet [da] innkrevde registrerte sitt foretaksnavn. Et kombinert merke er et varemerke som består av logo- og tekstelementer, og innebærer i første omgang bare en enerett til selve logoen. I de tilfeller der tekstelementet anses som distinktivt, så vil en registrering også innebære en enerett til dette merkeelementet. Det er også på det rene at kravstiller har bedre prioritet på sin varemerkesøknad, ordmerket NORSK GJENVINNING, nå registrering hos Patentstyret med registrerings nr. 239639. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerke). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og kravstillers varemerke må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. NORSK GJENVINNING kan generelt sett ikke sies å inneha en slik atskillende (distinktiv) evne, da navnet kun angir virksomhetens art og nasjonalitet. Det betyr at skal kravstiller nyte vern mot forvekselbare kjennetegn, må kravstillers varemerke anses å være innarbeidet som forretningskjennetegn på det tidspunktet innkrevde registrerte sitt foretaksnavn, det vil si før 2006.09.25. Siden kravstillers ordmerke NORSK GJENVINNING er registrert av Patentstyret, og således allerede vurdert å oppfylle varemerkelovens krav om innarbeidelse, legges dette til grunn og drøftes ikke nærmere her. Når det gjelder bransjelikheten mellom de to navnene, er det innkrevde foretaksnavnet registrert i Foretaksregisteret med næringskode "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers". Det fremkommer også av formålsangivelsen i Foretaksregisteret at virksomheten også bedriver "Kjøp og salg av brukte elektriske maskiner og andre varer, eksport og import av brukte elektriske maskiner og andre varer og annet som hva hermed hører med, kjøp og salg av verdipapirer, samt å eie, kjøpe, selge og forvalte fast eiendom eller andeler av slike gjennom aksjer og selskapsandeler av ethvert slag". Kravstillers varemerke er registrert for diverse varer og tjenester i klasse 1, 4, 6, 9, 11, 17, 19, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41 og 42, nærmere angitt som "Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, eiendomsomsetning" i blant annet klasse 36. Patentstyret finner på denne bakgrunn at
2. avd. sak nr. 7773 3 innkrevde opererer innenfor samme type tjenester som omfattes av varefortegnelsene til klagers registrerte varemerker. Det foreligger dermed bransjeidentitet, jf. foretaksnavneloven 3-3. Når det gjelder kjennetegnslikhet, er navnene identiske. Det er således ingen tvil om at NORSK GJENVINNING vil være forvekselbart med kravstillers innarbeidede varemerke, NORSK GJENVINNING. Patentstyret finner på bakgrunn av en helhetsvurdering at det innkrevde foretaksnavnet innebærer en krenking av kravstillers registrerte varemerke etter foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Beslutning: Registreringen oppheves. Klage fra Norsk Gjenvinning AS over 1. avdelings avgjørelse, innkom til Patentstyret den 28. august 2007. Klagen er innkommet rettidig. Den 29. august 2007, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 26. juni 2007 om å oppheve registreringen av foretaksnavnet. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 20. september 2007, innen fakturafristen. I klagen anfører Norsk Gjenvinning AS: Det vises til avgjørelse datert 18.06.2007, sendt 27.06.2007 og sakens tidligere dokumenter. vedlegg. Innkrevede Norsk Gjenvinning AS er uenig i avgjørelsen og påpeker at avgjørelsen for det første kun tar utgangspunktet i foretaksnavneloven 2-6 nr. 4. Videre vil jeg påpeke at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til at Veolia Miljø AS som kravstiller selv har slettet firma som innholdt navnet Norsk Gjenvinning og fortløpende har endret navn på alle sider og andre mottaksstasjonene til Veolia Miljø AS. Videre har man i avgjørelsen ikke tatt tilstrekkelig hensyn til 3-2 i foretaksnavneloven. I Norsk lovkommentar påpekes det at i praksis innebærer dette at det som utgangspunkt bare er foretaksnavn som oppfyller særpregskravet i varemerkeloven som kan få vern mot lignende eller identiske varemerker, og at foretaksnavn uten særpreg bare vil ha vern mot identiske foretaksnavn. Som det fremgår i sakens papirer har jo Patentstyret selv påpekt at ordene norsk gjenvinning ikke oppfyller særpreghetskravet i varemerkeloven.
2. avd. sak nr. 7773 4 På vegne av innkrevede Norsk Gjenvinning AS ber jeg om at avgjørelsen endres av Patentstyrets 2 avdeling. I sin imøtegåelse av 2. november 2007 uttaler Veolia Miljø AS: Det vises til Styrets oversendelse av klage den 30. august 2007 med frist for besvarelse 1. oktober 2007 og senere fristutsettelse til 2. november 2007. Norsk Gjenvinning AS klager over Patentstyrets avgjørelse av 18. juni 2007 der registreringen av foretaksnavnet Norsk Gjenvinning AS ble opphevet slik at Veolia Miljø AS fikk medhold i sitt krav. Veolia Miljø AS har følgende kommentarer til klagen; Klagers aktuelle registrerte firmaet NORSK GJENVINNING AS er egnet til å kunne forveksles med vår klients varemerke NORSK GJENVINNING, i henhold til norsk varemerkeregistrering nr. 200497, 200007 og 239639. Registreringene har prioritet fra 21. mai 1999, 14. juni 1999 og 21. juni 2006. Norsk Gjenvinning AS har stiftelsesdato 24. juli 2006 og ble registrert i Enhetsregisteret 25. september 2006. Etter dette har selskapet en dårligere rett til kjennetegnet Norsk Gjenvinning enn Veolia Miljø AS. For øvrig vises det til klage over Foretaksregisterets vedtak om registrering av foretaksnavnet NORSK GJENVINNING AS under org.nr. 990 149 208 av 11. oktober 2006 i sin helhet. Etter foretaksnavneloven 2-6 nr 4, er det forbudt å registrere et foretaksnavn som er egnet til å kunne forveksles med en annens kjennetegn, for eksempel foretaksnavn eller varemerke. Det at Veolia Miljø AS skal ha slettet det opprinnelige firmaet som inneholdt kjennetegnet Norsk Gjenvinning, har ingen betydning, da Norsk Gjenvinning fortsatt er et kjennetegn og varemerke som brukes av Veolia Miljø AS. Veolia Miljø AS er videre innehaver av eiendomsselskapet Norsk Gjenvinning Miljøeiendommer AS med org. nr 933 098 923. Veolia Miljø AS har 33.000 kunder i Norge, mange av disse har de inngått langsiktige kontrakter med i navnet Norsk Gjenvinning. Varemerket Norsk Gjenvinning brukes fortsatt både som navn og i logo på biler og utstyr, herunder containere i hele landet. Videre er domenene norskgjenvinning.no, ng.no og norskgjenvinning.no, fortsatt i bruk, og selskapet har tre gyldige varemerkeregistreringer for NORSK GJENVINNING. Det må derfor være utvilsomt at Veolia Miljø AS fortsatt bruker kjennetegnet og varemerket Norsk Gjenvinning, og har en stor kommersiell interesse i dette varemerket, og ikke minst har best rett til dette kjennetgnet. Videre viser klager til at avgjørelsen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til foretaksnavneloven 3-2, der det pekes på at i et foretaksnavn, for å ha vern, må oppfylle krav til særpreg i varemerkelovens 13.
2. avd. sak nr. 7773 5 Det er noe underlig at dette blir tatt opp, da dette forutsettes oppfylt i den påklagede avgjørelsen, da Patentstyret nettopp har godkjent registrering for Norsk Gjenvinning på bakgrunn av innarbeidelse. Varemerket Norsk Gjenvinning er således innarbeidet innen den aktuelle omsetningskretsen og oppfattes etter dette som særlig kjennetegn for noen sine varer, jf varemerkelovens 2. Varemerket har således opparbeidet seg særpreg gjennom bruk, jf varemerkelovens 13, 1. ledd, 2 setning. Da det allerede har vært tatt stilling til om varemerket fyller kravet til særpreg, har man ikke funnet nødvendig å gjennomgå dette på nytt i avgjørelsen. Vi viser for øvrig til omfattende dokumentasjon som tidligere er innsendt i forbindelse med klage over Foretaksregisterets vedtak om registrering av foretaksnavnet NORSK GJENVINNING AS under org.nr. 990 149 208 av 11. oktober 2006, dokumentasjon som viser innarbeidelse og bruk av varemerket NORSK GJENVINNING. På bakgrunn av dette ber vi om at avgjørelsen av 18. juni 2007, der registreringen av foretaksnavnet Norsk Gjenvinning AS oppheves, opprettholdes. I sitt tilsvar av 12. desember 2007 uttaler Norsk Gjenvinning AS: Jeg viser til Patentstyrets brev av 06.11.2007 vedlagt Acapos brev av 02.11.2007. Både i Patentstyrets avgjørelse av 16.08.2007 og i Acapos brev av 02.11.2007 legges til grunn at det er sendt inn søknad om varemerkebeskyttelse av 21.06.2006. Jeg har i brev av 07.02.2007 på vegne av Norsk Gjenvinning AS vist til Patentstyrets uttalelse av 11.12.2006 hvor det uttales: "Andre næringsdrivende må fritt kunne bruke NORSK GJENVINNING i markedsføring av sine varer/tjenester uten at dette skal anses som et varemerke inngrep". Det er ikke dokumentert verken i Patentstyrets avgjørelse av 16.08.2007 eller i Acapos brev av 02.11.2007 at Patentstyret har endret på denne uttalelsen. Jeg ber i så fall om å få oversendt nytt vedtak eller endret uttalelse fra Patentstyret om dette. Det må således være fritt å registrere Norsk Gjenvinning AS så lenge tidligere selskap med tilsvarende navn er slettet. I et siste innlegg av 16. januar 2008 uttaler Veolia Miljø AS: Det vises til tidligere korrespondanse i anledning ovennevnte, og til Annen avdelings oversendelse av 17. desember 2007 med frist for besvarelse 17. januar 2008. I oversendelsen var vedlagt gjenpart av brev datert 6. desember 2007 fra advokat Ulrik A. Hegnar på vegne av Norsk Gjenvinning AS, Trondheim. Brevet inneholder en presisering av klagen der advokat Ulrik A. Hegnar viser til Patentstyret uttalelse av 11. desember 2007, der det vises til at andre næringsdrivende fritt må kunne
2. avd. sak nr. 7773 6 bruke Norsk Gjenvinning i markedsføring av sine varer og tjenester, uten at dette skal anses som et varemerkeinngrep. Vi må her få påpeke at det i ettertid er dokumentert bruk av varemerket NORSK GJENVINNING over tid på en slik måte at det må anses som innarbeidet etter varemerkelovens 2. Vedlagt følger kopi av vårt brev til Patentstyret av 13. mars 2007, samt kopi av registreringsbevis for det aktuelle varemerket. Varemerket ble registrert den 12. juni 2007 på bakgrunn av innsendt dokumentasjon. Dette må utvilsomt oppfattes som et nytt vedtak, og som et uttrykk for at det norske Patentstyret har endret oppfatning i saken. Vedlagt følger kopi av det aktuelle registreringsbeviset. På bakgrunn av det ovennevnte, ber vi om at avgjørelsen av 18. juni 2007, der registreringen av foretaksnavnet Norsk Gjenvinning AS oppheves, opprettholdes. Det siste innlegget fra Veolia Miljø AS er den 17. januar 2008 oversendt motparten til orientering. Saken er deretter tatt opp til behandling og avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Registreringshaverens foretaksnavn Norsk Gjenvinning AS er registrert 25. september 2006 med bransjeangivelsen " Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers ". Innsigerens ordmerke NORSK GJENVINNING er registrert etter søknad inngitt 21. juni 2006, og har således eldre prioritet enn foretaksnavnet. Ordmerket er registrert for en rekke varer og tjenester, bl.a. apparater til veiing og måling, salgsautomater, kassaapparater, innkjøpsledelse vedrørende kontorutstyr og -rekvisita for handels- og industriforetak, konsulenttjenester vedrørende kommunikasjon (markedsføring), transportvirksomhet og mye annet. Det kan således ikke være tvilsomt at foretaksnavnet er registrert i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Registreringshaverens påstand om at innsigerens varemerke ikke har vern fordi det er deskriptivt, kan ikke føre frem, et registrert varemerke har vern så lenge det står i registeret, og hvis man vil gjøre gjeldende at det ikke skulle stå der, må dette tas opp gjennom søksmål om ugyldighet eller slettelse av registreringen. De øvrige anførsler fra partene er det i denne situasjon ikke foranledning til å gå nærmere inn på.
2. avd. sak nr. 7773 7 Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Are Stenvik (sign.)