Patentstyret Postboks 8160 Dept 0033 Oslo Varemerkeavdelingen Dato 5 april 2016 Deres ref. 283277 Vår ref. T61402814NO00O KKA/VLO Norge Innsigelse mot varemerkeregistrering nr. 283277 TEACH FOR NORWAY Det vises til innsigelse inngitt av Oslo kommune ved Utdanningsetaten, datert 11.12.2015. Frist for besvarelse er etter begjæring om fristforlengelse satt til 5. april 2016. Nærværende tilsvar er således rettidig innlevert. 1. Kort om faktum Som det fremgår av innsigelsen, så er både organisasjonen «Teach for All» og «Teach First», organisasjoner som fokuserer på å rekruttere toppstudenter fra høyere utdanningsinstitusjoner, og begge tilbyr 2-årsengasjementer i skoler der de kan gjøre en forskjell ved å bidra til økt læring, forståelse og motivasjon hos barn i grunnskolen. Varemerkeinnehaver, Teach for All Inc., er en amerikansk veldedighetsorganisasjon som jobber for å bedre utdanningsvilkårene for alle barn i alle land, og målet er å øke barns muligheter til selv å velge den utdanningsveien de virkelig ønsker, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn eller oppvekstvilkår. Teach First UK synes å ha en noenlunde lik profil, mens selskapene skiller seg gjennom varemerkeinnehaverens krav om at den lokale «Teach For All»-organisasjonen må være uavhengig, et vilkår Oslo Kommune ved Utdanningsetaten ikke oppfyller. Av denne grunn valgte Oslo Kommune ved Utdanningsetaten heller å inngå samarbeid med den britiske organisasjonen Teach First UK. Mororganisasjonen til Teach For All, Inc. er organisasjonen Tech For America, Inc., som ble opprettet av Wendy Knopp allerede i 1989. Tanken bak organisasjnen hadde sitt opphav i den avhandling Wendy Knopp skrev da hun studerte ved «Princeton University», og som omhandlet sammenhengen mellom akademiske prestasjoner og sosioøkonomiske forhold i USA. Teach for All, Inc. ble stiftet i 2007, og denne organisasjonens målsetning har vært - og er - å videreføre grunntanken bak Teach For America, til alle land i verden derav navnet Teach For All. Teach First UK, ble startet i 2002, og denne organisasjonen springer også ut av organisasjoonen Teach For America, idet grunnleggeren av Teach First UK, tidligere Zacco Norway AS Haakon VII s gate 2 P.O. Box 2003 Vika NO-0125 Oslo, Norway Tel.: +47 22 91 04 00 Fax: +47 22 91 05 00 e-mail: info.norway@zacco.com www.zacco.com CVR No: NO 982 702 887 MVA European patent and trademark attorneys 1/6
var en del av Teach For America-organisasjonen. Innsigerens utdanningsprosjekt, Teach First Norway, ble startet i 2009. Det vises til følgende nettsider, som gir en historisk gjennomgang av disse initiativene: Teach For America lansert i 1989: https://www.teachforamerica.org/about-us/our-story/our-history Teach First U.K., lansert i 2002: https://www.teachfirst.org.uk/about/our-history Teach For All lansert i 2007: http://teachforall.org/en/about/faq Teach First Norway lansert i 2009: http://www.teachfirstnorway.no/no/om-teach-first/ 2. Innsigers rettslige anførsler Innsiger har hevdet at de har innarbeidede rettigheter til varemerket TEACH FIRST NORWAY, jf. varemerkelovens 3 tredje ledd. Bestemmelsen sier: «Varemerkerett oppnås uten registrering når merket er innarbeidet. Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn. Foreligger innarbeidelse bare i en del av riket, gjelder eneretten bare for dette området» Kjennetegnet TEACH FIRST NORWAY retter seg, etter hva innsiger selv skriver, mot «studenter i hele landet, samt andre innen utdanningssektoren». Innenfor denne gruppen må altså kjennetegnet TEACH FIRST NORWAY være «godt kjent som noens særlige kjennetegn». Det sentrale spørsmålet i denne sammenheng er naturligvis hva som skal til for at et merke skal anses som «godt kjent». Terskelen for å oppnå slikt vern er høy, jf. Rt-2005-1601 (GULE SIDER), avsnitt 48, 57-61. Det er videre ikke bruken, men virkningen i den relevante omsetningskretsen som er avgjørende for vurderingen av om merket er blitt innarbeidet. Det må foretas en samlet og konkret vurdering av dokumentasjonen for å fastslå om et varemerke har tilegnet seg slik status gjennom bruk. Vurderingen er streng. Videre, må bruken, for å tillegges vekt, ha vært egnet til å feste kjennetegnet i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet, dvs., være egnet til å styrke merkets særpreg. 2/6
I vårt tilfelle er det ikke fremlagt dokumentasjon som viser hvorvidt bruken av kjennetegnet TEACH FIRST NORWAY, har vært av en slik art, at dette merket er blitt godt kjent som noens kjennetegn. Det er fremlagt to eksempler på annonser fra henholdsvis 2012 og 2013. Hvorvidt det har vært annonsering utover det, er ikke opplyst, og under enhver omstendighet er dette ikke dokumentert. I annonsene fra 2012 og 2013 er det kun i løpeteksten i annonsen vist til Statoils samarbeid med organisasjonen Teach First Norway. Ingen av annonsene har altså noe fokus på TEACH FIRST NORWAY som kjennetegn, men kun på Statoils kombinerte merke, samt deres slogan «Morgendagens helter». Disse annonsene er derfor neppe egnet til å påvirke den relevante omsetningskretsen på en slik måte at kjennetegnet fester seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet. Det er i stedet Statoils velkjente varemerke, slogan og logo som tar fokus. Det er videre vist til at det er blitt annonsert for Teach First Norway-programmet på Facebook de første årene. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på dette, og Patentstyret kan derfor vanskelig vurdere om denne konkrete markedsføringen har hatt noen effekt. Det er videre fremlagt presseklipp fra 2009 til 2014, totalt fem stykker. Igjen er det presisert at det er et utvalg presseklipp som fremlegges, men det er kun disse som kan anses dokumentert. Det er likevel slik at heller ikke disse artiklene i særlig grad fokuserer på TEACH FOR NORWAY som varemerke, og de dokumenterer ikke i hvilken grad bruken av navnet er egnet til å feste dette i den relevante gjennomsnittsforbrukerens bevissthet. Det eneste fremlagte materiale der det er fokus på varemerket TEACH FIRST NORWAY (i tillegg til bruk på egne nettsider), er bruk av merket på «roll-up». Etter det opplyste er disse brukt på Statoils stand under Karrieredagene. Bruk av «roll-ups» i et lokale med en rekke andre utstillere som også bruker dette, har ingen stor markedsføringseffekt. Varemerket til en relativt ukjent utstiller, vil lett drukne i konkurransen med utstillere som representerer høyt profilerte og etablerte varemerker. Til illustrasjon limer vi inn et bilde fra Karrieredagene, som viser hvor tett utstillerne står, og hvor vanskelig det er å få deltagernes oppmerksomhet, når så mange utstillere sloss om den: 3/6
Idet varemerket TEACH FIRST NORWAY må sies å befinne seg på den nedre delen av distinktivitetsskalaen, tett opp mot det beskrivende, skal det generelt sett mye til før kjennetegnet kan anses innarbeidet, det vises i denne forbindelse til uttalelsene i Rt- 2005-1601 (GULE SIDER) avsnitt 46. Det må etter dette være klart at det fremlagte materialet ikke kan sies å dokumentere at kjennetegnet TEACH FIRST NORWAY er innarbeidet i Norge. Kravet oppstilt i varemerkelovens 3 tredje ledd, kan derfor ikke anses som oppfylt. 2.1 Kort om varemerkelovens 4 første ledd Idet varemerket TEACH FIRST NORWAY ikke kan anses innarbeidet, vil ikke innsiger kunne påberope seg noe varemerkevern, og varemerkelovens 4 første ledd, bokstav b, kommer således heller ikke til anvendelse. Dersom Patentstyret likevel skulle komme til at Oslo Kommune ved Utdanningsetaten har en innarbeidet rettighet, vil vi på denne side hevde at det ikke foreligger risiko for forveksling. Varemerkene er ikke identiske, og de retter seg mot en spesialisert krets, som i stor grad vil legge merke til forskjellen mellom merkene, og således ikke vil kunne ta feil av disse. 4/6
Det særpregede uttrykket til varemerket TEACH FOR NORWAY, ligger i den uvanlige ordsammensetningen. Et merke som kunne vært beskrivende dersom det hadde vært brukt slik: «Teach in Norway», blir suggesivt målt opp mot varene og tjenestene som omfattes av registreringen, når man i stedet bruker TEACH FOR NORWAY. Bruk av imperativformen, underbygger videre det suggestive elementet. Det er også dette elementet som skiller varemerket fra innsigers kjennetegn. I stedet bruker innsiger ordelementet «First». Man finner således ikke igjen elementet som tilfører særpreg i innsigerens merke, noe som vil forhindre at forvekslingsfare oppstår. 2.2 Kort om anvendelsesområdet for varemerkelovens 16, bokstav b Innsiger har også påberopt seg varemerkelovens 16, bokstav b, som sier at et varemerke ikke kan registreres dersom: «merket er egnet til å forveksles med et varemerke, foretaksnavn eller annet forretningskjennetegn som en annen har tatt i bruk som kjennetegn for varer eller tjenester før søkeren og fortsatt bruker, og søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert, slik at leveringen dermed må anses å ha skjedd i strid med god forretningsskikk» Det er ikke tvilsomt at Teach For All, Inc. var klar over at Oslo Kommune ved Utdanningsetaten hadde et ønske om å innføre et utdanningsprogram tilsvarende det de selv tilbyr, og at de også var klar over at de hadde vært i kontakt med Teach First UK. Oslo Kommune ved Utdanningsetaten visste også, lenge før de tok merket TEACH FIRST NORWAY i bruk, at varemerkeinnehaver brukte varemerket TEACH FOR ALL, og at Norge var et aktuelt ekspansjonsland for lokal etablering av TEACH FOR NORWAY. Med tanke på at Teach For America ble etablert allerede i 1989 og Teach For All, Inc, startet sitt program i 2007 - to år før TEACH FIRST NORWAY, er det vanskelig å forstå hvordan Oslo Kommune ved Utdanningsetaten mener at vilkårene i varemerkelovens 16, bokstav b, kan være oppfylt. Dersom Oslo Kommune ved Utdanningsetaten mener at merkene kan forveksles, reises i stedet spørsmålet om deres bruk av kjennetegnet TEACH FIRST NORWAY er i strid med bestemmelsene i markedsføringslovens 30 og 25. En vurdering som i stor grad vil være sammenfallende med den rettssstridsvurderingen som må foretas etter varemerkelovens 16, bokstav b. Denne bestemmelsen er imidlertid en del av varemerkelovens hinderkatalog, og kommer derfor selvsagt ikke direkte til anvendelse ovenfor innsiger, som ikke har søkt sitt merke i Norge. For ordens skyld nevnes likevel at varemerkelovens 16, bokstav b, ikke bare er ment å ramme rettsstridige innleveringer av varemerker som søker vet er i bruk i Norge, bestemmelsen er også ment å ramme de tilfeller der en aktør rettsstridig innleverer søknad for et merke som han vet brukes i utlandet, eller et merke som kan forveksles med dette. I dette tilfellet, når organisasjonene har et felles opphav innsigers organisasjon er klar inspirert av TEACH FOR AMERICA, og springer ut av denne organisasjonen, men uten at det er noen avtale mellom partene som regulerer forholdet til varemerkeretten, må man falle ned på lovens klare utgangsopunkt om «først i tid, best i rett». 5/6
3. De to partenes varemerkestrategi Oslo kommune ved Utdanningsetaten har tatt en bevisst risiko når de ikke har gjort noen forsøk på å registrere sitt varemerke i Norge. Verken ordmerket TEACH FIRST NORWAY eller det kombinerte TEACH FIRST-merket, er søkt i Norge. Det synes videre som om heller ikke organisasjonen TEACH FIRST UK har hatt fokus på sikring av immaterielle rettigheter. Ved søk kan vi kun finne to varemerkeregistreringer for varemerket TEACH FIRST i relevante klasser, nemlig to EUIPO-merker, et ordmerke og et kombinert merke. TEACH FOR ALL-merkene er imidlertid registrert eller søkt i over 25 land, herunder i Norge. Teach For All, Inc., har derfor hatt et tydelig fokus på global sikring av immaterielle verdier. I markeder, som det norske, der varemerkeprioritet tuftes på på «first to fileprinsippet» og ikke «first to use-prinsippet», slik det blant annet er i varemerkeinnehaverens hjemland, USA, vinner den rett, som først sikrer sitt kjennetegn gjennom innlevering av varemerkesøknad til det norske Patentstyret. I dette tilfellet, er det kun Teach For All, Inc, som har tatt slikt skritt. Dette skrittet er videre en naturlig følge av varemerkeinnehaverens ønske om global styrking av barns akademiske prestasjoner uavhengig av sosioøkonmisk status. 4. Oppsummering Oslo kommune ved Utdanningsetaten har ikke dokumentert at de har etablert en innarbeidet rettighet, jf. varemerkelovens 3 tredje ledd. Varemerkelovens 16, bokstav b, kommer ikke til anvendelse, da merket TEACH FOR NORWAY ikke er rettsstridig innlevert, og for øvrig fordi det ikke foreligger fare for forveksling. Det bes med dette om at innsigelsen ikke tas til følge, og at varemerket TEACH FOR NORWAY, reg. nr. 283277, opprettholdes i nåværende form, for samtlige varer og tjenester. Med vennlig hilsen Zacco Norway AS Kristin Kjærheim Astrup 6/6