Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7757 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 8. mars 2007, hvorved innkommet begjæring om oppreisning etter patentlovens 75, jf. 72, ble avvist. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Begjæringen om oppreisning gjaldt oversittelse av frist for å innbetale oppreisningsavgift knyttet til for sent betalt avgift for tidligere inngitt oppreisningsbegjæring av 28. april 2005, gjeldende oversittelse av 31-månedersfristen for å videreføre en internasjonal patentsøknad i Norge, jf. patentlovens 31 (2. avd. sak nr. 7693). Faktura pålydende den gjeldende oppreisningsavgift ble utstedt og sendt søkers fullmektig den 2. mai 2005, med betalingsfrist 2. juni 2005. Avgiften er først registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 22. juni 2005, dvs. 20 dager for sent. Begjæring om oppreisning for oversittelse av ovennevnte frist for innbetaling av oppreisningsavgift, med begrunnelse, ble innlevert den 23. juni 2005. I forbindelse med behandlingen av 2. avdelings sak nr. 7693 ble ultimo januar 2007 oppdaget at 1. avdeling ennå ikke hadde tatt opp til behandling og avgjort oppreisningsbegjæringen av 23. juni 2005. Annen avdelings sak nr. 7693 ble deretter besluttet stilt i bero i påvente av en endelig avgjørelse i Patentstyrets 1. avdeling av den sist innkomne oppreisningsbegjæringen, som nærværende sak gjelder. Dette ble meddelt 1. avdeling og søkers fullmektig ved 2. avdelings brev av 29. januar 2007.
2. avd. sak nr. 7757 2 Faktura pålydende den gjeldende oppreisningsavgift ble utstedt av 1. avdeling og sendt søkers fullmektig den 12. februar 2007, med betalingsfrist 12. mars 2007. Oppreisningsavgiften er registrert innbetalt den 26. februar 2007, innen fakturafristens utløp. Første avdelings avvisningsavgjørelse av 8. mars 2007 var begrunnet som følger: "I henhold til patentloven 72 må søker, når han begjærer oppreisning, betale en fastsatt avgift. Den 2005.04.28 innkom begjæring om oppreisning for oversittelse av frist for videreføring i nasjonal fase. Patentstyret fakturerte oppreisningsavgiften til søker 2005.05.02. Denne fakturaen hadde betalingsfrist den 2005.06.02. Oppreisningsavgiften er registrert betalt den 2006.06.22, og avgiften er således betalt for sent. Patentloven åpner ikke for oppreisning ved oversittelse av frister etter bestemmelsen i 72. Se om dette i blant annet Annen avdelings avgjørelsen av 1994.06.21, nummer 6468. Patentstyret understreker at innføringen av ordningen med fakturering av denne avgiften i februar 2004 ikke medførte endring i praksis, og betalingsfristen på denne fakturaen omfattes således av reglene i 72. Søker har med dette ikke oppfylt lovens krav, og juridisk seksjon har på denne bakgrunn besluttet at begjæringen om oppreisning avvises. Patentstyret gjør oppmerksom på at dette er en selvstendig avgjørelse, som i henhold til bestemmelsen i patentloven 26 må påklages til annen avdeling som egen sak." Søkers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 3. mai 2007. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 18. mai 2007, innen fakturafristens utløp, jf. avgiftsforskriftens 21. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler søkers fullmektig: "Første Avdelings beslutning av 8. mars 2007 innankes herved til overprøving i Styrets Annen Avdeling. [ ] Det vises til skriv av 29.01.2007 fra Annen Avdeling, der det er besluttet å stille klagesaken i bero i påvente av en endelig avgjørelse fra Første Avdeling av den sist innsendte oppreisningsbegjæring av 23. juni 2005 knyttet til avslag på oppreisningsbegjæring av 28. april 2005. 08. mars 2007 har Juridisk avdeling besluttet at også den siste oppreisningsbegjæring blir å avslå. Ettersom Første Avdeling overså oppreisningsbegjæringen av 23. juni 2005, og først etter pålegg fra Annen Avdeling tok denne opp til vurdering, er det i denne sak nå betalt klageavgift to ganger for i og for seg samme realitetsspørsmål.
2. avd. sak nr. 7757 3 Det er i denne sak skjedd en rekke av uhell som har foranlediget at spørsmålet om oppreisning nå nok en gang er bragt inn for Annen Avdeling. PCT-videreføringsfristen i Norge utløp 28. februar 2005 Søkeren ble mellom 9. og 15. mars 2005 klar over at fristen var oversittet. Ifølge de fra søkeren gitte opplysninger ble det altså et sted mellom 9. og 15. mars 2005 (ikke 2004 som angitt i juridisk seksjons avgjørelse!) oppdaget at fristen var oversittet som følge av uklarheter mellom tidligere rettighetshaver Cognio, Inc og nåværende rettighetshaver IPR Licensing, Inc i en overføringsfase av div. rettigheter 28. april 2005 ble PCT-søknaden innsendt, og Faktura nr. 30509306 av 09. mai 2005 omfattende Grunnavgift NOK 1000, Granskningsavgift NOK 3000, Kravavgift NOK 3200 og Avgift for utsatt oversettelse NOK 800, til sammen NOK 8000 ble innbetalt rettidig. 28. april 2005 ble det samtidig med den nasjonale videreføring av PCT/US03/23408 i Norge begjært oppreisning etter Patentlovens 72. Oppreisningsbegjæringen fulgte med som følge av at 31-månedersfristen for å videreføre PCT-søknaden i Norge utløp 28. februar 2005. 29. april 2005 ble det mottatt melding fra Patentstyret om at søknaden ikke var videreført rettidig og således å anse som trukket tilbake, men at det var registrert innkommet en begjæring om oppreisning. Det var således helt klart at søkeren ønsket søknaden videreført, idet det også samtidig med innsendelse av søknaden ble begjært oppreisning. 09. mai 2005 utstedte Patentstyret faktura nr. 30509404 (Ordrenr. 300026889) med angitt forfallsdato 02. juni 2005. for betaling av oppreisningsgebyr. Fakturaen ble levert samme dag fra patentavdelingen til fakturaavdelingen for utbetaling. Vedkommende (underordnet ansatt regnskapsassistent) som denne dagen hadde ansvaret for innlegging av betalingsfrist for mottatte fakturaer har av en helt uforklarlig årsak tastet inn <30.06.2005> som betalingsfrist i datasystemet. Vedkommende hadde i etterkant ingen naturlig forklaring på hvordan feilen kan ha skjedd, og hun var dypt ulykkelig over det inntrufne. Det inntrufne ble en stor personlig belastning for den ellers svært dyktige medarbeider i vår regnskapsavdeling. Vedkommende har nå fratredt sin stilling i avdelingen, og av denne grunn har vi foreløpig ikke bedt om en erklæring fra vedkommende. Dersom Annen Avdeling anser det som nødvendig, for å fatte en beslutning, at en erklæring må utferdiges av vedkommende person, vil vi forsøke å få dette til. 23. mai 2005 ble norsk oversettelse, tegninger, fullmakt og overdragelse ble innsendt, dvs. ca. 4 uker etter 28. april 2005. 22. juni 2005 ble nevnte faktura nr. 30509404 betalt, ca. 3 uker for sent. 23. juni 2005 ble det begjært oppreisning for oversittet betalingsfrist for sistnevnte faktura 2. august 2005 ble det purret på saken fordi Patentstyret ikke hadde bekreftet mottagelse av oppreisningsbegjæringen og heller ikke fakturert avgift for denne. 9. oktober 2006 ble det purret påny. 9. oktober 2006 ble det pr. fax oversendt fra Patentstyret Juridisk avdelings avgjørelse av 16. august 2006. Dette var en avgjørelse som ikke tidligere var blitt oversendt oss.
2. avd. sak nr. 7757 4 16. oktober 2006 innsendte vi anke på avgjørelsen av 16. august 2006. Den fakturerte klageavgift ble betalt rettidig. 08 desember 2006 innsendte vi nærmere ankebegrunnelse. 14. februar 2007 utstedte juridisk avdeling faktura for oppreisningsbegjæringen som ble innsendt 23. juni 2005, dvs. fakturering skjedde ikke før Annen avdeling påpekte at juridisk avdeling hadde oversett den andre oppreisningsbegjæringen. Sistnevnte faktura (som altså ble utstedt nær 20 måneder etter at oppreisningsbegjæringen ble innsendt!) er betalt. Det har som nevnt i etterkant har vært vanskelig å kunne forklare hvordan slik feiltasting er skjedd, og uten at det kan fastslås med sikkerhet, kan det muligens antas at det kan ha vært flere fakturaer foran og ev. etter som har hatt forfallsdag 30.06.2005. Det hele må dog karakteriseres som en ganske så utilsiktet, ren menneskelig feil, begått av en underordnet ansatt i Zacco Norway AS regnskapsavdeling. Isolert sett burde derfor en slik feil gi grunnlag for oppreisning, fordi det hele tiden har vært både søkerens og fullmektigens klare hensikt at oppreisning skulle skje. I foreliggende tilfelle er altså oppreisning med hensyn til oversittet 31-månedersfrist for innlevering av PCT-søknaden blitt nektet fordi avgiften ble betalt 22. juni 2005 (ikke 22. juni 2006 som angitt i juridisk seksjons avgjørelse), i stedet for 02. juni 2005. Videre viser juridisk seksjon til det faktum at selv om søknaden ble mottatt 28. april 2005, så innkom norsk oversettelse først 23. mai 2005 (ikke 23.mai 2004 som angitt i juridisk seksjons avgjørelse!), og derfor mer enn 2 måneder fra det tidsrom (9. 15. mars 2005) som oversittelse av 31-månedersfristen ble oppdaget. Til dette må bemerkes at i tidligere tilfeller der frist for videreføring av PCT-søknad er blitt oversittet og PCT-søknad er blitt nasjonalt videreført via oppreisning ca. 2 måneder etter at feilen ble oppdaget, har Patentstyret i alminnelighet akseptert at oversettelse innkom innen to måneder etter innsendelse av nasjonal fase av PCT-søknad og med begjæring om oppreisning. I alle disse tilfeller er avgift for utsatt oversettelsesfrist blitt fakturert og betalt. I foreliggende tilfelle har Patentstyret også faktisk fakturert kr. 800,- for utsatt oversettelsesfrist (2 måneder) (faktura 30509306 av 09. mai 2005). Denne 2-månedersfrist for etterinnlevering av oversettelse mot gebyr kr. 800,- er ikke entydig å oppfatte som den 2-månedersfrist som det refereres til i Patentloven 72. Hadde oversettelse også innkommet 28. april 2005, eller i alle fall senest ca. 9. 15. mai 2005, så ville vel i realitet innbetaling av avgift for utsatt oversettelsesfrist ikke vært påkrevd? Avgift for etterinnlevering kan ikke på den ene side faktureres, men på den annen side ikke ha noen som helst betydning for saken. Avgjørelsen fra Patentstyrets juridiske avdeling av 16. august 2006 understreker også med all tydelighet hvor fort det er å skrive feil tall (datoer), idet avgjørelsen på side 2 i linjene 4, 7 og 8 angir feil årstall. Videre understrekes at en påminnelse i saken ble innsendt
2. avd. sak nr. 7757 5 9. oktober 2006 via e-mail, der vi etterlyste en avgjørelse, og der vi viste til påminnelsen som ble faxet 2. august 2005. Etter mye om og men fikk vi fastslått at Patentstyrets juridiske seksjon hadde avslått begjæring om oppreisning 16. august 2006, og at ankefristen dermed var 16. oktober 2006. Vi mottok således avslaget pr. fax kun 1 uke før ankefristen utløp! Til tross for at Zacco Norway AS henter all post i Patentstyret hver arbeidsdag, kom altså avslaget ikke frem umiddelbart etter utstedelsen, men faktisk bare 9 dager før ankefristen utløp og da altså etter innsendt påminnelse! Hadde vi ikke purret på avgjørelsen i oppreisningsbegjæringen (der det var gått mer enn ett år fra den ble inn sendt), ville det antagelig blitt formelt sett for sent å anke. Det hører med til historien, og som tidligere påpekt, at Zacco Norway AS iverksatte en nærmere kontroll av fakturaer i særlig mai og juni 2005, fordi det ble oppdaget at en del fakturaer fra Patentstyret syntes ikke å være blitt mottatt, og det var under denne kontroll at vi den 22. juni 2005 oppdaget at den angjeldende faktura vedrørende oppreisning ikke var blitt betalt i tide. Fakturaen ble derfor betalt umiddelbart den 22. juni 2005. Den ytterligere oppreisningsbegjæring som ble innsendt til Styret 23. juni 2005 hadde juridisk seksjon helt oversett i sin avgjørelse i sin avgjørelse av 16. august 2006. Det nevnes at det 2. august 2005 også ble etterlyst faktura i denne forbindelse. I tillegg ble det anmodet om at Juridisk avdeling bekreftet mottagelsen av vårt brev av 23. juni 2005. Til tross for purringen 2. august 2005 mottok Zacco Norway AS aldri noen slik bekreftelse. Vi finner at den håndtering Patentstyrets juridisk avdeling har gitt denne sak ytterligere ikke bare svært godt illustrerer at når det først går galt i en sak, så skjer det ikke bare i ett ledd, men i flere. Det illustrerer også at det er menneskelig å feile. Forøvrig anmerkes generelt: Patentstyret innførte i 2004/2005 den regel at de fleste avgifter, bortsett fra årsavgifter, først skulle betales når faktura ble mottatt fra Patentstyret. Patentstyret ville ikke lenger akseptere sjekker eller forskuddsbetaling for søknadsavgifter, gjenopptagelsesgebyrer og oppreisningsavgifter, angivelig fordi det ville skape problemer for et nytt regnskapssystem. Dersom sjekker ble innsendt sammen med en søknad, ble de returnert til oss som ikke akseptert. I forbindelse med Patentstyrets innføring av sitt nye regnskapssystem resulterte dette i betydelig rot og problemer og med det resultat at flere patentsaker falt hos mange fullmektiger, og at oppreisning måtte gis. Problemer har også forekommet senere med bl.a. store forsinkelser. Sett fra fullmektighold må det sees alvorlig på det forhold at Patentstyret har lagt opp til en regnskapspraksis som ikke åpner for å kunne betale oppreisningsavgift samtidig med innsendelse av begjæring om oppreisning. Kommer en slik ettersendt faktura på avveier vil det, hvis en forstår tolkningen i juridisk seksjon riktig, ikke være mulig i det hele tatt å rette opp skaden, idet oversittet betalingsfrist på slik faktura er å anse som om begjæring av oppreisning ikke er innkommet. Det samme alvorlige aspekt gjelder klagebegjæring og avgift i den forbindelse. Fullmektig/søker har ingen kontroll med når Patentyret utsteder en faktura og at denne faktisk kommer frem til fullmektig/søker. I det foreliggende tilfelle kom fakturaen riktignok frem, men ble betalt for sent pga. en feilføring av betalingsfristen hos oss. Andre
2. avd. sak nr. 7757 6 tilfeller har vist at faktura eller brev fra Patentstyret ikke er mottatt, selv om det heldigvis ikke skjer ofte. Patentstyret, som en serviceinstitusjon, har selv bestemt en slik betalingsordning, vel vitende om at dersom en faktura ikke når mottager fordi den ikke kom frem i posten, kommer for sent frem til mottager eller er blitt feilsendt, så vil dette medføre uopprettelig tap av rettigheter. Det er derfor et paradoks at Patentstyrets rutiner tillater forskuddsbetaling av årsavgifter uten utsendt faktura på forhånd, mens man på den annen side avviser enhver form for forhåndsbetaling for andre avgifter og endog returnerer oversendt avgift fordi systemet ikke er tilpasset kundens behov. Ved utarbeidelse av Forskrift om avgifter m.v. til Patentstyret har man åpenbart mer tatt hensyn til praktiske sider ved Patentstyrets nye regnskapsføring, enn den betydelige risiko som foreligger ved at utsendt påkrav (faktura) om Oppreisningsavgift, hhv. Klageavgift kommer bort i postgangen, og at søkeren dermed kan lide uopprettelig rettstap. Norske Patentingeniørers Forening har gjentatte ganger bedt om at Patentstyret, i likhet med patentmyndigheter som EPO, USPTO og andre, gir mulighet for at fullmektigene har en disposisjonskonto som Patentstyret kan belaste, tilsvarende AutoGiro, eller at avgift kan betales med kredittkort. Dette har Patentstyret gjentatte ganger avslått. Uansett utfall i denne sak tillater vi oss å be om at Annen Avdeling tar initiativ til at Patentstyret snarest innfører betalingsordninger som er mer fleksible og kundevennlige, i tiden og som ikke minst fjerner usikkerheten med utstedelse av faktura for så kritisk avgiftsbetaling som oppreisningsgebyr og klageavgift. Slikt burde være mulig i lys av at årsavgifter tillates forskuddsbetalt. KONKLUSJON De omstendigheter som har ført til oversittelse av betalingsfristen for oppreisningsgebyret må karakteriseres som en høyst menneskelig, utilsiktet glipp, gjort av en underordnet ansatt som hadde som klar oppgave å tilrettelegge for betaling av avgifter innenfor fastsatt betalingsfrist. Patentstyret har innkrevd både oppreisningsgebyr, søknadsavgift, kravavgift og ikke minst avgift for utsatt oversettelsesfrist, og det må derfor antas at PL 72 ikke kommer til anvendelse med hensyn til angivelig for sent innkommet oversettelse. Det har hele tiden vært søkerens og fullmektigens klare hensikt å videreføre PCTsøknaden, og av denne grunn ble også oppreisningsbegjæringen innsendt samtidig med søknaden 28. april 2005. Vi henstiller derfor til Annen Avdeling om at man vurderer alle de uheldige omstendigheter som foreliggende søknad er blitt utsatt for, og at oppreisning gis, om enn under tvil."
2. avd. sak nr. 7757 7 Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Begjæringen gjelder for sent betalt oppreisningsavgift. Forut for den lovendring som trådte i kraft 1. mai 2003, var det i patentlovens 72 fastsatt at avgiften skulle være betalt innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen var opphørt, og senest ett år etter fristens utløp. I 2003 ble patentloven endret for å muliggjøre overgang til fakturering av en rekke avgifter, herunder oppreisningsavgiften etter 72. Hensikten med endringen var å oppnå et mer fleksibelt betalingssystem, til fordel for private parter, jf. Ot. prp. nr. 2 (2002 2003) s. 68. Etter lovendringen fremgår betalingsfristen ikke lenger av bestemmelsen i 72, hvor det nå i første ledds siste punktum utelukkende heter: Det skal betales fastsatt avgift. Betalingsfristen fastsettes av Patentstyret i det enkelte tilfelle i forbindelse med faktureringen, og skal etter avgiftsforskriftens 2 tredje ledd normalt være én måned. Første avdeling har avvist oppreisningsbegjæringen under henvisning til at patentloven ikke åpner for oppreisning ved oversittelse av fristene i lovens 72, og til at innføringen av ordningen med fakturering av denne avgiften ikke medførte endring i praksis, og betalingsfristen på denne fakturaen omfattes således av reglene i 72. Etter 2. avdelings oppfatning kan en slik tolkning av oppreisningsregelen ikke legges til grunn. Når betalingsfristen ikke lenger følger av 72, men fastsettes av Patentstyret, må adgangen til oppreisning reguleres av hovedregelen i 72 første ledd første punktum. I tillegg til at denne tolkningen følger naturlig av lovens ordlyd og system, vil 2. avdeling peke på at den løsningen 1. avdeling har lagt til grunn, ville innebære en vesentlig innsnevring av adgangen til å oppnå oppreisning, i strid med intensjonen om et mer fleksibelt betalingssystem til fordel for private parter. Hvis det ikke skulle være adgang til å begjære oppreisning ved oversittelse av fakturafristen, ville man risikere at fristen løp ut før søkeren overhodet hadde fått mulighet til å gjøre seg kjent med den, f.eks. ved uregelmessigheter i postgangen. En slik mulighet forelå riktignok også tidligere, men inntraff da først ett år etter fristens utløp, hvilket er noe ganske annet enn å la en slik absolutt frist inntreffe allerede etter én måned. Noen holdepunkter for en så streng regel kan ikke ses å foreligge. Årsaken til fristoversittelsen er i dette tilfellet oppgitt å være en enkeltstående menneskelig feil, begått av en underordnet ansatt. Menneskelige feil forekommer fra tid til annen, og det har i praksis vært lagt til grunn at en fullmektig med ansvar for avgiftsbetalinger normalt
2. avd. sak nr. 7757 8 skal ha etablert kontrollrutiner som forebygger, og eventuelt avdekker, slike feil. Denne praksis kan imidlertid ikke uten videre legges til grunn for fakturafrister. Når hensikten med overgang til fakturering av visse avgifter, som nevnt, var å etablere et mer fleksibelt betalingssystem til fordel for private parter, kan man etter 2. avdelings oppfatning ikke stille de samme krav til rutiner og kontrollsystem som for de øvrige frister som er fastsatt i loven eller i medhold av loven. Også når det gjelder fakturafrister må man riktignok sørge for at personalet har fått tilfredsstillende opplæring og er informert om viktigheten av at fristene overholdes, at man sørger for tilfredsstillende systemer med sikte på betaling under sykdomsfravær, ferieavvikling, overgang til nye datasystemer osv. Men man kan etter 2. avdelings oppfatning ikke kreve at rutinene generelt også skal være i stand til å fange opp enkeltstående menneskelige feil av det slag man her står overfor. Mot denne bakgrunn må vilkårene for oppreisning etter patentlovens 72 anses å være oppfylt. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og oppreisning meddeles. Are Stenvik (sign.) Kaare Otterbeck (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)