Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7549 Reg. nr. 217 146 Varemerkesøknad nr. 2000 14868 Søker / Innehaver: Jerven AS, Odda Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Codex Advokat AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket FJELLDUKEN ble opphevet etter innsigelse. Avgjørelsen ble sendt de to partene den 14. desember 2004. Merket er søkt og registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 25: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Patentstyrets 1. avdeling fant under den innledende behandlingen av søknaden at ordet "FJELLDUKEN" var beskrivende for de varene det ble søkt registrert for, og at det således var uregistrerbart etter varemerkeloven 13 første ledd. Etter en fornyet vurdering ble merket den 9. januar 2003 besluttet registrert, og den 3. februar 2003 ble merket kunngjort i Norsk varemerketidende under registrering nr. 217146. I innsigelsesperioden innkom innsigelse fra Codex Advokat AS, Oslo. Innsigelsen ble begrunnet med at ordet "FJELLDUKEN" mangler varemerkerettslig særpreg, og at det dessuten gjør seg gjeldende et friholdelsesbehov for ordet i forhold til andre næringsdrivende, slik at merket således må nektes registrert i medhold av varemerkeloven 13 første ledd. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Det søkte merket består av en sammensetning av ordene FJELL og DUKEN. Sakens problemstilling er om sammenstillingen FJELLDUKEN har det nødvendige særpreg, jf.
2. avd. sak nr. 7549 2 varemerkeloven 13 første ledd, eller om FJELLDUKEN er beskrivende for de varer merket søkes registrert for. Innsiger har anført at FJELLDUKEN mangler det nødvendige særpreg og at det er beskrivende for enkelte av de varene merket søkes registrert for. Dette begrunnes med at merket er en sammenstilling av kjente, beskrivende ordelementer, foretatt etter vanlige former for orddannelse. Det søkte merket ønskes registrert for blant annet "telt, presenninger, seil" i klasse 22. Utvalget har etter en fornyet vurdering kommet til at den relevante omsetningskrets vil oppfatte sammenstillingen FJELLDUKEN som direkte beskrivende for denne type varer. Gjennomsnittsforbrukeren anses i denne sammenheng ikke for å være kun spesialister og sakkyndige, men også helt vanlige sluttforbrukere. En duk er et vanlig brukt ord i forbindelse med presenning, seil og telt, jf. IvarMedias ordboksamling. Dersom det dreier seg om en duk, eller deler til denne, til bruk på fjellet, er det beskrivende å kalle den fjellduken. Etter utvalgets syn fremstår det søkte merket derfor som en ordinær sammenstilling av to beskrivende ord, der merkets beskrivende meningsinnhold vil bli oppfattet umiddelbart av omsetningskretsen som egenskapsangivende. Utvalget viser i denne sammenheng til senere avgjørelser av EFdomstolen, blant annet C-265/00 BIOMILD og C-363/99 POSTKANTOOR. I Biomild-saken utaler retten at som en hovedregel vil kombinasjonen av to beskrivende elementer også være beskrivende selv om det sammensatte ordet er en neologisme (nydannelse), jf. punkt nr. 39. En slik neologisme vil kun være distinktiv dersom det er en tydelig avvikelse mellom neologismen og de bestanddeler den er satt sammen av, jf. punkt nr. 43. Dette er etter utvalgets syn ikke tilfellet for det søkte merket. Patentstyret viser her til Annen avdelings avgjørelse nr. 7006, SERVERNET, hvor det ble uttalt: "At ordet ikke finnes i alminnelige ordbøker eller oppslagsverk slik søkeren har pekt på tyder på at det er snakk om et nydannet ord, men også nydannede ord kan anses som beskrivende dersom meningsinnholdet direkte eller umiddelbart vil bli oppfattet av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen, eller anses å mangle særpreg." Etter en helhetsvurdering har utvalget derfor kommet til at det også foreligger et friholdelsesbehov, idet andre næringsdrivende kan ha behov for å benytte dette eller lignende uttrykk ved markedsføring eller annen omtale av samme eller lignende varer eller tjenester. Utvalget ønsker til slutt å knytte noen bemerkninger til spørsmålet om innarbeidelse. Da merket ble registrert ble registreringen begrunnet med at merket ikke ble ansett beskrivende og at det ble ansett å ha det nødvendige særpreg. Søker sendte inn innarbeidelsesdokumentasjon, men denne ble ikke vurdert da dette ikke ble ansett nødvendig for registrerbarheten av merket. Dokumentasjoen var innsendt i original og fullmektigen ønsket denne dokumentasjonen sendt tilbake. Spørsmålet om FJELLDUKEN kan anses innarbeidet er ikke reist av søkeren i innsigelsesprosessen, og er derfor ikke behandlet av utvalget. Etter en fornyet vurdering har utvalget derfor kommet til at merket anses uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 13 første ledd. Søkerens klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 11. februar 2005. Klageavgiften er registrert innkommet på Patentstyrets konto den 29. mars 2005, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.
2. avd. sak nr. 7549 3 I klagebegrunnelsen anfører innehavers fullmektig: Under henvisning til Design- og varemerkeavdelingens avgjørelse av 14. desember 2004 hvoretter ovennevnte varemerke FJELLDUKEN er nektet registrert i medhold av varemerkeloven 21a, jfr. 13 første ledd, tillater vi oss på vegne av søkeren å bringe saken inn for Annen avdeling til fornyet prøvning. Vi ber om å bli tilsendt faktura for klageavgiften kr. 2500,-. Grunnlaget for klagen gjelder prinsipalt at det etter vår vurdering foreligger en formell mangel ved innsigelsen og subsidiært at Design- og varemerkeavdelingens avgjørelse i spørsmålet om registrerbarheten av søkerens merke er feil. Når det først gjelder den formelle mangelen, vises til at det her er tale om en innsigelse fra Codex Advokat Oslo AS ifølge Design- og varemerkeavdelingen på egne vegne. Ifølge forskriften til varemerkeloven 19 første ledd nr. 1 skal en innsigelse inneholde opplysning om innsigerens navn og adresse og eventuelt også fullmektigens navn og adresse. Det fremgår imidlertid av innsigelsen fra Codex av 4. mars 2003 at en kopi er sendt klienten. Codex opptrer med andre ord som fullmektig, og da innsigerens navn og adresse ikke er oppgitt, vil vi hevde at innsigelsen skulle vært avvist i medhold av forskriftens 21. Subsidiært og for det tilfelle at Annen avdeling likevel skulle finne at innsigelsen er formelt i orden, anmoder vi om at Codex avdekker sin klients identitet slik at søkeren eventuelt får avdekket det reelle grunnlaget for innsigelsen. Søkeren har en klar formening om hvem den reelle innsigeren er, men ønsker naturlig nok dette bekreftet. Vi viser for øvrig til vår besvarelse av 23. mai 2003 der dette forhold ble omtalt. Design- og varemerkeavdelingens avgjørelse kommenterer imidlertid ikke dette forhold på annen måte enn ved å vise til at det i innsigelsesperioden innkom innsigelse fra Codex Advokat AS, Oslo, på egne vegne. Dersom Annen avdeling mot formodning skulle finne at innsigelsen likevel er i formell orden, vil vi til sakens realitet få anføre følgende. Søknaden om registrering av varemerket FJELLDUKEN ble innlevert 4. desember 2000 for nærmere angitte varer i klasse 22. Med brev av 20. september 2001 hvortil henvises anfører Design- og varemerkeavdelingen at merket anses uregistrerbart fordi det mangler det særpreg et varemerke må ha for å kunne registreres. Det vises også til at et varemerke som i utgangspunktet mangler særpreg, kan bli et særpreget varemerke gjennom bruk, og søkeren oppfordres til å vedlegge dokumentasjon for en eventuell slik bruk. I vår besvarelse av 19. desember 2002 hvortil likeledes henvises, søker vi prinsipalt å påvise at merket er distinktivt prima facie og at det ovenikjøpet er innarbeidet, jfr. varemerkeloven 2. Det er i den forbindelse gitt en historikk for søkerens varer markedsført under varemerket FJELLDUKEN, omsetningstall, m.v. I tillegg var besvarelsen vedlagt en pappeske full av dokumentasjon i form av brosjyrer, uttalelser fra brukere og annet som ytterligere dokumentasjon for innarbeidelsen. Uten ytterligere tilskrivninger blir så merket registrert 9. januar 2003 og den med besvarelsen av 19. desember 2002 vedlagte innarbeidelsesdokumentasjon returnert.
2. avd. sak nr. 7549 4 Innsigelsen fra Codex Advokat AS ble nedlagt 4. mars 2003. Innsigelsen baseres ene og alene på merkets prinsipielle registerbarhet uten at spørsmålet om innarbeidelse kommenteres på annen måte enn at Codex i telefon 5. februar 2003 med saksbehandler Knut Jensen i Patentstyret har fått opplyst at merket ble registrert fordi det ble ansett å ha tilstrekkelig særpreg. Søkeren på sin side hadde grunn til å tro at det var innarbeidelsesdokumentasjonen som resulterte i at søknaden ble godkjent til registrering, men referatet fra telefonsamtalen tyder på det motsatte. På denne bakgrunn innleverte vi den ovenfor nevnte besvarelsen av 23. mai 2003. Den forvirring som var blitt skapt i saken, gjorde at vi ikke fant grunn til å utdype vårt syn på merkets prinsipielle registrerbarhet og heller ikke spørsmålet om merkets innarbeidelse. I besvarelsen av 11. juli 2003 kommenterer så Codex spørsmålet om innarbeidelse i generelle vendinger og uten å ha hatt tilgang til den innsendte og allerede returnerte dokumentasjonen. Da besvarelsen fra Codex etter søkerens oppfatning ikke tilførte saken noe vesentlig nytt, ba vi med brev av 30. september 2003 om avgjørelse på foreliggende grunnlag. Design- og varemerkeavdelingens avgjørelse er datert 14. desember 2004 og opphever altså registreringen av søkerens merke. Vi vil i fortsettelsen få anføre at Design- og varemerkeavdelingen tar feil i sin vurdering av den prinsipielle registrerbarheten av varemerket FJELLDUKEN. Vi vil videre på ny søke å påvise at merket også er innarbeidet. For nærmere informasjon om søkerens produkter med varemerket FJELLDUKEN som er beskrevet som en kombinert vindsekk, poncho, telt, gapahuk, overlevelsesteppe, pakkepose og beskyttelse mot solen, vises til vår ovennevnte besvarelse av 19. desember 2002. Merket vil som nevnt ikke gi omsetningskretsen noen klar oppfatning om varenes beskaffenhet eller art bortsett fra at det er noe som kan brukes på fjellet eller har noe med fjellet å gjøre. Merket er derfor i høyden suggestivt og som sådant fullt registrerbart. Hva merkets prinsipielle registrerbarhet angår, vil vi hevde at Design- og varemerkeavdelingens beslutning om å registrere søkerens merke var riktig og den reverserte avgjørelsen som følge av innsigelsen feil. Etter vår vurdering er det lagt en altfor streng vurderingsnorm til grunn i dette tilfellet. Det søkte merket består av to elementer, nemlig FJELL og DUKEN. Sammenstillingen av de to elementene danner ikke noe ord med en klar, leksikal betydning. Det er tvert imot ikke mulig å forstå hvilke varer merket skulle beskrive. Vi viser i så måte til Annen avdeling sak nr. 7275 SMART MEDIA som ble godtatt til registrering med unntaksanmerkning for ordene hver for seg. Det uttales her at sammensetningen ikke gir noen umiddelbar begripelig mening for gjennomsnittsforbrukeren, heller ikke om hva slags varer eller egenskaper det dreier seg om. Også i EF-domstolens avgjørelse vedrørende DOUBLEMINT (C-191/01) slås det fast at et ordmerke kan være særpreget selv om alle dets elementer isolert sett er beskrivende. Det kan heller ikke forstås at det etter de i besvarelsen av 19. desember 2002 nevnte 20 års enebruk skal foreligge noe friholdelsesbehov slik at andre næringsdrivende kan benytte dette eller lignende uttrykk ved markedsføring eller annen omtale av samme eller lignende varer eller tjenester som nevnt på side 2, nest siste avsnitt nedenfra i avgjørelsen. Det kan således nevnes at andre produsenter av lignende produkter har valgt navn som ALLVÆRSDUK, POSTERINGSPOSE, MULTIDUK, BIWAK og SKARVEN. Mulighetene for å variere navnevalget er nærmest uendelige, og dersom en annen næringsdrivende skulle ha behov for å bruke et med FJELLDUKEN identisk eller forvekselbart varemerke, så kan dette vanskelig forstås å bero på annet enn et behov for å snylte på den innsats, markedsføring og innarbeidelse søkeren har gjort av varemerket FJELLDUKEN.
2. avd. sak nr. 7549 5 Vi minner i denne sammenheng om at et eventuelt friholdelsesbehov ikke er et selvstendig nektelsesgrunnlag, men bare et moment ved vurderingen av et merkes registrerbarhet, se Borgarting Lagmannsretts avgjørelse av 4. januar 2004 vedrørende GULE SIDER. I den nevnte besvarelsen av 19. desember 2002 har vi også vist til Annen avdelings sak nr. 6817 vedrørende varemerket COLORMAX blant annet med den begrunnelse at det vanskelig (kan) anses å foreligge noe friholdelsesbehov for akkurat denne sammensetningen, som også må anses egnet til å skille søkerens varer fra andres.. Vi vil også få vise til Annen avdelings sak nr. 7001 vedrørende varemerket ACTIONSHOOTING der Annen avdeling som begrunnelse for merkets prinsipielle registrerbarhet anfører at merket ikke har et entydig meningsinnhold, og dels at ingen av de meninger det kan ha, beskriver varens art, kjerneegenskaper ved de varer det gjelder, eller sentrale formål for varene. I EF-domstolens sak C-383/99 vedrørende varemerket BABY DRY legger domstolen listen for tilstrekkelig distinktivitet lavt og anfører i premiss 37 at... the purpose of the prohibition of registration of purely descriptive signs or indications as trademarks is to prevent registration as trademark of signs or indications which, because they are no different from the usual way of designating the relevant goods or services or their characteristics, could not fulfil the function of identifying the undertaking that markets them and are thus devoid of distinctive character needed for that function. Under premiss 39 sies det videre at a mark composed of signs or indications satisfying that definition should not be refused registration unless it comprises no other signs or indications and, in addition, the purely descriptive signs or indications of which it is composed are not presented or configured in a manner that distinguishes the resultant whole from the usual way of designating the goods of services concerned or their essential characteristics. Under premiss 40 fortsetter EF-domstolen som følger: As regards trademarks composed of works, such as the mark at issue here, descriptiveness must be determined not only in relation to each word taken separately but also in relation to the whole which they form. Any perceptible difference between the combination of words submitted for registration and the terms used in the common parlance of the relevant class of consumers to designate the goods or services or their essential characteristics is apt to confer distinctive character on the word combination enabling it to be registered as a trademark. Avgjørelsen er basert på varemerkedirektivets artikkel 7 (1) (b)(c) hvorav følger at formålet med forbudet mot å registrere tegn og angivelser som varemerke som på grunn av deres likhet med alminnelige måter å beskrive de angjeldende varer eller tjenester eller deres egenskaper på ikke kan oppfylle funksjonen om å identifisere den virksomhet som markedsfører dem og derfor ikke har det særpreg som denne funksjonen forutsetter. Under det nevnte direktivets artikkel 7 (1) (c) hører derfor bare slike tegn og angivelser som i den normale språkbruk fra forbrukerens synsvinkel enten direkte eller med henvisning til en av deres vesentlige egenskaper kan betegne en vare eller tjeneste som den som er søkt registrert. Et varemerke som inneholder tegn eller angivelser som svarer til denne funksjon kan derfor bare nektes registering hvis den ikke inneholder ytterligere tegn eller angivelser og dessuten bare hvis de utelukkende beskrivende tegn eller angivelser som det er sammensatt av ikke er gjengitt eller utformet på en måte som skiller varemerket som helhet fra den normale måten å beskrive de angjeldende varer eller tjenester eller deres vesentligste egenskaper på. Vi er klar over at EF-domstolen senere har modifiser sine standpunkter noe i sakene vedrørende DOUBLEMINT (C-191/01), POSTKANTOOR (C-363/99) og BIOMILD (C-265/00) og at a perceptible difference etter den sistnevnte avgjørelsen er hva som nå kreves av ordkombinasjonen i et varemerke i motsetning til samme i dagligtalen ( any perceptible
2. avd. sak nr. 7549 6 difference i BABY-DRY-saken). Likevel setter fortsatt den sistnevnte avgjørelsen den nedre grensen for distinktivitet. Vi minner også om den lave distinktivitetsterskel som Høyesterett har knesatt i dommene vedrørende varemerkene SUPERLEK (Rt. 1999 side 641) og GOD MORGON (Rt. 2002 side 391). Det kan vanskelig forstås at varemerket FJELLDUKEN kan sies å være beskrivende mens eksempelvis varemerket SUPERLEK er distinktivt for de respektive vareslagene. Tvert imot vil vi hevde at det skal et langt større tankesprang til for å oppfatte varemerket FJELLDUKEN som på noen måte beskrivende for de søkte varene i klasse 22 enn tilfellet er for varene SUPERLEK er registrert for under nr. 202169, nemlig spill og leketøy i klasse 28. Etter dette mener vi å ha påvist at søkerens merke er distinktivt og som sådant registrerbart. Søkerens merke vil også hevdes å være innarbeidet i medhold av varemerkeloven 2. Etter bestemmelsens første ledd oppnås enerett uten registrering til et varemerke ved at merket innarbeides. Annet ledd fastslår at et merke anses å være innarbeidet når det innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer. Som nevnt ovenfor har vi allerede i vår besvarelse av 19. desember 2002 påvist en omfattende bruk av varemerket FJELLDUKEN og samtidig vedlagt en enorm mengde dokumentasjon. Herom uttaler Design- og varemerkeavdelingen i sin avgjørelse følgende: Utvalget ønsker til slutt å knytte noen bemerkninger til spørsmålet om innarbeidelse. Da merket ble registrert ble registreringen begrunnet med at merket ikke ble ansett beskrivende og at det ble ansett å ha det nødvendige særpreg. Søker sendte inn innarbeidelsesdokumentasjon, men denne ble ikke vurdert da dette ikke ble ansett nødvendig for registrerbarheten av merket. Dokumentasjonen var innsendt i original og fullmektigen ønsket denne dokumentasjonen sendt tilbake. Spørsmålet om FJELLDUKEN kan anses innarbeidet er ikke reist av søkeren i innsigelsesprosessen, og er derfor ikke behandlet av utvalget. Årsaken til at søkeren ikke ga noen ny redegjørelse for merkets innarbeidelse i innsigelsesprosesssen er gjort rede for ovenfor. Det er ganske uforståelig at Design- og varemerkeavdelingen returnerte dokumentasjonen uten tilsynelatende engang å ha sett på den. Det er riktig at søkeren ba om å få dokumentasjonen tilbake, men og det er viktig i denne sammenheng ikke før saken var avsluttet, jfr. besvarelsen av 19. desember 2002, siste avsnitt. For søkeren har dette blitt et stort problem i og med at mye av den returnerte dokumentasjonen ikke lenger er å oppdrive fordi bedriften i mellomtiden har flyttet. Søkeren står med andre ord i fare for å lide rettstap på grunn av en saksbehandlingsfeil i Design- og varemerkeavdelingen. En del av dokumentasjonen har likevel vært mulig å oppspore og deler av denne følger vedlagt. Dokumentasjonen omfatter følgende vedlegg (fliker): 1. Uttalelse om FJELLDUKEN fra redaktør Dag Kjelsaas i bladet Villmarksliv, seniorkonsulent Gunnvald Jakobsen i Hjemmet Mortensen AS, samt eksempler på annonser. 2. Uttalelse fra annonsesjef Hilde Merete Vestad i bladet Jakt og Fiske. 3. Uttalelse fra Finn Erik Bredesen i Villmarksmessen. 4. Eksempler på diverse annonser for FJELLDUKEN.
2. avd. sak nr. 7549 7 5. Eksempler på brosjyremateriell, dels i original, dels i form av kopier. 6. Kopier av avisomtale hovesaklig fra 80 tallet. 7. Liste over et stort antall forhandlere. 8. Uttalelser fra brukere av FJELLDUKEN samt Eiliv Losgård i Alvdal Tynset Sport AS, Tynset. 9. Testrapport og omtale i diverse tidsskrifter. Denne dokumentasjonen kommer i tillegg til den informasjon om bruken av merket som er gitt i besvarelsen av 19. desember 2002. Design- og varemerkeavdelingen har tilsynelatende heller ikke vurdert denne informasjonen selv om den var tilgjengelig da utvalget traff sin avgjørelse. Vi tillater oss for øvrig å minne om de generelle krav til innarbeidelsesdokumentasjonens form og omfang som prejudisielt er knesatt av EF-domstolen i de forenede saker C-108/97 og C109/97 vedrørende varemerket Windsurfing Chiemsee der det under premiss 54 bl.a. uttales om forståelsen av varemerkedirektivets artikkel 3 (3) at in determining whether a trademark has acquired distinctive character following the use which has been made of it, the competent authrotiy must take an overall assessment of the evidence that the mark has come to identify the product concerned as originating from a particular undertaking and thus to distinguish that product from goods of other undertakings. Etter en helhetsvurdering som her nevnt av denne omfattende dokumentasjon, burde det være påvist at merket på. søknadstidspunktet 4. desember 2002 var innarbeidet innen omsetningskretsen. Skulle imidlertid Annen avdeling mot formodning føle behov for ytterligere, supplerende dokumentasjon eller opplysninger rundt innarbeidelsesspørsmålet, ber vi om beskjed. Dersom Annen avdeling skulle være uenig i at det foreligger en innarbeidelse i henhold til varemerkeloven 2, vil vi hevde at den udiskutabelt omfattende bruk søkeren har gjort av sitt merke må tillegges stor vekt ved vurderingen av merkts prinsipielle registrerbarhet, jfr. varemerkeloven 13 første ledd in fine hvoretter det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke skal tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk. Etter dette anser vi det påvist at varemerket FJELLDUKEN er prinsipielt registrerbart og også innarbeidet. Vi anmoder følgelig om omgjøring av Design- og varemerkeavdelingens beslutning om å oppheve registreringen av det søkte merket. I sin imøtegåelse, innkommet den 9. desember 2005, uttaler innsigeren: "Denne side vil fortsatt hevde at det søkte merket ikke er registrerbart som følge av manglende særpreg. Det er heller ikke ervervet enerett gjennom innarbeidelse.
2. avd. sak nr. 7549 8 1. Ad formell mangel Etter varemerkeloven 21 kan enhver fremsette innsigelse mot registreringen av et varemerke. Innsigelsen er inngitt av Codex Advokat AS, på egne vegne. Det vil således ikke være grunnlag for å avvise saken i medhold av forskrift til varemerkeloven 21. 2. Kravet til særpreg Det følger av vml 1 andre ledd at et varemerke må være egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer eller tjenester. Dette utrykkes normalt som at det må stilles krav til distinktivitet og særpreg for at det kan oppnås enerett til et varemerke. Etter vår mening kan det ikke herske tvil om at begrepet fjellduken mangler tilstrekkelig særpreg til å registreres som varemerke. Blant den relevante omsetningskrets vil betegnelsen bli oppfattet som direkte beskrivende for den type varer det er søkt registrert for. Med støtte i EF domstolens dom Gut Springenheide (C-210/96) skal det være gjennomsnittsforbrukerens oppfatning som legges til grunn for denne vurderingen. Gjennomsnittsforbrukeren anses i denne sammenheng å være den vanlige sluttbruker og ikke kun spesialister og sakkyndige. Merket fjellduken består av en sammensetning av ordenene fjell og duken. Vi tiltrer den vurdering som tidligere er gjort av Patentstyrets 1. avdeling, der det slås fast at en duk er ett vanlig brukt ord i forbindelse med presenning, seil og telt, også jf. Ivar Medias ordboksamling. Dersom det dreier seg om en duk, eller deler til denne, til bruk på fjellet, kan det derfor ikke være tvil om at det vil være beskrivende å kalle denne en fjellduk. Fjellduken vil således bare være bestemt form av betegnelsen på en fjellduk. Vi er også enige med 1. avdeling i at merket fremstår som en helt ordinær sammenstilling av to beskrivende ord, der merkets beskrivende meningsinnhold umiddelbart vil bli oppfattet som en generisk betegnelse som angir generelle egenskaper ved denne produktgruppen. Jerven AS har vist til BABY-DRY avgjørelsen fra EF-domstolen, sak C-383/99, som argument for at nærværende merke skulle være registrerbart, uten at det er pekt på spesielle momenter i avgjørelsen som skulle tilsi at sakene er parallelle. Vi vurderer denne anførselen derfor som at sakene skulle være parallelle på bakgrunn av at begge merker er konstruerte ord som er satt sammen av to beskrivende begreper. Det ble uttalt i avgjørelsen at BABY-DRY var en lexical invention som hadde tilstrekkelig særpreg. Som nevnt fremstår fjellduken som en helt normal konstruksjon av et sammensatt ord for den norske omsetningskretsen. Sakene kan derfor under enhver omstendighet ikke anses parallelle. I alle tilfeller har EF-domstolen ikke bare modifisert, men nå gått helt bort i fra sitt liberale standpunkt i BABY DRY avgjørelsen. Denne dommen kan derfor klarligvis heller ikke få innflytelse i vår sak. Det er heller ikke riktig at dommene SUPERLEK (Rt. 1999 s 641) og GOD MORGEN (Rt. 2002 s 391) knesetter en lav distinktivitetsterskel i norsk rett. I sin avgjørelse om SUPERLEK anså Høyesterett at ordet superleke åpenbart ikke ville være registrerbart, men at superlek hadde et litt utydelig meningsinnhold som like mye bringer tankene hen på lek. Det ble antatt at det utydelige ved ordet er egnet til å skape en viss undring når det brukes som varekjennetegn for leker eller leketøysvirksomhet. Det søkte merket fjellduken gir på sin side
2. avd. sak nr. 7549 9 et klart meningsinnhold og er ikke egnet til å skape en viss undring med hensyn til betydningen av merket. Når det gjelder GOD MORGEN var dette søkt for appelsinjuice. Høyesterett kom her fram til sitt resultat under sterk tvil. Merket ble ansett som temmelig svakt og med et snevert verneområde. Det er på det rene at det derfor ikke kan trekkes klare slutninger fra denne saken som kan brukes i enhver sak hvor det er spørsmål om et merke har den nødvendige distinktivitet. Det de ovennevnte avgjørelsene stadfester er imidlertid betydningen av det europeiske varemerkedirektivets ordlyd og europisk rettspraksis. Det avgjørende er derfor hva denne sier om kravet til særpreg. I DOUBLEMINT avgjørelsen fra EF domstolen (C-191/01) slås det fast at et ordmerke kan nektes registrering hvis en av dets mulige betydninger betegner egenskaper ved produktet. Det slås videre fast at det skal legges opp til en individuell vurdering av det søkte merket. I denne vurdering skal det legges vekt på hvordan ordet relateres til produktet, hvor lett oppfattbart ordet er og hvor sentrale egenskaper ved produktet det er som beskrives. Avgjørelsen slår fast at dersom summen av kriteriene heller mot nekt, eller dersom ett av kriteriene ligger svært nær ytterpunktet, bør merket nektes registrert. Når det gjelder fjellduken relateres fjell og duken direkte til produktet. Det er også på det rene at det er de helt sentrale egenskapene ved produktet som beskrives, nemlig at det består av en duk som brukes på fjellet. Utrykket er i tillegg utvilsom svært lett oppfattbart. Dette viser at samtlige av de aktuelle kriterier ligger nær ytterpunktet av skalaen og det kan således ikke være tvil om at merket er uregistrerbart. Når det gjelder begrepet any perceptible difference som ble introdusert i BABY DRY er dette også betydelig modifisert og presisert senere praksis. I BIOMILD (C-265/00) slås det fast at nydannede ord bare vil kunne være distinktive der det er et merkbart avvik mellom det nydannede ordet og de delene det er satt sammen av. I den danske direktivteksten er dette gitt formuleringen tydelig avvik. Når det gjelder fjellduken foreligger det etter vår oppfatning intet slikt avvik. Betydningen av det sammensatte fjellduken er nøyaktig det samme som fjell og duken og gir ikke noe nytt innholdt i forhold til ordene hver for seg. Orden fjellduken vil således også i forhold til dette åpenbart være uregistrerbart. I de senere avgjørelser fra EF-domstolene har dessuten friholdelsesbehovet blitt tillagt vesentlig vekt. I DOUBLEMINT-avgjørelsen slas det fast at friholdelsesbehovet er et vektig moment i en helhetsvurdering. Det med må derfor tas med i vurderingen om merket vil kunne bli anvendt av andre næringsdrivende for å angi egenskaper ved deres varer eller tjenester. Det er på det rene at fjellduk rent faktisk blir brukt som generell betegnelse på denne type produkter. Pr i dag er dette den mest vanlige generiske betegnelsen på produktgruppen. Verken vindesekk, poncho, telt, gapahuk, overlevelsesteppe, pakkepose eller andre betegnelser er like vanlige å bruke på denne type duk. Som vedlagte dokumentasjon viser er det fjellduk som er den altoverskyggende betegnelsen som blir brukt. Det sier seg derfor selv at andre næringsdrivende vil kunne ha behov for å bruke betegnelse når de skal beskrive sine produkter. Også friholdelsesbehovet taler derfor for å nekte merket registrert. 3. Innarbeidelse Det kreves dokumentasjon på en meget sterk innarbeidelse for at det i hele tatt kan være snakk om å oppnå rett til en betegnelse som beskriver produktets egenskaper og er uten særpreg. Professor Lassen uttaler i sin lærebok at: En betegnelse som halvparten av omsetningskretsen
2. avd. sak nr. 7549 10 tror er en ren artsbetegnelse for slike varer, kan åpenbart ikke anses som godt kjent som noens særmerke, som kjennetegn for en bestemt produsent eller leverandør., jf. Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett (Annen utgave) side 199. Det stilles altså svært strenge krav til omsetningskretsens kjennskap til merket. Det er først når FJELLDUKEN ikke oppfattes som en overtrekksduk til å bruke utendørs, men som en duk av et bestemt fabrikat, i den helt overveiende del av befolkningen, at det kan være tale om å anse ordet som et innarbeidet varemerke. Det foreligger ikke i dette tilfellet. Det bestrides at den såkalte Windsurfing Chiemsee-dommen kan tas til slik inntekt som Jerven AS gjør i vår sak. I den nevnte dommen fastslås følgende i avsnitt 51: In assessing the distinctive character of a mark in respect of which registration has been applied for, the following may also be taken into account: (min uthevning). Det er derfor ikke slik at de aktuelle momenter uansett er de som skal være de avgjørende for vurderingen. Dette er kun momenter som sammen med andre, fritt kan tas hensyn til i en helhetsvurdering. Slik vi ser det er det like viktig for var sak at dommen i avsnitt 52 fastslår: However, the circumstances in which that requirement may be regarded as satisfied cannot be shown to exist solely by reference to general, abstract data such as predetermined percentages. Denne uttalelsen må forstås slik at det aldri vil være nok med bare generelle henvisninger til distribusjon, markedsandel, bruk mm. Hvorvidt et merke er innarbeidet må i alle tilfeller basere seg på dokumentasjon som viser at betegnelsen er godt kjent som særlig kjennetegn for noen sine varer. Hvor strenge krav som stilles til denne dokumentasjonen avgjøres først og fremst av hvor særpreget merket er og hvor sterkt friholdelsesbehovet gjør seg gjeldende. De momenter Jerven AS har trukket frem vil derfor ikke på selvstendig grunnlag være tilstrekkelig som bevis for en slik eventuell innarbeidelse. Vi fastholder at den fremlagte dokumentasjon ikke under noen omstendighet dokumenterer den innarbeidelse som kreves. Det er ikke fremlagt noe som dokumenterer om gjennomsnittsforbrukeren forbinder fjellduken med et spesielt kommersielt opphav. De fremlagte uttalelser er alle fra personer som kan betegnes som spesialister eller sakkyndige. Med støtte i EF domstolens dom Gut Springenheide (C-210/96) må det som tidligere nevnt være gjennomsnittsforbrukerens oppfatning som må legges til grunn for denne vurderingen. Gjennomsnittsforbrukeren anses i denne sammenheng å være den vanlige sluttbruker og ikke slike som det er innhentet uttalelser fra. Det er også på det rene at Jerven AS har hatt mulighet til å påvirke disse uttalelsene og at de også av denne grunn vil ha svært beskjeden verdi i forhold til å dokumentere en gjennomsnittsforbrukers oppfatning. Etter vår oppfatning viser også de fremlagte eksempler fra avisomtale at fjellduken er brukt som generisk betegnelse og dette kan ikke tjene som dokumentasjon for eventuell innarbeidelse.
2. avd. sak nr. 7549 11 Sett på bakgrunn av de krav som stilles til dokumentasjon for innarbeidelse kan det ikke være tvil om at den dokumentasjon som foreligger langt fra er nok til å erverve enerett til en betegnelse som åpenbart beskriver et produkts egenskaper. 4. Konklusjon Denne side fastholder at betegnelsen fjellduken mangler nødvendig særpreg og derfor er uregistrerbart som varemerke, jf vml 13. Betegnelsen kan heller ikke gis vern etter regelen om innarbeidelse i vml 2. Jerven AS har følgelig heller ingen eksklusive rettigheter til bruk av betegnelsen." I tilsvar datert 19. april 2006 uttaler innehavers fullmektig: "Da saken etter vår oppfatning nå må anses i det store og hele for å være utdebattert, vil vi kort få bemerke følgende. Når det først gjelder Codex s kommentarer til det vi anser for å være en formell mangel ved innsigelsen, vises til varemerkebestemmelsene 5-2 hvoretter en som opptrer som fullmektig for innsiger, må vedlegge innsigelsen en bekreftelse på fullmaktsforholdet. Det fremgår videre at innsigelsen kan avvises hvis fullmakt ikke inngis innen en frist Patentstyret setter. Som tidligere nevnt, senest i vår klage av 11. februar 2005, side 1, 3. avsnitt, fremgår av innsigelsen fra Codex av 4. mars 2003 at en kopi er sendt klienten. Det er derfor hevet over enhver tvil at Codex opptrer som fullmektig, og det er derfor en åpenbart formell mangel ved innsigelsen at innsigerens navn og adresse ikke er oppgitt, jfr. varemerkeloven 19, 1.ledd nr. 1 og varemerkeforskriften 21. Til innsigerens bemerkninger om særpreg og innarbeidelse, vil vi nå nøye oss med å gjenta at det her er tale om et varemerke som søkeren var alene på markedet med i mer enn 20 år. Vår henvisninger til senere tids EU praksis og Høyesterettsavgjørelser har primært hatt til hensikt å påvise hvor terskelen for varemerkers prinsipielle registrerbarhet nå ligger. Vi ser derfor ikke grunn til å kommentere hver enkelt sak slik innsigeren har gjort. Vi erkjenner at det kommer en jevns strøm av særlig nye EF avgjørelser som modifiserer eller presiserer tidligere praksis. Det som imidlertid ligger fast, er at terskelen nå er lavere enn for bare få år siden. Ved vurderingen av den prinsipielle registrerbarheten av varemerket FJELLDUKEN må det tas hensyn til den omfattende bruk av merket som er dokumentert i de foreliggende saksdokumentene. Etter vår oppfatning foreligger en full innarbeidelse etter varemerkeloven 2. Under alle omstendigheter skal det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken ustrekning merket har vært i bruk, jfr. varemerkeloven 13 in fine. Den omstendighet at Design- og vareavdelingen returnerte en kasse med innarbeidelsesdokumentasjon før saken var avsluttet er noe søkeren ikke kan lastes for. Vi kan heller ikke forstå innsigerens anførsel om at andre næringsdrivende vil kunne ha behov for å bruke betegnelsen fjellduk når de skal beskrive sine produkter. Det finnes tvert imot en mengde andre måter å omtale de angjeldende produktene på, jfr. vår klage, side 3, annet avsnitt.
2. avd. sak nr. 7549 12 Den omstendighet at innsigeren har greid å finne frem noen eksempler på generisk bruk av fjellduk er ikke avgjørende for spørsmålet om registrerbarheten av søkerens merke. Søkeren har som nevnt hatt en enebruk av sitt varemerke i mer enn 20 år og har lagt ned store resurser på å innarbeide det. Søkeren er kjent med at en annen aktør for et par år siden lanserte et lignende produkt kalt FJELLDUK. En slik bruk av et med søkeren tilnærmet identisk varemerke kan vanskelig ses på som annet enn et forsøk på å dra nytte av den høye grad av goodwill søkerens varemerke FJELLDUKEN har i markedet. Etter dette anmoder vi nok engang om omgjøring av Design- og varemerkeavdelingens beslutning om å oppheve registreringen av det søkte merket." I sitt sluttinnlegg, innkommet den 19. jun 2006, uttaler innsigeren: "Det vises til den øvrige korrespondanse i anledning saken og senest brev av 19.04.2006 fra Jerven AS ved fullmektig Zacco Norway AS. Vi er enig med søkers fullmektig i at saken i hovedsak er ferdig debattert og klar for avgjørelse. Vi vil imidlertid bemerke følgende til søkers siste innlegg: Det må være klart at søkers anførsler om at terskelen for varemerkers registrerbarhet er senket de senere år, ikke medfører riktighet. Avgjørelsene siden BABY-DRY avgjørelsen viser klart at EFdomstolen har skjerpet kravet til varemerkers distinktive evne, jf vårt brev av 09.12.2005. Våre tidligere anførsler viser klart at søkers merke ikke kan anses innarbeidet etter varemerkeloven 2. Vi vil understreke at Patentstyrets Annen avdeling på ingen måte kan legge vekt på anførsler om innarbeidelse uten at disse er dokumentert. At søker ikke kan finne igjen innarbeidelsesdokumentasjon som tidligere har vært innsendt, kan selvsagt ikke endre denne klare hovedregel. Om grunnen til at Annen avdeling ikke har tilgang til denne dokumentasjonen skyldes feil fra Design- og varemerkeavdelingen eller søker, spiller her ingen rolle. Vi vil igjen understreke at det forhold at det finnes noen få andre mulige måter å beskrive fjellduker på, ikke kan benyttes som argument for at det ikke foreligger et friholdelsesbehov for den beskrivende betegnelsen. Dette fremgår klart av EF-domstolens avgjørelse i saken POSTKANTOOR, jf vårt brev av 09.12.2005. At fjellduken benyttes som en generisk betegnelse av flere næringsdrivende, i artikler og på informasjonssider, viser derimot at betegnelsen ikke oppfattes som et varemerke slik søker hevder. Betegnelsen fjellduken mangler det nødvendige særpreg og er derfor uregistrerbar som varemerke etter varemerkeloven 13 første ledd. Det er heller ikke påvist at betegnelsen har oppnådd beskyttelse som innarbeidet varemerke etter varemerkeloven 2. Vi anmoder Patentstyrets Annen avdeling om å stadfeste Patentstyrets Første avdelings avgjørelse om å nekte det søkte merket registrering."
2. avd. sak nr. 7549 13 Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling har kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Første avdeling opphevet registreringen av ordmerket FJELLDUKEN etter innsigelse. Avdelingen la til grunn at ordmerket måtte anse så være beskrivende for de varer merket ble søkt registrert for, og dermed manglet det særpreget som er nødvendig for registrering, jf. varemerkelovens 13 første ledd. Annen avdeling anser ikke merket for å være klart beskrivende i utgangspunktet, men vil ikke gå nærerme inn i spørsmålet fordi merket, etter 2. avdelings syn har ervervet det nødvendige særpreg gjennom innarbeidelse. Første avdeling tok ikke stilling til dette spørsmålet. For at et merke skal oppnå vern gjennom innarbeidelse må det være godt kjent innen vedkommende omsetningskrets som særlig kjennetegn for noens varer, jf. varemerkelovens 2 annet ledd. Hvor mye som kreves for at merket skal oppfylle disse vilkårene er det vanskelig å angi på generell basis. I sak C-375/97 CHEVY (Sml. 1999 s. I-5421) uttaler EF-domstolen at det skal tas hensyn til alle sakens relevante omstendigheter; 27. Ved undersøgelsen af denne betingelse skal den nationale ret tage hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket. I den foreliggende sak har det blitt annonsert mye i tidsskrifter for jakt-, fiske- og friluftsliv, og det er også lagt frem dokumentasjon relatert til salgstall og tilbydere av varer merket søkes registrert for. Søker har således gjennomført en til dels omfattende markedsføring, i tillegg til at merket også har blitt kjent gjennom markedstester av produktene merket søkes registrert for. Produktene har vært i salg over en viss tid, og brukerne av disse produktene må kunne anses å ha en relativt høy merkebevissthet. Annen avdeling anser den fremlagte dokumentasjonen som tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at gjennomsnittsforbrukeren, på søknadstidspunktet, oppfattet FJELLDUKEN som en kommersiell opprinnelsesangivelse. Det bemerkes imidlertid at merkets karakter gjør det utsatt for degenerering, og søker tenderer selv mot å bruke merket som generisk betegnelse i sin markedsføring. Søkers fullmektig har anført at det foreligger en formell mangel ved innsigelsen på bakgrunn av at Codex Advokat Oslo AS har levert en innsigelse på egne vegne, mens Codex etter søkers syn opptrer på vegne av en klient, og således opptrer som fullmektig. Varemerkelovens 21 sier at enhver kan fremsette innsigelse mot registreringen av et varemerke. Det kreves ikke at
2. avd. sak nr. 7549 14 innsiger skal ha noen rettslig interesse i saken. Etter det 2. avdeling kan se, har innsigeren hele tiden opptrådt på egne vegne, og ikke som noens fullmektig, overfor Patentstyret. Annen avdeling kan dermed ikke se at 1. avdeling har begått en saksbehandlingsfeil når de ikke har avvist innsigelsen etter bestemmelsen i varemerkeforskriftens 21. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å oppheve, og merket sendes til registrering. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og merket registreres. Ida Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)