Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7758 Patentsøknad nr. 1999 2369 PCT-nummer: PCT/US97/20430 Søker: Virogenetics Corp., Troy, New York, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 26. februar 2007, hvorved innkommet begjæring om oppreisning ble avvist. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av frist for innbetaling av avgift for det 8. avgiftsår, med tilleggsavgift, jf. patentlovens 8 femte ledd, 15 fjerde ledd og 41 og avgiftsforskriftens 22. Søknaden ble inngitt den 14. mai 1999, med 7. november 1997 som løpedag, basert på søknadsdato for internasjonal patentsøknad nr. PCT/US97/20430. Ordinær frist for betaling av avgift for det 8. avgiftsår utløp den 30. november 2004, og respittfristen utløp 31. mai 2005. Begjæringen om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 16. september 2005. Avgift for det 8. avgiftsår, med forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt den 19. september 2005. Oppreisningsavgiften er registrert innbetalt den 18. oktober 2006, innen fristen i den av Patentstyret utsendte faktura, jf. avgiftsforskriftens 20. Avgift for det 9. avgiftsår er registrert innbetalt den 12. desember 2005, og avgift for det 10. avgiftsår, med forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt den 19. april 2007. I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse, der Patentstyrets 2. avdeling avslår en begjæring om oppreisning, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.
2. avd. sak nr. 7758 2 Søkerens fullmektig mottok henleggelsesbrev fra Patentstyret den 23. juni 2005. Første avdeling la nevnte dato til grunn ved sin behandling av oppreisningsbegjæringen. Første avdelings avvisningsavgjørelse av 26. februar 2007 var begrunnet som følger: "Søkers norske fullmektig ble klar over at søknaden var henlagt på bakgrunn av manglende betaling av årsavgift gjennom skriv fra Patentstyret av 2005.06.23. I samme brev stod det også at det var anledning til å søke oppreisning i henhold til reglene i patentloven 72. I henhold til patentloven 72 må en begjæring om oppreisning fremsettes innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen er opphørt. Hvis hindringen er at søker og søkers fullmektig ikke har vært klar over at årsavgift ikke er betalt i tide, løper fristen for å begjære oppreisning fra det tidspunkt søker eller søkers fullmektig blir klar over at betaling ikke er foretatt. Søkers fullmektig blir identifisert med søker og denne fristen er absolutt. I denne søknaden ble søkers fullmektig klar over fristoversittelsen i brev fra Patentstyret av 2005.06.23. Frist for å inngi en begjæring om oppreisning utløp følgelig to måneder etter denne dato dvs. 2005.08.23. Begjæring om oppreisning kom inn 2005.09.16 og er derfor ikke fremsatt i tide. Patentstyret har på denne bakgrunn besluttet at begjæringen om oppreisning avvises." Søkers klage over 1. avdelings avgjørelse, med begrunnelse, innkom den 25. april 2007. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto 5. juni 2007, innen fakturafristens utløp, jf. avgiftsforskriftens 21. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av 25. april 2007 uttaler søkers fullmektig: "Det ønskes med dette å anke foreliggende sak til Patentstyrets 2. Avdeling idet det hersker uenighet om grunnlaget for avslag på oppreisning i saken. Bakgrunnen for uenigheten vil forklares nedenfor. I ovennevnte sak ble det 16. september 2005 begjært oppreisning grunnet uteblitt betaling av årsavgift for 8. avgiftsår etter at saken hadde falt 31. mai 2005. Det ble fra Patentstyret sendt ut henleggelsesbrev til Oslo Patentkontor 23. juni 2005. Den 26. februar 2007 ble det utstedt en avgjørelse med avslag om oppreisning med begrunnelsen at begjæringen om oppreisning av søknaden ble mottatt for sent i forhold til fristen som fastsettes i Patentlovens 72 om at begjæringen må fremsettes innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen er opphørt og hvor det samtidig kategorisk fremsettes påstand om at søkes fullmektig blir identifisert med søker slik at fristen til å innlevere begjæring om oppreisning i forhold til to-månedersfristen (hindringen som førte til fristoversittelsen har opphørt) var passert.
2. avd. sak nr. 7758 3 Forholdene som omtales i Patentlovens 72 synes å måtte vurderes ut fra de faktiske forhold i enhver sak, og det vil praktisk sett være umulig for en fullmektig til enhver tid å vite hvordan en patentsøker/patenthaver ønsker å behandle sine rettigheter (dvs. om patentsøker/patenthaver ønsker å beholde patentet/søknaden eller å la den falle grunnet forhold som fullmektigen ikke kan være klar over så som avtaler, marked, konkurrerende produkter etc.). Det kan derfor godt være at søker ikke ønsker å beholde patentet/søknaden og at det derfor ikke er noen feil at for eksempel avgift ikke er betalt. I foreliggende sak var situasjonen slik at Oslo Patentkontor ikke var ansvarlig for betalingen av avgiftene (dette er forklart i brev til Styret av 18. april 2006, kopi vedlagt). Det var følgelig ikke mulig for Oslo Patentkontor å vite om avgiften skulle betales eller ikke så meget mer som Oslo patentkontor ikke hadde noe å gjøre med betalingen i det hele tatt. Den 23. juni 2005 var følgelig ikke den hindring som førte til fristoversittelse opphørt selv om henleggelsesbrev var mottatt av Oslo Patentkontor, og det var først ved mottakelse av denne opplysningen hos søkes amerikanske fullmektig, Frommer, Lawrence & Haug, at det ble klart at det forelå en hindring for betaling av den aktuelle årsavgiften, nemlig den hindring at Merial ikke hadde betalt den årsavgiften. Dette er også forklart i ovennevnte brev av 18. april 2006 til Patentstyret. Det vil følgelig opponeres mot det syn i denne spesielle saken at søkers norske fullmektig kunne være klar over at det forelå en hindring (som førte til en fristoversittelse). Den hindring som førte til den aktuelle fristoversittelsen lå åpenbart hos Merial (som skulle betale 8. årsavgift). Dette følger av opplysningene på side 2 i brev til Styret av 18. april 2006. Fra dette går det frem at søkers amerikanske fullmektig ble gjort oppmerksom på at det forelå en mulighet for betaling av manglende årsavgift med avgiftforhøyelse den 12. mai 2005. Søkers amerikanske fullmektig kunne imidlertid heller ikke på dette tidspunktet være klar over at det forelå en feil, fordi søker selv kunne ha henvendt seg til Merial for å si at avgiften ikke skulle betales eller at det skulle ventes med betaling til andre forhold hadde blitt avklart (se ovenfor). Søkers amerikanske fullmektig var følgelig i god tro på det aktuelle tidspunktet og var åpenbart av den oppfatning at rettidig avgift ville bli betalt av Merial. Det øvrige hendelsesforløp er forklart ovenfor, og basert på dette vil det hevdes at det var først ved mottakelse av brev datert 18. juli 2005 fra Oslo patentkontor hos søkers fullmektig, Frommer, Lawrence & Haug, at det ble oppdaget at det forelå en hindring som hadde ført til en fristoversittelse. I forhold til denne datoen ble begjæring om oppreisning, sendt 16. september 2005, innlevert i tide i forhold til 2-månedersfristen spesifisert i Patentlovens 72. På denne bakgrunn vil det anmodes om at Styrets avgjørelse av 26. februar 2007 blir kjent ugyldig." I det vedlagte brev av 18. april 2006 uttales: Det vises til Styrets brev av 18. januar 2006 med ønske om en nærmere redegjørelse for når den aktuelle feilen ble oppdaget som førte til den aktuelle fristoversittelsen. I denne forbindelsen kan det følgende opplyses:
2. avd. sak nr. 7758 4 Aventis Pasteur tok kontroll over den aktuelle patentsøknaden fra Frommer Lawrence & Haug. Ved overføring av søknaden til Aventis Pasteur ble det antatt at de skulle betale årsavgiftene ved forfallsdato 30. november 2004. Aventis Pasteur overførte kontroll av patentsøknaden til Merial under den antakelse at Merial ville betale årsavgiften som forfalt 30. november 2004. Imidlertid, grunnet en feil hos en ellers dyktig ansatt, ble saken ikke lagt til i Merials årsavgiftssystem. Merial, Thomas J. Kowalski og Frommer Lawrence & Haug ble klar over forholdene når Oslo Patentkontor AS informerte om at saken var falt grunnet manglende betaling av årsavgiften med forfall 30. november 2004. Angående opplysninger sendt fra Oslo Patentkontor AS vedlegges kopi av korrespondanse mellom søkers amerikanske fullmektig og Oslo Patentkontor AS. Som det fremgår av korrespondansen, ble det 12. mai 2005 sendt påminnelse om mulig betaling av årsavgift med påslag til Frommer, Lawrence & Haug 12. mai 2005. Det er uklart om denne påminnelsen ble videresendt av Frommer, Lawrence & Haug til Merial, siden Frommer Lawrence & Haug var av den oppfatning at Merial skulle ta seg av betalingen. Dette var allikevel innenfor tidsfristen til å betale den aktuelle årsavgiften i tide. Opplysningen fra Styret om at søknaden hadde falt grunnet manglende betaling av årsavgiften ble sendt til Oslo Patentkontor AS 23. juni 2005. Da dette falt i perioden for avvikling av sommerferie, ble denne opplysningen sendt videre den 18. juli 2005 til Frommer, Lawrence & Haug. Først ved mottakelse av dette brevet ble Frommer, Lawrence & Haug klar over at søknaden hadde falt og anmodningen om oppreisning ble da innlevert to måneder senere, det vil si innen to måneder fra 18. juli 2005 (nemlig 16. september 2005). Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. En begjæring om oppreisning for oversittelse av fristen for betaling av årsavgift, må etter patentloven 72 annet ledd, jf. første ledd, fremsettes skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse er opphørt. Innen samme frist må årsavgiften være betalt. Når hindringen består i uvitenhet om fristoversittelsen, løper tomånedersfristen etter 72 fra det tidspunktet uvitenheten opphører ved at søkeren, eller eventuelt fullmektigen, blir klar over at en frist har blitt oversittet. Spørsmålet om når dette har skjedd, er som utgangspunkt et faktisk spørsmål som må avgjøres ut fra en konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte sak. Uvitenhet om fristoversittelsen vil normalt opphøre ved mottak av brev fra Patentstyret om at søknaden har blitt henlagt, hvis ikke særlige omstendigheter tilsier at et annet tidspunkt må legges til grunn. Tilsvarende synspunkter
2. avd. sak nr. 7758 5 har blitt lagt til grunn i praksis fra appellkamrene i EPO, se for eksempel sakene J 7/82, J 27/90, J 29/86, T 428/98 og J 11/03. Er forholdene slik at fristoversittelsen burde ha vært oppdaget på et tidligere tidspunkt enn den faktisk ble, må tomånedersfristen beregnes fra det tidligere tidspunktet da fristoversittelsen burde ha vært oppdaget hvis søkeren eller fullmektigen hadde utvist tilstrekkelig aktsomhet, jf. avgjørelsen fra et av EPOs tekniske appellkamre i sak T 840/90. Søkeren kan ikke høres med at tomånedersfristen i denne saken først begynte å løpe da den amerikanske fullmektigen mottok beskjed om henleggelsen ved brev fra den norske fullmektigen datert 18. juli 2005. Søkeren må identifiseres med sin registrerte fullmektig, slik at han anses for å ha kjent til det som den norske fullmektigen ble gjort kjent med ved mottak av henleggelsesbrevet datert 23. juni 2005. Hvorledes søkeren har valgt å fordele oppgavene mellom sin norske fullmektig, sin amerikanske fullmektig og et firma som håndterte betalingen av årsavgifter, er i denne henseende ikke relevant, jf. 2. avd. kj. i sak 7123 av 21. oktober 2003. Da den norske fullmektigen mottok henleggelsesbrevet, ble denne klar over at fristen for betaling av årsavgift var oversittet. Annen avdeling legger til grunn at henleggelsesbrevet, selv med eventuelle forsinkelser i postgangen, må ha blitt mottatt av den norske fullmektigen før 16. juli 2005. Tomånedersfristen var følgelig utløpt da begjæringen om oppreisning ble inngitt 16. september 2005. Klagen kan etter dette ikke føre frem, og 1. avdelings avgjørelse blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Arvid Øvrebø (sign.) Are Stenvik (sign.)