Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8150 Søknad nr. 20091800 Inndato: 2009.05.06 Løpedag: 2007.10.29 Prioritet: 2006.11.03 (IT MI06A002105) PCT-nr. PCT/EP2007/009448 WIPO publ.nr. WO/2008/052759 (2008.05.08) Søker: ENI SpA, Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 Roma, Italia Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2012 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 18. januar 2011, hvorved innkommet begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble avslått. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for 1. 3. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 8 femte ledd og 41, jf. avgiftsforskriftens 30 første og tredje ledd. Søknaden om patent ble innlevert til Patentstyret den 6. mai 2009, og har datoen 29. oktober 2007 som løpedag, som er den internasjonale patentsøknadens inngivelsesdag. Ordinær frist for betaling av avgift for 1. 3. avgiftsår utløp den 30. oktober 2009, og siste frist for innbetaling av årsavgiften med det lovbestemte forsinkelsestillegg utløp den 30. april 2010. Grunnavgift og granskingsavgift er rettidig innbetalt den 12. juni 2009.
Annen avd. sak nr. 8150 2 Den 12. august 2009 sender Patentstyret påminnelsesbrev til søkers fullmektig, med informasjon om forfallsdato for 1. 3. årsavgift, samt informasjon om beregningen de senere forfallsdatoer for innbetaling av årsavgifter. Avgift for 1. 3. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved ordinært forfall den 30. oktober 2009. Ved Patentstyrets brev av 15. januar 2010 ble søkers fullmektig orientert om at ordinær frist for innbetaling av avgift for 1. 3. avgiftsår med utløp 30. oktober 2009 er blitt oversittet. Fullmektigen er i brevet samtidig orientert om at årsavgift likevel kan innbetales innen seks måneder etter ordinært forfall [i dette frem til og med den 30. april 2010], mot at det innbetales en 20 % tilleggsavgift, jf. avgiftsforskriftens 30 tredje ledd. Avgift for 1. 3. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved respittfristens utløp den 30. april 2010, hverken med eller uten det lovbestemte forsinkelsestillegg. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 25. mai 2010 ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på at nærværende søknad er besluttet henlagt med virkning fra 30. oktober 2009, med bakgrunn i manglende innbetaling av nevnte årsavgift, med forsinkelsestillegg, innen respittfristens utløp den 30. april 2010, jf. patentlovens 15 fjerde ledd, og uten mulighet for gjenopptagelse. I nevnte brev er søkers fullmektig gjort oppmerksom på muligheten til å begjære at søknaden tas under behandling til tross for oversittelse av betalingsfristen, dersom vilkårene etter patentlovens 72 er oppfylt, samt orientert om muligheten for å bringe beslutningen om henleggelse av patentsøknaden inn for Patentstyrets Annen avdeling, jf. patentlovens 26. Fra brevet av 25. mai 2010 hitsettes: "Henleggelse av patentsøknad nr. 20091800 etter PL 15 fjerde ledd 1 Fristen til å betale årsavgiften etter patentloven 41 tredje ledd med 20 % forhøyelse utløp 2010.04.30 uten at avgift er innkommet, se avgiftsforskriften 22 tredje ledd.
Annen avd. sak nr. 8150 3 Patentsøknaden er derfor i samsvar med patentloven 15 fjerde ledd blitt henlagt med virkning fra 2009.10.31. Behandlingen av en søknad som er henlagt av denne grunn kan ikke gjenopptas. Unntaksvis kan søknaden likevel tas under fortsatt behandling (oppreisning) etter oversittelse av en frist, såfremt søkeren godtgjør at det har vært utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Om adgang til å begjære at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen 1, se patentloven 72 første og annet ledd. Har du spørsmål om dette ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf 22387300. Ta kontakt med Patentstyret dersom du er uenig i at betalingsfristen i dette tilfellet er oversittet. Avgjørelsen om å henlegge søknaden, kan videre påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Henlagte søknader som er allment tilgjengelig vil kunngjøres i Norsk Patenttidende. Norsk Patenttidende publiseres ukentlig på vår hjemmeside www.patentstyret.no [ Fotnote 1: Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets 2. avdeling, jf patentloven 26 første ledd. Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag meddelelse om avgjørelsen ble sendt til søkeren. Det skal betales fast avgift, som vil bli fakturert etter mottak av klagen, med frist angitt på fakturaen. I motsatt fall skal klagen ikke bli opptatt til behandling, jf patentloven 27, første ledd. Se også avgiftsforskriften 2 og 21. ]." Søkers foreløpige begjæring om at søknaden skal tas under behandling til tross for oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for 1. 3. avgiftsår (begjæring om oppreisning) innkom til Patentstyret den 30. juni 2010. I begjæringen uttaler søkers fullmektig: "Fristoversittelse betaling av årsavgifter Herved fremsettes Begjæring om at saken tas under behandling (Oppreisning) (PL 72, annet ledd). Nevnte søknad ble videreført i Norge 06.05.09, med løpedag (internasjonal innleveringsdag) 29.10.07. Ordinær frist for betaling av 1. 3. årsavgift var følgelig 31.10.09. 1. 3. årsavgift ikke betalt innen den ordinære frist, og heller ikke innen den forlengede frist, 30.04.10. Den unnlatte betaling skyldes uheldige omstendigheter som vil bli redegjort for i nærmere begrunnelse for begjæringen. Vi ble oppmerksom på den manglende betaling av årsavgifter i og med Styrets melding om henleggelse, datert 25.05.10, mottatt 28.05.10, og denne begjæring innleveres innen fristen på 2 mnd. fastsatt i PL 72.
Annen avd. sak nr. 8150 4 1. 3. årsvgift, inkl. 20 % tillegg, i alt kr. 1980,-, blir overført pr. nettbank i dag. For innlevering av en nærmere begrunnelse anmodes om en frist på 2 mnd. fra 25.05.10." Avgift for 1. 3. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 30. juni 2010. Den 16. juli 2010 innkommer følgende tilleggsuttalelse fra søkers fullmektig: "Fristoversittelse betaling av årsavgifter I vår skrivelse datert 30.06.10 forekommer en alvorlig feil, ved at vi på grunn av en skrivefeil ber om frist regnet fra 25.05.10. Denne datoen er datoen for henleggelsen. Ifølge PL 72 har vi en frist på 2 mnd. fra denne datoen. Det vi skulle ha anmodet om, og som vi herved gjør, var å anmode om en ekstra frist på 2 mnd. regnet fra 25.07.10, dvs. til 25.09.10. Vi ber om en bekreftelse av at denne fristen er innvilget, idet vi viser til email fra Karine Mathisen datert 28.06.10." Ved Patentstyrets brev av 20. juli 2010 ble fullmektigen innvilget frist til den 25. september 2010 med å sende inn en nærmere begrunnelse av begjæringen. Den 5. august 2010 innkommer følgende uttalelse fra søkers fullmektig: "Patentjuridisk seksjon Begjæring om at saken tas under behandling (Oppreisning), PL 72. Nærmere begrunnelse Vi viser til begjæring datert 30.06.10 og til fristforlengelse gitt i Styrets brev av 20.07.10. Bakgrunnsopplysninger. Søknaden er en videreføring av PCT-søknad PCT/EP2007/009448. Søknaden ble videreført 06.05.09 etter oppdrag fra det italienske patentbyrået Barzanö & Zanardo Milano S.p.A., idet følgende kalt Barzanö.
Annen avd. sak nr. 8150 5 På videreføringstidspunktet hadde det forløpt omtrent 18 mnd. fra den internasjonale innleveringsdatoen, som også utgjør løpedag i Norge. Ifølge norsk regelverk skal som kjent akkumulerte årsavgifter for 1. 3. år normalt betales innen 2 år fra løpedagen (unntak når det ikke er krevet prioritet), og ved videreføringen gjensto således nesten 6 mnd. av fristen (31.10.09) for å betale disse avgifter. Vi har mottatt mange slike oppdrag fra Barzanö. I noen tilfeller har vi blitt instruert om å besørge betaling av 1. 3. årsavgift i selve ordrebrevet, og i noen tilfeller har vi blitt instruert om slik betaling i separat brev mottatt kort tid etter ordrebrevet. Disse instruksjoner har vi mottatt for hvert oppdrag om videreføring av PCT-søknader, og det har ikke tidligere skjedd noen oversittelse av fristen. Det har heller ikke skjedd tidligere at eksplisitte instruksjoner fra Barzanö om betaling av årsavgiftene har blitt utelatt i slike oppdrag, men Barzanö har, som det fremgår, benyttet to forskjellige måter å gi instruksjonene på, nemlig enten i ordrebrev eller i etterfølgende brev. Nærmere opplysninger vedrørende denne sak I dette tilfellet inneholdt ordrebrevet ingen instruksjon vedrørende betaling av de akkumulerte årsavgifter, og vi mottok heller ikke noe senere brev om dette fra Barzanö. Ordrebrevet inneholdt en bemerkning som kanskje kunne ha vært oppfattet som en "implisitt" betalingsordre, nemlig "... we ask you to take the necessary action to obtain protection in your country...", men vi oppfattet dette kun som et oppdrag om å videreføre søknaden i Norge og ikke som et oppdrag om også å betale 1. 3. årsavgift At bemerkningen også skulle gjelde årsavgifter, ville avvike fra tidligere praksis fra Barzanös side, idet beskjed fra Barzanö om å betale disse årsavgifter, som nevnt, har vært gitt eksplisitt i hvert enkelt tilfelle, og vi kan ikke se at vi skulle oppfatte nevnte sitat som annet enn å besørge videreføring. Barzanö innrømmer at instruksjoner om betaling av 1. 3. årsavgift ved en inkurie var blitt utelatt i ordrebrevet og at et separat brev om dette heller ikke hadde blitt sendt. Barzanö forklarer at et faxbrev som skulle instruere oss om å betale 1. 3. årsavgift ble klargjort for å sendes til oss i tilslutning til ordrebrevet, etter at Barzanö hadde oppdaget de manglende instruksjoner om årsavgiften i ordrebrevet. Imidlertid var faxoverføringen mislykket, og vi mottok følgelig ikke faxbrevet. Mottakelse av et slikt faxbrev ville ha vært i samsvar med tidligere prosedyre, slik vi har forklart innledningsvis. Denne feilen ble ikke oppdaget av en faxoperatør hos Barzanö, fordi faxmaskinen avga en misvisende senderapport som ikke ble oppfattet til å bety at faxbrevet ikke var blitt sendt. Det var selvsagt Barzanös intensjon at faxbrevet skulle sendes, og da dette ikke skjedde, må det ha skjedd en svikt hos en underordnet i firmaet. I vårt rapportbrev til Barzanö vedrørende videreføring av PCT-søknaden, sendt i mai 2009, ble det, på bakgrunn av de manglende instruksjoner om betaling av årsavgiften, påpekt at 1. 3. årsavgift forfalt til betaling i oktober 2009. Imidlertid skjedde også en feil hos oss. I vårt datasystem PROPAT, som benyttes for å gi oversikt over hendelser og instruksjoner i hvert enkelt mottatt oppdrag, og som gir automatisk varsling av innlagte frister, ble det i denne sak ved en inkurie innsatt en kode vedrørende betaling av 1. 3. årsavgift som viste at betalingen skulle besørges av "andre";dvs. at betalingen ikke var vårt ansvar. Denne koden skulle bare ha vært innsatt etter spesifikk beskjed fra Barzanö, men ble av uforståelige grunner innsatt av en sekretær til tross for de manglende instruksjoner fra Barzanö, noe som strider mot våre interne instrukser.
Annen avd. sak nr. 8150 6 I tiden for videreføringen i mai 2009 var det kun erfarne sekretærer som hadde myndighet til å innføre og endre instruksjoner i PROPAT. Ingen andre i vårt firma, inkl. våre saksbehandlere (1 advokat, 4 ingeniører) skal kunne gjøre noe annet enn å se innholdet i PROPAT. Deres egne adkomstkoder gir ikke mulighet for endringer i PROPAT. Den feilaktige koden må derfor absolutt antas å ha blitt innsatt av en av disse sekretærer. Andre i firmaet er riktignok ikke fysisk utelukket fra å endre PROPAT, men slik endring forutsetter kjennskap til adkomstkoden til en av de nevnte sekretærer, og det er i praksis utenkelig at andre enn de nevnte sekretærer ville endre PROPAT. Alle ansatte er instruert om at bare de nevnte sekretærer har myndighet til å endre PROPAT, og endring i PROPAT foretatt av andre enn de nevnte sekretærer ville være et alvorlig brudd på våre interne instrukser. Det er umulig å finne ut hvilken sekretær som har innført den feilaktige koden. Koden i PROPAT som skulle innebære at vårt firma ikke hadde ansvaret for betaling av 1. 3. årsavgift innen 31.10.09, førte til at vi ikke betalte årsavgiften. Våre sekretærer regnet med at årsavgiften ville bli betalt av "andre", slik koden i PROPAT viste. Med "andre" menes her enhver instans som kan besørge betaling av årsavgiften, dvs. søkerne selv, søkernes utenlandske fullmektig, eller, et profesjonelt "betalingsbyrå" slik som CPA, Dennemeyer o.l.. Styrets varsel om manglende betaling av 1. 3. årsavgift innen oktober 2009 ble av samme grunn ikke rapportert til Barzanö. Vår praksis har vært at enhver befatning med 1. 3. årsavgift ligger utenfor vårt ansvar når "andre" har overtatt dette ansvaret. Først da vi mottok Styrets brev om endelig henleggelse, datert 25.05.10, ante vi at en misforståelse mellom Barzanö og vårt firma hadde oppstått. Vi regnet med som opplagt at søknaden var ment å skulle opprettholdes, noe som Barzanö har bekreftet. Barzanö må ha trodd at de hadde sendt adakvate instruksjoner vedrørende betalingen av 1. 3. årsavgift, mens vi hadde gått ut ifra at "andre" skulle besørge betalingen. Våre bemerkninger og vurdering av saksforholdet Ordrebrevet fra Barzanö og manglende instruksjoner fra Barzanö vedrørende 1. 3. årsavgift er en avvikelse fra tidligere ordrer fra samme firma, men vi trodde at en evt. misforståelse vedr. årsavgiftene ville unngås ved vår påpekning i vårt rapportbrev. Etter som vi ikke mottok instruksjoner om betaling av årsavgiften, har vår sekretær ved en feil lagt inn koden i PROPAT som viste at Barzanö ville ordne dette uten vår hjelp. En sterkt medvirkende årsak til den unnlatte betaling er selvsagt den feilaktige koden i PROPAT, som må ha blitt lagt inn av en underordnet (sekretær), basert på en uforklarlig feilvurdering av situasjonen eller som en følge av et hendelig uhell. Barzanö trodde, på sin side, at nevnte faxbrev, som ikke var blitt sendt og som instruerte oss om å besørge betaling, var blitt sendt i tilslutning til ordrebrevet. At senderapport fra faxmaskinen hos Barzanö var blitt mistolket må etter vårt skjønn ses på som en menneskelig feil begått av en underordnet. Vår konklusjon
Annen avd. sak nr. 8150 7 Det inntrufne er etter vårt skjønn et særdeles uheldig sammenfall av hendelser, som førte til endelig henleggelse av søknaden til tross for Barzanös intensjoner om å opprettholde søknaden, og til tross for vår varsling i rapportbrevet. Dette skyldes ikke noen systemsvikt eller manglende instrukser fra ledelsen hos Barzanö eller i vårt firma. Det inntrufne bør ses på som hendelige uhell som ikke på noen måte skyldes manglende omhu, men som snarere bør tilskrives sammenfallende, uheldige omstendigheter hos Barzanö og hos oss, og som firmaenes ledelse ikke hadde noen mulighet til å forhindre eller gripe inn i. Vi anmoder derfor om, med henvisning til PL 72, at saken blir tatt under behandling til tross for den manglende betaling av 1. 3. årsavgift innen respittfristen 30.04.10. 1. 3. årsavgift, inkl. 20 % tillegg, ble betalt innen 2-mnd.-fristen angitt i PL 72. Vi står selvsagt til tjeneste dersom Styret ønsker flere opplysninger eller dokumentasjon i saken." Det lovbestemte gebyr (avgift) for behandling av begjæring om at søknad tas under behandling til tross for fristoversittelse er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 10. januar 2011, innen utløpet av betalingsfristen i den av Patentstyret utstedte og utsendte faktura. Avgift for 4. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 4. oktober 2010, innen ordinært forfall den 31. oktober 2010. * * * Søkers fullmektig har i oppreisningsbegjæringen av 30. juni 2010 uttalt at man ble oppmerksom på fristoversittelsen ved mottak av Patentstyrets brev datert 25. mai 2010 den 28. mai 2010. Patentstyrets Første avdeling har lagt denne opplysning til grunn ved sin behandling og avgjørelse av oppreisningsbegjæringen, som ble ansett innlevert innen utløpet av fristene i patentloven 72. * * * Fra Første avdelings avgjørelse av 18. januar 2011 hitsettes: "Vurderinger: Spørsmålet i saken er hvorvidt søkers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72.
Annen avd. sak nr. 8150 8 Søkers fullmektigs anførsler: Søknaden er en videreføring av PCT-søknad PCT/EP2007/009448. Søknaden ble videreført 2009.05.06 etter oppdrag fra det italienske patentbyrået Barzano og Zanardo Milano S.p.A, idet følgende kalt Barzano. På videreføringstidspunktet hadde det forløpt omtrent 18 måneder fra den internasjonale innleveringsdatoen, som også utgjør løpedag for Norge. I følge norsk regelverk skal som kjent akkumulerte årsavgifter for 1. 3. avgiftsår normalt betales innen 2 år fra løpedagen (unntak når det ikke er krevet prioritet), og ved videreføringen gjenstod således nesten 6 måneder av fristen (2009.10.31) for å betale disse avgifter. Fullmektigen har mottatt mange slike oppdrag fra Barzano. I noen tilfeller har fullmektigen blitt instruert om å besørge betaling av 1. 3. årsavgift i selve ordrebrevet, og i noen tilfeller har de blitt instruert om slik betaling i separat brev mottatt kort tid etter ordrebrevet. Disse instruksjoner har fullmektigen mottatt for hvert oppdrag om videreføring av PCTsøknader, og det har ikke tidligere skjedd noen oversittelse av fristen. Det har heller ikke skjedd tidligere at eksplisitte instruksjoner fra Barzano om betaling av årsavgiftene har blitt utelatt i slike oppdrag, men Barzano har, som det fremgår, benyttet to forskjellige måter å gi instruksjonene på, nemlig enten i ordrebrev eller i etterfølgende brev. I dette tilfellet inneholdt ordrebrevet ingen instruksjon verdrørende betaling av de akkumulerte årsavgifter, og fullmektigen mottok heller ikke noe senere brev om dette fra Barzano. Ordrebrevet inneholdt en bemerkning som kanskje kunne ha vært oppfattet som en implisitt betalingsordre, nemlig... we ask you to take the necessary action to obtain protection in you country.., men fullmektigen oppfattet dette kun som et oppdrag om å videreføre søknaden i Norge og ikke som et oppdrag om også å betale 1. 3. årsavgift. At bemerkningen også skulle gjelde årsavgifter, ville avvike fra tidligere praksis fra Barzanos side, idet beskjed fra Barzano om å betale disse årsavgifter, som nevnt, har vært gitt eksplisitt i hvert enkelt tilfelle, og fullmektigen kan ikke se at de skulle oppfatte nevnte sitat som annet enn å besørge videreføring. Barzano innrømmer at instruksjoner om betaling av 1. 3. årsavgift ved en inkurie var blitt utelatt i ordrebrevet og at et separat brev om dette heller ikke hadde blitt sendt. Barzano forklarer at et faxbrev som skulle instruere fullmektig om å betale 1. 3. årsavgift ble klargjort for å sendes til fullmektig i tilslutning til ordrebrevet, etter at Barzano hadde oppdaget de manglende instruksjoner om årsavgiften i ordrebrevet. Imidlertid var faxoverføringen mislykket, og fullmektigen mottok følgelig ikke faxbrevet. Mottakelse av et slikt faxbrev ville ha vært i samsvar med tidligere prosedyre, slik fullmektigen har forklart innledningsvis. Denne feilen ble ikke oppdaget av en faxoperatør hos Barzano, fordi faxmaskinen avga en misvisende senderapport som ikke ble oppfattet til å bety at faxbrevet ikke var blitt sendt. Det var selvsagt Barzanos intensjon at faxbrevet skulle sendes, og da dette ikke skjedde, må det ha skjedd en svikt hos en underordnet i firmaet. I fullmektigens rapportbrev til Barzano vedrørende videreføring av PCT-søknaden, sendt i mai 2009, ble det, på bakgrunn av de manglende instruksjoner om betaling av årsavgiften, påpekt at 1. 3.årsavgift forfalt til betaling i oktober 2009. Imidlertid skjedde det også en feil hos fullmektigen. I deres datasystem PROPAT, som benyttes for å gi oversikt over hendelser og instruksjoner i hvert enkelt mottatt oppdrag, og som gir automatisk varsling av innlagte frister, ble det i denne sak ved en inkurie innsatt en kode vedrørende betaling av 1. 3. avgiftsår som viste at betalingen skulle besørges av
Annen avd. sak nr. 8150 9 andre ; dvs. at betalingen ikke var fullmektigens ansvar. Denne koden skulle bare ha vært innsatt etter spesifikk beskjed fra Barzano, men ble av uforståelige grunner innsatt av en sekretær hos fullmektigen til tross for de manglende instruksjoner fra Barzano, noe som strider mot fullmektigens interne instrukser. Det er umulig å finne ut hvilken sekretær som har innført den feilaktige koden. Koden i PROPAT som skulle innebære at fullmektigen ikke hadde ansvaret for betaling av 1. 3. årsavgift innen 2009.10.31, førte til at fullmektigen ikke betalte årsavgiften. Fullmektigens sekretærer regnet med at årsavgiften ville bli betalt av andre, slik koden i PROPAT viste. Med andre menes her enhver instans som kan besørge betaling av årsavgiften dvs. søkerne selv, søkernes utenlandske fullmektig, eller et profesjonelt betalingsbyrå slik som CPA. Patentstyrets varsel av 2010.01.15 om manglende betaling av 1. 3. årsavgift innen oktober 2009 ble av samme grunn ikke rapportert til Barzano. Fullmektigens praksis har vært at enhver befatning med 1. 3. årsavgift ligger utenfor deres ansvar når andre har overtatt dette ansvaret. Først da fullmektigen mottok Patentstyrets brev om endelig henleggelse, datert 2010.10.25, ante fullmektigen at en misforståelse mellom Barzano og dem hadde oppstått. Fullmektigen regnet det som opplagt at søknaden var ment å skulle opprettholdes, noe som Barzano hadde bekreftet. Barzano må ha trodd at de hadde sendt adekvate instruksjoner vedrørende betalingen av 1. 3. årsavgift, mens fullmektigen hadde gått ut ifra at andre skulle besørge betalingen. Ordrebrevet fra Barzano og manglende instruksjoner fra Barzano vedrørende 1. 3. avgift er en avvikelse fra tidligere ordrer fra samme firma, men fullmektigen trodde at en evt. misforståelse vedrørende årsavgiftene ville unngås ved fullmektigens påpekning i rapportbrevet. Ettersom fullmektigen ikke mottok instruksjoner om betaling av årsavgiften, har sekretæren ved en feil lagt inn koden i PROPAT som viste at Barzano ville ordne dette uten deres hjelp. En sterkt medvirkende årsak til den unnlatte betaling er selvsagt den feilaktige koden i PROPAT, som må ha blitt lagt inn av en underordnet ansatt basert på en uforklarlig feilvurdering av situasjonen eller som en følge av et hendelig uhell. Barzano trodde på sin side, at nevnte faxbrev, som ikke var blitt sendt og som instruerte fullmektig om å besørge betaling, var blitt sendt i tilslutning til ordrebrevet. At senderapport fra faxmaskinen hos Barzano var blitt mistolket må etter fullmektigens skjønn ses på som en menneskelig feil begått av en underordnet ansatt. Det inntrufne er etter fullmektigens skjønn et særdeles uheldig sammentreff av hendelser, som førte til endelig henleggelse av søknaden til tross for Barzanos intensjoner om å opprettholde søknaden, og til tross for fullmektigens varsling i rapportbrevet. Dette skyldes ikke noen systemsvikt eller manglende instrukser fra ledelsen hos Barzano eller i fullmektigens firma. Det inntrufne bør ses på som hendelige uhell som ikke på noen måte skyldes manglende omhu, men som snarere bør tilskrives sammenfallende, uheldige omstendigheter hos Barzano og hos fullmektigen, og som firmaenes ledelse ikke hadde noen mulighet til å forhindre eller gripe inn i. Patentstyret uttaler:
Annen avd. sak nr. 8150 10 Patentstyret forstår det slik at fristoversittelsen skyldes to forhold. For det første at ordrebrevet fra søkers italienske fullmektig ved en inkurie ikke inneholdt instruks om å betale årsavgift, og at en etterfølgende instruks som ble sendt ikke kom frem til søkers norske fullmektig pga en mislykket faxoverføring. For det andre at en underordnet ansatt hos søkers norske fullmektig, uvisst hvem og hvorfor, merket av i fristovervåkningssystemet at andre skulle ta seg av saken. På grunn av denne feilen, reagerte ikke den norske fullmektigen, da de mottok varselbrev fra Patentstyret om manglende betaling. Søkers norske fullmektig viser til et rapportbrev, sendt i mai 2009, der søkers italienske fullmektig varsles om ordinær frist for betaling 2009.10.30. Patentstyret kan ikke se at dette brevet er av betydning for vurderingen av om det er utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. I lovens forarbeider er det fremholdt at "spørsmålet om oppreisning skal gis, skal avgjøres etter en streng aktsomhetsnorm" (Ot. prp. nr. 32 (1978 79) s. 41). Patentstyret har i sin praksis tilpasset aktsomhetsnormen i overensstemmelse med praksis fra EPO. I følge Annen Avdelings kj. 6411 identifiseres søker med søkers fullmektig. Søknaden kan bare tas under behandling dersom både søkeren og hans fullmektig har utvist den nødvendige omhu. Når det gjelder det første forholdet legger Patentstyret til grunn at faxmaskinen hos søkers italienske fullmektig avga en senderapport som var misvisende, og at søkers italienske fullmektig ikke kan lastes for dette. Patentstyret ønsker likevel å påpeke at det er viktig å ha trygge rutiner ved sending av fax, da det erfaringsmessig kan oppstå feil etter utsending av fax. Når det gjelder det andre forholdet finner Patentstyret at feilkodingen i fristovervåkingssystemet er å regne som en enkeltstående menneskelig feil. Denne feilen ville ikke ha vært avgjørende dersom søkers norske fullmektig hadde hatt betryggende rutiner ved mottak av brev fra Patentstyret med varsel om manglende betaling av årsavgift. Patentstyret kan imidlertid ikke se at slike betryggende rutiner foreligger. Å forholde seg passiv ved mottak av varselbrev kan ikke anses å være aktsomt. Søkers norske fullmektig kunne her med enkle midler ha kontaktet søkers italienske fullmektig for å formidle varselet og å bringe klarhet i ansvarsforholdene. Søkers norske fullmektig må være klar over at Patentstyret ikke sender varsel til flere parter. Et varselbrev er et incentiv om at noe ikke er som det skal. Dersom søkers norske fullmektig hadde kontaktet søkers italienske fullmektig, er det overveiende sannsynlig at feilen hadde blitt oppdaget, og at årsavgiften ville ha blitt betalt i tide. Patentstyret har etter dette kommet til at søknaden ikke skal tas under behandling. Søkers norske fullmektig har ikke utvist den nødvendige omhu. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæring om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen avslås."
Annen avd. sak nr. 8150 11 Søkers foreløpige klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse, inneholdende begjæring om å bli tilstått en ytterligere frist for innsending av en nærmere begrunnelse av klagen, innkom rettidig den 16. mars 2011. I klagen uttaler søkerens fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets avgjørelse av 18. januar 2011 vedrørende begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen. På vegne av ENI S.p.A påklages herved avgjørelsen til Patentstyrets annen avdeling i henhold til Patentloven 75. Den fastsatte klageavgiften vil betales etter mottak av faktura fra Patentstyret. Vi ber om en frist for å inngi en nærmere begrunnelse av klagen." Ved Annen avdelings brev av 24. mars 2011 er søkers fullmektig meddelt frist til den 26. april 2011 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. Det lovbestemte klagegebyret (klageavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 26. april 2011, innen fakturafristens utløp, jf. avgiftsforskriftens 54 nr. 1. I den nærmere begrunnelsen av klagen, innkommet den 20. april 2011 og innen utløpet av den meddelte fristforlengelse, uttaler søkerens fullmektig: "Vi viser til brev fra Patentstyrets annen avdeling der det innvilges fristforlengelse til 26. april 2011 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. Begrunnelsen med vedlegg innsendes i to eksemplarer, samt på e-post annen.avdeling@patentstyret.no. til Nærmere begrunnelse Innledningsvis ønsker vi å bemerke at patentsøknaden ble innlevert 2009.05.06 av ENI SpA, Italia med JK Thorsens Patentbureau AS som patentfullmektig. JK Thorsens Patentbureau AS ble inkorporert i Bryn Aarflot AS i oktober 2010, og fullmektigvervet ble da overtatt av Bryn Aarflot AS. Under Patentstyret uttaler i avgjørelsen konkluderes det med at patentsøkers italienske fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Dette gjelder det første forholdet vedrørende faxmaskinen.
Annen avd. sak nr. 8150 12 Det er også funnet at det andre forholdet vedrørende feilkodingen i fristovervåkingssystemet utført av en sekretær hos den norske patentfullmektigen er å regne som en enkeltstående menneskelig feil. Det avgjørende for avslaget på begjæringen om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen, begrunnes i forholdet at den norske patentfullmektigen (som på denne tiden var JK Thorsens Patentbureau AS) ikke hadde betryggende rutiner ved mottak av brev fra Patentstyret med varsel om manglende betaling av årsavgift. Patentstyrets første avdeling anser at å forholde seg passivt ved mottak av varselbrev ikke kan anses som aktsomt. Det konkluderes derfor helt til slutt med at Søkers norske fullmektig har ikke utvist den nødvendige omhu.. Den følgende detaljerte redegjørelsen retter seg følgelig mot det konkrete forholdet for avslaget fra Patentstyrets første avdeling vedrørende de påståtte manglende rutiner for mottak av varsel om manglende betaling av årsavgift. Patentstyrets varsel av 15. januar 2010 om manglende betaling av 1. 3. årsavgift er kun en service overfor patentsøker/patenthaver. Det er påpekt i flere avgjørelser fra Patentstyrets Annen avdeling (se bl.a. Annen avdelings kjennelse 7823) at avgiftsbetaling hører under søkerens ansvarsområde og at patentmyndigheten ikke har plikt til å varsle søkeren om forhold som ligger innen for dennes ansvarsområde. Det er søkerens oppgave å overholde de frister loven setter. Søkere kan i alminnelighet ikke forventes å bli varslet av Patentstyret om hvilke handlinger som må foretas innen angjeldende frister, og at dette må gjelde selv om Patentstyret som en service overfor patentsøkere og patenthavere har etablert en praksis der det gis varsel om frister for avgiftsbetaling. Patentstyret har følgelig ikke en plikt til å sende slike varsel. I henhold til Annen avdelings kjennelse 8005 kan heller ikke patentsøker/patenthaver ha en berettiget forventning om å motta slike varsel, og ei heller ikke engang en berettiget forventning om å motta brev om endelig henleggelse av patentsøknaden innen utløpet av ettårsfristen i patentloven 72. I Annen avdelings kjennelse 8005 var saksforholdet at Patentstyret ikke hadde sendt varsel om manglende betaling, og at brevet om endelig henleggelse av patentsøknaden ble sendt ut etter utløpet av ettårsfristen etter patentloven 72. Med bakgrunn i Patentstyrets etablerte og upålitelige service vedrørende utsendelse av varselbrev har det derfor vært vanlig praksis i patentbransjen ikke å ha rutiner for oversendelse av slike varselbrev til patentsøker/patenthaver. Det anses for urimelig å skulle etablere detaljerte rutiner for noe som patentfullmektigen ikke kan ha noen forventninger om å motta i det hele tatt, og slett ikke ha noen forventning om å motta i tide. Etablering av betryggende rutiner er kostbart for fullmektigene, da alle slike rutiner må være redundante og dobbeltsjekkes av uavhengige personer. Patentfullmektiger håndterer et stort antall saker for et stort antall kunder. Etablering og drift av betryggende rutiner er derfor både kostbart og ressurskrevende for norske patentfullmektiger. Det er urimelig at norske patentfullmektiger pålegges store kostnader av Patentstyret vedrørende håndtering av slike varsler som fullmektigen ikke kan ha noen berettiget forventning verken om å få eller å få tide. Det vises til bekreftelse fra Tandbergs patentkontor om at de heller ikke har etablerte rutiner for utsendelse av slike varselbrev som det her er snakk om. Vi kan foreløpig bare
Annen avd. sak nr. 8150 13 dokumentere Tandbergs patentkontor s rutiner med utskrift fra daglig leder Liv Ellinor Torp s e-post. En mer detaljert bekreftelse vil bli ettersendt over påske. Bilag 1 E-post fra Tandbergs patentkontor Patentstyrets egne rutiner for utsendelse av varselbrev kan overhodet ikke sies å være betryggende. Som noen av de nevnte sakene ovenfor viser, hender det at varsler ikke blir sendt ut overhodet, og heller ikke i tide. Fra andre fullmektigkontorer har vi også erfart at det skjer at utsendelse av varselbrev feilaktig også er sendt ut når årsavgiften allerede er betalt. Det anses følgelig urimelig at Patentstyret stiller krav om betryggende rutiner hos patentfullmektigen vedrørende forhold som Patentstyret selv ikke har betryggende rutiner for. Det anses spesielt urimelig at Patentstyret benytter dette forholdet som begrunnelse for at aktsomhetsnormen i patentloven 72 ikke er oppfylt. Det må eksistere et resiprositetsprinsipp mellom det Patentstyret forlanger av sine kunder i forhold til hva Patentstyret forlanger av seg selv. Vi anser det derfor som rimelig at Patentstyret ikke kan basere sin avgjørelse i denne sak på at varselet ikke ble formidlet til søkers italienske fullmektig. Som Patentstyret selv har påpekt i avgjørelsen har patentsøkers italienske fullmektig utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, og det andre forholdet vedrørende feilkodingen i fristovervåkingssystemet utført av en sekretær hos den norske patentfullmektigen er å regne som en enkeltstående menneskelig feil. Basert på det ovenstående anser vi at både patentsøker, patentsøkers italienske og norske fullmektig har utvist all den omhu som rimelig kan forventes, og følgelig anses å oppfylle aktsomhetsnormen i patentloven 72. På denne bakgrunn begjæres det om at Annen avdeling opphever Første avdelings avgjørelse og tar saken under behandling. Dersom flere opplysninger er nødvendig for å kunne ta en avgjørelse i saken, kan undertegnede gjerne kontaktes. [...] Vedlegg: Bilag 1 Bekreftelse på rutiner fra Tandbergs patentkontor." Fra det vedlagte bilag 1 uttalelse i e-post fra Liv-Ellinor Torp i Tandbergs Patentkontor AS, Oslo, til Merete Lehne, Bryn Aarflot AS, Oslo hitsettes: "Der hvor søker har gitt uttrykkelig beskjed om at de selv forestår betaling av årsavgifter, gjør vi ingenting. Vi gir imidlertid beskjed om at vi har strøket dem fra vårt årsavgiftsregister, og at vi således ikke vil betale fremtidige årsavgifter. I de tilfeller hvor dette er noe uklart, sender vi varselet."
Annen avd. sak nr. 8150 14 Avgift for 5. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 4. oktober 2011, innen ordinært forfall den 31. oktober 2011. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Etter patentlovens 72 annet ledd kan en sak tas under behandling til tross for at en frist er oversittet, hvis det godtgjøres at søkeren og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Etter Annen avdelings praksis kan oppreisning normalt bare gis dersom det har foreligget tilfredsstillende rutiner og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, jf. Annen avd. kj. 7127 av 23. april 2003 og Annen avd. kj. 7915 av 12. oktober 2009 (PS-2009-7915). Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, at det finnes betryggende kontrollrutiner og at personalet har fått tilfredsstillende opplæring. I det foreliggende tilfellet skyldtes fristoversittelsen i utgangspunktet at det ved en feil ble registrert i den norske fullmektigens fristovervåkningssystem at søkeren selv, og ikke fullmektigen, skulle besørge årsavgiftsbetalingene. Første avdeling kom til at feilregistreringen måtte anses å skyldes en enkeltstådene menneskelig feil, begått av underordnet personale, i et eller tilfredsstillende fristovervåkningssystem. Annen avdeling kan slutte seg til dette, og dermed til at feilen ikke er til hinder for å ta saken under behandling til tross for fristoversittelsen. Når Første avdeling likevel kom til at oppreisning måtte nektes, var det fordi den norske fullmektigens fristovervåkningssystem ikke kunne anses som tilfredsstillende, når det ikke inneholdt en rutine for formidling av varsler om fristoversittelse til søkeren. Til dette har søkeren anført at det ikke er rimelig å kreve en rutine for formidling av slike varsler, fordi Patentstyrets varslingssystem er upålitelig, og fordi det vil være kostnadskrevende for en fullmektig å etablere slike rutiner. Til dette vil Annen avdeling bemerke at det ikke er tale om å kreve at fullmektigen etablerer en rutine for å føre kontroll med Patentstyrets varslingssystem, men kun om en rutine for å kontrollere søknadens status i tilfelle hvor varsel faktisk mottas. Hvis en søker mener at det vil være for ressurskrevende å kontrollere søknadens status i tilfelle hvor varsel om manglende betaling mottas, kan søkeren i den
Annen avd. sak nr. 8150 15 enkelte sak eller på generell basis frabe seg slike varsler. Annen avdeling er derfor enig med Første avdeling i at det må forventes at en fullmektig som mottar varsel om at ordinær betalingsfrist er oversittet, kontrollerer søknaden for å fastslå om avgiften skulle ha vært betalt. Når Annen avdeling er kommet til at oppreisning likevel kan gis i dette tilfellet, er det fordi det fremgikk av den norske fullmektigens fristovervåkningssystem som følge av en feil som ikke er til hinder for å gi oppreisning at søkeren selv hadde ansvaret for avgiftsbetalingene. Fullmektigen kunne derfor gå ut fra at søkeren enten hadde besluttet å ikke videreføre søknaden, eller å betale avgiften innen respittfristen. Man kan i en slik situasjon ikke kreve at fullmektigen videreformidler varselet til søkeren, selv om slik videreformidling etter Annen avdelings syn ville vært en nyttig og god service overfor søkeren. Mot denne bakgrunn er Annen avdeling kommet til at fullmektigens fristovervåkningssystem må betegnes som forsvarlig, og dermed ikke var beheftet med en svakhet som er til hinder for å gi oppreisning. Annen avdeling vil tilføye at det er avgjørende viktig i forholdet mellom fullmektigen og søkeren å bringe klarhet i hvem som har ansvaret for avgiftsbetalingen. Den foreliggende saken gir imidlertid ikke foranledning til å gå nærmere inn på fullmektigens rutiner i så måte. Første avdelings avgjørelse blir etter dette å oppheve, og saken å ta under behandling til tross for fristoversittelsen. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken tas under behandling. Are Stenvik (sign.) John Asland (sign.) Jørgen Smith (sign.)