Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Reg. nr Søknadsnr Søker/Innehaver: Orangeriet AS, Bergen Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, Bergen Innsiger: Orange Personal Communications Services Ltd., Bristol, Storbritannia Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 5. februar 2008, hvorved den tidligere registreringen av ordmerket ORANGERIET ble besluttet delvis opphevet etter innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partenes respektive fullmektiger samme dag. Merket er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet, reklamebyrå, utarbeidelse av reklame- og markeds-føringsmateriale for andre, konsulentbistand vedrørende reklame og markedsføringstiltak. Klasse 42: Grafisk formgivning og design samt konsulentbistand vedrørende grafisk formgivning og design; industridesign, industriell formgivning og emballasjedesign. Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket ORANGERIET, innlevert den 15. april 2004, er egnet til å forveksles med innsigerens internasjonale varemerkeregistrering nr ( ), ordmerket ORANGE, med prioritet fra 13. november 2000, registrert for en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 hvorav tjenesteklassene 35 og 42 (gjengitt nedenfor) er særlig aktuelle i nærværende sak, og at merket ORANGERIET således er registrert i strid med bestemmelsene i varemerkeloven 14 første ledd nr. 8, jf. 4 og 6 første ledd.

2 2. avd. sak nr Deler av tjenestefortegnelsen for internasjonal varemerkeregistrering nr ( ): Klasse 35: Auctioneering provided on the Internet; provision of information and advice on the supplying and promoting of commodities and selection and display of goods; provision of information and advice to the prospective purchasers of commodities and goods; the bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods; all of the aforesaid provided online from a computer database or via the Internet or provided by other means; compilation of directories for publishing on the Internet; electronic stocktaking services; automotive price and specification comparisons. Klasse 42: Providing information to one or more people via the Internet at one site utilising a cafe, bar, cafeteria, bistro, restaurant or coffee house setting; preparation of food and drink; catering services; restaurant services; cafe and cafeteria services; snack bar services; fast-food restaurant services; provision of conference and exhibition services; computer services; maintenance, updating and design of computer software and programs; computer programming services; preparation and provision of information in relation to computers and computer network facilities; online computer services; programming services given online; provision of access time to an electronic online network for information retrieval; computer rental; design, drawing and commissioned writing, all for the compilation of web pages on the Internet; creating and maintaining web sites; hosting the web sites of others; installation and maintenance of computer software; leasing of access time to a computer database; compilation, creation and maintenance of a register of domain names; provision of information and advisory services online from a computer database or via the Internet; security and fraud prevention information and consultancy services; protection of personal property; horoscope forecasting; weather forecasting; news reporting services; hotel reservation services; accommodation bureaux services; accommodation information and booking services; personal introduction and dating agency services; escort agency services; garden design and gardening information and advisory services; provision of information and advice on environmental awareness issues; interior design services and information and advisory services relating thereto; translation services; information and advice relating to food, nutrition and cookery; advisory and consultancy services relating to installation, maintenance and repair services mentioned in class 37, provided online from a computer database or the Internet or provided by other means; advisory services relating to household construction, maintenance and repair all provided by means of a telecommunications link; advisory services relating to vehicle maintenance and repair all provided by means of a telecommunications link; advisory and consultancy services relating to the services mentioned in class 38; travel and transport advisory services; provision of advice in relation to the services mentioned in class 39; provision of advice relating to the services mentioned in class 41; fashion information provided by telecommunication means from a computer database or via the Internet. Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8, 6 første ledd og 1 tredje ledd.

3 2. avd. sak nr Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Det foreligger uenighet mellom partene hva gjelder kravet til vareslagslikhet, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Det søkte merket ønskes registrert for blant annet "annonse- og reklamevirksomhet" i klasse 35. Innsigers internasjonale registrering er registrert for blant annet "provision of information and advice on the supplying and promoting of commodities and selection and display of goods" i klasse 35. Det foreligger således tjenestelikartethet mellom tjenestene i disse klassene, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Det søkte merket ønskes også registrert for blant annet "grafisk formgivning og design; industridesign, industriell formgivning og emballasjedesign" i klasse 42. Innsigers internasjonale registrering er registrert for blant annet "design, drawing and commissioned writing, all for the compilation of web pages on the Internet; provision of information and advisory services online from a computer database or via the Internet; garden design and gardening information and advisory services; interior design services and information and advisory services relating thereto" i klasse 42. "Grafisk formgivning og design" antas også å omfatte design og tegning for utarbeidelse av web sider på nettet. Videre foreligger det en nær sammenheng mellom "industridesign, industriell formgivning" og "interiørdesign". Industriell design eller industridesign "er en spesialisert form for design, som innebærer utvikling, planlegging og formgivning av industrielt fremstilte produkter", jf. wikipedia.org. Interiørdesign vil blant annet kunne være rådgivningstjenester knyttet til hvordan disse industrielt fremstilte produktene, på best mulig måte, kan innredes i en bolig. Graden av likeartethet anses derimot å være relativt liten, jf. varemerkeloven 6 første ledd. Patentstyret kan ikke se at tjenesten "emballasjedesign" er av samme eller lignende slag med innsigers registrerte tjenester. Det antas å foreligge tilstrekkelig avstand mellom tjenestene "emballasjedesign" og "webdesign, hagedesign og interiørdesign", til at tjenestene må anses som forskjellige i henhold til varemerkeloven 6 første ledd. Det samme gjelder de resterende klassene som det søkte merket ønskes registrert for. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle tjenestene klasse 35 og 42, vil henvende seg til både profesjonelle aktører og helt vanlige gjennomsnittsforbrukere, den såkalte "sluttforbrukeren". Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. ***

4 2. avd. sak nr Det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen er derfor hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig anfører at innsigers merke er et sterkt merke og at merkene er like fonetisk, visuelt og semantisk. -RIET henspiller på en endelse uten kjennetegnsrettslig funksjon, jf. Bakeriet. Søkers fullmektig anfører at innsigers merke er navnet på en farge som generelt sett må anses som svakt med et tilsvarende snevert verneområdet. ORANGERIET vil bli oppfattet som drivhus for sitrusfrukter eller et fantasiord. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnsvurderingen. I denne saken opptar det søkte merke innsigers merke i sin helhet. Seks av de ti innledende bokstavene i søker merke er identiske og i samme rekkefølge som innsigers merke. Det foreligger både visuelle og fonetiske likheter og forskjeller. I denne saken må det etter vårt syn legges avgjørende vekt på hvor særpreget det eldste merket må anses å være og betydningen av endelsen -RIET. ORANGE er det engelske ordet for blant annet "citrus, appelsin, oransje", jf. Patentstyret er ikke enig i at navnet på en farge generelt sett må anses som et svakt merke. Det samme gjelder de merkene som blir oppfattet som navnet må en frukt. I de tilfeller betydningsinnholdet ikke har noen tilknytning til tjenesten, vil slike merker ha en stor grad av særpreg, med tilhørende omfattende verneområde. I denne saken har ikke betydningsinnholdet i innsigers merke noen beskrivende funksjon eller tilknytning til de aktuelle tjenestene. Innsigers merke oppfattes derfor som et sterkt særpreget merke. Søkers merke består av ordet ORANGERIET som spiller på det engelske ordet "orangery" eller det norske ordet "oransjeri", som betyr blant annet "appelsindrivhus", jf. Gjennomsnittsforbruker vil oppfatte dette merket som ordet ORANGE med endelsen -RIET. Endelsen -RIET er en vanlig brukt endelse for å angi stedet for en virksomhet i bestemt form. Det søkte merket henspiller på et vekststed for den frukten som er innsigers merke beskriver. Det vil dermed oppstå en direkte kobling mellom kjennetegnene og vi har derfor kommet til at det foreligger en fare for indirekte forveksling ved at omsetningskretsen vil kunne komme til tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere. Patentstyret finner at faren for at denne koblingen skal oppstå, foreligger der det er en stor grad av tjenestelikhet. Vi viser i denne forbindelse til drøftelsen ovenfor og anser tjenestene i klasse 35 og 42, med unntak av emballasjedesign, som så like med innsigers tjenester, at vi antar at det vil foreligge en fare for indirekte forveksling. Patentstyret skal til slutt bemerke at vi har mottatt ganske omfattende dokumentasjon på innarbeidelse fra innsigers side. Patentstyret har ikke lagt avgjørende vekt på denne dokumentasjonen da den etter vårt syn ikke viser til omfattende bruk i Norge. Dokumentasjonen viser i stor gard bruk i utlandet, jf. utenlandske magasiner og tidsskrifter. Noe av dokumentasjonen viser også til Orange som "UK wirefree network" eller at selskapet har avtaler med lokale leverandører i andre land. Navnene på leverandørene i Norge opplyses å være Telenor Mobil og Netcom, jf. "Orange will my phone work?" og "Orange Network Information". Det er kun i noen få utgaver av Dagens Næringsliv at det er dokumentert bruk av merket i Norge. Selv om det antas at noen av de utenlandske magasinene leses av nordmenn kan ikke dette anses som bruk som kan få betydning for sakens utfall.

5 2. avd. sak nr *** Etter en helhetlig vurdering har Patentstyret kommet til at det søkte merket er egnet til å forveksles med internasjonale registrering nr , ordmerket ORANGE, hva gjelder tjenestene i klasse 35 og 42, med unntak av "emballasjedesign" i klasse 42. Merket er således ikke registrerbart for disse tjenestene i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 8. Patentstyret opprettholder det søkte merket for "emballasjedesign" i klasse 42 og de søkte varer og tjenester i klassene 9, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 39, 41. Beslutning: Registreringen oppheves for tjenestene i klasse 35 og 42, med unntak av "emballasjedesign" i klasse 42, jf. varemerkeloven 21a første ledd. Registreringen opprettholdes for de resterende klassene, jf. varemerkeloven 21a annet ledd." Søkers / innehavers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 7. april Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 9. mai 2008, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører søkers/innehavers fullmektig: "Vi viser til første avdelings avgjørelse datert 5. februar Søker klager med dette avgjørelsen inn for Annen Avdeling hva gjelder tjenestene i klasse 35 og 42. Første avdelings avgjørelse er feil når det gjelder rettsanvendelsen og nærmere bestemt vurderingen av merkenes forvekselbarhet og på vegne av søker skal følgende anføres: Varemerket ORANGERIET er ikke forvekselbart med varemerket ORANGE etter vml. 14 nr. 8, jf. 4, 1. ledd i.f. Det er feil når Patentstyret finner at innsigers merke ikke er et svakt merke. Dersom innsigers merke hadde vært det tilsvarende norske ordet, oransje, er det nokså åpenbart at merket ikke hadde blitt tillatt registrert. Innsigers merke er svakt fordi det vil kunne angi fargen innsiger bruker i markedsføringen av sine produkter og tjenester og fargen på selve produktene og indirekte på tjenestene. Patentstyret selv har gang på gang uttalt at det forhold at et ord kan ha flere betydninger ikke er relevant så lenge en av betydningene er egnet til å angi kvaliteter ved varen/tjenesten. Patentstyret kan derfor ikke ukritisk uttale at "betydningsinnholdet ikke har noen tilknytning til tjenesten". Tilfellet er at innsiger bruker fargen oransje i markedsføringen av sine tjenester.

6 2. avd. sak nr Når det gjelder anførselen om at endelsen RIET i søkers merke henspiller på en hendelse uten kjennetegnsrettslig funksjon, er til dette å bemerke at det vil ha kjennetegnsrettslig funksjon når ordet/varemerket ikke er beskrivende for tjenestene og, som her, når ordet ikke har en bestemt betydning. Man kan derfor ikke sammenligne med "bakeriet" for tjenester knyttet til eksempelvis baking. Behandlende medlems henvisning til det engelske ordet "orangery" er irrelevant all den tid merket ikke er søkt registrert med denne engelske skrivemåten. Det blir feil å anta at gjennomsnittsforbruker vil oppfatte søkers merke som ordet ORANGE med endelsen RIET og at søkers merke "henspiller på et verksted [skal være: vekststed] for den frukten som innsigers merke beskriver" søkers merke er ikke søkt beskyttet for drivhus eller sitrusfruktproduksjon. Forbindelsen som behandlende medlem gjør mellom innsigers merke og søkers merke blir dermed fullstendig hypotetisk innsigers merke er ikke registrert for "appelsiner". Behandlende medlem uttaler at "Patentstyret finner at faren for at denne koblingen skal oppstå, foreligger der det er en stor grad av tjenestelikhet". Det kan ikke sies å være "stor grad av tjenestelikhet". Det uttales under "Patentstyrets vurderinger", fjerde avsnitt at "[G]raden av likeartethet anses derimot å være relativt liten" for noen av tjenestene. Fonetisk sett er merkene svært ulike. Innsigers merke vil bli uttalt på engelsk, eventuelt fransk. Søkers merke vil derimot bli uttalt på norsk. Søkers merke har fem stavelser mens innsigers merke har en stavelse. Dette utgjør fonetisk sett en svært stor forskjell og endelsen ERIET, (innsigers merke vil ikke uttale selve bokstaven E) medfører at merkene ikke vil kunne være gjenstand for forveksling. Det er en helhetsvurdering av merkene som skal legges til grunn. Innsigers merke fremstår i engelsk språkdrakt og vil utvilsomt bli oppfattet slik. Søkers merke fremstår derimot i norsk språkdrakt og vil utvilsomt bli oppfattet nettopp slik. Tjenestene som det i foreliggende tilfelle er snakk om er svært spesialiserte, selv om de varene og tjenestene som innsigers merke faktisk brukes for er varer og tjenester som retter seg mot den alminnelige forbruker. Derimot når det gjelder de spesifikke tjenestene som søkers merke her er avslått for, er de svært spesialiserte og retter seg mot en helt bestemt gruppe som er svært selektive i sitt valg av tjenestetilbyder. I bransjen for webdesign velger man tjenestetilbyder ut fra tjenestetilbyders omdømme. Det er ikke den alminnelige sluttforbruker som er forbruker av slike tjenester. Forskjellen mellom innsigers merke og søkers merke vil derfor utvilsomt oppfattes og man vil ikke anta at den kommersielle opprinnelsen er den samme. På ovennevnte grunnlag bes om at Annen Avdeling omgjør første avdelings avgjørelse og at søkers merke fremmes for registrering for de angjeldende tjenester i klasse 35 og 42." I sin imøtegåelse av 11. juni 2008 uttaler innsigers fullmektig:

7 2. avd. sak nr "Det vises til Klage innlevert av Acapo AS, Bergen, den 2. april Innsiger er i denne sak enig med den avgjørelse som er fattet av Patentstyrets første avdeling for så vidt gjelder klasse 35 og 42, og er således helt uenig med Orangeriet AS i at det er benyttet feil rettsanvendelse og vurdering av merkenes forvekselbarhet. Det foreligger en feil i Patentstyrets første avdelings konklusjon på Patentstyrets vurderinger ettersom søkers merke i Norge ikke omfatter flere klasser enn klassene 35 og 42, og det er da selvfølgelig at merket ikke kan gå til registrering for de søkte varer i klassene 9, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 39, 41 slik som anført fra Patentstyrets første avdelings side. Den nevnte konklusjon er imidlertid en åpenbar feil og gjenspeiles ikke i selve beslutningen som fremstår som korrekt. Hva gjelder de anførsler som er brakt frem fra søkers fullmektigs side, kan vi ikke se at 4, 1. ledd flg har selvstendig relevans i denne saken. For øvrig kan vi heller ikke se at det betydningsmessig er store forskjeller mellom søkers og innsigers merker, i det begge kan gi assosiasjoner i samme retning, ORAGERIET kan gi assosiasjoner i retning av et sted hvor sitrusfrukter dyrkes og ORANGE kan gi assosiasjoner i retning av sitrusfrukter (orange er eng. for bl. a. sitrusfrukter). Visuelt er merkene like og også fonetisk også. Den veldig svake endelsen -RIET bidrar ikke vesentlig til å fjerne likheten mellom merkene verken visuelt eller fonetisk. Dermed er de tre helt sentrale elementer i forvekselbahetsvurderingen, nemlig likehet visuelt, fonetisk og i forestillingsbilde oppfylt. Når det i tillegg synes åpenbart at tjenestene i klasse 35 og 42 er av samme og lignende slag, det vil si: innsigers registrering under IR omfatter advertising, med andre ord nøyaktig de samme tjenestene som søkers annonse- og reklamevirksomhet, og svært like tjenester med søkers reklamebyrå og utarbeidelse av reklame- og markedsføringsmateriale for andre, innsigers merke omfatter business promotion, provision of business services; advertising services for the promotion of e-commerse; provision of information and advice on the supplying and promotion of commodities and selection and display of goods; provision of information and advice to the prospective purchasers of commodities and goods, etc som overlapper tjenestene til søker vedrørende utarbeidelse av reklame og markedsføringsmateriell for andre, konsulentbistand vedrørende reklame og markedsføringstiltak, innsigers merke omfatter design of computer software and programs; design, drawing and commissioned writing, all for the compilation of web pages on the Internet; creating and maintaining web sites; garden design and gardening information and advisory services; interior design services and information and advisory services relating thereto som må betraktes som av samme eller lignede art som søkers tjenester i klasse 42, nemlig Grafisk formgivning og design samt konsulentbistand vedrørende grafisk formgivning og design; industridesign, industriell formgivning og emballasjedesign. For øvrig støtter vi helt den oppfatning som er lagt til grunn fra Patentstyrets første avdelings side, når det hevdes avgjørende for forvekslingsrisikoen er graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet samt at man i denne henseende må ta hensyn til hvordan en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merkene. Så vel innsigers som søkers merker er sterke i relasjon til de tjenester som denne sak gjelder. Søkers merke er registrert og nyter vern også via

8 2. avd. sak nr sin registrering. Det er helt korrekt som fremført fra søkers side at ingen av tjenestene det her er snakk om vedrører drivhus for sitrusfrukter eller sitrusfrukter. Like fullt gir merkene assosiasjoner i samme retning. Søkers merke omfatter innsigers merke i sin helhet og har endelsen RIET, som vil ha liten betydning ved spørsmålet om forvekslingsrisiko, ikke bare fordi denne endelsen er banal, jfr. registreringene for BIFFERIET, BYGGERIET, CYCKLERIET, HANDLERIET, samt dagligdagse ord som BAKERIET, men også fordi den befinner seg sist i merket og både visuelt og fonetisk er lite dominant i merket. For øvrig vises til tidligere innsendte argumenter. Innsiger er av den oppfatning at den avgjørelse som er fattet av Patentstyrets første avdeling er korrekt, og anmoder med dette Patentstyrets annen avdeling om å fastholde beslutningen om at merkene er egnet til å forveksles med hensyn til alle varer i klasse 35, samt alle tjenestene i klasse 42 bortsett fra emballasjedesign, jfr. varemerkelovens 14, 1. ledd nr. 8 jfr. 6, 1. ledd." I tilsvar av 7. august 2008 uttaler søkers/innehavers fullmektig: "Vi viser til Annen Avdelings oversendelse av 12. juni Først skal kort bemerkes at det aldri ble hevdet fra denne side at " 4, 1. ledd flg" har selvstendig relevans; det ble derimot vist til 4, 1. ledd i.f. (in fine) i forbindelse med 14 nr. 8. For ordens skyld gjør vi også oppmerksom på at søkers merke ikke er en internasjonal registrering, noe som synes å fremgå av overskriften til innsigers fullmektig. IR nr er innsigers merke. Når det videre gjelder vurderingen av merkene gjort av innsigers/innklagedes fullmektig: ORANGERIET er ikke søkt registrert for drivhus for sitrusfrukter; ei heller er ORANGE registrert for frukt i så tilfelle ville sistnevnte merke vært direkte beskrivende. "Orange" er for øvrig engelsk for appelsin ikke sitrusfrukter slik det hevdes. Man kan derfor ikke på dette grunnlag hevde at merkene er forvekselbare; det blir en kunstig fremstilling og vurdering av saken. Det blir videre feil når man hevder at merkene visuelt og fonetisk er like, samt at RIET er en "veldig svak endelse". Her som ellers gjelder at man må se på hele merket i sammenheng. Søkers merke er et ord uten bestemt betydningsinnhold i forhold til de tjenestene det er søkt registrert for. Som nevnt i selve klagen bærer det galt av sted når første avdeling finner at innsigers/innklagedes merke ikke er svakt, og dermed kun har krav på et svært snevert verneområde. Foretaksnavnet og varemerket betyr "oransje" og er også fargen innsiger bruker for å markedsføre sine varer og tjenester. På hjemmesiden står det følgende: Our brand is about much more than a distinctive logo and colour scheme. The brand is the personality of the company and it guides everything we do. Se for øvrig vedlagte Bilag 1: Utskrift fra orange.com, "our brand".

9 2. avd. sak nr Ut fra dette er det åpenbart at selve fargen oransje beskriver selve foretaket, varene og tjenestene. Patentstyret har vært svært restriktive med å tillate registrering av farger for varer og tjenester. Det foreligger jo et åpenbart friholdelsesbehov for slik merker all den tid andre næringsdrivende vitterlig har et behov for å benytte disse i markedsføringen av seg selv. På dette grunnlag vil man måtte finne at søkers merke ORANGERIET og endelsen RIET har svært stor kjennetegnsrettslig funksjon. Innsigers/innklagedes merke er svært svakt. Andre næringsdrivende må da kunne legge seg tett opp til allerede registrerte merker og inkorporere identiske, og i dette tilfellet faktisk beskrivende elementer i sitt merke. Dette vil ikke medføre en risiko for forveksling. Dette får enda større betydning i foreliggende tilfelle fordi søkers merke er et påfunnet ord i forhold til de tjenestene som tilbys. Det synes utrolig når første avdeling henviser til ordet "bakeriet" og jevnfører dette med foreliggende sak. "Bakeriet" er et vanlig brukt ord i det norske språk. For øvrig er "bake" identisk på norsk og engelsk. Denne henvisningen er således totalt utforståelig. Når så innsigers/innklagedes fullmektig finner å ville vise til ytterligere ord som slutter på riet, "bifferiet", "byggeriet", "handleriet" etc. ser vi heller ikke relevansen av dette, med mindre det søkte merket og innsigers merke i varefortegnelsen hadde dekket "frukt". Alle disse (biff, bygg, handle) er kjente norske ord. ORANGERIET gir ingen konkret anvisning på en ting. Man kan ikke umiddelbart forstå hva det er snakk om. Desto mer gjelder dette når man vet at det brukes som foretaksnavn for designvirksomhet. Derimot gir innsigers/innklagedes merke direkte anvisning på fargen på produkter og tjenester, og slik de markedsføres. Dette er direkte i strid med 13, I. ledd, 2. pkt. Når så første avdeling selv uttaler om tjenestene at "[G]raden av likeartethet anses derimot å være relativt liten", kan man ikke finne at den visuelle likheten, tatt i betraktning innsigers merkes svake karakter, skulle være tilstrekkelig for å hevde at merkene er forvekselbare. Når det for øvrig gjelder visuelle og fonetiske ulikheter vises til selve klagen av 2. april Vi ber på dette grunnlag om at første avdelings avgjørelse oppheves og at søkers merke fremmes for endelig registrering." I tilsvar av 11. oktober 2008 uttaler innsigers fullmektig: "Det vises til den ovenfor nevnte sak samt til Patentstyrets annen avdelings brev av den 11. august Innsiger er fortsatt av den oppfatning at det foreligger en klar fare for at merke ORANGERIET er egnet til å forveksles med innsigerens merke ORANGE. Vår påstand relatert til merkene er fortsatt at det betydningsmessig ikke er stor avstand mellom merkene ettersom ORANGERIET utvilsomt gir assosiasjoner i retning av et sted for det dyrkes sitrusfrukter og ORANGE også gir assosiasjoner i retning av sitrusfrukter. Vi viser i denne forbindelse til Clue engelsk/norsk ordbok som viser til navnene orange el. Citrus sinensis for appelsin. Merkene er visuelt og fonetisk like og gir et likt forestillingsbilde.

10 2. avd. sak nr Vi må også peke på at innsigers merke er et rent ordmerke uten noen farge og vi finner det overveiende sannsynlig at den gjennomsnittlige forbruker umiddelbart vil assosieres til frukten ved samme navn. Selv om verken søker eller innsiger driver sin virksomhet innenfor fruktdyrking, vil ordene merkene består av gi assosiasjoner til de helt selvfølgelige betydninger av disse ord og således vil merkene gi assosiasjoner i samme retning, nemlig til veksthus for sitrusfrukter evt. appelsiner, henholdsvis sitrusfrukter evt. appelsiner. Dette er velkjente betydninger av de nevnte ord og det faktum at både søker og innsiger driver innenfor annen virksomhet enn frukt, vil ikke ha noen særlig innvirkning på hvilken betydning ordene vil oppfattes i. Dette dreier seg om er sterke merker for de aktuelle varer, men betydningen av ordene fremstår som åpenbar for enhver. Hva gjelder påstanden om ord som gjenspeiler farger, vil vi nevne de følgende registreringer i varemerkeregisteret av senere dato: YELLOW PLANS under reg.nr registrert for blant annet trykksaker som meget vel kan omfatte planer (eks.vis skoleplaner, timeplaner eller andre planer) av gul farge. BIG YELLOW under IR for eks.vis packaging material, boxes, containers, som vel både kan være store og gule. BLACK NICKEL under reg. nr som blant annet er registrert for bygningsmaterialer av metall som sikkert kan ha en svart farge og være av forniklede. BLACK VIOLET under reg. nr søtsaker og godterier som helt sikkert kan ha en sortfiolett farge. RED under IR registret for produkter under klasse 9 og 16 som åpenbart kan ha rød farge. BLACK DESIGN under reg. nr , blant annet registrert for møbler, som helt sikkert kan ha sort design. Det kan nevnes en rekke flere merker, som for eksempel THE BLUE LINE reg. nr for koblinger som godt kan ha blå farge, THE WHITE COMPANY under IR for en rekke varer som godt kan ha hvit farge etc., men poenget i denne sak er kun å vise at Patentstyrets praksis ikke viser det søker påstår, nemlig at ord som også kan angi en farge nødvendigvis er å anse som beskrivende for produktene og når det gjelder tjenester kan det vel neppe hevdes at slike kan være oransje. Innsiger selger da heller oransje produkter og tilbyr for den saks skyld ikke tjenester som kan ses på som oransje. Innsigers merke er med andre ord ikke et svakt merke rent varemerkerettslig, fordi oransje ikke har noen relevans verken til de produkter eller de tjenester innsiger tilbyr. Verken søkers eller innsigers merke er svake sett i relasjon til de varer eller tjenester de er registrert eller skal registreres for. Dermed er det ikke sagt at merkene vil oppfattes uten betydning. Betydningene av merkene er så åpenbare vekststed for sitrusfrukter inkl. appelsiner hhv. appelsiner og betydningene har så store idémessige likheter, at de klart sammen med det faktum at merkene er visuelt og fonetisk like, kan fremstå som om de kan komme fra den samme kommersielle opprinnelse. Tjenestene er delvis overlappende i klasse 35 og 42 og vi viser i denne sammenheng til vårt forrige innlegg i saken.

11 2. avd. sak nr Alt i alt synes det etter innsigers oppfatning som om likheten mellom merkene og varene er så vidt stor at det foreligger en klar fare for at det kan oppstår forvekling i den alminnelige omsetning med hensyn til merkenes kommersielle opprinnelse og vi ber derfor om at avgjørelsen fra Patentstyrets første avdelings side hva gjelder klasse 35 og 42 opprettholdes." I et siste innlegg av 20. oktober 2008 uttaler søkers/innehavers fullmektig følgende: "Vi viser til oversendelse av 16. oktober Søker har ikke svært mange ytterligere kommentarer å tilføye da saken anses å være tilstrekkelig opplyst, men vil kort kommentere følgende: Innsigers fullmektig illustrerer svært godt at Patentstyret generelt ikke anser merker som består av navnet på en farge som distinktive og dermed tillater registrering av identisk ord for varer og tjenester i identiske klasse, YELLOW PLANS og BIG YELLOW. Søker takker for dette innspillet som svært godt belyser hvordan Patentstyret vurderer distinktiviteten til farger. Det forhold at Patentstyret tillater merker som består av navnet på farger, støtter jo på ingen måte innsigers synspunkt; det hindrer ikke, som vi ser av innsigers eksempler, bruk av samme fargeangivelse i et annet merke. Poenger er heller ikke at innsiger selger "oransje produkter" eller tilbyr "tjenester som kan ses på som oransje" - dette er innsigers fullmektig ganske sikkert klar over. Innsiger markedsfører seg med fargen oransje, og bør ikke kunne hindre andre fra å gjøre det samme; ei heller bør innsiger kunne hindre andre i å benytte denne fargeangivelsen i sitt merke, slik innsigers fullmektig viser at Patentstyret ikke hindrer fargen YELLOW brukt for identiske varer og tjenester. Innsigers merke er uten tvil svakt; å hevde noe annet bærer galt av sted. På dette grunnlag bes innsigelsen avvist og at søkers merke fremmes for endelig registrering." Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, under en viss tvil, kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Det bemerkes innledningsvis at det beror på en feil når 1. avdeling har «opprettholdt» registreringen av ORANGERIET for varer og tjenester i klassene 9, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 39,

12 2. avd. sak nr Varemerket ble kun registrert for bestemte tjenester i klassene 35 og 42, jf. ovenfor på s. 1 i protokollen. Etter 14 første ledd nr. 8 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et internasjonalt registrert varemerke som har virkning i Norge. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkeloven 4, jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det må foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EFdomstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer (Sml s. I-5507). Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon v. Biofarma (ennå ikke i Sml.). Vurderingstemaet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt s («Søtt + Salt»), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, og ikke undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker. Han må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at han normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bilde han har av dem i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml s. I-3819). Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I nærværende sak er det, som påvist av innsigeren, delvis overlapping mellom de tjenestene som ORANGERIET er registrert for og dem som ORANGE er vernet for. Det foreligger således delvis tjenesteidentitet, hvilket tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten, jf. Rt s («Søtt + Salt»).

13 2. avd. sak nr Den første delen av merket ORANGERIET er identisk med innsigerens merke ORANGE. ORANGERIET er imidlertid betydelig lengre enn ORANGE, hvilket skaper en klar visuell og fonetisk forskjell. Det er også en viss begrepsmessig ulikhet mellom merkene, idet innsigerens merke vil oppfattes som betegnelsen på en frukt eller en farge, mens det registrerte merket vil bli oppfattet som betegnelsen på et veksthus. Det er riktignok en naturlig forbindelse mellom frukten appelsin og veksthus for appelsiner, men det er ikke begrepsmessig sammenfall mellom merkene. Annen avdeling har vært i en viss tvil i den foreliggende sak, men tatt i betraktning at det dreier seg om tjenester som er rettet mot et publikum som må forutsettes å være både sakkyndige og merkebevisste, og hvor bestilling av ytelser normalt vil være basert på nokså inngående kjennskap til tilbyderen, er 2. avdeling etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke vil oppstå risiko for direkte eller indirekte forveksling med innsigerens merke om ORANGERIET brukes for slike tjenester som det er registrert for. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves. Are Stenvik (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.) Ida Andrén (sign.)