Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7693 Patentsøknad nr. 2005 2080 PCT-nummer: PCT/US03/023408 Søker: IPR Licensing Inc., Wilmington, Delaware, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 16. august 2006, hvorved innkommet begjæring om oppreisning etter patentlovens 75, jf. 72, ble besluttet avvist. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dato. Begjæringen om oppreisning gjaldt oversittelse av 31-månedersfristen for å videreføre en internasjonal patentsøknad i Norge, jf. patentlovens 31. Søknaden ble forsøkt videreført (innlevert) den 28. april 2005, og har prioritet fra følgende tre amerikanske patentsøknader nr. US/60/319437, nr. US/60/461672 og nr. US/60/479945 henholdsvis inngitt den 30. juli 2002, den 10. april 2003 og den 19. juni 2003. Fristen for videreføring i Norge utløp dermed den 28. februar 2005. Begjæring om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert den 28. april 2005, sammen med søknaden. Felles faktura for søknadsavgift og avgift for utsatt frist for innsendelse av oversettelse av søknaden, jf. patentlovens 31 annet ledd og avgiftsforskriftens 33, ble utstedt og sendt søkers fullmektig den 29. april 2005, med betalingsfrist 1. juni 2005. Faktura pålydende den gjeldende oppreisningsavgift ble utstedt og sendt søkers fullmektig den 2. mai 2005, med betalingsfrist 2. juni 2005. Årsavgift for 1. 3. avgiftsår er registrert innbetalt den 19. mai 2005. Oversettelse av søknaden til norsk innkom den 23. mai 2005. Søknadsavgiften, samt nevnte utsettelsesavgift, er registrert innbetalt den 27. mai 2005, innen fakturafristen. Oppreisningsavgiften er registrert innbetalt den 22. juni 2005, etter utløpet av fakturafristen.
2. avd. sak nr. 7693 2 Det ble av søker den 23. juni 2005 innlevert separat begjæring om oppreisning til Patentstyrets 1. avdeling, ved Patentjuridisk seksjon, for oversittelse av fristen for innbetaling av oppreisningsavgift i tilknytning til oppreisningsbegjæringen av 28. april 2005, som nærværende sak gjelder. I forbindelse med behandlingen av nærværende sak oppdaget saksforberedende utvalgsmedlem ultimo januar 2007 at Patentstyrets 1. avdeling ennå ikke hadde tatt opp til behandling og avgjort oppreisningsbegjæringen av 23. juni 2005. Da resultatet i oppreisningsbegjæringen av 23. juni 2005 kunne bli avgjørende for utfallet av nærværende klagesak, ble det besluttet å stille saken i bero i påvente av en endelig avgjørelse i Patentstyrets 1. avdeling av nevnte oppreisningsbegjæring. Dette ble meddelt 1. avdeling og søkers fullmektig ved brev av 29. januar 2007. Oppreisningsbegjæringen av 23. juni 2005 er den 8. mars 2007 besluttet avvist av Patentstyrets 1. avdeling. Den 3. mai 2007 ble avvisningsavgjørelsen av 8. mars 2007 klaget inn for Patentstyrets 2. avdeling av søkers fullmektig (2. avd. sak nr. 7757). Ved 2. avdelings avgjørelse av 10. september 2007 ble 1. avdelings avvisning opphevet, og oppreisning ble meddelt / gitt. Første avdelings avvisningsavgjørelse av 16. august 2006 var begrunnet som følger: "I henhold til patentloven 72 må søker, når han begjærer oppreisning, betale en fastsatt avgift. Den 2005.05.02 fakturerte Patentstyret oppreisningsavgiften til søker. Denne fakturaen hadde betalingsfrist den 2005.06.02. Oppreisningsavgiften er registrert betalt den 2006.06.22, og avgiften er således betalt for sent. Juridisk seksjon vil videre påpeke at søker innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse er opphørt også skulle ha innkommet med en oversettelse av søknaden. I følge søker ble de klar over fristoversittelsen en gang mellom den 9. og 15. mars 2004. Patentstyret mottok oversettelse av søknaden først den 2004.05.23, det vil si etter at de to månedene var utløpt. Patentloven åpner ikke for oppreisning ved oversittelse av frister etter bestemmelsen i 72. Søker har på bakgrunn av dette ikke oppfylt lovens krav, og juridisk seksjon har på denne bakgrunn besluttet at begjæringen om oppreisning avvises." Søkers foreløpige klage over 1. avdelings avgjørelse, inneholdende begjæring om å bli tilstått en ytterligere frist for å inngi en nærmere begrunnelse av klagen, innkom den 16. oktober 2006.
2. avd. sak nr. 7693 3 I den foreløpige klagen uttaler søkers fullmektig: "Det vises til Første Avdelings avgjørelse av 16. august 2006, gitt av juridisk seksjon i Patentstyret. Avgjørelsen innklages herved til fornyet prøvning i Patentstyrets Annen Avdeling. [ ] Det anmodes om en frist av 2 to måneder til innsendelse av nærmere begrunnelse for klagen, dvs. til 16. desember 2006. Annen avdelings bekreftelse mht. denne frist imøteses. Rent konkret har denne sak vært forfulgt av en rekke uhell og som rimelighetshensyn burde tilsi ville rettferdiggjøre oppreisning. Dette vil vi berøre nærmere i nevnte begrunnelse." Søkers fullmektig ble ved 2. avdelings brev av 18. oktober 2006 tilstått frist til 16. desember 2006 med å innlevere en nærmere begrunnelse av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 9. november 2006, innen fakturafristens utløp. En nærmere begrunnelse av klagen innkom den 16. desember 2006, innen den meddelte frist. Både klagen og klageavgiften er etter dette innkommet rettidig. I den nærmere begrunnelsen uttaler søkers fullmektig: "Det er i denne sak skjedd en del uhell som har foranlediget at spørsmålet om oppreisning nå er bragt inn for Annen Avdeling. 28. april 2005 ble det i denne sak innsendt patentsøknad som nasjonal videreføring av PCT/US03/23408 i Norge sammen med begjæring om oppreisning etter Patentlovens 72. Oppreisningsbegjæringen fulgte med som følge av at 31-månedersfristen for å videreføre PCT-søknaden i Norge utløp 28. februar 2005. Ifølge de fra søkeren gitte opplysninger ble det et sted mellom 9. og 15. mars 2005 (ikke 2004 som angitt i juridisk seksjons avgjørelse!) oppdaget at fristen var oversittet som følge av uklarheter mellom tidligere rettighetshaver Cognio, Inc og nåværende rettighetshaver IPR Licensing, Inc i en overføringsfase av div. rettigheter. 29. april 2005 ble det mottatt melding fra Patentstyret om at søknaden ikke var videreført rettidig og således å anse som trukket tilbake. Faktura nr. 30509306 av 09. mai 2005 omfattende Grunnavgift NOK 1000, Granskningsavgift NOK 3000, Kravavgift NOK 3200 og Avgift for utsatt oversettelse NOK 800, til sammen NOK 8000 ble innbetalt rettidig. Norsk oversettelse, tegninger, fullmakt og overdragelse ble innsendt 23. mai 2005.
2. avd. sak nr. 7693 4 Patentstyret utstedte 09. mai 2005 faktura nr. 30509404 (ordrenr. 300026889) med angitt forfallsdato 02. juni 2005. for betaling av oppreisningsgebyr. Fakturaen ble levert samme dag fra patentavdelingen til fakturaavdelingen for utbetaling. Vedkommende (underordnet ansatt regnskapsassistent) som denne dagen hadde ansvaret for innlegging av betalingsfrist for mottatte fakturaer har av en helt uforklarlig årsak tastet inn <30.06.2005> som betalingsfrist. Vedkommende har ingen naturlig forklaring på hvordan feilen kan ha skjedd. Selv om det i etterkant har vært vanskelig å kunne forklare hvordan slik feiltasting er skjedd, kan det muligens antas at det kan ha vært flere fakturaer foran og ev. etter som har hatt forfallsdag 30.06.2005. Det hele må dog karakteriseres som en ren menneskelig feil, begått av en underordnet ansatt i Zacco Norway AS regnskapsavdeling. Isolert sett burde derfor en slik feil gi grunnlag for oppreisning, Patentstyret innførte i 2004/2005 den regel at de fleste avgifter, bortsett fra årsavgifter, først skulle betales når faktura ble mottatt fra Patentstyret. Patentstyret ville ikke lenger akseptere sjekker eller forskuddsbetaling for søknadsavgifter, gjenopptagelsesgebyrer og oppreisningsavgifter, angivelig fordi det ville skape problemer for et nytt regnskapssystem. I forbindelse med Patentstyrets innføring av sitt nye regnskapssystem resulterte dette i rot og problemer og med det resultat at flere patentsaker falt hos mange fullmektiger, og at oppreisning måtte gis. Problemer har også forekommet senere. Sett fra fullmektighold må det sees alvorlig på det forhold at Patentstyret har lagt opp til en regnskapspraksis som ikke åpner for å kunne betale oppreisningsavgift samtidig med innsendelse av begjæring om oppreisning. Kommer en slik ettersendt faktura på avveier vil det, hvis en forstår tolkningen i juridisk seksjon riktig, ikke være mulig i det hele tatt å rette opp skaden, idet oversittet betalingsfrist på slik faktura er å anse som om begjæring av oppreisning ikke er innkommet. Det samme alvorlige aspekt gjelder klagebegjæring og -avgift i den forbindelse. Fullmektig/søker har ingen kontroll med når Patentyret utsteder en faktura og at denne faktisk kommer frem til fullmektig/søker. I det foreliggende tilfelle kom fakturaen frem, men ble betalt for sent pga. en feilføring av betalingsfristen hos oss. Andre tilfeller har vist at faktura eller brev fra Patentstyret ikke er mottatt, selv om det heldigvis ikke skjer ofte. Patentstyret, som en serviceinstitusjon, har selv bestemt en slik betalingsordning, vel vitende om at dersom en faktura ikke når mottager fordi den ikke kom frem i posten, kommer for sent frem til mottager eller er blitt feilsendt, så vil dette medføre uopprettelig tap av rettigheter. Ved utarbeidelse av Forskrift om avgifter m.v. til Patentstyret har man åpenbart mer tatt hensyn til praktiske sider ved Patentstyrets nye regnskapsføring, enn den betydelige risiko som foreligger ved at utsendt påkrav (faktura) om Oppreisningsavgift, hhv. Klageavgift kommer bort i postgangen, og at søkeren dermed kan lide uopprettelig rettstap. Norske Patentingeniørers Forening har gjentatte ganger bedt om at Patentstyret, i likhet med patentmyndigheter som EPO, USPTO og andre, gir mulighet for at fullmektigene har en disposisjonskonto som Patentstyret kan belaste, tilsvarende AutoGiro, eller at avgift kan betales med kredittkort. Dette har Patentstyret vedvarende avslått.
2. avd. sak nr. 7693 5 I foreliggende tilfelle er altså oppreisning med hensyn til oversittet 31-månedersfrist for innlevering av PCT-søknaden blitt nektet fordi avgiften ble betalt 22. juni 2005 (ikke 22. juni 2006 som angitt i juridisk seksjons avgjørelse), i stedet for 02. juni 2005. Videre viser juridisk seksjon til det faktum at selv om søknaden ble mottatt 28. april 2005, så innkom norsk oversettelse først 23. mai 2005 (ikke 23. mai 2004 som angitt i juridisk seksjons avgjørelse!), og derfor mer enn 2 måneder fra det tidsrom (9. 15. mars 2005) som oversittelse av 31-månedersfristen ble oppdaget. Til dette må bemerkes at i tidligere tilfeller der frist for videreføring av PCT-søknad er blitt oversittet og PCT-søknad er blitt nasjonalt videreført ca. 2 måneder etter at feilen ble oppdaget, har Patentstyret i alminnelighet akseptert at oversettelse innkom innen to måneder etter innsendelse av nasjonal fase av PCT-søknad. I disse tilfeller er avgift for utsatt oversettelsesfrist blitt betalt. I foreliggende tilfelle har Patentstyret også faktisk fakturert kr. 800,- for utsatt oversettelsesfrist (2 måneder) (faktura 30509306 av 09. mai 2005). Denne 2-månedersfrist er etter vår oppfatning ikke den 2-månedersfrist som det refereres til Patentloven 72. Hadde oversettelse også innkommet 28. april 2005, eller i alle fall senest ca. 9. juni 2005, så ville vel i realitet innbetaling av avgift for utsatt oversettelsesfrist ikke vært krevd. Avgjørelsen fra Patentstyrets juridiske avdeling av 16. august 2006 understreker også med all tydelighet hvor fort det er å skrive feil tall (datoer), idet avgjørelsen på side 2 i linjene 4, 7 og 8 angir feil årstall. Videre understrekes at en påminnelse i saken ble innsendt 9. oktober 2006 med e-mail, der vi etterlyste en avgjørelse, og der vi viste til påminnelsen som ble faxet 2. august 2005. Etter mye om og men fikk vi fastslått at Patentstyrets juridiske seksjon hadde avslått begjæring om oppreisning 16. august 2006, og at ankefristen dermed var 16. oktober 2006. Vi mottok således avslaget pr. fax kun 1 uke før ankefristen utløp! Til tross for at Zacco Norway AS henter all post i Patentstyret hver arbeidsdag i Patentstyret, kom altså avslaget ikke frem umiddelbart etter utstedelsen, men faktisk bare 9 dager før ankefristen utløp og da altså etter innsendt påminnelse! Det hører med til historien, og som tidligere påpekt, at Zacco Norway AS iverksatte en nærmere kontroll av fakturaer i særlig mai og juni 2005, fordi det ble oppdaget at en del fakturaer fra Patentstyret ikke syntes å være blitt mottatt, og det var under denne kontroll at vi den 22. juni 2005 oppdaget at den angjeldende faktura vedrørende oppreisning ikke var blitt betalt i tide. Fakturaen ble imidlertid betalt umiddelbart 22. juni 2005. For øvrig henvises til den ytterligere oppreisningsbegjæring som ble innsendt til Styret 23. juni 2006. Denne ser det ut til at juridisk seksjon helt har valgt å overse i sin avgjørelse. Det nevnes at det 2. august 2005 også ble etterlyst faktura i denne forbindelse. I tillegg ble det anmodet om at Juridisk avdeling bekreftet mottagelsen av vårt brev av 23. juni 2005. Til tross for purringen 2. august 2005 mottok Zacco Norway AS aldri noen slik bekreftelse. Det inntrufne er blitt en stor personlig belastning for den ellers så dyktige medarbeider i vår regnskapsavdeling, og av denne grunn har vi foreløpig ikke bedt om en erklæring fra vedkommende. Dersom Annen Avdeling anser det som nødvendig for å fatte en beslutning at en erklæring må utferdiges av vedkommende person, vil vi forsøke å få dette til.
2. avd. sak nr. 7693 6 Vi tillater oss å be om at Annen Avdeling tar initiativ til at Patentstyret snarest innfører betalingsordninger som er mer fleksible og kundevennlige, i tiden og som ikke minst fjerner usikkerheten med utstedelse av faktura for så kritisk avgiftsbetaling som oppreisningsgebyr og klageavgift. Slikt burde være mulig i lys av at årsavgifter tillates forskuddsbetalt. KONKLUSJON De omstendigheter som har ført til oversittelse av betalingsfristen for oppreisningsgebyret må karakteriseres som en menneskelig, utilsiktet glipp, gjort av en underordnet ansatt som hadde som klar oppgave å tilrettelegge for betaling av avgiften innenfor fastsatt betalingsfrist. Patentstyret har innkrevd både oppreisningsgebyr, søknadsavgift, kravavgift og ikke minst avgift for utsatt oversettelsesfrist, og det må derfor antas at PL 72 ikke kommer til anvendelse med hensyn til angivelig for sent innkommet oversettelse. Det har hele tiden vært søkerens og fullmektigens klare hensikt å videreføre PCTsøknaden, og av denne grunn ble også oppreisningsbegjæringen innsendt samtidig med søknaden 28.april 2005. Vi henstiller derfor til Annen Avdeling om at man vurderer alle de uheldige omstendigheter som foreliggende søknad er blitt utsatt for, og at oppreisning gis, om enn under tvil." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til at 1. avdelings avgjørelse må oppheves. Første avdeling har avvist begjæringen under henvisning til at oppreisningsavgiften ble betalt for sent. Annen avdeling har imidlertid ved avgjørelsen i sak 7757 gitt oppreisning for oversittelsen av avgiftsbetalingsfristen, og denne oversittelsen er dermed ikke lenger til hinder for å ta nærværende begjæring under behandling. Første avdeling har videre vist til at oversettelsen av søknaden ble inngitt mer enn to måneder etter at den hindringen som førte til fristoversittelsen var opphørt, jf. patentlovens 72 første ledd tredje punktum og fjerde ledd. Fristen etter patentlovens 31 første ledd for videreføring av den internasjonale søknaden var i dette tilfellet 28. februar 2005. Hindringen som førte til fristoversittelsen opphørte ifølge søkerens egne opplysninger senest 15. mars 2005. Den internasjonale søknaden ble inngitt til Patentstyret 28. april 2005, og oversettelse av søknaden til norsk fulgte 23. mai 2005. Etter patentlovens 31 annet ledd kan oversettelse inngis innen en ytterligere frist på to måneder mot at det betales
2. avd. sak nr. 7693 7 fastsatt tilleggsavgift. Slik tilleggsavgift ble fakturert 29. april 2005, og betalt rettidig. Fristen for inngivelse av oversettelse utløp dermed 28. juni 2005. Som følge av tilleggsfristen utløp følgelig fristen for inngivelse av oversettelse i dette tilfellet etter at hindringen som førte til den opprinnelige fristoversittelsen var opphørt. I et slikt tilfelle må tomånedersfristen etter patentlovens 72 regnes fra utløpet av tilleggsfristen, dvs. fra 28. april 2005, og den utløp dermed først 28. juni 2005. Inngivelsen av oversettelsen den 23. mai 2005 er følgelig ikke til hinder for å ta nærværende begjæring under behandling. Etter dette blir 1. avdelings beslutning om å avvise begjæringen å oppheve, og saken henvises til ny avgjørelse i 1. avdeling i medhold av styrelovens 5 tredje ledd. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken henvises til ny avgjørelse i 1. avdeling. Are Stenvik (sign.) Kaare Otterbeck (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)