Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris, Frankrike Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. september 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 2. juli 2001, hvorved registreringen av det nedenfor gjengitte kombinerte merket CANAL DIGITAL ble besluttet opphevet etter innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partenes respektive fullmektiger samme dato. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: "Klasse 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder, elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynsprogram (sending av), fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon, kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler, kommunikasjon ved optisk fibernettverk; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester (radio, telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon), radiokommunikasjon, radiokringkasting, radioprogram (sending av),
2. avd. sak nr. 7200 2 radiosendinger; satellittoverføring; sending av fjernsynsprogram; utleie av modemer, utleie av telekommunikasjonsutstyr. Klasse 41: Dubbetjenester; filmer (utleie av kinematografiske), filmproduksjon, filmproduksjon på videobånd, filmstudioer, fjernsyns- og radioprogram (produksjon av), fjernsynsunderholdning, innspillingsstudioer, kinematografiske apparater og tilbehør (utleie av), kinematografiske filmer (utleie av), kinodrift; lotterier (organisering av); lydopptak (utleie av); oppsetninger (teater-), organisering av kulturelle arrangement (impresariotjenester), organisering av lotterier, pengespillvirksomhet; produksjon av radio- og fjernsynsprogram, program (produksjon av radio- og fjernsyns-), radio- og fjernsynsapparater (utleie av), radio- og fjernsynsprogram (produksjon av), radiounderholdning, redigering av videobånd; studioer (film-), underholdning (fjernsyns-), underholdning (radio-), underholdningsinformasjon, underholdningsvirksomhet; videospillere (utleie av), videobånd (utleie av), videobåndredigering." Innsigelsen var begrunnet med at det kombinerte merket CANAL DIGITAL er egnet til å forveksles med innsigerens registrerte varemerke nr. 178576 (19944638), ordmerket CANAL PLUS, registrert for nærmere angitte tjenester i klasse 38, samt innsigers internasjonalt registrerte varemerke nr. 685671 (199801515), det kombinerte merket CANAL+ MULTIMEDIA, som har virkning i Norge for nærmere angitte tjenester i klassene 38 og 41, og at merket CANAL DIGITAL således er registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 og nr. 8. Int. reg. nr. 685671 (199801515) Med hensyn til partenes anførsler, vises det til 1. avdelings saksdokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekslbare, skal gjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og merkelikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Her foreligger det tjenestelikhet både for innsigers reg. nr. 178576 i klasse 38, og innsigers internasjonale registrering nr. 685671 i klasse 38 og 41. Dermed blir graden av merkelikhet avgjørende. - Ad reg. nr. 178576, ordmerket CANAL PLUS:
2. avd. sak nr. 7200 3 Både innsigers og søkers merke anses å bestå av to uregistrerbare ord som oppnår distinktivitet gjennom sammenstillingen. Merkenes vern er dermed begrenset til sammenstillingen, slik at ingen kan kreve rett til enkeltordene. Det eneste felles for de to merkene er ordet CANAL, som både på fransk og engelsk har samme betydning som, og dessuten uttales likt med, det norske ordet kanal. PLUS og DIGITAL er derimot svært forskjellige ord, med ulikt betydningsinnhold, og av den grunn er merkene ansett tilstrekkelig forskjellige til at de skiller seg fra hverandre. Etter en helhetsvurdering anses derfor ikke reg. nr. 178576 som registreringshindrende, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. - Ad internasjonal registrering nr. 685671, det kombinerte merket CANAL+ MULTIMEDIA: Også dette merket inneholder hver for seg uregistrerbare tekstelementer, der likheten med det søkte merket ligger i ordet CANAL. Vurderingen av merkenes fonetiske likhet blir dermed sammenfallende med den for reg. nr. 178576 ovenfor. Merkenes grafiske utforming er derimot ganske lik ved at begges hovedelement er to liggende rektangler som er fylt av merkenes tekst, hvorav det nederste er noe forskjøvet i forhold til det øverste. Det at begge merkene åpner med ordet CANAL, som riktignok er et uregistrerbart element, forsterker inntrykket av likhet. Etter en helhetsvurdering anses merkene egnet til å bli forvekslet i den alminnelige omsetning med hensyn til tjenestenes kommersielle opprinnelse. IR nr. 685671 anses derfor registreringshindrende, jfr. varemerkeloven 14 første ledd nr. 8. Beslutning: Registreringen av det søkte merket oppheves helt, jf. varemerkeloven 21a." Merkehavers begrunnede klage over 1. avdelings avgjørelse, samt den foreskrevne klageavgift, innkom rettidig den 3. september 2001. I klagen uttaler merkehaverens fullmektig: "1. INNLEDNING Design- og varemerkeavdelingen besluttet den 2. Juli 2001 å slette registreringen av varemerkesøknad nr. 19978517. Varemerkesøker er Canal Digital Norge AS. Begrunnelsen for slettingen var at man anså søknaden for å være egnet til å kunne forveksles med den internasjonale registreringen nr. 685671 som er et kombinert merke registrert av franske selskapet Canal +, Societe Anonyme, Paris. På vegne av Canal Digital Norge AS påklages med dette avgjørelsen inn for Patentstyrets annen avdeling, jf. varemerkeloven 22. Klagen er rettidig, jf varemerkeloven 22a, jf. Forskrift om innlevering av dokument og betaling av avgift til Styret for det industrielle rettsvern 4. 2. NÆRMERE OM KLAGEN Innsigelsen fra Canal + ble begrunnet med fare for forvekselbarhet både for varemerkeregistrering nr. 178576, ordmerket CANAL PLUS, og internasjonal registrering nr. 685671 det kombinerte merket CANAL + MULTIMEDIA.
2. avd. sak nr. 7200 4 Design- og varemerkeavdelingen har i sin avgjørelse kommet til at ordmerket og den fonetiske likhet i kombinertmerket ikke er registreringshindrene. Canal Digital Norge AS er naturlig nok enig i denne vurderingen og har ingen øvrige kommentarer til denne. Videre anfører Design- og varemerkeavdelingen: "Merkets grafiske utforming er derimot ganske lik ved at begges hovedelement er to liggende rektangler som er fylt av merkenes tekst, hvorav det nederste er noe forskjøvet i forhold til det øverste. Det at begge merkene åpner med ordet CANAL, som riktignok er et uregistrerbart element, forsterker inntrykket av likhet. Etter en helhetsvurdering anses merkene egnet til å bli forvekslet i den alminnelige omsetning med hensyn til tjenestenes kommersielle opprinnelse." Canal Digital Norge AS er ikke enig i denne vurderingen. Vi mener at man ikke i tilstrekkelig grad har hensyntatt at det kombinerte merket (internasjonal registrering nr. 685671) inneholder uregistrerbare elementer. Videre peker vi på at merkenes mest distinktive trekk ligger i hvordan bokstavene er innrammet. I den internasjonale registreringen er det hvite bokstaver rammet inn av sort, mens det i varemerkesøknad nr. 19978517 er sorte bokstaver rammet inn av hvitt, for så vidt gjelder ordet "CANAL". Disse ulikhetene bør etter vårt skjønn medføre at varemerkene ikke kan anses som egnet til å forveksles. Denne klage oversendes i tre eksemplarer jf. Forskrift om nærmere bestemmelser om registrering mv av varemerker og fellesmerker 12-1. Vedlagt oversendes en sjekk på NOK 1.600 til dekning av klageavgift." I brev datert 28. november 2001 uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til Styrets uttalelse av 2001-09-28 og tillater oss å søke om fristforlengelse for besvarelse i ovennevnte innsigelsessak idet det pågår forhandlinger mellom partene for å komme frem til en minnelig ordning." Klagesaken ble deretter besluttet stilt i bero. Etter lengre tids berostillelse av klagesaken, i påvente av partenes tilbakemelding om resultatet av samtykkeforhandlingene, innkom den 21. august 2008 følgende brev fra merkehavers fullmektig: Vi viser til tidligere korrespondanse i Annen avdelingssak nr 7200. Partene har nå kommet til enighet og vi har nå mottatt samtykkeerklæring fra innsiger. Ovennevnte Annen avdelingssak kan dermed heves, og merket kan fremmes til registrering.
2. avd. sak nr. 7200 5 I den vedlagte samtykkeerklæringen, som var vedheftet utskrift fra Patentstyrets database for norsk varemerkeregistrering nr. 193026, uttales: We, the undersigned, Canal +, SA, Paris, France, owners of Norwegian Trademark reg. 0685671, do hereby grant our consent to the use and registration in Norway of the Norwegian registration no 193026 owned by Canal Digital AS, Fornebu, Norway, in respect of the goods appearing from the enclosed copy of the international registration. Annen avdeling skal uttale: Samtykkeerklæringen er undertegnet av representant for innsiger i nærværende sak, og dekker alle de tjenester som inngår i tjenestefortegnelsen varemerkeregistrering nr. 193026, det kombinerte merket CANAL DIGITAL, opprinnelig ble registrert med. At den nasjonale registreringen i samtykkeerklæringen feilaktig er benevnt som internasjonal registration (og den internasjonale registreringen tilsvarende feilaktig er benevnt som Norwegian Trademark ) tillegges ikke avgjørende vekt, da det er åpenbart at innsiger her må ha ment å henvise til den vedheftete registrerutskriften for den norske varemerkeregistrering nr. 193026. Samtykkeerklæringen må således fullt ut kunne aksepteres, til tross for de påpekte feil. Registreringen av det kombinerte merket CANAL DIGITAL kan mot denne bakgrunn opprettholdes uhindret av bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6 og nr. 8, jf. 4 og 6 første ledd, jf. varemerkelovens 14 annet ledd. Det kan ikke ses å foreligge slike særlige grunner som taler for at klagebehandlingen bør fortsette, jf. varemerkeloven 22a annet ledd. Etter dette er det ikke lenger grunnlag for å behandle klagen i 2. avdeling, og klagesaken blir derved å heve, jf. styrelovens 5 første ledd annet punktum. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, registreringen av det kombinerte merket CANAL DIGITAL opprettholdes og klagesaken heves. Jørgen Smith (sign.)