Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, CP45601 Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger: William Grant & Sons Ltd., The Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, Storbritannia Fullmektig: J. K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 22. oktober 2009, hvorved det registrerte ordmerket "1800 SINGLE BARREL" ble besluttet delvis opphevet etter innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partene samme dag. Søknaden om registrering av det ordmerket "1800 SINGLE BARREL" ble innlevert 7. desember 2004. Merket ble besluttet registrert den 7. desember 2005, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 50/2005, på side 37, med publiseringsdato mandag den 12. desember 2005, med følgende varefortegnelse: Klasse 32: Ikke-alkoholholdige cocktailmikser for miksing med alkoholholdige drikker; ikkealkoholholdige drikker. Klasse 33: Alkoholholdige drikker; alkoholholdige cocktailmikser; tequila. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Melding om den innkomne innsigelsen ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 08/2006, på side 104, med publiseringsdato mandag den 20. februar 2006. En avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.
Annen avd. sak nr. 8015 2 Innsigelsen var for det første begrunnet med at ordmerket "1800 SINGLE BARREL" mangler varemerkerettslig særpreg, og at merket således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 13 første ledd første punktum. Innsigelsen var for det annet begrunnet med at ordmerket "1800 SINGLE BARREL" er egnet til å forveksles med innsigers varemerke "SINGEL BARRELL", og at merket således også er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkeloven av 1961 14 første ledd nr. 6 og nr. 7, jf. 2, 4 og 6 første ledd, jf. nå varemerkelovens 16, bokstavene a) og b). Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Fra Første avdelings avgjørelse av 22. oktober 2009 hitsettes: Patentstyrets vurderinger: Varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Innsigers fullmektig har vist til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Innsiger skal ha brukt elementet SINGEL BARREL i en årrekke for varer i klasse 33, og det er vist til et varenummer og Vinmonopolets prisliste på internett. Videre er varemerket SINGLE BARREL registrert i EU og en rekke andre land. Senere i argumentasjonen vises dessuten til en registrering av varemerket BALVENIE SINGLE BARREL. Søkers fullmektig påpeker at det ikke er dokumentert noen innarbeidelse til SINGLE BARREL. Patentstyret slutter seg til at det ikke foreligger noen dokumentasjon for at SINGLE BARREL er brukt alene som varemerke, eller at dette på annen måte skulle være innarbeidet i Norge. At merket er registrert i andre land sier heller ingen ting om eventuelle rettigheter i Norge. Når det gjelder henvisningen til at varemerket BALVENIE SINGLE BARREL, skulle være registrert, har Patentstyret bare funnet registrering nr. 235295. Dette merket ble søkt registrert 2006.04.10 og har følgelig dårligere prioritet enn det søkte merket som ble søkt 2004.12.07. Patentstyret kan ikke se at innsiger har noen rettighet i Norge som gjør at varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 kommer til anvendelse. Innsigers fullmektig har vist til en påklaget innsigelsesavgjørelse fra OHIM mellom de samme partene og som angår identiske merker, men med en noe ulik varefortegnelses. OHIM kommer til at merkene er forvekselbare, men da innsiger ikke har noen registrering eller annen dokumentert
Annen avd. sak nr. 8015 3 rettighet i Norge, vil avgjørelsen kun kunne ha betydning når det gjelder uttalelsene om de enkelte elementenes særpreg. Varemerkeloven 13 første ledd Innsigers fullmektig har anført at innsiger fikk nektet sitt merke SINGLE BARREL, søknadsnummer 200104713, på grunn av manglende distinktivitet. Tallet 1800 kan neppe anses distinktivt for alkoholholdige drikker. Dette kan for eksempel angi mengden av varen. Subsidiært anfører innsigers fullmektig at det må inntas unntaksanmerkning for elementet SINGLE BARREL. Søkers fullmektig har til dette svart at SINGLE BARREL er en betegnelse som er mye brukt spesielt for bourbon whisky. Det søkte merket er imidlertid 1800 SINGLE BARREL, og det er elementet 1800 som er det distinktive. Elementet kommer først og er mest fremtredende. 1800 er brukt av søker gjennom mange år, og det er registrert flere 1800-varemerker i Norge. Det vises til 8 slike registreringer. Det fremheves videre at innsiger selv har argumentert overfor det amerikanske patentverket at elementet SINGEL BARREL er beskrivende. Søkers fullmektig har videre sendt inn utskrift fra forskjellige artikler på internett som viser definisjoner av SINGLE BARREL. Merket 1800 SINGLE BARREL er distinktivt som helhet. Patentstyret vil bemerke at det søkte merket, 1800 SINGLE BARREL, er en sammenstilling av tallet 1800 og den engelske teksten SINGLE BARREL. SINGLE betyr blant annet enkel, usammensatt og ufordervet og BARREL betyr blant annet tønne og fat. Videre er det dokumentert, blant annet med en utskrift fra Wikipedia at single barrel bourbon er en beskrivende kvalitetsbetegnelse for bourbon whisky. Innsiger har spesielt til dette kommentert at SINGLE BARREL er beskrivende for bourbon whisky i USA, men at dette er noe annet enn at det er beskrivende også i andre markeder. Her ville det være mer nærliggende å si single cask. SINGLE BARREL er ikke noen aktuell betegnelse for skotsk whisky. Patentstyret anser at det avgjørende for vurderingen, må være hvordan gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Hvem som er gjennomsnittsforbruker må vurderes for hvert omsetningsledd merket skal benyttes i, og er derfor ikke nødvendigvis bare "sluttforbrukeren". Merket er søkt registrert for ikke-alkoholholdige cocktailmikser for miksing med alkoholholdige drikker; ikke-alkoholholdige drikker og alkoholholdige drikker; alkoholholdige cocktailmikser; tequila. Gjennomsnittsforbrukeren kan følgelig både være en profesjonell næringsdrivende, en whiskykjenner eller en helt alminnelig forbruker. Vi finner etter dette at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte ordene og ordenes normale betydning. Det er ikke avgjørende at man kjenner til at SINGLE BARREL har en helt presis betydning for bourbon whisky, og at det ellers kanskje brukes single cask. Varefortegnelsen er heller ikke begrenset til dette. Videre fremstår det ved søk på www.google.com som at ordet barrel brukes også i omtale av skotsk whisky. Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter SINGLE BARREL som en angivelse av at varen kommer fra et enkelt/ublandet fat. Dette vil oppfattes som produktinformasjon som kan fortelle noe om varens egenskaper. Dette er videre i tråd med den vurderingen som ble foretatt da Patentstyret avslo varemerkesøknad nr. 200104713, ordmerket SINGEL BARREL. Det ble her argumentert med at termen ville oppfattes beskrivende for enkelte alkoholvarer og kvalitetsangivende for andre. Ved behandlingen av nærværende søknad ble det dessuten notert på det interne arbeidsdokumentet at det åpenbart ikke var gitt noen enerett til SINGLE BARREL alene.
Annen avd. sak nr. 8015 4 Innsiger har vist til en avgjørelse av innsigelsessaken mellom de samme parter i OHIM. Denne gjaldt forvekselbarhet, men inneholder uttalelser om merkedelenes distinktivitet. Avgjørelsen ble påklaget og begge parter har vist til Ankeinstansen i OHIMs avgjørelse. Ankeinstansen påpeker i premiss 21 at single barrel kan være uten særpreg, men er likevel registrert som varemerke. Innvendingen om manglende særpreg er isteden en ugyldighetsgrunn. Rollen til Ankeinstansen er å avgjøre om merkene er forvekselbare i den ikke-engelsktalende delen av EU. Ankeinstansen kom til at det ikke var dokumentert at SINGLE BARREL vil oppfattes beskrivende i Spania, Frankrike og Italia. Patentstyret kan ikke se at dette er særlig relevant for vurderingen i Norge. Gjennomsnittsforbrukeren i Norge forstår ordenes betydning etter en vanlig språklig forståelse. Det søkte merket består videre av tallet 1800 som kommer først i merket. Ordmerket 1800 for alkoholholdige drikker er tidligere behandlet av 2. avdeling i avgjørelse nr. 7349. Annen avdeling anså at tallet var egnet til å oppfattes som et årstall, og at årstallsangivelser generelt spiller en viktig rolle i forbindelse med omsetning av slike varer. Når årstallet ligger så langt tilbake i tid er det ikke nærliggende å oppfatte det som årgangsangivelse, men som produsentens etableringsår, når en oppskrift ble utviklet eller liknede. Dette vil angi en egenskap ved varen, og tallet er følgelig beskrivende. I den ovenfor nevnte avgjørelsen fra OHIM uttales videre at 1800 kan være referanse til barrel number, altså en referanse til et nummerert fat, eller til dato. Når det gjelder søkers anførsel om at 1800 er brukt og registrert i mange merker, vil Patentstyret bemerke at søkers registreringer som inneholder elementet 1800, har distinktive tillegg og er som helhet funnet registrerbare. Det er ikke dokumentert at elementet 1800 er innarbeidet som et selvstendig kjennetegn. Etter dette må det foretas en selvstendig vurdering av merket som helhet. Patentstyret anser at 1800 SINGLE BARREL som sammenstilling, vil oppfattes som en opplisting av to informasjonsbærende elementer. For alkoholholdige drikker; alkoholholdige cocktailmikser; tequila, som kan lagres på fat eller inneholder drikker som kan lagres på fat, vil merket være rent beskrivende og uregistrerbart etter varemerkeloven 13 første ledd andre punktum. Det samme gjelder ikke-alkoholholdige drikker da dette vil omfatte blant annet alkoholfritt øl og alkoholfri vin som også kan lagres på fat. Videre har vi kommet til at det søkte merket også mangler generelt særpreg for disse varene. 1800 SINGLE BARREL vil oppfattes som produktinformasjon, og vil derfor ikke være egnet til å utpeke en kommersiell opprinnelse. Ordkombinasjoner som umiddelbart gir utrykk for en generell påstand og generisk betegnelse, vil ikke bli oppfattet som et varemerke. Merket kan signalisere kvaliteter og egenskaper ved varene. Det er ikke noe ved selve meningsinnholdet som setter gjennomsnittsforbruker i stand til å skille søkers varer fra varer med en annen kommersiell opprinnelse. Uttrykket er således ikke egnet til å utpeke en særskilt kommersiell opprinnelse, men oppfattes som et generelt, opplysende eller informativt utsagn. Det søkte merket vil ikke ha en gjenkjennelseseffekt, og heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EF-domstolens avgjørelser C-64/02, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, premiss 42, C-37/03, BioID, premiss 27, og Førsteinstansdomstolens avgjørelse T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, premiss 18. Når det gjelder ikke-alkoholholdige cocktailmikser for miksing med alkoholholdige drikker, vil merket ikke oppfattes som beskrivende, og vil kunne fungere som varemerke. Også her vil tallet 1800 kunne oppfattes beskrivende, men SINGLE BARREL har ingen relevant betydning i forhold til denne typen varer. Merket som helhet anses derfor under tvil å ha gjenkjennelseseffekt for disse varene. Konklusjon:
Annen avd. sak nr. 8015 5 Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket er beskrivende og mangler særpreg for alkoholholdige drikker; alkoholholdige cocktailmikser; tequila, i klasse 33 og ikkealkoholholdige drikker i klasse 32, jf. varemerkeloven 13 første ledd første og andre punktum. For ikke-alkoholholdige cocktailmikser for miksing med alkoholholdige drikker er merket registrerbart. Beslutning: Registreringen oppheves for varene i klasse 33 og for ikke-alkoholholdige drikker i klasse 32, jf. varemerkeloven 21 a første ledd. Registreringen opprettholdes for ikke-alkoholholdige cocktailmikser for miksing med alkoholholdige drikker i klasse 32, jf. varemerkeloven 21 a andre ledd. Registreringshavers begrunnede klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom den 21. desember 2009. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 25. januar 2010, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler registreringshavers fullmektig: "1. Innledning Vi viser til Patentstyrets avgjørelse i varemerkesøknad nr. 200412613 og påklager, i henhold til varemerkeloven 22 og 22a, avgjørelsen inn for fornyet behandling ved Patentstyrets 2. avdeling. Klagefrist er 22. desember 2009 og klagen er følgelig rettidig. Grunnlaget for klagen er at innehaver av det søkte merket er svært uenig i Patentstyrets konklusjon om at merket 1800 SINGLE BARREL mangler tilstrekkelig varemerkerettslig særpreg, jf. 13 første ledd for varene "Ikke-alkoholholdige drikke" i klasse 32 og "alkoholholdige drikker; alkoholholdige cocktailmikser; tequila" i klasse 33. Vi nevner innledningsvis kort at Patentstyret har konkludert riktig når de har kommet til at innsiger ikke har dokumentert innarbeidelse av sammenstillingen SINGLE BARREL, og at den heller ikke på annen måte er vernet for innsiger i Norge. 2. Ad varemerkeloven 13 første ledd Innledningsvis vil vi poengtere at vi er uenig i at sammenstillingen SINGLE BARREL er egnet til å oppfattes som beskrivende for de varene merket er nektet registrert. Vi er av den oppfatning at sammenstillingen av ordene "ufordervet eller enkel" og "tønne eller fat" ikke uten videre må anses å være uten særpreg. Når det gjelder for varen Whisky, er det mulig sammenstillingen er så vidt mye brukt som en kvalitetsangivelse, også i Norge, slik at sammenstillingen har gått over til å bli deskriptivt. Dette vil likevel kun gjelde for Whisky og ikke andre alkoholdholdige eller ikke-alkoholholdige drikker. Det er derved ikke grunnlag for å gå ut fra at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket beskrivende for disse varene.
Annen avd. sak nr. 8015 6 Vi fastholder for 2. avdeling, som anført for Patentstyrets 1. avdeling at sammenstillingen 1800 SINGLE BARREL er tilstrekkelig distinktivt for alle de varer merket er søkt for i klasse 32 og 33. Dette synes også å være Patentstyrets vurdering i med den innledende behandlingen av søknaden, da det i 1.avdelings avgjørelse er vist til nedtegnelsen i Patentstyrets arbeidsdokument om at det ikke ble oppnådd enerett til "SINGLE BARREL" alene. Vi kan ikke si oss enig i at sammenstillingen 1800 SINGLE BARREL er egnet til å angi en egenskap ved noen av de varer merket er søkt for. Det er ikke grunn til å tro at elementet 1800 vil oppfattes som etableringsår, tidspunkt for oppskriftens opprinnelse mv., slik Patentstyret anfører i sin avgjørelse. Dette hadde vært annerledes om merket hadde vært SINGLE BARREL med tillegget "ESTABLISHED 1800" "SINCE 1800" eller lignende. Slik elementet er plassert i starten av merket vil det være mest nærliggende for omsetningskretsen å anta at det er et distinktivt del av merket. Vi viser i den sammenheng til at 1800 er et merkeelement som er felles for mange av varemerkene som tilhører samme innehaver. Av den grunn vil elementet 1800 heller oppfattes som et "housemark" dvs. felles merkeelement som vil knytte sammen de ulike varemerkene til samme innehaver. Dette må vektlegges ved vurderingen av det søkte merket. Søker vil legge til at elementet 1800 er godt kjent som merkeelement for deres varer. Søker vil videre hevde at merket må vurderes i sin helhet for hver av de varer merket søkes registrert. Mens SINGLE BARREL kan oppfattes som beskrivende for whisky, vil termen 1800 SINGLE BARREL være distinktivt for alle varene, herunder for Tequila hvor det ikke er kjent at sammenstillingen har den anførte betydningen "ufordervet tønne" eller lignende. Vi viser forøvrig til våre tidligere innsendte besvarelser i saken for 1. avdeling og tar samtidig forbehold for at vi vil sende inn nye anførsler og bevis til støtte for klagen. 3. Avsluttende bemerkninger Vi ber på dette grunnlag om at 1. avdelings avgjørelse oppheves og at ordmerket 1800 SINGLE BARREL registreres for alle de varer merket er søkt for i klasse 32 og 33." Ved Annen avdelings brev av 4. januar 2010 er gjenpart av registreringshavers klage oversendt innsigers fullmektig til uttalelse, med frist til 5. mars 2010 til innsendelse av en eventuell imøtegåelse. Fristen ble etter innsigers anmodning senere forlenget til 5. mai 2010. Det var ikke innkommet noe svar fra innsigers fullmektig ved svarfristens utløp 5. mai 2010. Den 14. september 2010, foranlediget av e-postforespørsel fra Annen avdelings sekretariat, innkom følgende avsluttende uttalelse fra registreringshavers fullmektig: "Vi viser til Deres e-post av 14. september 2010, og kan meddele at vår klient ikke ønsker å innlevere imøtegåelse av søkers klage."
Annen avd. sak nr. 8015 7 Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. Klagen inneholder intet nytt av betydning, og saken står dermed i samme stilling som for Første avdeling. Første avdelings avgjørelse blir etter dette å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)