Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8156 Patentsøknad nr. 20042259 Inndato: 2004.06.01 Løpedag: 2002.11.01 Prioritet: 2001.11.01 (US330842) og 2002.03.19 (US365169) PCT-nummer: PCT/US2002/35080 (2002.11.01) WIPO publ.nr.: WO/2003/38683 (2003.05.08) Søker: VeriSign Inc., 487 East Middlefield Road, CA94043 Mountain View, California, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 8. februar 2011, hvorved innkommet begjæring om at søknad tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble avslått. Avgjørelsen ble sendt søkerens norske fullmektig samme dag. Begjæringen gjelder søkers oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for det 7. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 8 femte ledd, 15 fjerde ledd og 41, jf. avgiftsforskriften 30 første og tredje ledd. Nærværende søknad ble innlevert den 1. juni 2004, og har datoen 1. november 2002 som løpedag, som er basert på den internasjonale søknadens innleveringsdato, jf. patentlovens 29. Ordinær frist for betaling av avgift for 7. avgiftsår utløp 30. november 2008, jf. patentlovens 8 femte og sjette ledd og 41 første og annet ledd, og siste frist for innbetaling av nevnte årsavgift, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, utløp 31. mai 2009, jf. patentlovens 41 tredje ledd og avgiftsforskriftens 30 tredje ledd. Grunnavgift, granskingsavgift mv., samt tidligere årsavgifter, er alle innbetalt rettidig. I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets Annen avdeling avslår eller avviser en begjæring om at en patentsøknad tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning), ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.
Annen avd. sak nr. 8156 2 Avgift for det 7. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved ordinært forfall den 30. november 2008 [1. desember 2008]. Ved Patentstyrets brev av 13. januar 2009 ble søkers fullmektig orientert om at avgift for 7. avgiftsår ikke er registrert innbetalt innen den ordinære frist 30. november 2008, og om at avgiften kan innbetales i inntil 6 måneder etter forfall [i dette tilfellet 31. mai 2009], mot at det innbetales et tillegg på 20 %. Avgift for det 7. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved respittfristens utløp den 31. mai 2009, hverken med eller uten det lovbestemte forsinkelsestillegg. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 20. juni 2009 ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på at nærværende søknad er besluttet henlagt med virkning fra 30. november 2008, med bakgrunn i manglende innbetaling av nevnte årsavgift, med forsinkelsestillegg, innen respittfristens utløp den 31. mai 2009, jf. patentlovens 15 fjerde ledd, og uten mulighet for gjenopptagelse. I nevnte brev ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på muligheten til å begjære at søknaden tas under behandling til tross for oversittelse av betalingsfristen (krav om oppreisning), dersom vilkårene etter patentlovens 72 er oppfylt, samt orientert om muligheten for å bringe beslutningen om henleggelse av patentsøknaden inn for Patentstyrets Annen avdeling, jf. patentlovens 26. Fra henleggelsesbrevet av 20. juni 2009 hitsettes: "Henleggelse av patentsøknad nr. 20042259 etter PL 15 fjerde ledd 1 Fristen til å betale årsavgiften etter patentloven 41 tredje ledd med 20 % forhøyelse utløp 2009.05.31 uten at avgift er innkommet, se avgiftsforskriften 22 tredje ledd. Patentsøknaden er derfor i samsvar med patentloven 15 fjerde ledd blitt henlagt med virkning fra 2008.11.30. Behandlingen av en søknad som er henlagt av denne grunn kan ikke gjenopptas.
Annen avd. sak nr. 8156 3 Unntaksvis kan søknaden likevel tas under fortsatt behandling (oppreisning) etter oversittelse av en frist, såfremt søkeren godtgjør at det har vært utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Om adgang til å begjære slik oppreisning, se patentloven 72 første og annet ledd. Har du spørsmål om oppreisning ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf 22387300. Ta kontakt med Patentstyret dersom du er uenig i at betalingsfristen i dette tilfellet er oversittet. Avgjørelsen om å henlegge søknaden, kan videre påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Henlagte søknader som er allment tilgjengelig vil kunngjøres i Norsk Patenttidende. Norsk Patenttidende publiseres ukentlig på vår hjemmeside www.patentstyret.no [Fotnote 1: Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets 2. avdeling, jf patentloven 26 første ledd. Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dag meddelelse om avgjørelsen ble sendt til søkeren. Det skal betales fast avgift, som vil bli fakturert etter mottak av klagen, med frist angitt på fakturaen. I mottsatt fall skal klagen ikke bli opptatt til behandling, jf patentloven 27, første ledd. Se også avgiftsforskriften 2 og 21.]" Informasjon om henleggelsen av den aktuelle patentsøknaden ble deretter kunngjort i Norsk Patenttidende nr. 27/2009, side 35, med publiseringsdato mandag den 29. juni 2009. Se patentlovens 23. Søkers foreløpige begjæring om at søknaden skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen, inneholdende en anmodning om å bli tilstått en ytterligere frist for å innlevere en nærmere begrunnelse av begjæringen, innkom til Patentstyret den 20. juli 2009. I begjæringen uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til Styrets skriv om henleggelse av 20. juni 2009 i ovennevnte sak. Det ønskes med dette å søke om oppreisning i saken, jfr. Patentlovens 72. Vi gjør oppmerksom på at årsavgift med mulkt er blitt betalt i dag. Vennligst send oss faktura for oppreisningsavgiften, kr 1.550,-. Vi ber om en frist for innlevering av en nærmere begrunnelse for hva som ligger til grunn for den aktuelle fristoversittelsen." Årsavgift for 7. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto av søkers fullmektig den 21. juli 2009. Den 13. august 2009 ble utstedt og sendt ut faktura til søkers fullmektig for innbetaling av det lovbestemte gebyr for behandling av krav om at søknad tas under behandling til tross for fristoversittelsen (saksbehandlingsgebyr), jf. patentlovens 72 første ledd siste
Annen avd. sak nr. 8156 4 punktum og (nå) avgiftsforskriftens 28, med betalingsfrist satt til 15. september 2009. Gebyret er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 3. september 2009. Ved Patentstyrets brev av 13. august 2009 er søkers fullmektig meddelt frist til 13. oktober 2009 med å inngi en nærmere begrunnelse av begjæringen om at søknaden skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Den 6. oktober 2009 innkommer følgende uttalelse fra søkers fullmektig: "Det vises til vårt brev med begjæring om oppreisning av 20. juli 2009. Som begrunnelse for rettighetstapet har vi fra søkerens agent i USA fått opplyst at de har overtatt søkerens patentportefølje fra et annet patentbyrå. Ved innføringen av de nye sakene i agentens database ble det i søkerens tre norske saker begått en feil idet det ble avmerket at det ikke skulle betales årsavgifter. Det medførte at søknadenes status ble endret til closed i databasen, og ingen påminnelser om betaling av årsavgifter sendt videre. Feilen ble begått av en underordnet ansatt som er vel kjent med hvordan dette arbeidet skal utføres og ikke har utført lignende feil tidligere. Av det ovenstående synes det som betingelsene i PL 72 er oppfylt, og vi ber derfor om at oppreisning gis." Avgift for 8. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 26. april 2010; innen respittfristens utløp den 31. mai 2010. Ved Patentstyrets brev av 3. august 2010 er søkers fullmektig på ny oppfordret om, og samtidig meddelt frist til den 3. oktober 2010 med, å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. Fristen er senere blitt forlenget av Patentstyret til 4. november 2010. Fra Patentstyrets brev av 3. august 2010 til søkers fullmektig hitsettes: "Vedrørende begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen i søknad nr. 20042259 Vi viser til deres begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen mottatt 2009.07.20, vårt brev av 2009.08.13 der det innvilges en tilleggsfrist for å komme med nærmere begrunnelse, samt deres brev av 2009.10.06 der nærmere begrunnelse gis. Det innvilges en tilleggsfrist frem til 2010.10.03 for å komme med en ytterligere nærmere begrunnelse for begjæringen om at saken skal tas under behandling, til tross for fristoversittelsen, i ovennevnte søknad. For at søknaden skal kunne tas under behandling,
Annen avd. sak nr. 8156 5 må søker ha utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves for å overholde lovens frister, jf. varemerkeloven 80 første ledd. I brev mottatt 2009.10.06 opplyses det at det ble begått en feil ved innføringen av de nye sakene i den amerikanske agentens database, idet det ble avmerket at det ikke skulle betales årsavgifter i søkerens tre norske saker. Dette medførte at søknadenes status ble endret til closed i databasen, og at ingen påminnelser om betaling av årsavgifter ble sendt videre. Følgende forhold ønskes belyst: - Det bes om en mer inngående beskrivelse av hva som konkret skjedde da det ble avmerket at det ikke skulle betales årsavgifter og da søknadenes status ble endret til closed. Hva var årsaken til feilen? - Det bes om en beskrivelse av rutiner for å sikre seg mot feil ved overtagelse av patentporteføljer hos søkers amerikanske agent, og en beskrivelse av eventuelle etterfølgende rutiner. Dersom vi ikke mottar nærmere begrunnelse innen angitt frist, vil begjæringen om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen bli avgjort på det foreliggende grunnlag." Avgift for 9. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 22. oktober 2010; innen ordinært forfall 30. november 2010. Den 3. november 2010 innkommer følgende svarbrev fra søkers fullmektig: "Det vises til Patentstyrets brev av 3. august 2010, hvor det etterlyses en mer inngående beskrivelse av hendelsesforløpet, samt rutinene hos søkerens amerikanske agent. Fra agenten har vi fått opplyst at søknadene ble overført fra søkerens tidligere representant. Agenten har detaljerte rutiner for inntak av overførte søknader slik som disse. I disse instruksjonene er det separate avsnitt for Sending av brev til utenlandsk agent og Internasjonal fristføring sjekkliste. Det siste avsnittet inkluderer et krav om at det skal sjekkes med faktureringsansvarlig partner hvis årsavgiftklassifiseringen (dvs. hvem som er ansvarlig for årsavgiftene og om de skal betales) ikke er bekreftet. Under inntaksprosedyren for disse søknadene gjorde en av våre fristførende sekretærer feilaktig en avmerking i fristsystemet som indikerte at vi hadde mottatt instruksjoner fra søkeren om at årsavgiftene ikke skulle betales. Dette ble ikke bekreftet med faktureringsansvarlig, åpenbart fordi dette ikke ble ansett som ubestemt. Dette var en isolert feil. Den samme sekretæren har ellers prosessert mange andre inntatte søknader uten å gjøre tilsvarende feil. Basert på ovennevnte feilaktige avmerking ble alle
Annen avd. sak nr. 8156 6 postene for frister for årsavgifter markert som lukket (dvs. at det ikke kreves noen ytterligere handling), og det kom da ikke opp noen purringer om årsavgiftsfrister. Normalt skulle denne feilen blitt fanget opp av andre rutiner for å lukke en aktiv søknad. For eksempel har agentens firma detaljerte rutiner for Årsavgifter og avgifter for opprettholdelse av patentsaker. Disse rutinene inkluderer i et eget avsnitt behandling av søknader hvor det mottas instruksjoner om å lukke søknaden ( Ikke betal, la falle ). Disse rutinene inkluderer krav om at når en aktiv søknad lukkes, må det fylles ut et skjema som skal behandles av faktureringsansvarlig (faktureringsansvarlig skal bekrefte at det ikke er utestående beløp i saken). Nærmere bestemt må det fylles ut et standard skjema for oversendelse til faktureringsansvarlig partner, og purringer skal sendes hver måned inntil lukkeskjemaet blir signert og returnert. I dette tilfellet ble imidlertid ikke lukkeskjemaet fylt ut og levert faktureringsansvarlig for kontroll, muligens fordi søknadene ikke forelå i systemet fra før av og derfor ikke var registrert med en frist. Selv om søknaden ikke var offisielt lukket, beholdt den av vanvare instruksjonene om ikke å betale vedlikeholdsavgiftene, og ingen ytterligere betalingsinstruksjoner ble sendt til den utenlandske agenten eller den vanlige betalingstjenesten. Selv om den utenlandske agenten sendte purringer om avgiften til søknaden, ble ikke purringene merket for ytterligere handling, ettersom fristsystemet allerede viste at denne årsavgiften ikke skulle betales. Etter vår oppfatning har agenten mer omfattende rutiner enn vanlig blant patentkontorer, og da feilen som førte til fristoversittelsen er en enkeltstående feil av en betrodd, men underordnet ansatt, mener vi at betingelsene for at saken tas under behandling er oppfylt." Ved Patentstyrets brev av 22. desember 2010 anmodes fullmektigen på ny om å innsende en ytterligere utdypelse av begrunnelsen av begjæringen, med svarfrist 22. februar 2011. Fra Patentstyrets brev av 22. desember 2010 til søkers fullmektig hitsettes: "Vedrørende begjæring om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen i søknad nr. 20042259 Vi viser til deres begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen mottatt 2009.07.20, vårt brev av 2010.08.03 der det gis en tilleggsfrist for å komme med nærmere begrunnelse, samt deres brev mottatt 2010.11.03 der nærmere begrunnelse gis. Det innvilges en tilleggsfrist frem til 2011.02.22 for å komme med en ytterligere nærmere begrunnelse for begjæringen om at saken skal tas under behandling, til tross for fristoversittelsen, i ovennevnte søknad. For at søknaden skal kunne tas under behandling, må søker eller søkers fullmektig ha utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves for å overholde lovens frister, jf. patentloven 72 første ledd.
Annen avd. sak nr. 8156 7 I brev mottatt 2010.11.03 er det gitt en nærmere begrunnelse i saken. Patentstyret ønsker en mer detaljert beskrivelse av hendelsesforløp og ansvarsforhold, da den tidligere inngitte begrunnelsen fremstår som noe uklar. Følgende forhold ønskes belyst: - Er det mulig å gi en detaljert beskrivelse av hva som foregikk i Norge og hva som foregikk i USA, og hvem som hadde ansvar for hva? - Det ønskes en rutinebeskrivelse knyttet til det stedet der feilen er begått. Hvis feilen skjedde i Norge, hvorfor viser fullmektigen til den amerikanske agentens rutiner? - Stemmer det at den feilaktige avmerkingen i fristsystemet under inntaksprosedyren av søknadene skjedde i Norge? Det ble markert at årsavgiftene ikke skulle betales. Dette ble ikke bekreftet med faktureringsansvarlig, noe som er i strid med rutinen for inntak av overførte søknader. - Basert på den feilaktige avmerkingen ble alle poster for frister for årsavgifter merket som lukket. Skjedde denne feilen i Norge? - Når en søknad blir lukket skal det fylles ut et lukkeskjema og leveres faktureringsansvarlig partner for kontroll. Dette ble ikke gjort i denne saken. Skulle lukkeskjemaet vært fylt ut av norsk fullmektig? - Hvem er faktureringsansvarlig partner? Er denne personen i Norge eller i USA? Dersom vi ikke mottar nærmere begrunnelse innen angitt frist, vil begjæringen om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen bli avgjort på det foreliggende grunnlag." Den 20. januar 2011 innkom følgende svar fra søkers fullmektig: "Det vises til Patentstyrets brev av 22. desember 2010. Jeg tror saksbehandlerens spørsmål best besvares ved å forklare noe om bakgrunnen for saken: Søkeren, Verisign Inc., bruker et amerikansk fullmektigbyrå til å ivareta sin patentportefølje. Opprinnelig benyttet søkeren Kenyon & Kenyon som sin fullmektig, men valgte senere å overføre patentporteføljen til Townsend and Townsend and Crew LLP. Kenyon engasjerte i sin tid Oslo Patentkontor til å innlevere søknaden i Norge, og benyttet en ekstern betalingsformidler til å ivareta årsavgiftene. Når Townsend overtok denne patentsøknaden fra Kenyon, skjedde det en feil hos Townsend, idet søknaden feilaktig ble markert som closed. Som følge av dette ble det ikke gitt beskjed til den eksterne betalingsformidleren om å betale årsavgiftene. Vår del i denne hendelsen er at vi har oversendt meldinger og purringer vedrørende årsavgifter til Kenyon og senere Townsend. Det som er anført vedrørende grunnene til rettighetstapet relaterer seg derfor til rutiner og hendelser hos Townsend. Jeg beklager hvis våre tidligere brev har vært årsak til misforståelser rundt ansvar og hendelsesforløp."
Annen avd. sak nr. 8156 8 * * * Patentstyrets Første avdeling la til grunn at søkers fullmektig ble oppmerksom på fristoversittelsen ved mottak av Patentstyrets brev av 20. juni 2009, og begjæringen ble ansett innkommet innen utløpet av fristene som er oppstilt i patentlovens 72. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 8. februar 2011 hitsettes: "Vurderinger: Spørsmålet i saken er hvorvidt søkers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Søkers fullmektigs anførsler: Søkeren bruker et amerikansk fullmektigbyrå til å ivareta sin patentportefølje. Opprinnelig benyttet søkeren Kenyon & Kenyon som sin fullmektig, men valgte senere å overføre patentporteføljen til Townsend & Townsend and Crew LLP. Kenyon engasjerte i sin tid den norske fullmektigen til å innlevere søknaden i Norge, og benyttet en ekstern betalingsformidler til å ivareta årsavgiftene. Den norske fullmektigens del i denne hendelsen er at de har oversendt meldinger og purringer vedrørende årsavgifter til Kenyon og senere Townsend (heretter hjemlandsfullmektigen). Det som er anført vedrørende grunnene til rettighetstapet relaterer seg til rutiner og hendelser hos hjemlandsfullmektigen. Feilen skjedde da hjemlandsfullmektigen overtok søkerens patentportefølje fra Kenyon. Ved innføringen av de nye sakene i hjemlandsfullmektigens database ble det i søkerens tre norske saker begått en feil idet det ble avmerket at det ikke skulle betales årsavgifter. Det medførte at søknadenes status ble endret til closed i databasen, og ingen påminnelser om betaling av årsavgifter sendt videre. Hjemlandsfullmektigen har detaljerte rutiner for inntak av overførte søknader fra en annen agent. I disse instruksjonene er det separate avsnitt for Sending av brev til utenlandsk agent og Internasjonal fristføring sjekkliste. Det siste avsnittet inkluderer et krav om at det skal sjekkes med faktureringsansvarlig partner hvis årsavgiftsklassifisering (dvs. hvem som er ansvarlig for årsavgiftene og om de skal betales) ikke er bekreftet. Under inntaksprosedyren for disse søknadene gjorde en av hjemlandsfullmektigens fristførende sekretærer en avmerking i fristsystemet som indikerte at de hadde mottatt instruksjoner fra søkeren om at årsavgiftene ikke skulle betales. Dette ble ikke bekreftet med faktureringsansvarlig partner, åpenbart fordi dette ikke ble ansatt som ubestemt.
Annen avd. sak nr. 8156 9 Dette var en isolert feil. Den samme sekretæren har ellers prosessert mange andre inntatte søknader uten å gjøre tilsvarende feil. Basert på ovennevnte feilaktige avmerking ble alle postene for årsavgifter markert som lukket (dvs. at det ikke kreves noen ytterligere handling), og det kom da ikke opp noen purringer om årsavgiftsfrister. Normalt skulle denne feilen blitt fanget opp av andre rutiner for å lukke en aktiv søknad. For eksempel har hjemlandsfullmektigen detaljerte rutiner for Årsavgifter og avgifter for opprettholdelse av patentsaker. Disse rutinene inkluderer i et eget avsnitt behandling av søknader hvor det mottas instruksjoner om å lukke søknaden ( ikke betal, la falle ). Disse rutinene inkluderer krav om at når en aktiv søknad lukkes, må det fylles ut et skjema som skal behandles av faktureringsansvarlig partner (faktureringsansvarlig skal bekrefte at det ikke er utestående beløp i saken). Nærmere bestemt må det fylles ut et standard skjema for oversendelse til faktureringsansvarlig partner, og purringer skal sendes hver måned inntil lukkeskjemaet blir signert og returnert. I dette tilfellet ble imidlertid ikke lukkeskjemaet fylt ut og levert faktureringsvarlig for kontroll, muligens fordi søknadene ikke forelå i systemet fra før av og derfor ikke var registrert med en frist. Selv om søknaden ikke var offisielt lukket, beholdt den av vanvare instruksjonene om ikke å betale vedlikeholdsavgiftene, og ingen ytterligere betalingsinstruksjoner ble sendt til den utenlandske fullmektigen eller den vanlige betalingstjenesten. Selv om den utenlandske agenten sendte purringer om avgiften til søknaden, ble ikke purringene merket for ytterligere handling, ettersom fristsystemet allerede viste at denne årsavgiften ikke skulle betales. Etter den norske fullmektigens oppfatning har hjemlandsfullmektigen mer omfattende rutiner enn vanlig blant patentkontorer, og da feilen som førte til fristoversittelsen er en enkeltstående feil av en betrodd, men underordnet ansatt, mener fullmektigen at betingelsene for at saken skal tas under behandling er oppfylt. Patentstyret uttaler: Patentstyret forstår det slik at fristoversittelsen skyldes tre forhold hos hjemlandsfullmektig. For det første ble det ved inntaksprosedyren for søknaden gjort en feilaktig avmerking i fristsystemet, av en underordnet ansatt, om at årsavgifter for søknaden ikke skulle betales. Den feilaktige avmerkingen førte til det andre forholdet, som var at alle poster for frister for årsavgifter ble markert som lukket, og det kom da ikke opp noen purringer om årsavgiftsfrister. For det tredje ble det ikke fylt ut et lukkeskjema, som vanligvis fylles ut når en aktiv søknad lukkes. Dette skjemaet skal signeres av faktureringsansvarlig partner. Normalt ville faktureringsansvarlig partner mottatt purringer inntil lukkeskjemaet blir signert og returnert. Det skjedde ikke i dette tilfellet. I følge Annen Avdelings kj. 6411 identifiseres søker med søkers fullmektig. Søknaden kan bare tas under behandling dersom både søkeren og hans fullmektig har utvist den nødvendige omhu. Søkers fullmektig er gitt flere sjanser til å komme med informasjon om feilen som førte til fristoversittelsen. Patentstyret fikk først en meget kort begrunnelse for begjæringen om at saken tas under behandling. Patentstyret ba derfor om en nærmere begrunnelse. Svaret vi mottok fra fullmektigen var ufullstendig og søkers fullmektig ble bedt om å sende inn en ytterligere nærmere begrunnelse. I sitt svar på dette forklarer fullmektig noe om bakgrunnen for saken, men går ikke nærmere inn på årsakene til fristoversittelsen.
Annen avd. sak nr. 8156 10 Det stilles strenge krav til søkers fullmektigs aktsomhet når det gjelder overholdelse av frister. Ut fra den innsendte begrunnelse fra søkers fullmektig, foreligger det ikke tilstrekkelig opplysninger til at Patentstyret kan vurdere og konkludere med at det er utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Det anses ikke godtgjort at hjemlandsfullmektigen har hatt et betryggende system for betaling og oppfølging av årsavgifter. Patentstyret har etter dette kommet til at søknaden ikke skal tas under behandling. Søkers fullmektig har ikke godtgjort at vilkårene i patentloven 72 er oppfylt. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæring om at søknaden tas under behandling til tross for fristoversittelsen avslås." Søkers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 8. februar 2011 innkom rettidig til Patentstyret den 8. april 2011. I klagen uttaler søkers fullmektig: "Dette gjelder en anke til Patentstyrets 2. avdeling over 1. avdelings avgjørelse av 8. februar 2011. Foreliggende søknad ble innlevert 1. juni 2004. Ordinær frist for betaling av årsavgift for 7de avgiftsår utløp den 30. november 2008 og med tillegg den 31. mai 2009. Årsavgiften ble ikke betalt og søknaden ble derfor endelig henlagt, ifølge brev fra Patentstyret datert 20. juni 2009. Begjæring om fortsatt behandling ble innlevert 20. juli 2009. En nærmere begrunnelse for begjæringen ble innlevert 6. oktober 2009. I brev av 3. august 2010 ba Patentstyret om en nærmere begrunnelse. En slik begrunnelse ble innsendt den 3. november 2010. Patentstyret ba deretter om en ytterligere begrunnelse i brev av 22. desember 2010. Svar ble innlevert den 20. januar 2011. Begjæringen ble deretter avslått ved Patentstyrets avgjørelse av 8. februar 2011. Oslo Patentkontor AS mottok i sin tid oppdraget med å innlevere foreliggende søknad fra Kenyon & Kenyon som var søkerens hjemlige fullmektig i patentsaker. Kenyon benytter en ekstern betalingsformidler for årsavgifter, og hadde følgelig satt ut betalingen av årsavgiftene i denne saken. Oslo Patentkontor AS sendte over varslet om uteblitt årsavgift mottatt fra Patentstyret, selv om vi ikke hadde noe med håndteringen av årsavgifter å gjøre. Senere valgte søkeren å overføre sin patentportefølje til Townsend & Townsend & Crew. Townsend benytter også ekstern betalingsformidler for årsavgifter. Ved innføringen av foreliggende søknad i Townsends database gjorde imidlertid Townsends fristførende sekretær ved en feil en avmerkning i databasen som indikerte at de hadde mottatt instruksjoner fra søkeren om årsavgiftene ikke skulle betales. Som en følge av dette endret
Annen avd. sak nr. 8156 11 databasen automatisk søknadens status til closed. Igjen som en følge av dette ble det ikke sendt ut ordre til den eksterne betalingsformidleren om å betale årsavgifter i denne saken, og det kom heller ikke opp noen purringer om årsavgiftsfrister. Townsend har detaljerte rutiner for inntak av overførte søknader fra annen agent. I disse rutinene er det krav om at det skal sjekkes med faktureringsansvarlig partner hvis årsavgiftsklassifiseringen (dvs. hvem som er ansvarlig for årsavgiftene og om de skal betales) ikke er bekreftet. I dette tilfellet ble det imidlertid ikke sjekket med faktureringsansvarlig partner, åpenbart fordi årsavgiftsklassifiseringen ikke ble ansett som ubestemt. Normalt skulle en slik feil blitt fanget opp av andre rutiner. Blant annet har Townsend detaljerte rutiner for behandling av søknader hvor det mottas instruksjoner om å lukke søknaden. Disse rutinene inkluderer krav om at når en aktiv søknad lukkes, må det fylles ut et skjema som skal behandles av faktureringsansvarlig partner (faktureringsansvarlig partner skal bekrefte at det ikke er utestående beløp i saken). Nærmere bestemt må det fylles ut et standard skjema for oversendelse til faktureringsansvarlig partner, og purringer skal sendes hver måned inntil lukkeskjemaet blir signert og returnert. I dette tilfellet ble imidlertid ikke lukkeskjemaet fylt ut og levert faktureringsansvarlig partner for kontroll, muligens fordi søknaden ikke forelå i systemet fra før av og derfor ikke var registrert med en frist eller at det var fakturert ut utgifter i saken. Det må her innskytes at det jo heller ikke var meningen å lukke søknaden, og sekretæren hadde derfor ingen tilskyndelse til å fylle ut noe slikt skjema. Selv om søknaden på denne måten ikke var offisielt closed, beholdt den av vanvare instruksjonene om ikke å betale vedlikeholdsavgiftene, og ingen betalingsinstruksjoner ble derfor sendt til den vanlige betalingstjenesten. Selv om Oslo Patentkontor sendte varsel om at årsavgiften ikke var betalt innen regulært forfall til Townsend, ble ikke varselet merket for ytterligere handling, ettersom databasen viste at denne årsavgiften ikke skulle betales. Da Oslo Patentkontor ikke er delaktig i årsavgiftsbetalingene, kunne vi ikke vite at det ikke var søkerens hensikt å la saken falle, og hadde derfor ingen foranledning til å forfølge saken. Da henlegningsbeslutningen kom, ble denne omgående sendt videre til Townsend, fortsatt uten at vi visste om saken skulle vært ført videre. Oversittelsen av fristen skyldes en enkeltstående menneskelig feil begått av en erfaren og betrodd underordnet medarbeider. Den samme sekretæren har ellers prosessert mange andre inntatte søknader uten å gjøre tilsvarende feil. Vi har gjennom skriftvekslingen med Patentstyret også lagt fram informasjon som viser at Townsend har meget omfattende og detaljerte rutiner, som etter vår mening er mer omfattende enn vanlig blant patentkontorer. Etter vår mening er alle kriteriene ifølge PL 72 for at søknaden skal tas under fortsatt behandling oppfylt. Vi ble derfor meget forbauset Patentstyrets avgjørelse av 8. februar 2011. Begrunnelsen er etter det vi forstår at Patentstyret anser ikke å ha fått tilstrekkelig informasjon om saken, og derfor ikke kan gi medhold i begjæringen. Vi mener det ble nøye gjort rede for rutinene hos Townsend i vårt brev av 3. november 2010. Patentstyret ba om ytterligere opplysninger i brev av 22. desember 2010. Vi mener vi besvarte alle spørsmål som Patentstyret hadde reist i vårt svar av 20. januar 2011. Når så Patentstyret begrunner avslaget med Det anses ikke godtgjort at hjemlandsfullmektigen har hatt et betryggende system for betaling og oppfølging av årsavgifter, vil vi anføre at dette var et spørsmål som faktisk ikke ble reist i brevet av 22. desember 2010. Det skjedde ingen feil hos den eksterne betalingsformidleren, feilen ligger i at det aldri ble gitt noen betalingsordre til formidleren.
Annen avd. sak nr. 8156 12 Brevet fra Patentstyret datert 22. desember 2010 synes også å indikere at Patentstyret mener at Oslo Patentkontor har en rolle når det gjelder betalingen av årsavgifter. Vi trodde det var åpenbart at det ikke er tilfelle. Oslo Patentkontor har oversendt varselet om uteblitt årsavgift til Townsend, som en ren service for hjemmefullmektigen, selv om vi ikke er involvert i betalingen av årsavgifter. Konklusjonen vår er at det er vist at Townsend har gode rutiner for håndtering av søknader og at tapet skyldes en menneskelig feil begått av en ellers pålitelig sekretær hos Townsend. Det er menneskelig å begå feil i en komplisert verden, og kontrollrutinene kan ikke i alle tilfelle lages så tette at de fanger opp alle feil, jfr. 2. avd. avgjørelse 7939 av 22. oktober 2010. Vi ber således om at avslaget oppheves og søknaden tas under behandling." Den 11. april 2011 ble utstedt og sendt ut faktura til søkers fullmektig for innbetaling av det lovbestemte gebyr (avgift) for behandling av klagen i Patentstyrets Annen avdeling, jf. patentlovens 27 og 75 og avgiftsforskriftens 54 første ledd nr. 1. Betalingsfristen var i fakturaen satt til 13. mai 2011. Klagegebyret er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 2. mai 2011. Avgift for 10. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 19. oktober 2011; innen ordinært forfall 30. november 2011. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Etter patentloven 72 kan en sak tas under behandling til tross for at fristen for betaling av årsavgift er oversittet, hvis det godtgjøres at søkeren og hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Etter Annen avdelings praksis kan oppreisning normalt bare gis dersom det har foreligget tilfredsstillende rutiner og fristoversittelsen skyldes enkeltstående feil begått av underordnet personale, jf. Annen avd. kj. 7127 av 23. april 2003 og Annen avd. kj. 7915 av 12. oktober 2009 (PS-2009-7915). Det må godtgjøres at fullmektigens saksbehandlingssystem er logisk og overskuelig, at det finnes betryggende kontrollrutiner og at personalet har fått tilfredsstillende opplæring.
Annen avd. sak nr. 8156 13 Etter fast praksis kreves i alminnelighet at patentfullmektiger har innført kontrollrutiner som er i stand til å fange opp enkeltstående menneskelige feil, som man må anta vil forekomme fra tid til annen. Det må med andre ord innføres en form for "kryssjekk" som innebærer at ansvaret for overholdelse av frister ikke overlates til én medarbeider alene. Det har i en rekke avgjørelser vært lagt til grunn at dersom én medarbeider er pålagt å registrere frister, besvare henvendelser fra Patentstyret, gjennomføre betaling av avgifter etc., må det som regel pålegges en annen medarbeider å føre kontroll med at oppgavene blir utført på rett måte og til rett tid. I saken her har det skjedd en feil ved registrering av søknaden hos søkerens amerikanske fullmektig, idet en underordnet ansatt ved innføringen av søknaden i datasystemet gjorde en avmerking som indikerte at de hadde mottatt instruksjoner fra patenthaveren om at det ikke skulle betales årsavgifter. Dette medførte at postene for årsavgifter ble markert som "lukket" i systemet, og det kom dermed ikke opp noen purringer om frister for betaling. Denne feilen kan isolert sett være å anse som en slik enkeltstående feil begått av underordnet personale som ikke er til hinder for oppreisning. Annen avdeling har ikke grunnlag for å betvile at vedkommende medarbeider hadde fått tilfredsstillende opplæring og var godt kjent med rutinene for registrering av søknader i systemet. Annen avdeling kan imidlertid ikke se at den amerikanske fullmektigens rutiner for kryssjekk har vært tilfredsstillende, når de ikke var innrettet til å fange opp en slik menneskelig svikt som her fant sted. Det er oppgitt at årsavgiftklassifiseringen som sekretæren gjorde ikke ble sjekket med faktureringsansvarlig partner, fordi klassifiseringen ikke ble ansett som ubekreftet. Fullmektigens kontrollrutine synes følgelig å være avhengig av hvorvidt årsavgiftsklassifiseringen oppfattes som ubekreftet av den medarbeideren som foretar registreringen i datasystemet. En slik rutine innebærer ingen tilfredsstillende form for kryssjekk av medarbeiderens arbeid, og er dermed ikke innrettet til å fange opp den type feil som her ble gjort. Videre gir det ytterligere indikasjon på rutinesvikt når feilen heller ikke ble fanget opp av en rutine som går ut på at det skal fylles ut et eget skjema til faktureringsansvarlig partner før søknader blir markert som lukket i systemet. Det er angitt at grunnen til at denne rutinen ikke trådte inn muligens var fordi søknadene ikke forelå i systemet fra før av, og
Annen avd. sak nr. 8156 14 derfor ikke var registrert med en frist. Rutinen synes dermed ikke å være innrettet for å sikre kontroll i tilfeller der fullmektigoppdrag overtas fra andre. I tillegg finner Annen avdeling at den amerikanske fullmektigen ved mottak av purringer vedrørende avgiftsbetalingen fra den norske fullmektigen burde foretatt undersøkelser for å bringe på det rene om andre virkelig sørget for avgiftsbetalingen, eller om det eventuelt var meningen fra søkerens side å la patentet bortfalle. Heller ikke på dette punkt synes fullmektigens rutiner å ha vært tilfredsstillende. Ved overtakelse av fullmektigoppdrag er det viktig å ha forsvarlige rutiner som sikrer mot at feil oppstår i overtakelsesprosessen. Slike rutiner er ikke godtgjort i saken her. Vilkårene for å ta saken under behandling etter patentlovens 72 er dermed ikke oppfylt, og Første avdelings avgjørelse blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) John Asland (sign.) Jørgen Smith (sign.)