Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7606 Int. reg. nr. 735 579 D (tidl. 735 579) Nasj. ref. nr. 2007 02834 (tidl. 2000 08367) Innehaver: Spirits International NV te Rotterdam, Willemstad, Curaçao, Nederlandske Antiller (tidl. Spirits Product International Intellectual Property B.V., Oranjestad, Aruba (Dutch Carribean)) Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. juni 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse, hvorved det internasjonalt registrerte ordmerket MOSKOVSKAYA ble nektet gitt virkning i Norge. Avgjørelsen ble sendt innehavers norske fullmektig den 19. oktober 2005. Utpekningen av Norge under ovennevnte internasjonale registrering omfatter følgende varer: Klasse 32: Klasse 33: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Alcoholic beverages (except beers), vodka; spirits. Under saksbehandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at merket MOSKOVSKAYA ikke kan gis virkning i Norge, da det for det første vil oppfattes som stedsangivende, jf. varemerkeloven 13 første ledd og 49 annet ledd, og for det annet er egnet til å villede med hensyn til varenes geografiske opprinnelse, jf. varemerkelovens 14 første ledd nr. 2 og 49 annet ledd. Under behandlingen av utpekningen har 1. avdeling frafalt henvisningen til varemerkelovens 14 første ledd nr. 2 som hinder for vern i Norge, etter at den tidligere innehaveren valgte å begrense varefortegnelsen til varer utelukkende av russisk opprinnelse. For begge vareklasser er følgende setning blitt tilføyd: "All aforementioned goods of Russian origin."
2. avd. sak nr. 7606 2 Første avdelings avslag var begrunnet som følger: "Det internasjonalt registrerte merket består av det russiske ordet MOSKOVSKAYA som betyr "fra Moskva". Spørsmålet er om registrering skal nektes fordi merket beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene og således mangler varemerkerettslig særpreg jf. varemerkeloven 50 første ledd jf. 49 annet ledd og 13 første ledd. Merkets særpreg må vurderes i relasjon til de aktuelle varene merket ønskes besluttet gjeldende for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren for de foreliggende varene antas å være både sluttbrukere, samt forhandlere av slike varer. Det er på det rene at ordet "moskovskaya" betyr "fra Moskva". Merket oppfattes således kun som en angivelse av hvor de aktuelle varene kommer fra, og ikke som en indikasjon på en særlig kommersiell opprinnelse. Det følger [av] dette at merket ikke vil kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene ved et varemerke, jf. EF-domstolens avgjørelse C329/02 SAT.2, premiss 23. Det gjør seg også gjeldende et friholdelsesbehov. Det foreligger en allmenn interesse for andre næringsdrivende å fritt kunne angi Moskva som opprinnelsessted for sine varer, og det vil derfor være uriktig å la én enkelt næringsdrivende få rett til denne betegnelsen. Fullmektigen hevder at MOSKOVSKAYA må anses innarbeidet, og viser i den forbindelse til dokumentasjon fremlagt i forbindelse med registrering nr. 95508, det kombinerte merket MOSKOVSKAYA OSOBAYA VODKA, samt Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 1999.03.17 vedrørende det kombinerte merket MOSKOVSKAYA ZITROVKA (søknad nr. 19950832). Det er videre også vist til salg hos vinmonopolet av vodka ved merket MOSKOVSKAYA som dokumentasjon for merket må være innarbeidet i Norge. Behandlende medlem finner ikke å kunne legge de nevnte saker til grunn ved vurderingen av gjeldende merke. Hva gjelder registrering nr. 95508 gjaldt denne et kombinertmerke med flere elementer, samt at innarbeidelsesdokumentasjonen stammer fra tiden før registrering, nemlig frem til 1976. Heller ikke Første avdelings avgjørelse av 1999.03.17 vi ha avgjørende betydning i denne konkrete saken. Den nevnte avgjørelsen omhandler forvekselbarheten mellom to merker, og berører ikke spørsmålet om innarbeidelse av ordet MOSKOVSKAYA spesielt. Det eneste Første avdeling presiserer i avgjørelsen, er at det kombinerte merket MOSKOVSKAYA OSOBAYA VODKA var innarbeidet, og at Patentstyret hadde anført unntaksanmerkning for ordet MOSKOVSKAYA under søknadsbehandlingen. Avgjørelsen kan ikke tas til inntekt for at ordet MOSKOVSKAYA som sådan ble ansett innarbeidet i 1999. Det skal bemerkes at for et så rent beskrivende ord som det foreliggende, kreves det relativt mye for at det skal kunne anses som innarbeidet. Vi viser i den forbindelse til Annen avdelings avgjørelse nr. 4945, Fix, hvor det ble lagt til grunn at det kreves det en "usedvanlig sterk innarbeidelse" for registrering av et merke som er rent beskrivende eller bare er en uvesentlig endring av et deskriptivt ord. Det er ikke vist til noen annen dokumentasjon enn at vodka ved navn MOSKOVSKAYA har blitt solgt hos Vinmonpolet siden 1960. Behandlende
2. avd. sak nr. 7606 3 medlem finner ikke at dette er tilstrekkelig til å anse merket som "godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer", jf. varemerkeloven 2 andre ledd. Behandlende medlem er dermed etter en helhetsvurdering kommet til at merket beskriver de aktuelle varene i klasse 32 og 33 jf. varemerkeloven 49 annet ledd jf. 13 første ledd. Merket kan dermed ikke besluttes gjeldende i Norge for disse varene og tjenestene i henhold til varemerkeloven 50 første ledd. Beslutning: Det internasjonalt registrerte merket nektes vern i Norge." Innehaverens klage, med begrunnelse, innkom den 14. desember 2005. Klageavgiften er registrert innbetalt den 23. desember 2005, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen utaler innehaverens fullmektig: "Det vil i klagen prinsipalt anføres at registreringsnektelsen er uriktig idet det uberettiget er lagt til grunn at ordet MOSKOVSKAYA vil bli oppfattet som en angivelse av hvor de aktuelle varene stammer fra. Subsidiært vil det opprettholdes som vår ærbødige påstand at søkeren har krav på at den internasjonale registrering nr. 735579 besluttes gjeldende på basis av innarbeidelsen, som ifølge bekreftelse fra Vinmonopolet startet allerede i februar 1960. Det er vår oppfatning at den norske målgruppe bare vil kunne oppfatte første halvpart av søkerens merke som opprinnelsesangivende. Den annen halvpart vil i Norge være uten noen språklig betydning. Når det gjelder det subsidiære grunnlag, vil en bruksperiode på ca. 45 år utvilsomt være en tilstrekkelig lang tidslengde for innarbeidelse, men søkeren sier seg innforstått med og forbeholder seg også adgang til å fremlegge ytterligere innarbeidelsesdokumentasjon." I en nærmere begrunnelse av klagen, innkommet den 16. januar 2006, anfører innehaverens fullmektig følgende: "Som allerede anført i klagen av 14. desember 2005, er klagebegrunnelsen todelt. Prinsipalt er vi av den oppfatning at søkerens ordmerke ikke vil bli oppfattet i den oversatte betydning fra Moskva. Subsidiært er vi av den oppfatning at 1. avdeling har undervurdert 45 års markedsføring av varemerket MOSKOVSKAYA i Norge og dermed heller ikke tatt behørig hensyn til alle faktiske omstendigheter i henhold til varemerkeloven 13, første ledd, siste setning. I det følgende vil vi begrunne vårt standpunkt nærmere: Er ordmerket MOSKOVSKAYA utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg egnet til å oppfattes som stedet for tilvirkningen av varen? I 1. avdelings avgjørelse er det anført at ordet moskovskaya betyr fra Moskva, men dette tilsier ikke at man automatisk kan si at merket således oppfattes kun som en angivelse av
2. avd. sak nr. 7606 4 hvor de aktuelle varene kommer fra. Det er i avgjørelsen fremholdt at merkets særpreg må vurderes i relasjon til de aktuelle varene under merket og hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Det er videre pekt på at gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Imidlertid er det ikke tatt hensyn til at russisk er et språk som nesten ingen i Norge, det være seg gjennomsnittsforbrukere av alkoholholdige drikker eller andre, har nevneverdig kjennskap til. Det må antas at gjennomsnittsforbrukeren, det vil si målgruppen for søkerens produkter, kan være hvem som helst over de aldersgrenser som gjelder for kjøp av alkoholholdige produkter. Det må kunne antas at denne gjennomsnittsforbruker, som den norske befolkning ellers, bare vil kunne oppfatte første halvpart av ordmerket MOSKOVSKAYA som en geografisk angivelse. Den annen halvdel av merket skaya vil for gjennomsnittsforbrukeren ikke bety fra. Dette ordet inngår ikke i den håndfull russiske ord som norske gjennomsnittsforbrukere har kjennskap til, eksempelvis ordene njet, da, glasnost og perestrojka. Når første del av ordet MOSKOVSKAYA refererer til hovedstaden Moskva, må vi anta at en medvirkende faktor til dette er at Moskva på engelsk heter Moscow. Det er imidlertid ikke noen registreringshindring at et merke som bestanddel inneholder et geografisk navn når bare merket i sin helhet er en vesentlig endring fra dette geografiske navn. I den foreliggende sak kan man endog tenke seg den mulighet at KAYA er et pikenavn og at ordet MOSKOVSKAYA kan oppfattes i betydningen Kaja fra Moskva eller Moskva s Kaja på samme måte som man snakker om Julischka fra Budapest eller Gretchen fra Tyskland. Bortsett fra de nasjonale forhold som her er påberopt i den foreliggende norske søknad vil vi heller ikke unnlate å påberope at varemerket MOSKOVSKAYA er registrert som rent ordmerke i svært mange land, herunder også registrert under den internasjonale registrering nr. 735579. Vi er kjent med at det i 2. avdeling rår den oppfatning at enkeltavgjørelser i andre land ikke kan tillegges vekt ved behandling av norske søknader eller internasjonale registreringer der Norge er utpekt, men helt uten interesse kan det vel likevel ikke være at det merke 1. avdeling har nektet registrering av, er registrert omfattende i andre land, både under Madridavtalen og Madridprotokollen. Vi er derfor av den oppfatning at summen av alle disse nasjonale registreringene og den internasjonale registrering bør være av en viss interesse. Siden kopiene av registreringsbevisene er så vidt mange, sendes disse vedlegg ikke elektronisk. Hvorfor har ikke 1. avdeling i sin avgjørelse akseptert at den innsendte dokumentasjon er tilstrekkelig til å dokumentere at merket er blitt innarbeidet? I den innleverte dokumentasjon ble det påvist at søkeren er innehaver av den norske registrering nr. 95508, det kombinerte merke MOSKOVSKAYA OSOBAYA VODKA, som ble søkt registrert i 1973 og innvilget registrering i 1976. Under den forberedende behandling av denne søknad ble det krevd unntaksanmerkning for ordet MOSKOVSKAYA, men som følge av den innleverte dokumentasjon, ble innarbeidelsen av ordet akseptert og kravet om unntaksanmerkning frafalt. Det faktum at unntaksanmerkningen ble frafalt, var den direkte følge av den dokumenterte innarbeidelse. Siden det altså ikke var grunnlag for å anmerke at registreringen ikke ga enerett til ordet MOSKOVSKAYA, ga registreringen enerett til dette ord og denne eneretten ble senere bekreftet ved at innsigeren, som er søkerens rettsforgjenger, fikk medhold i at det kombinerte merke MOSKOVSKAYA ZITROVKA ikke kunne registreres på grunn av reg. nr. 95508 MOSKOVSKAYA OSOBAYA VODKA. Likheten mellom disse to merkene, som ble funnet forvekselbare, besto av ordet MOSKOVSKAYA og hadde ikke innsigeren kunnet påberope den dokumenterte innarbeidelse av ordet MOSKOVSKAYA, ville innsigelsen selvsagt ikke vært tatt til følge.
2. avd. sak nr. 7606 5 Det er senere bekreftet av en erklæring fra Vinmonopolet at bruken av varemerket MOSKOVSKAYA, med visse avbrytelser, har fortsatt og at merket fortsatt er i bruk. Det er videre fremlagt prislister som viser merket oppført i Vinmonopolets prislister, noe som etter vår oppfatning må være et ganske klart bevis på at ordet MOSKOVSKAYA er navnet som identifiserer den markedsførte vodka. Vår klient er naturligvis ikke uvillig til å fortsette innarbeidelsesdokumentasjonen, men mener at det som her er fremlagt av opplysninger sammenholdt med at merket har vært markedsført i Norge siden 1960 burde være tilstrekkelig. Det er forholdsvis sjelden at en søker kan påberope en bruksperiode på 45 år. I avgjørelsen fra 1. avdeling er det under henvisning til 2. avdelings avgjørelse nr. 4945, ordmerket FIX, påberopt at det kreves en usedvanlig sterk innarbeidelse for registrering av et merke som er rent beskrivende eller bare er en uvesentlig endring av et deskriptivt ord. Vi kjenner godt den refererte avgjørelse, der 2. avdeling aksepterte innarbeidelsen, men nektet registreringen fordi innarbeidelsen ikke forelå på innleveringstidspunktet for søknaden. Etter vår oppfatning er imidlertid ordet FIX sterkere deskriptivt enn ordet MOSKOVSKAYA. Likevel ble ordet FIX ansett innarbeidet i løpet av den tid søknaden var under behandling mens altså MOSKOVSKAYA har vært markedsført i Norge over en periode av 45 år. Det hører for øvrig med til historien at da det ble innlevert en ny søknad på ordmerket FIX etter at den første søknad ble nektet, ble registreringen innvilget. Vi finner derfor ikke at 2. avdelings avgjørelse i sak nr. 4945 utgjør noe relevant argument for å se bort fra innarbeidelsen av varemerket MOSKOVSKAYA. For ordens skyld tillater vi oss å ta forbehold om ytterligere innlevering av dokumentasjon dersom dette skulle være ønskelig." I et ytterligere innlegg, datert den 19. januar 2006, uttaler innehaverens fullmektig: "I tilslutning til klagebegrunnelsen innlevert til Patentstyrets 2. avdeling den 16. januar 2006 tillater vi oss uoppfordret å etterinnlevere en statistikk, som viser leveransene av vodka til Norge merket MOSKOVSKAYA i årene 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005. Leveranser til Norge av vodka med varemerket MOSKOVSKAYA i årene 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005 Country Description ABV Bottles / Case Size (L) Cases DAL Year Norway Moskovskaya 37.50% 12 0.7 1200 1008 2001 Norway Moskovskaya 37.50% 12 0.7 200 168 2002 Norway Moskovskaya 37.50% 12 0.7 459 386 2003 Norway Moskovskaya 37.50% 12 0.7 298 250 2004 Norway Moskovskaya 37.50% 12 0.7 355 298 2005 Som nevnt i klagebegrunnelsen av 16. januar 2006 forholder det seg slik at varemerket MOSKOVSKAYA har vært benyttet i Norge siden 1960. Dette er bekreftet av Vinmonopolet
2. avd. sak nr. 7606 6 i form av tidligere innlevert vedlegg. Vi er klar over at den foreliggende varemerkesøknad ble innlevert i 2002 og at denne omsetning i hovedsak således gjelder markedsføring etter søknadens innleveringstidspunkt, men den dokumenterer det Vinmonopolet har bekreftet, nemlig at merket fortsatt er i bruk." I tilleggsbesvarelse av 24. februar 2006, uttaler innehaverens fullmektig: "Vi viser til vår klage i ovennevnte sak av 14. desember 2005, vår klagebegrunnelse av 16. januar 2006 og til supplerende innlegg med statistikk etterinnlevert 20. januar 2006. I denne saken har vi anmodet søkerens norske importør, Brand Partners AS, om å avgi en uttalelse om innarbeidelsen i Norge av søkerens merke MOSKOVSKAYA. Direktør Amundsen er relativt ny distributør, men har, som det fremgår av uttalelsen, 20 års erfaring i brennevinsbransjen og kan med sin erfaring bekrefte at MOSKOVSKAYA er et godt innarbeidet vodkamerke. For øvrig viser vi til uttalelsen. Vi vil ellers få lov til å presisere at vi gjerne skaffer ytterligere dokumentasjon dersom dette etter 2. avdelings oppfatning skulle være ønskelig. Det finnes, som kjent, ikke noe fasitsvar på hvor mye dokumentasjon som er nødvendig, og dette vil jo for øvrig også variere fra sak til sak." Den 1. mars 2007 mottok Patentstyret en elektronisk notifikasjon fra det Internasjonale byrå (WIPO) i Genève om at internasjonal varemerkeregistrering nr. 735579 den 16. januar 2007, med virkning bl.a. for Norge, og med virkning for samtlige varer som var dekket av den opprinnelige utpekning av Norge, er blitt overdratt fra Spirits Product International Intellectual Property B.V., Oranjestad, Aruba (Dutch Carribean), til Spirits International NV te Rotterdam, Willemstad, Curaçao, Nederlandske Antiller. Denne delvise overdragelsen en såkalt "partial assignment", jf. Madridprotokollens art. 9, Madridforskriftens regel 25 og 27(1) og Administrative instruks paragraf 16 ble kunngjort i WIPO Gazette nr. 7/2007, med publiseringsdato 22. mars 2007. Som følge av overdragelsen er det opprettet et nytt registerblad for den overdratte del av den internasjonale registreringen i det Internasjonale register. Den nye registreringen har beholdt det opprinnelige registreringsnummeret, men har fått et tillegg bestående av bokstaven D. Denne bokstaven er lagt til for å skille den nye registreringen fra den
2. avd. sak nr. 7606 7 "opprinnelige" og fortsatt eksisterende registrering 735579, samt de tre tilsvarende og tidligere opprettede nye registreringene 735579A, 735579B og 735579C, i det internasjonale register. At den videreførte utpekningen av Norge under det nye registreringsnummeret i det norske varemerkeregisteret er blitt utstyrt med et helt nytt nasjonalt referansenummer (200702834) skyldes forhold av rent registerteknisk art. Da den delvise overdragelsen som nevnt gjelder samtlige varer som var omfattet av den opprinnelige utpekningen, må den opprinnelige registreringen 735579 behandles som opphørt, men slik at den nye registreringen 735579D får med seg den opphørte registreringens innkomstdato og eventuelle prioritet i Norge. Da samtlige varer i den opprinnelige utpekning av Norge er omfattet av den delvise overdragelsen, blir denne i Norge å behandle som en ordinær overdragelse. Den nye innehaver trer inn i den opprinnelige innehavers rettsposisjon slik den var på tidspunktet for den delvise overdragelsen 16. januar 2007. Alle saksdokumenter tilknyttet den opprinnelige registrering nr. 735579 gjelder fullt ut for den nye registrering nr. 735579D herunder granskningsmaterialet, tidligere korrespondanse og innsendt dokumentasjon. Etter innføringen i varemerkeregisteret av den partielle overdragelsen er klagesaken overført til den nye / videreførte registreringen 735579D, med det nye nasjonale referansenummeret 200702834. Den 2. mai 2007 er linkingen i Patentstyrets database av 2. avdelings sak nr. 7606 til slettet internasjonal registrering nr. 735579 (200008367) blitt overført til nyopprettet internasjonal registrering nr. 735579D (200702834), med endelig virkning. Da overdragelser, fullmektigendringer, slettelser, m.v. som berører internasjonale registreringer i henhold til gjeldende rutiner bare kunngjøres i de tilfeller der merkene allerede er innført i varemerkeregisteret og kunngjort i Norsk Varemerketidende (har rettsvirkning i Norge), er hverken opprettelsen av den nye registreringen på bakgrunn av
2. avd. sak nr. 7606 8 nevnte partielle overdragelse eller slettelsen av den opprinnelige registreringen er blitt kunngjort. Den 3. mai 2006 sendte 2. avdelings sekretariat følgende brev til den opprinelige innehavers fullmektig, Zacco Norway AS, Oslo: Den 1. mars 2007 mottok Patentstyret elektronisk notifikasjon fra det Internasjonale byrå (WIPO) i Genève om at internasjonal varemerkeregistrering nr. 735579 den 16. januar 2007, med virkning bl.a. for Norge, og med virkning for samtlige varer som var dekket av den opprinnelige utpekning av Norge, er blitt delvis overdratt fra Spirits Product International Intellectual Property B.V., Oranjestad, Aruba (Dutch Carribean), til Spirits International NV te Rotterdam, Willemstad, Curaçao, Nederlandske Antiller se vedlegg. Etter innføringen i varemerkeregisteret av den nevnte partielle overdragelsen er klagesak nr. 7606 nå overført fra den opprinnelige og nå slettede / opphørte registrering nr. 735579 (med det nasjonale referansenummeret 200008367) til den nyopprettede / videreførte registrering nr. 735579D (gitt det nye nasjonale referansenummeret 200702834). Jeg ber i denne forbindelse om å få bekreftet om De er oppnevnt som fullmektig av den nye innehaver, og om den nye innehaver ønsker å fastholde den argumentasjon som tidligere er fremsatt i saken. [ ]. I svarbrev av 16. mai 2007 uttaler Zacco Norway AS følgende: Det vises til Patentstyrets annen avdelings brev av den 3. mai 2007. Det gjøres med dette oppmerksom på at vårt kontor fremdeles er fullmektig for ovenfor nevnte sak, samt at den argumentasjon som tidligere er inngitt fastholdes. Det anmodes om en avgjørelse i saken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, under tvil, kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Det internasjonalt registrerte ordmerket MOSKOVSKAYA ble nektet virkning i Norge. Første avdeling baserte sin avgjørelse på at ordmerket vil oppfattes som stedsangivende, og dermed mangle det for registrering nødvendige særpreg, jf. varemerkelovens 13 første ledd
2. avd. sak nr. 7606 9 og 49 annet ledd. Første avdeling fant heller ikke å kunne legge til grunn at merket var blitt innarbeidet i Norge. Etter varemerkelovens 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av varemerkelovens 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 89/104/EØF) ordlyd og formål, og på praksis fra EF-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EF-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EF-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161, premissene 73 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT (Sml. 2003 s. I-12447, premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657.
2. avd. sak nr. 7606 10 Etter EF-domstolens praksis skal et varemerke anses å ha tilstrekkelig særpreg («distinctive character»), jf. varemerkedirektivets art. 2 og 3(1)(b), hvis det «sætter den tilsigtede omsætningskreds i stand til at adskille den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, fra dem med en anden oprindelse, og at konkludere, at alle varer eller tjenesteydelser, som varemærket identificerer, er blevet fremstillet, markedsført eller leveret under kontrol af varemærkeindehaveren, der kan drages til ansvar for deres kvalitet», jf. sak C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 47). Et varemerke er beskrivende dersom det er egnet til å angi varens art, egenskaper etc. Forbudet mot registrering av beskrivende varemerker omfatter ikke bare ord som «faktisk anvendes til at beskrive varer eller tjenesteydelser», men alle tegn og betegnelser som «kan anvendes til sådanne formål» (DOUBLEMINT premiss 32, kursivering tillagt). Det må vurderes om det anmeldte merket «kunne tænkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende for at betegne en egenskab ved deres varer og tjenesteydelser» (premiss 35). I nærværende sak er det spørsmål om hvorvidt MOSKOVSKAYA vil bli oppfattet som stedsangivende, og dermed beskrivende. Moskovskaya er hunkjønn adjektivform av Moskva, og kan dermed betegne noe som kommer fra Moskva. Etter 2. avdelings syn kan det imidlertid ikke legges til grunn at en gjennomsnittsforbruker her i landet vil oppfatte betydningen av ordemerket, jf. avgjørelse i sak 7179 av 13. februar 2006, som gjaldt spørsmålet om ordmerket STOLNAYA var egnet til å forveksles med et kombinert merke med ordet STOLICHNAYA. I avgjørelsen heter det bl.a.: Innehaveren av det yngre merket har argumentert med at ordene har helt ulik betydning på russisk, men det er nokså åpenbart at dette ikke kan tillegges vekt, fordi gjennomsnittsforbrukeren i Norge ikke kan forventes å forstå ordenes betydning. For gjennomsnittsforbrukeren vil begge ordene fremstå som fantasiord med russisk preg. Det må riktignok legges til grunn at det også her i landet finnes en befolkningsgruppe av en viss størrelse som behersker russisk, og at denne befolkningsgruppen kan utgjøre en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for slike varer som det her gjelder, jf. 2. avd. kj. 7270 av 12. desember 2005 (SMIRNOFF). I mangel av andre holdepunkter må det likevel antas at den delen av omsetningskretsen som ikke oppfatter ordenes betydningsinnhold, er såvidt betydelig at ordet må anses som registrerbart i relasjon til bestemmelsen i varemerkelovens 13 første ledd annet punktum.
2. avd. sak nr. 7606 11 Selv om gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte selve betydningen av ordet MOSKOVSKAYA, er det mulig at det vil oppfattes som noe som har med Moskva å gjøre. Likevel vil ikke et slikt suggestivt preg, etter 2. avdelings syn, være tilstrekkelig til å anse merket som beskrivende, eller for å mangle særpreg. Merket må derfor anses å oppfylle registrerbarhetsvilkårene i varemerkelovens 13 første ledd. Det er etter dette ikke nødvendig for 2. avdeling å ta stilling til hvorvidt MOSKOVSKAYA er blitt innarbeidet i Norge. Etter dette blir 1. avdelings avgjørelse å oppheve. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og merket gis virkning i Norge. Ida Andrén (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)