Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7720 Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 25. oktober 2006, hvorved ordmerket TIPPINGA ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Nevnte varemerke er søkt registrert for følgende tjenester: Klasse 35: Klasse 38: Klasse 41: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Telekommunikasjonsvirksomhet herunder fjernssynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; elektroniske oppslagstavler. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter herunder lotterier og organisering av lotterier; pengespillvirksomhet; spilltjenester tilbudt online. Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at merket er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 13 første ledd, da det mangler varemerkerettslig særpreg. Avdelingen har også anført at det foreligger et friholdelsesbehov for ordet. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av ordet TIPPINGA. Sakens problemstilling er om TIPPINGA er beskrivende eller mangler særpreg for de aktuelle tjenestene, og dermed må nektes registrert etter varemerkeloven 13 første ledd første og annet punktum. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7720 2 Det søkte merket må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det i sin helhet. Merket må videre vurderes i forhold til de tjenestene som inngår i varefortegnelsen. Tjenester som "annonse- og reklamevirksomhet", "telekommunikasjonsvirksomhet" og "opplæringsvirksomhet" benyttes både av privatpersoner og i forbindelse med næringsvirksomhet. Gjennomsnittsforbrukeren kan dermed være en privatperson eller en næringsdrivende, og må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EFdomstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. TIPPINGA er en bestemt form av substantivet "tipping", som har omtrent samme språklige betydning som gjetting. Patentstyret antar at en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte TIPPINGA slik at man kan tippe på eller om noe, for så å kunne vinne en gevinst. Merket anses å være beskrivende for tjenester som "underholdningsvirksomhet", "pengespillvirksomhet" og "organisering av lotterier", fordi ordet TIPPINGA angir hva slags virksomhet det er tale om. Patentstyret har kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for den beskrivende teksten TIPPINGA. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke denne generelle betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal anses som et varemerkeinngrep. For de øvrige tjenestene som omfattes av varefortegnelsen anses merket for å mangle generelt særpreg, slik at det ikke er i stand til å skille søkerens tjenester fra andres. Mange steder i landet er a-endelsen av ordet vel så naturlig som en-endelsen ("tippingen"). Fullmektigen kan derfor ikke høres med at a-endelsen er et blikkfang. Merket består av et vanlig ord, og betydningsinnholdet gjør at ordet etter Patentstyrets syn ikke vil bli oppfattet som et varemerke for tjenester som for eksempel "bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter" i klasse 35 og "fjernsynssendinger" i klasse 38. Merket vil således ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EF domstolens avgjørelse C-49/02 Heidelberger Bauchemie, premiss 38. Fullmektigen hevder at TIPPINGA er innarbeidet som varemerke for Norsk Tipping AS. Det er anført at merket har vært i bruk siden 1940-årene og frem til i dag, og at TIPPINGA således er innarbeidet for fotballtippingsvirksomhet. Det hevdes at TIPPINGA ikke er utviklet eller markedsført av søker selv, slik at det er vanskelig å føre bevis for innarbeidelse. Vi har mottatt to markedsundersøkelser fra Norstat Omnibus, foretatt i henholdsvis mai 2005 og februar 2006. I begge undersøkelsene ble 1000 mennesker spurt om hva de forbandt med ordet TIPPINGA. I den første undersøkelsen lød spørsmålet: "Dersom jeg sier Tippinga hvilken bedrift eller selskap tenker du på da?" Her svarte omtrent 70 % Norsk Tipping. Omtrent 19 % svarte "vet ikke" eller at de ikke forbandt Tippinga med noe selskap. I den andre undersøkelsen ble spørsmål 1 stilt slik: "Dersom jeg sier ordet TIPPINGA hva tenker du på da? Her svarte 35 % at de forbandt TIPPINGA med Norsk Tipping AS, 28 % tenkte på et spill fra Norsk Tipping og 10 % svarte at de tenkte på spillet tipping. Spørsmål 2 lød slik: "Oppfatter du TIPPINGA som et kjennetegn for spill fra Norsk Tipping?", og på dette svarte 87 % "ja". I tillegg til markedsundersøkelsene har vi mottatt Norsk Tippings årsrapport fra 2004 med omsetningstall tilbake til år 2000, samt diverse generell informasjon fra søkers nettsider. Patentstyret finner at spørsmålsstillingen i den første undersøkelsen og i spørsmål 2 i den siste undersøkelsen forutsetter at TIPPINGA skal forbindes med en bestemt næringsdrivende. Siden spørsmålene anses å være ledende må svarresultatet tillegges begrenset vekt. Det skal også bemerkes at spørreundersøkelsene er laget 2 3 år etter innleveringen av søknaden. Også dette bidrar også til å redusere betydningen av markedsundersøkelsene. Årsrapporten og informasjonen fra nettsidene anses ikke egnet til å vise hvordan en gjennomsnittsforbruker oppfatter begrepet TIPPINGA.
2. avd. sak nr. 7720 3 Norsk Tipping har tradisjonelt hatt monopol på organisert pengespill i Norge. Fullmektigen har anført at friholdelsesbehovet i ingen eller liten grad gjør seg gjeldende i monopolregulerte virksomheter. Det hevdes også at en monopolsituasjon ikke kan være til hinder for innarbeidelse av varemerkerettigheter. Videre anføres det at søkers innarbeidede enerett må gå foran friholdelsesbehovet. Patentstyret er enig i at monopolsituasjonen ikke er til hinder for å kunne innarbeide et varemerke. Spørsmålet er om bruken medfører at TIPPINGA blir oppfattet som et kjennetegn for en bestemt næringsdrivende. Vi kan ikke se at innarbeidelsen av merket er av en slik karakter at det beskrivende meningsinnholdet i TIPPINGA har fått en sekundær betydning. Det skal mye til for å innarbeide et merke som er beskrivende, jf. Høyesterettsdommen, Gule Sider, inntatt i Rt. 2005 s. 1601, premiss 48. Det faktum at tipping i mange år kun ble tilbudt av én leverandør, Norsk Tipping AS, medfører ikke at søkeren dermed får enerett til betegnelsen. Friholdelsesbehovet gjør seg gjeldende av hensyn til andre næringsdrivende som nå eller i fremtiden har eller kan ha behov for å benytte ordet TIPPINGA. Markedsundersøkelsene viser at tipping til en viss grad forbindes med søker, og dette skyldes etter vår oppfatning den sterke posisjonen søker har og har hatt i markedet. Undersøkelsen dokumenterer at omsetningskretsen er vant til å bruke Norsk Tipping som leverandør for slike tjenester, men den er ikke egnet til å vise at TIPPINGA oppfattes som et varemerke. Varefortegnelsen omfatter mange flere tjenester enn spillvirksomhet, som merket hevdes å være innarbeidet for. For mange av tjenestene har vi ikke mottatt noen innarbeidelsesdokumentasjon. Patentstyret har på denne bakgrunn kommet til at merket ikke kan anses å være innarbeidet. Fullmektigen har vist til den nevnte avgjørelsen, Gule Sider. Det er påpekt at Høyesterett kom til at uttrykket GULE SIDER ble oppfattet som én virksomhets varemerke, til tross for Televerkets posisjon som monopolist. Etter Patentstyrets syn er ikke denne dommen analog med den forestående saken. Førstvoterende kom under tvil til at GULE SIDER var tilstrekkelig innarbeidet. Det uttales i premiss 51 at markedsføringen av GULE SIDER som varemerke for Telenor Medias bransjekatalog har hatt et "ekstraordinært omfang". Det ble lagt til grunn at søker årlig brukte ca. 30 millioner kroner på å bygge opp merkevaren GULE SIDER. Selv om det er resultatet av innsatsen og ikke innsatsen i seg selv som er relevant i denne sammenheng, gir investeringene en indikator på hvor sterkt varemerket er blitt profilert. Med hensyn til TIPPINGA, har vi ikke holdepunkter for at søker har profilert navnet som et varemerke. Som nevnt, antar Patentstyret at en del mennesker forbinder TIPPINGA med søker fordi Norsk Tipping er den største leverandøren av slike tjenester, som man derfor er vant til å bruke. Det kan ikke sluttes ut fra dette at TIPPINGA i tilstrekkelig grad oppfattes som en angivelse av en kommersiell opprinnelse. GULE SIDER har dessuten etter Patentstyrets oppfatning et visst iboende særpreg, som TIPPINGA mangler. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket er beskrivende for de tjenestene som omfattes av varefortegnelsen. Merket anses således uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 13 første ledd. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkerens klage over 1. avdelings avgjørelse, innkom den 20. desember 2006. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 24. januar 2007, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen anfører søkerens fullmektig:
2. avd. sak nr. 7720 4 "På vegne av vår klient, Norsk Tipping AS (heretter benevnt Norsk Tipping/søker), 2325 Hamar, påklager vi Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 25. oktober 2006 om å nekte ordmerket TIPPINGA registrert for følgende tjenester: Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet herunder fjernsynssendinger, kommunikasjon ved dataterminaler, elektroniske oppslagstavler. Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter herunder lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online. Første avdeling har konkludert med at merket mangler det nødvendige særpreg, under henvisning til varemerkeloven 13 første ledd, annet punktum. Vi anfører at søker har innarbeidelsesvern for TIPPINGA som varemerke når det gjelder tjenestene lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online, og at det søkte merket i relasjon til disse tjenestene må godtas til registrering i medhold av varemerkeloven 13 første ledd, tredje punktum, jf. 2. For øvrig anføres at merket har iboende særpreg og må registreres uten hinder av vml. 13 første ledd, første og annet punktum. 1. Innarbeidelsesvern som grunnlag for registrering I våre skriv til Patentstyret av hhv. 20. juni 2005 og 3. mars 2006 har vi vedlagt dokumentasjon som etter vår vurdering gir tilstrekkelig støtte for at TIPPINGA pr. i dag er, og også på søknadstidspunktet må ha vært, godt kjent her i landet som særlig kjennetegn for noens/norsk Tippings tjenester. Vi anser det tilstrekkelig å vise til den dokumentasjonen som tidligere er fremlagt, men dersom annen avdeling ønsker materialet fremlagt på nytt ber vi om en tilbakemelding. Særlig spørreundersøkelsen gjennomført av Norstat Omnibus i uke 6 og 7 i 2006, vedlagt vårt skriv av 3. mars 2006, gir solid indikasjon på at en meget stor andel av Norges befolkning kjenner til og oppfatter TIPPINGA som et særlig kjennetegn i markedet. Undersøkelsen er landsrepresentativ for personer over 15 år. Følgende to spørsmål ble stilt; 1. Dersom jeg sier ordet TIPPINGA hva tenker du på da? Og som oppfølgingsspørsmål; 2. Oppfatter du TIPPINGA som et kjennetegn for spill fra Norsk Tipping? Svarene på det første spørsmålet viser at 73 % på klar måte forbandt TIPPINGA med Norsk Tipping, (35 % forbandt TIPPINGA med Norsk Tipping, 28 % forbandt det med spill fra Norsk Tipping, og 10 % svarte at de tenkte på spillet Tipping). Videre fremgår det at 8 % svarte fotball. Disse siste svarene har formodentlig sammenheng med at det særlig er for søkers tilbud av pengespill knyttet til fotballresultater at TIPPINGA på folkemunne har vokst frem som et kjælenavn, se nærmere nedenfor. Ved bedømmelsen av undersøkelsesresultatet bør det tas
2. avd. sak nr. 7720 5 hensyn til dette, samt at varemerkerettslig fagterminologi ikke er del av den alminnelige forbrukers dagligtale. På oppfølgingsspørsmålet har hele 87 % svart ja. Første avdeling har i sin avgjørelse uttalt at oppfølgingsspørsmålet er ledende og at svarresultatet derfor må tillegges begrenset vekt. Vi er enig i at spørsmålet i seg selv er ledende, men det dreier seg om et oppfølgingsspørsmål til spørsmål 1, som er helt åpent formulert. Oppfølgingsspørsmålet er stilt fordi det alminnelige publikum ikke kan forventes å være fortrolig med varemerkerettslig fagterminologi, og derfor gir svarene på dette spørsmålet en nyttig klargjøring av svarene under spørsmål 1, blant annet i forhold til de som først svarte at de forbandt ordet med Norsk Tipping i seg selv. Hadde oppfølgingsspørsmålet vært stilt alene er vi enige i at det ville hatt begrenset interesse, men ut fra sin sammenheng må svarene også under dette spørsmålet tillegges vekt. Den relevante omsetningskretsen for slik type spilltjenester det her er snakk om må anses å være stor, ved at nærmest alle myndige borgere må anses å tilhøre den. Dette er det tatt høyde for i undersøkelsen, og med en så vidt omfattende omsetningskrets fremstår andelen av personer som forbinder TIPPINGA med Norsk Tippings tjenester som svært høy og etter vår oppfatning tilstrekkelig til å konstatere innarbeidelse som varemerke i markedet. Første avdeling uttalte i sitt skriv av 1. september 2005 at tippespill på grunn av en monopolsituasjon er sterkt knyttet til søker, og i den endelige avgjørelsen er det gjentatt at Norsk Tipping tradisjonelt har hatt monopol på organisert pengespill i Norge. Dette er ikke riktig, noe vi også presiserte i vårt skriv av 3. mars 2006. Norsk Tipping har aldri vært enerådende på det norske spillmarkedet. Riktignok var det i starten, dvs. fra 1946, kun Norsk Tipping og én annen aktør på markedet, nemlig Pengelotteriet. Sistnevnte foretak ble etablert allerede i 1913, og var dermed godt befestet i markedet da Norsk Tipping startet sin virksomhet. Situasjonen nå er at det i en årrekke har vært stor konkurranse innen bransjen. Rikstoto ble lansert av stiftelsen Norsk Rikstoto i 1982, Quick Skrapelodd (Norges Handikapforbund) ble lansert i 1987, FLAX (den gang fra Pengelotteriet) ble lansert i 1988, hvoretter spilloperatører over internett for fullt har gjort sitt inntog fra 1990-årene og frem til i dag. Også drift av spilleautomater har i de siste tiår kontinuerlig økt, og slik drift er i konkurranse med søkers virksomhet. Ovenstående viser at det ikke er, og heller ikke har vært, noen monopolsituasjon i spillebransjen som i seg selv har gjort det selvsagt eller naturlig for Norges befolkning å forbinde TIPPINGA med søkers spilltjenester. Søker har ikke selv brukt uttrykket som varemerke i markedet, men helt fra starten av virksomheten i 1946 har TIPPINGA gradvis vokst frem som et kjælenavn og en kortform for bestemte tjenester som tilbys av søker. Spørreundersøkelsen fra Norstat Omnibus viser at denne oppfatning og status fortsatt vedvarer. Første avdeling har bemerket at spørreundersøkelsene er laget 2 3 år etter innlevering av søknaden, og lagt til grunn at dette bidrar til å redusere betydningen av dem. I lys av søkers historikk, jf. bilagene til vårt skriv av 20. juni 2005, og bakgrunnen for den betydelige kjennskapen til TIPPINGA, mener vi det må anses klart sannsynlig at merket ikke var mindre kjent da varemerkesøknaden ble innlevert 5. september 2003. Etter dette gjøres det gjeldende at det søkte merket må anses registrerbart for lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online i klasse 41, på grunnlag av at merket nyter innarbeidelsesvern i relasjon til disse tjenester. 2. Registrering på grunnlag av tilstrekkelig særpreg
2. avd. sak nr. 7720 6 For alle andre utpekte tjenester enn lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online anføres at det søkte merket innehar tilstrekkelig særpreg for oppnåelse registrering. Første avdeling har i sin konklusjon uttalt at merket er beskrivende for de tjenestene som omfattes av varefortegnelsen, hvilket må forstås slik at det skal være beskrivende for alle tjenester. Så langt det gjelder de andre tjenestene enn lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online kan vi vanskelig se at dette er riktig. A-endelsen skaper en blikkfangeffekt i merket og vi kan heller ikke se at merket i relasjon til de øvrige tjenester må nektes registrert i medhold av vml. 13 første ledd, første punktum, noe heller ikke første avdeling synes å ha lagt til grunn. Etter dette bes Patentstyrets annen avdeling om å oppheve Patentstyrets første avdelings registreringsnektelse og sende saken tilbake for kunngjøring og innføring i varemerkeregisteret." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, idet utvalget finner at søknaden omfatter tjenesteslag som ordmerket TIPPINGA er beskrivende for, og mangler varemerkerettslig særpreg for. At søknaden også omfatter atskillige tjenester som TIPPINGA vil være registrerbart for, kan da ikke begrunne registrering. Annen avdelings utvalg er enig i 1. avdelings uttalelse om at det ikke hindrer innarbeidelse at søkeren har hatt et faktisk monopol som leverandør av slike ytelser som det gjelder. Her kan nevnes at EF-domstolen i sak C-299/99 Philips om vareutstyr la til grunn at når en ervervsdrivende er markedets eneste leverandør av bestemte varer, kan en omfattende bruk "af et tegn som består af udformningen af disse varer, være tilstrækkelig til, at dette tegn får fornødent særpreg i direktivets artikel 3, stk. 3 s forstand, hvis en væsentlig del af de relevante omsætningskredse som følge af denne brug forbinder udformningen med denne erhvervsdrivende og ingen anden, eller antager, at varer med denne udformning stammer fra denne erhvervsdrivende, hvis ikke andet er angivet" (Sml. 2002 s. I-5475, premiss 65). Etter varemerkelovens 13 første ledds tredje punktum (jfr. Direktivets art. 3,3) skal det ved avgjørelsen av om et merke er tilstrekkelig distinktivt til å kunne registreres, tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk. Hvor mye som her skal til, avhenger helt ut av omstendighetene. Er det et merke som i utgangspunktet er klart ikke-distinktivt, har det i Norge vart antatt at det må kreves en bruk som
2. avd. sak nr. 7720 7 har resultert i virkelig innarbeidelse, for at merket kan anses registrerbart. Dette har visstnok ikke vært omstridt, men i Rt. 2005 s. 1601 GULE SIDER antok Høyesterett at det for beskrivende og andre ikke-distinktive varemerker kan være aktuelt å stille noe mindre krav til den bruk som begrunner registrering, enn til den som berettiger til innarbeidelsesvern etter lovens 2 (avsn. 47, mer reservert er den dissenterende dommer i avsn. 83). Senere har imidlertid EF-domstolen i sin avgjørelse 7. september 2007 i sak C-108/05, Bovemij Verzekering uttalt om direktivets art. 3,3, at den krever at "the relevant class of persons, or at least a significant proportion thereof, identifies the product or service in question as originating from a particular undertaking because of the trade mark" (premiss 27 og konklusjonen 2). Denne uttalelsen gir uttrykk for en standard som vanskelig kan ses å gi rom for å stille lempeligere krav for at kjennetegn skal anses som registrerbare etter 13, enn de som gjelder for innarbeidelse etter 2, og 2. avdeling finner så lenge en nærmere avklaring i annen retning ikke foreligger å måtte legge til grunn at et merke som TIPPINGA ikke kan registreres med den søkte tjenestefortegnelse, uten solid dokumentasjon for at innarbeidelse foreligger. Den dokumentasjon som er fremlagt i saken har klare svakheter. Som 1. avdeling har pekt på, har spørsmålsstillingen til dels vært ledende på en måte som reduserer undersøkelsenes verdi, og undersøkelsene er dessuten laget 2 3 år etter inngivelsen av søknaden. De skiller ikke mellom dem som oppfatter TIPPINGA som kjennetegn for varer eller tjenester fra Norsk Tipping AS, dem som oppfatter det som sekundært forretningskjennetegn for Norsk Tipping AS, og dem som oppfatter det som deskriptiv betegnelse for en type spill. Markedsundersøkelsene kan således ikke tillegges noen avgjørende vekt. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. B. Stuevold Lassen (sign.) Are Stenvik (sign.) Ida Andrén (sign.)