Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring ASA, Bergen Foretakets org. nr. 914 782 007 Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 10. september 2008, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet VITAL CARE NORDIC LTD ble besluttet ikke tatt til følge. Avgjørelsen ble sendt sakens parter samme dag. Det utenlandske foretaket VITAL CARE NORDIC LTD ble innført i Foretaksregistrert den 21. juni 2006, med følgende bransjeangivelse / næringskode: "74.860 Callsentervirksomhet" Begjæringen om opphevelse var begrunnet med at navnet på det norskregistrerte utenlandske foretaket VITAL CARE NORDIC LTD, org. nr. 989 953 338, er egnet til å forveksles med det registrerte ordmerket VITAL, reg. nr. 155396 (19894243), innlevert den 30. august 1989, registrert for alle varer og tjenester i klassene 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34 og 35, samt en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 36 og 42, samt egnet til å forveksles med det registrerte kombinerte merket VITAL, reg. nr. 164855 (19895576), innlevert den 14. november 1989, registrert for en rekke nærmere angitte varer og tjenester i klassene 25, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 og 45, og at foretaksnavnet VITAL CARE NORDIC LTD således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4. Det registrerte kombinerte varemerket VITAL er gjengitt nedenfor. I henhold til foretaksnavnelovens 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7816 2 Reg. nr. 164855 (19895576) Begjæringen om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet VITAL CARE NORDIC LTD, jf. foretaksnavnelovens 2-6 nr. 4, var videre begrunnet med at det er egnet til å forveksles med en rekke tidligere foretaksregistreringer, herunder VITAL FORSIKRING ASA, org. nr. 914 782 007, registrert i Enhetsregisteret den 12. mars 1995 [Foretaksregisteret den 17. oktober 1988] med bransjeangivelse / næringskode 66.010 Livsforsikring, VITAL EIENDOM AS, org. nr. 936 237 592, registrert i Enhetsregisteret den 12. mars 1995 [Foretaksregisteret den 12. november 1988] med bransjeangivelse / næringskode 70.321 Eiendomsforvaltning, og VITAL EIENDOMSFORVALTNING AS, org. nr. 947 423 614, registrert i Enhetsregisteret den 19. februar 1995 [Foretaksregisteret den 12. desember 1988] bransjeangivelse / næringskode 70.321 Eiendomsforvaltning. Registreringshaver har ikke uttalt seg under sakens behandling i Patentstyrets 1. avdeling. Med hensyn til innsigers anførsler vises til sakens dokumenter. I innledningen til avgjørelsesprotokollen uttaler 1. avdeling: "Den nedenstående avgjørelsen er tidligere klaget inn for 2. avdeling. Annen avdeling har i sin avgjørelse av 2008.09.08 ikke berørt verken drøftelsene i 1. avdelings avgjørelse eller de anførslene klager har fremlagt. Dette på grunn av at det i 1. avdelings avgjørelse fremkommer en feil som medfører at resultatet viser til et annet foretaksnavn enn det innkrevde. Feilen fremkommer kun i resultatet og ikke i drøftelsen. Det er derfor ingenting som tilsier at den har hatt betydning for resultatet. Feilen ble imidlertid rettet opp i
2. avd. sak nr. 7816 3 avgjørelsen som ble sendt til partene, men beklageligvis ikke i Patentstyrets databaser. Dette er selvfølgelig meget beklagelig fra Patentstyrets første avdelings side. Siden realiteten i 1. avdelings avgjørelse ikke er berørt verken i seg selv eller i lys av klagers anførsler ser Patentstyret seg nødt til å sende ut samme avgjørelse på nytt, med opprettet feil i siste avsnitt. Selv om Patentstyrets første avdeling ikke har eller skal ha noen påvirkning på 2. avdeling, anmoder vi om at de av prosessøkonomiske hensyn, og av hensyn til klager som ikke har fått vurdert sine anførsler uten selv å kunne klandres, får ansett en eventuell ny klage til 2. avdeling som den samme, uten at ny klageavgift kreves og at behandling skjer uten unødig opphold." Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Prinsippet om "først i tid best i rett" er et allment kjennetegnsrettslig prinsipp som følger av varemerkeloven 7 og forutsetningsvis av foretaksnavneloven 2-1 første ledd. Det er på det rene at innsiger har registrert sitt varemerke og sine foretaksnavn før motparten, og dermed har bedre prioritet. Foretaksnavneloven 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andre foretaksnavn eller varemerker). For at innehaveren av et foretaksnavn skal nyte vern mot forvekselbare kjennetegn må det foreligge bransjelikhet, og foretaksnavnet må oppfylle varemerkelovens krav om særpreg. Da det er kjennetegnet VITAL innsiger påberoper seg som grunnlaget for innsigelsen, tar Patentstyret for enkelhets skyld utgangspunkt i varemerkeregistreringene av ordmerket VITAL, reg. nr. 155396 og det kombinert merket VITAL, reg. nr. 164855. Sistnevnte er registrert for blant annet telekommunikasjonstjenester i klasse 38 som omfatter callsentervirksomhet, som er registreringsinnehaverens foretaks oppgitte virksomhet. Kravet til bransjelikhet er dermed oppfylt. VITAL kan bety livskraftig, livsdyktig, livsviktig, betydelig eller noe som angår livet. I forhold til telekommunikasjonstjenester og spesielt callsentertjenester, kan dette si noe om innholdet ved at telefonene som håndteres dreier seg om livsviktige samtaler. Det kan også henspille på en kvalitet ved at telefonene håndteres på en livskraftig eller effektiv måte. Disse betydningene av ordet "vital" henspiller etter Patentstyrets syn på egenskaper og kvaliteter ved tjenestene, men er ikke direkte beskrivende. Innsigers kjennetegn VITAL anses dermed å inneha særpreg, om enn relativt svakt. Innsigers varemerke og registreringshavers foretaksnavn skiller seg fra hverandre ved at innsigers merke har en gjengivelse av en menneskekropp som gir assosiasjoner til noe livskraftig, mens foretaksnavnet har tilleggene CARE, NORDIC og LTD. Det foreligger derfor ikke kjennetegnsidentitet slik innsigers fullmektig hevder. NORDIC og LTD, angir geografisk virksomhetsområde og selskapsform og har dermed ikke atskillende evne. Sammenstillingen mellom VITAL og CARE gjør imidlertid etter Patentstyrets syn at forestillingsbilde blir et annet enn for innsigers varemerke. CARE kan oversettes til "omsorg" på norsk, og VITAL CARE fremstår dermed som en angivelse av livsviktig omsorg. Visuelt skiller innsigers kjennetegn VITAL og registreringshaverens foretaksnavn VITAL CARE NORDIC LTD seg blant annet fra hverandre ved at foretaksnavnet er betydelig lenger enn
2. avd. sak nr. 7816 4 innsigers kjennetegn. Dette gjelder fonetisk også, men der kommer det i tillegg at registreringshavers foretaksnavn naturlig uttales på engelsk på grunn av teksten som kommer i tillegg til VITAL. Innsigers kjennetegn uttales derimot naturlig på norsk. Den delen av teksten som er lik visuelt vil dermed uttales forskjellig. Siden vi har kommet til at innsigers kjennetegn har en relativt svak grad av særpreg, antar vi at de assosiasjonsmessige, visuelle og fonetiske forskjellene vil være tilstrekkelig til at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom innsigers og registreringshavers kjennetegn til tross for bransjelikhet. På denne bakgrunn får ikke innsiger VITAL FORSIKRING ASA medhold i sitt krav om at registreringen av VITAL CARE NORDIC LTD som foretaksnavn må oppheves. Beslutning: Registreringen opprettholdes. Klage fra Vital Forsikring ASA over 1. avdelings avgjørelse, innkom til Patentstyret mandag den 6. oktober 2008. Klagen er innkommet rettidig. Etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling den 16. oktober 2008 å fastholde beslutningen av 10. september 2008 om å opprettholde registreringen av foretaksnavnet. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 14. november 2008, innen fakturafristens utløp. I klagen anfører Vital Forsikring ASA: Vi viser til første avdelings oversendelse av 10. september 2008, samt Annen Avdelings oversendelse av 9. september 2008. Vi ber på grunnlag av feilen som ble gjort hos første avdeling om en ny vurdering, uten at klageavgiften faktureres på nytt, jf første avdelings oversendelse side 2. På vegne av Vital Forsikring ASA påklages avgjørelsen fra Patentstyrets 1. avdeling av 31. januar 2008 og 10. september 2008. Klagen er således rettidig innkommet. På vegne av klager må vi derfor opprettholde tidligere anførsel om at innklagedes foretaksnavn er i strid med foretaksnavneloven 2-1 som uttaler følgende:
2. avd. sak nr. 7816 5 "Et foretaksnavn må ikke være identisk med et foretaksnavn som er, eller blir, registrert etter allerede innkommet melding til Foretaksregisteret, så fremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver". Ftnavnl. 2-6 uttaler følgende i pkt. 4: [Så fremt det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver, må et foretaksnavn ikke:] være egnet til å forveksles med et varekjennetgn som etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker har vern med eldre rett, eller med foretaksnavn... som har vern etter loven her". Første avdeling uttaler klart at klager har vært "først i tid" med å registrere både varemerke og foretaksnavn og således er "best i rett". Videre uttales klart at kravet til bransjelikhet er oppfylt. Klager bestrider ikke det som uttales om at "VITAL kan bety livskraftig, livsdyktig, betydelig eller noe som angår livet". Derimot skal det bestrides at denne betydningen har noe som helst beskrivende effekt i forhold til "callsentervirksomhet". Behandlende medlem uttaler at "[I] forhold til telekommunikasjonstjenester og spesielt callsentertjenester, kan dette si noe om innholdet ved at telefonene som håndteres dreier seg om livsviktige samtaler". Dette oppfattes ikke å være en relevant betraktning. "Vitale" callsentertjenester gir ikke noen fornuftig mening eller betydning og klager stiller seg undrende til at denne betydningen er vektlagt. Enn videre; uansett om det på noen måte skulle kunne være beskrivende, så er klagers varemerke gyldig registrert for disse tjenestene. Dersom Patentstyret nå skulle finne at merket ikke er registrerbart for disse tjenestene, vil det være irrelevant. For å få merket slettet som følge av at det er beskrivende, vil man måtte gå til et slettelsessøksmål. Behandlende medlems argumentasjon inneholder, slik klager ser det, ikke en uavhengig faktisk vurdering av forvekselbarhet. Det er videre helt klart at VITAL er det særpregede elementet når man ser kjennetegnene holdt opp mot hverandre. Som behandlende medlem riktig påpeker, vil elementene NORDIC LTD ikke ha adskillende effekt. Man kan da ikke ta med i betraktningen, slik behandlende medlem gjør, det forhold at disse beskrivende elementene gjør foretaksnavnet lenger, og at det er med på å forhindre forveksling. Det vil i så tilfelle være en svært enkel omgåelse av bestemmelsene; man vil ganske enkelt kunne omgå bestemmelsen ved bare å hefte på en rekke beskrivende elementer. Det er ikke en slik vurdering Patentstyret foretar ved behandling av varemerkesøknader; man må derfor kunne forvente at Patentstyret foretar samme vurdering i forhold til foretaksnavn som de gjør i varemerkesaker. Man står da igjen med elementet CARE. Dette er i seg selv også et beskrivende element uten adskillende effekt. Det finnes 213 treff i foretaksregisteret hvor "care" inngår som en del av foretaksnavnet. To foretak som utøver samme type virksomhet og hvor det eneste som skiller navnene er ordet "care", vil helt klart være gjenstand for forveksling. Dette gjelder særlig når klagers merke er så kjent i Norge som det utvilsomt er.
2. avd. sak nr. 7816 6 Behandlende medlem uttaler at innsigers kjennetegn naturlig uttales på norsk og at søkers kjennetegn derimot vil uttales på engelsk. Fonetisk vil begge navn kunne uttales på både norsk og engelsk. Behandlende medlems oppfatning av uttalen til klagers kjennetegn synes å være en retrospektiv betraktning fordi VITAL er et generelt godt innarbeidet merke i Norge. Det må vektlegges sterkt at klagers merke ikke på noe vis har svak grad av særpreg i forhold til de tjenestene det her gjelder. Det er utvilsomt slik at for disse tjenestene vil klagers kjennetegn være både sterkt og velfungerende som angivelse av kommersiell opprinnelse. I denne betraktningen må også tas med at klagers kjennetegn er allment kjent i Norge og at det må ha krav på et utvidet vern etter vml. 6, 2. ledd. Ettersom det her er snakk om identiske tjenester vil Kodak-vernet ikke være av særlig relevans, men ettersom det er så velkjent er det desto større grunn til å tro at kjennetegnene vil være gjenstand for forveksling. Dersom innklagedes foretaksnavn skulle bli akseptert for endelig registrering i Norge, vil det medføre en uthuling av det lovmessige vernet klager har fått i og med sine varemerkeregistreringer og foretaksnavneregistreringer. Vi ber på dette grunnlag og på vegne av klager om at første avdelings avgjørelse oppheves og at innklagedes foretaksnavn nektes registrering i Norge. Gjenpart av klagen fra Vital Forsikring ASA ble den 16. oktober 2008 oversendt registreringshaver, Vital Care Nordic Ltd., som ble meddelt frist til 17. november 2008 med å inngi en eventuell imøtegåelse. Det var ikke innkommet noen uttalelse fra Vital Care Nordic Ltd. ved svarfristens utløp. Saken er deretter besluttet tatt opp til behandling og avgjørelse på det foreliggende grunnlag. Annen avdeling skal uttale: Annen avdelings utvalg er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Utvalget finner ut fra sitt eget kjennskap til bransjeforholdene her, at VITAL er et for innsigeren meget sterkt innarbeidet kjennetegn for livsforsikringsvirksomhet. Innsigeren, som er Norges største selskap innen livsforsikring og pensjonssparing, har en stor andel av Norges befolkning som kunder, og har brukt VITAL som kjennetegn siden VITAL FORSIKRING ASA ble etablert i 1990. Det kan etter utvalgets oppfatning i denne situasjon ikke tillegges noen avgjørende betydning at VITAL i utgangspunktet kanskje har hatt en relativt svak grad av særpreg. Det kan ikke ses å foreligge noe grunnlag for refusjon av, eller fritak for, klageavgift.
2. avd. sak nr. 7816 7 Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves. Registreringen av foretaksnavnet VITAL CARE NORDIC LTD oppheves. B. Stuevold Lassen (sign.) Arne Dag Hestnes (sign.) Are Stenvik (sign.)