Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8120 Patentsøknad nr. 20075924 Søknadsdato: 2007.11.20 Løpedag: 2006.04.20 PCT-nummer: PCT/US2006/15535 WIPO publ. nr. WO/2006/113939 (2006.04.20) Søker: Landmark Graphics Corporation, 2101 City West Boulevard, Building 1, Suite 200, TX77042 Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 28. juni 2012 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 1. november 2010, hvorved innkommet begjæring om at henlagt søknad om patent skal tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble besluttet avslått. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av siste frist for innbetaling av avgift for 1. 3. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, jf. patentlovens 8 femte ledd og 41, jf. avgiftsforskriftens 30 første, tredje og fjerde ledd. Søknaden om patent ble innlevert til Patentstyret den 20. november 2007, og har datoen 20. april 2006 som løpedag, som er den internasjonale patentsøknadens inngivelsesdag. Ordinær frist for betaling av avgift for 1. 3. avgiftsår utløp dermed den 30. april 2008, og siste frist for innbetaling av årsavgiften med det lovbestemte forsinkelsestillegg utløp den 31. oktober 2008. Grunnavgift og granskingsavgift er innbetalt den 6. desember 2007; rettidig. I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse, der Patentstyrets Annen avdeling avslår en begjæring om at en sak tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning), ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.
Annen avd. sak nr. 8120 2 Den 12. februar 2008 sender Patentstyret påminnelsesbrev til søkers fullmektig, med informasjon om den første og de senere forfallsdatoer for innbetaling av årsavgifter. Avgift for 1. 3. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved ordinært forfall den 30. april 2008. Det ordinære påminnelsesbrev, som Patentstyret pleier å sende ut en stund etter at det er konstatert at en årsavgift ikke er betalt innen ordinært forfall, hvor en søker eller fullmektig blir orientert om at ordinær frist for innbetaling av årsavgift er oversittet, men at årsavgift likevel kan innbetales innen seks måneder etter ordinært forfall, mot at det innbetales et tillegg på 20 %, er ikke sendt ut i denne saken. Avgift for 1. 3. avgiftsår var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved respittfristens utløp den 31. oktober 2008, hverken med eller uten det lovbestemte forsinkelsestillegg. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 19. november 2008 ble søkers fullmektig gjort oppmerksom på at nærværende søknad er besluttet henlagt med virkning fra 30. april 2008, med bakgrunn i manglende innbetaling av nevnte årsavgift, med forsinkelsestillegg, innen respittfristens utløp den 31. oktober 2008, jf. patentlovens 15 fjerde ledd, og uten mulighet for gjenopptagelse. I nevnte brev er søkers fullmektig gjort oppmerksom på muligheten til å begjære oppreisning for oversittelse av betalingsfristen, dersom vilkårene etter patentlovens 72 er oppfylt, samt orientert om muligheten for å bringe beslutningen om henleggelse av patentsøknaden inn for Patentstyrets Annen avdeling, jf. patentlovens 26 og 27. Fra henleggelsesbrevet av 19. november 2008 hitsettes: "Henleggelse av patentsøknad nr. 20075924 etter PL 15 fjerde ledd 1 Fristen til å betale årsavgiften etter patentloven 41 tredje ledd med 20 % forhøyelse, se avgiftsforskriftene 22 tredje ledd, utløp 2008.10.31, uten at avgift er innkommet. Patentsøknaden er derfor i samsvar med patentloven 15 fjerde ledd blitt henlagt med virkning fra 2008.04.30. Behandling av en søknad som er henlagt av denne grunn kan ikke gjenopptas.
Annen avd. sak nr. 8120 3 Unntaksvis kan søknaden likevel tas under fortsatt behandling (oppreisning) etter oversittelse av en frist, såfremt søkeren godtgjør at det har vært utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Om adgang til å begjære slik oppreisning, se patentloven 72 første og annet ledd. Har du spørsmål om oppreisning ta kontakt med Patentjuridisk seksjon tlf 22387300. Ta kontakt med Patentstyret dersom du er uenig i at betalingsfristen i dette tilfellet er oversittet. Avgjørelsen om å henlegge søknaden, kan videre påklages til Patentstyrets 2. avdeling 1. [ Fotnote 1: Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Fastsatt klageavgift er kr. 2600,-. En klage må være innkommet til Patentstyret innen 2 måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt fra Patentstyret. Klageavgift vil bli fakturert. Se patentloven 26 og 27, avgiftsforskriften 21. Patentloven og avgiftsforskriften finnes på Patentstyrets hjemmeside, www.patentstyret.no. ] Henlagte søknader som er allment tilgjengelig vil kunngjøres i Norsk Patenttidende. Norsk Patenttidende publiseres ukentlig på vår hjemmeside www.patentstyret.no Hvis søknaden er endelig henlagt under den innledende formaliabehandlingen (formalia 1) har du/dere krav på tilbakebetaling av innbetalt granskingsavgift. Vår regnskapsenhet vil eventuelt effektuere tilbakebetalingen." Informasjon om henleggelsen av patentsøknaden er deretter kunngjort i Norsk Patenttidende nr. 48/2008, med publiseringsdato mandag den 24. november 2008. Se bestemmelsene patentlovens 55 og patentforskriftens 57 første ledd nr. 6. Søkers begrunnede begjæring om at søknaden skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen (krav om oppreisning) innkom til Patentstyret den 15. januar 2009. Fra begjæringen av 15. januar 2009 hitsettes: "Begjæring om at søknaden tas under behandling PL 72. Patentsøknad nr. 20075924. Landmark Graphics Corporation. I henhold til Patentloven 72 begjæres herved at patentsøknaden likevel tas under behandling (oppreisning) på vegne av patentsøker Landmark Graphics Corporation, 2101 City West Boulevard, Building 1, Suite 200, TX 77042 Houston, for oversittelse av Patentloven 41, tredje ledd, som gjelder fristen for betaling av årsavgift med forhøyelse. Den manglende betaling av årsavgift for år 1 3 med 20 % forhøyelse betales med styreposten i dag. Avgiften for begjæring om at patentsøknaden likevel tas under behandling vil betales av oss når faktura mottas. Til støtte for begjæringen anføres følgende:
Annen avd. sak nr. 8120 4 Ifølge Patentloven 72, 1. ledd skal begjæring om fortsatt behandling for oversittelse av frist for innbetaling av årsavgift med forhøyelse, innleveres skriftlig og innen 2 måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen er opphørt, og senest 6 måneder etter fristens utløp (PL 72, 2. ledd). Innen den samme tid skal den unnlatte handling være foretatt. Fristen for betaling av årsavgift for år 1 3 i denne saken var 30 04 2008, og fristen for å betale årsavgiften etter Patentloven 41 tredje ledd med 20 % forhøyelse utløp 31.10.2008. Patentstyrets brev vedrørende henleggelse av patentsøknaden etter PL 15 fjerde ledd grunnet den manglende innbetaling av årsavgift for år 1 3 med forhøyelse, var datert 19. november 2008 Dette brevet ble mottatt av Bryn Aarflot AS 21. november 2008, i egenskap av å være patentsøkerens norske fullmektig. I denne saken representerer Patentstyrets brev datert 19. november 2008 tidspunktet for når patentsøkers fullmektig ble klar over at årsavgiften for år 1 3 ikke var blitt betalt, dvs. tidspunktet for når hindringen opphørte. Denne begjæring er innlevert til Patentstyret, og den manglende årsavgift med forhøyelse betalt til Patentstyret, innen 19. januar 2009 Fristene angitt i PL 72, 1. ledd og 2. ledd som angitt over, er følgelig overholdt Denne begjæring anses derfor å være rettidig innlevert. Den unnlatte handling er foretatt ved at årsavgiften for år 1 3 med forhøyelse også er betalt. Kravene i Patentloven 41 tredje ledd og Patentloven 72, 1. og 2. ledd skulle følgelig være oppfylt. En nærmere forklaring vil bli innsendt." Den 19. januar 2009 innkom brev fra søkers fullmektig med begjæring om å bli tilstått en ytterligere frist for å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. Ved Første avdelings brev av 23. januar 2009 ble søkers fullmektig tilstått frist til den 23. mars 2009 med inngivelse av nærmere begrunnelse av begjæringen. Fra den nærmere begrunnelsen av begjæringen, innkommet til Patentstyrets den 23. mars 2009, hitsettes: "Vi viser til vårt brev til Patentstyret datert 15. januar 2009 med begjæring om at saken tas til behandling, og til vårt brev av 19. januar 2009 med spørsmål om frist for å inngi en nærmere begrunnelse.
Annen avd. sak nr. 8120 5 Under følger en detaljert begrunnelse for begjæringen om at søknaden tas under behandling i henhold til PL 72. I denne saken ble fristen for betaling av årsavgift med forhøyelse i henhold til PL 41, tredje ledd, oversittet. Patentsøkers prosedyre for håndtering av årsavgiftsbetaling Patentsøker (kunden) benytter en ekstern betalingstjeneste, Master Data Center (MDC), for betaling av årsavgifter. Denne tjenesten settes opp for hver sak ved at kunden ringer til Master Data Center og oppgir innleveringsdato, søknadsnummer og land for de land som MDC skal håndtere årsavgiftsbetalingen for. MDCs standard prosedyre for denne kunden er å betale årsavgifter automatisk uten å sende påminnelser til kunden. Kunden skal selv sørge for å gi beskjed til MDC dersom de ønsker at et patent eller patentsøknad skal falle ved å unnlate å betale årsavgift. Når årsavgiften er betalt, sender MDC en faktura til kunden, i dette tilfellet, kundens regnskapsavdeling, som i sin tur betaler regningen uten å sende den til avdelingen som vedlikeholder de faktiske patentporteføljene. Patentsøker håndterer patentporteføljene og betaling av fakturaer i separate avdelinger. Hendelsesforløp i denne saken I. Den ansvarlige hos patentsøker ringte MDC på eller rundt 30. oktober 2007 for å sette opp årsavgiftsbetalingen for hele patentfamilien som denne norske patentsøknaden er en del av. Den ansvarlige hos patentsøker på den tiden, oppga da prioritetsdato, 30-månedersfristen for nasjonal videreføring 20. oktober 2007 og landene som PCT-søknaden skulle videreføres i. I dette tilfellet var dette Brasil, Mexico, Egypt, EPO, Forente Arabiske Emirater, Canada, Oman og Norge. I ettertid har det vist seg at MDC dessverre brukte, enten på grunn av en feilaktig inntasting eller datafeil, kun datoen 20. oktober 2007 som utgangspunkt for årsavgiftsberegningen for bare de land der patentsøkeren i denne saken allerede visste at nasjonale patentsøknader hadde blitt innlevert, dvs. Brasil, Mexico, Egypt og Forente Arabiske Emirater. Standard prosedyre på bakgrunn av den herværende patentsøkers tidligere erfaring med MDC, er at MDC benytter 30-månedersfristen som innleveringsdato og PCT-søknadsnummeret i sine fristberegninger og prosedyrer for betaling av årsavgifter, fram til de mottar oppdatert informasjon fra sine kunder. I denne saken var derfor PCTsøknadsnummeret søknadsnummeret for den norske patentsøknaden i MDCs database. MDC instruerte den ansvarlige for saken hos patentsøker om å informere dem om innleveringsdatoer og søknadsnumre for andre patentsøknader som ble innlevert innenfor 31-måneder sfr i sten (EPO, Canada og Norge), men fortalte ikke at registreringen for patentsøknaden i MDCs datasystem ikke ville være fullstendig uten denne informasjonen (innleveringsdato og søknadsnummer). Patentsøker hadde inntrykk av at MDC bare ville oppdatere registreringen som allerede var gjort med denne informasjonen. Den ansvarlige hos patentsøker noterte i saksmappen på denne patentsøknaden at hun skulle ringe MDC og oppdatere dem om innleveringsdatoer og patentsøknadsnumre for EPO, Norge og Canada ved mottak av disse fra patentsøkers amerikanske patentfullmektig som håndterer patentsøknadene på vegne av patentsøker. Den ansvarlige hos patentsøker hadde imidlertid den oppfatning, basert på sin tidligere erfaring med MDC, at MDC ville benytte 20. oktober 2007 som innleveringsdato og dermed som utgangspunkt for beregning av tidspunkt for betaling av årsavgift. Dette ville da innebære, trodde hun, at årsavgiften
Annen avd. sak nr. 8120 6 ville blitt betalt for tidlig, eller at hun ville bli oppringt fra MDC med beskjed om at en årsavgiftsfrist var nær forestående og at de ikke kunne innbetale uten søknadsnummer. Dette var slik hun oppfattet det, det verste som kunne skje, og hun hadde ingen anledning til å tro at årsavgiften ikke ville bli betalt, eller at hun ikke ville bli informert av MCD om MDC hadde for lite informasjon til å kunne betale årsavgiften. Senere skulle det også vise seg at MDCs system, trolig pga. en datafeil, heller ikke genererte en påminnelse om at registreringen for disse patentsøknadene ikke var tilstrekkelig. Patentsøkeren fikk derfor heller ikke noe varsel fra MDC om at systemet ikke hadde tilstrekkelige opplysninger til å betale årsavgiften. II. Innleveringen av den Europeiske patentsøknaden ble fullført på eller rundt 21. november 2007. Patentsøkerens amerikanske fullmektig, Meyertons, Hood, Kivlin, Kowert & Goetzel, P.C., mottok en e-post fra den Europeiske patentfullmektigen med den elektroniske innleveringskvitteringen og patentsøknadsnummeret, siden disse utstedes elektronisk av EPO. Denne informasjonen ble så videresendt på e-post til den ansvarlige for saken hos herværende patentsøker. Denne personen hos patentsøker ringte da MDC for å oppdatere dataene for denne EP-søknaden i MDCs datasystem, da hun nå hadde fått denne informasjonen. Hun hadde jo tidligere notert i saksmappen at hun skulle ringe MDC og oppdatere dem om innleveringsdatoer og patentsøknadsnumre for EPO, Norge og Canada ved mottak av disse fra patentsøkers amerikanske patentfullmektig. Patentsøker flyttet hele firmaet til nye kontorlokaler i desember 2007. Oppdateringen hos MDC av den Europeiske patentsøknadens innleveringsdato og søknadsnummer skjedde like før hun pakket ned sitt kontor for å flytte til firmaets nye kontorlokaler. Canada har en frist for fullføring av innlevering av nasjonale videreføringer av PCT-søknader inkludert innbetaling av årsavgifter, på 42 måneder fra prioritetsdatoen. Innleveringsdato og søknadsnummer for Canada var derfor heller ikke videreformidlet til MDC på dette tidspunkt da den ansvarlige hos patentsøker mottok EP-søknadens innleveringsdetaljer. Brasil og Mexico krever heller ikke betaling av årsavgifter før faktisk meddelelse av patent, og patentbyrået med ansvar for innlevering i Egypt, Forenede Arabiske Emirater og Oman betalte årsavgiften ved innlevering siden disse avgiftene er ubetydelige. Dette hadde den konsekvens at ingen av årsavgiftene for de andre patentsøknadene i denne patentfamilien medførte at den ansvarlige hos patentsøker internt begynte å stille spørsmål ved eller å huske på å oppdatere informasjonen for den norske patentsøknaden på dette tidspunkt. III. Da patentsøkers amerikanske patentfullmektig mottok det norske patentsøknadsnummeret fra Bryn Aarflot AS (brev fra Bryn Aarflot AS datert 30. november 2007 til Meyertons, Hood, Kivlin, Kowert & Goetzel, P.C.), ble dette innført i Meyertons, Hood, Kivlin, Kowert & Goetzel, P.C. sitt patenthåndteringssystem på denne saken, og det ble også anført på saken at denne informasjonen hadde blitt videreformidlet til herværende patentsøker. Utskrift av brev fra Bryn Aarflot AS av 30. november 2007 er vedlagt som vedlegg I. Imidlertid har det i ettertid vist seg at herværende patentsøker ikke mottok denne informasjonen. Rapporteringen til patentsøker av den norske patentsøknadens data fra den
Annen avd. sak nr. 8120 7 amerikanske patentfullmektigens side, skjedde under patentsøkers flytteprosess til de nye kontorlokalene og dette har trolig medført at dokumentene ikke har blitt oversendt korrekt eller kommet bort under flytteprosessen. IV. Bryn Aarflot AS sendte en påminnelse om betaling av årsavgifter i denne patentsøknaden til patentsøkers amerikanske patentfullmektig den 2. april 2008. Den amerikanske patentfullmektigen informerte Bryn Aarflot AS i e-post av 14. april 2008 om at en betalingsavtale hadde blitt satt opp for denne patentsøknaden, men at Bryn Aarflot AS skulle videreformidle eventuelle årsavgiftsvarsler fra Patentstyret. Som nevnt i punkt III kunne heller ikke den amerikanske patentfullmektigen ha noe kunnskap om at MDC egentlig trengte ytterligere informasjon enn det MDC hadde mottatt. En utskrift av e-posten av 14. april 2008 er vedlagt som vedlegg II. Den ansvarlige for årsavgiftsbetalingen (en patentassistent) hos den amerikanske patentfullmektigen på den tiden, sjekket saksmappen og gjorde registreringer på saken og har også notert i saken i databasen, at patentsøker ble oppringt og at en e-post ble sendt. Den amerikanske patentfullmektigen har imidlertid ikke en kopi av denne e-posten, da denne ansattes e-postboks krasjet på denne tiden. Det er derfor uklart om patentsøker både ble oppringt og oversendt en e-post, og om en slik e-post faktisk ble sendt og faktisk ble mottatt av patentsøker. Det er derfor også en mulighet for at dette kan være en feilføring i patentfullmektigens datasystem foretatt av en underordnet. Den ansvarlige hos patentsøkeren kan ikke huske å ha mottatt en telefon eller e-post fra den amerikanske patentfullmektigen angående dette varselet, og kan heller ikke finne en slik e-post. Det kan imidlertid ikke utelukkes at et slikt varsel har blitt mottatt av patentsøker. Den ansvarlige hos patentsøkeren hadde imidlertid uansett som sitt utgangspunkt at MDC hadde benyttet 30-månedersfristen for PCT-videreføring som innleveringsdato i MDCs system, og dermed som utgangspunkt for betaling av årsavgift (som forklart i punkt I). Hun ville derfor uansett ha antatt at årsavgiften hadde blitt betalt, også fordi MDC aldri tidligere hadde gjort en feil i deres saker. Det skal også påpekes at patentsøkeren i denne saken er vant til å motta slike årsavgiftsvarsler fra utenlandske patentfullmektiger, og at det aldri tidligere har skjedd en slik feil som i denne saken. Patentsøkers amerikanske patentfullmektig var som nevnt 14. april 2008 ikke klar over at MDC manglet informasjon for å kunne betale årsavgiften for den norske patentsøknaden. Den amerikanske patentfullmektigen kunne heller ikke ha slik kunnskap ettersom det var patentsøker selv som satte opp betalingsavtalene direkte med MDC. Den amerikanske patentfullmektigen mottar rutinemessig varselbrev om betaling av årsavgift fra de utenlandske patentagentene som de benytter i de respektive land, når patentsøker har satt opp betalingsavtaler gjennom andre kanaler enn gjennom den aktuelle utenlandske patentagenten. Det er vanlig at de utenlandske patentagentene sender en påminnelse om betaling av årsavgift til hovedagenten, og også fordi noen nasjonale patentmyndigheter ikke alltid oppdaterer sine patentdatabaser før måneder etter at årsavgiftsbetalingen faktisk er mottatt. Den amerikanske patentfullmektigen i denne saken har som standard prosedyre å både ringe og sende e-post til sine klienter når slikt varsel mottas. Dette utføres av en patentassistent. V.
Annen avd. sak nr. 8120 8 Patentstyrets brev vedrørende henleggelse av patentsøknaden etter PL 15 fjerde ledd grunnet den manglende innbetaling av årsavgift for år 1 3 med forhøyelse, var datert 19. november 2008. Dette brevet ble mottatt av Bryn Aarflot AS 21. november 2008, i egenskap av å være patentsøkerens norske fullmektig. Dette ble videreformidlet til patentsøkerens amerikanske patentfullmektig Meyertons, Hood, Kivlin, Kowert & Goetzel, P.C. i brev fra Bryn Aarflot AS datert 2. desember 2008. Utskrift av brev av 21. november 2008 er vedlagt som vedlegg III. Etter mottak av dette brevet tok Tracy Sauers, som er patentassistent hos Meyertons, Hood, Kivlin, Kowert & Goetzel, P.C, personlig kontakt på telefon med kontaktpersonen hos patentsøker med beskjed om å ta umiddelbar kontakt med MDC. Denne kontaktpersonen ringte MDC og fant da ut at MDC ikke hadde en komplett registrering på den norske patentsøknaden. Denne var kun registrert med sitt PCT-søknadsnummer og ingen innleveringsdato var tilordnet denne registreringen hos MCD. Patentsøker ga umiddelbart beskjed til Tracy Sauers om at det var begått en feil, at årsavgiften skulle betales og at man skulle forsøke å få patentsøknaden gjeninnsatt. Tracy Sauers tok da etter dette kontakt med Bryn Aarflot på e-post 10. januar 2009 for å få foretatt dette innen fristen 19. januar 2009. En utskrift av denne e-posten er vedlagt som vedlegg IV. Konklusjon Patentsøker hadde følgelig til hensikt å betale årsavgiften. En trolig tastefeil ved den første registreringen av årsavgiftsbetalingen hos Master Data Center medførte at 30- månedersfristen ikke ble ført inn som foreløpig innleveringsdato i de enda ikke innleverte patentsøknadene i familien, dvs. for EPO, Canada og Norge. En datafeil hos den eksterne årsavgiftsbetalingstjenesten Master Data Center, medførte at patentsøker ikke ble varslet om den manglende registreringen av innleveringsdato og patentsøknadsnummer i denne saken. Det var også en uheldig omstendighet at patentsøkers flytting til nye kontorlokaler i desember 2007 medførte at rapporteringen fra den amerikanske patentfullmektigen av innleveringsdetaljene vedrørende den norske patentsøknaden kom bort. Patentsøkeren var også vant til å motta i realiteten grunnløse årsavgiftsvarsler fra utenlandske agenter som forklart i punkt VI, og hadde all grunn til å tro at alt var i orden siden MDC aldri hadde gjort en feil i deres saker tidligere. Standard prosedyre på bakgrunn av den herværende patentsøkers tidligere erfaring med MDC, var at MDC benytter 30- månedersfristen som innleveringsdato og PCT-søknadsnummeret i sine fristberegninger og prosedyrer for betaling av årsavgifter, fram til de mottar oppdatert informasjon fra sine kunder. Vi er av den oppfatning at både patentsøker, patentsøkers amerikanske og norske patentfullmektig, og patentsøkers eksterne betalingstjeneste for årsavgifter MDC, har utvist all den omhu som kan forventes. Vi anser på bakgrunn av forklaringen over at vilkårene for å få innvilget fortsatt behandling i henhold til PL 72 burde være oppfylt. Dersom Patentstyret trenger flere opplysninger og eventuelle signerte erklæringer fra de impliserte parter, så ta kontakt med undertegnede slik at dette kan ettersendes. I den
Annen avd. sak nr. 8120 9 forbindelse tillater vi oss å vise til patentsøknad nr. NO 2007 1217 hvor dere i brev av 19. januar 2009 har innvilget en ytterligere fristforlengelse." Den 24. mars 2010 sender Patentstyret følgende brev til søkers fullmektig, med svarfrist 25. mai 2010: "VEDRØRENDE BEGJÆRING OM AT SAKEN TAS UNDER BEHANDLING TIL TROSS FOR FRISTOVERSITTELSEN I SØKNAD NR. 20075924. Vi viser til deres begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen mottatt 2009.01.15, og brev med nærmere begrunnelse mottatt 2009.03.23. I forbindelse med vurderingen av om aktsomhetsnormen i patentloven 72 er oppfylt, ser Patentstyret seg nødt til å be om ytterligere informasjon knyttet til enkelte deler av begrunnelsen mottatt 2009.03.23. Under punkt I, siste avsnitt, i begrunnelsen opplyses det om at det på grunn av en datafeil hos betalingsselskapet Master Data Center (MDC), ikke ble generert en påminnelse om at registreringen for søknaden ikke var tilstrekkelig. På hvilket tidspunkt skulle normalt en slik påminnelse bli generert av datasystemet? Dersom datasystemet hadde generert en påminnelse, ville søker da hatt mulighet til å betale årsavgiften innen ordinær- eller tilleggsfrist, som var henholdsvis 2008.04.30 og 2008.10.31? I følge punkt III mottok ikke patentsøker informasjon vedrørende søknaden fra patentsøkers amerikanske fullmektig. Årsaken til dette var at rapporteringen av informasjonen fra amerikansk fullmektig til patentsøker skjedde under patentsøkers flytteprosess. Hvilke rutiner hadde patentsøker under flytteprosessen for å sikre at innkommende post ble forsvarlig mottatt og tatt vare på? Ble dokumentene sendt patentsøker per post eller per e-post, eventuelt begge deler? Det opplyses i begrunnelsens punkt IV, at en patentassistent hos den amerikanske fullmektigen har notert i saksmappen at patentsøker ble oppringt, og at en e-post ble sendt, med informasjon om den mottatte påminnelsen om betaling av årsavgifter. En eventuell e- post kan ikke oppdrives pga at denne ansattes e-postboks krasjet på denne tiden. Den ansvarlige hos patentsøker kan ikke huske å ha mottatt e-post eller telefon fra den amerikanske patentfullmektigen angående dette varselet. Er det slik at den amerikanske patentfullmektigen mener at patentsøker ble oppringt? Eller er det usikkerhet også vedrørende dette? Det innvilges en tilleggsfrist frem til 2010.05.25 for å komme med en nærmere begrunnelse for begjæringen om at saken skal tas under behandling, til tross for fristoversittelsen, i ovennevnte søknad. For at saken skal kunne tas under behandling, må søker ha utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves for å overholde lovens frister, jf. patentloven 72.
Annen avd. sak nr. 8120 10 Dersom vi ikke mottar nærmere begrunnelse innen angitt frist, vil begjæringen om oppreisning bli avgjort på det foreliggende grunnlag." Fra søkers svarbrev, innkommet til Patentstyret den 25. mai 2010, og innen den meddelte svarfristens utløp, hitsettes: "Vi viser til Patentstyrets brev av 24. mars 2010 med flere spørsmål i denne saken. Det har fremkommet nye momenter og opplysninger i saken som vil besvare Patentstyrets spørsmål. Vi vil først gi ytterligere opplysninger vedrørende hendelsesforløpet etter innlevering av patentsøknaden i Norge og fram til mai 2008 og deretter svare på Patentstyrets spørsmål. Ytterligere opplysninger vedrørende hendelsesforløp Tammy Brzozowski hos Halliburton er ansvarlig assistent for det som angår Landmark Graphics Corporation hos Halliburton. Tracy Sauers er patentassistent hos Meyertons, Hood, Kivlin, Kowert & Goetzel, P.C. (MHKKG) patentsøkerens amerikanske patentagent. Tracy Sauers sendte 13. desember 2007 en e-post til Tammy Brzozowski som inkluderte fullmakt og erklæring for tre norske patentsøknader; NO 20076155, NO 20076156 og herværende søknad NO 20075924. Tittel-linjen og innholdet i e-posten refererte til disse tre patentsøknadene kun ved deres referansenummer hos MHKKG. Denne e-posten med de tre fullmaktene er vedlagt som Vedlegg V. Referansenummeret for disse sakene er 5460-01308, 5460-01409 og 5460-01509. Den foreliggende patentsøknaden er 5460-01509. Som det fremgår av de vedlagte kopiene av fullmaktene for disse tre sakene fremgår patentsøknadsnummeret for den herværende patentsøknaden på fullmakten, mens de andre fullmaktene har påført PCTsøknadsnummeret. Det skal påpekes at det ikke er vanlig at slike fullmakter har påført det nasjonale søknadsnummeret, men derimot PCT-søknadsnummeret. Tammy Brzozowski, assistenten hos Halliburton, hadde derfor ingen grunn til å studere disse vedlagte fullmaktene inngående og i detalj, men derimot sørge for å videreformidle disse snarest mulig til rette vedkommende for signatur og påfølgende retur til agent. Patentstyret setter frister for innlevering av fullmakter som krever rask håndtering når disse skal gjennom flere ledd før de kan innleveres i Norge i undertegnet stand. Etter 13. desember 2007 kommuniserte Tammy Brzozowski med MDC (årsavgiftsbetalingstjenesten) for å sette opp betaling for denne patentsøknaden. Vedlagt som Vedlegg VI finnes dokumentasjon på e-postkorrespondanse mellom Tammy Brzozowski og Janet Nolan hos Thomson (Master Data Center, MDC) som dokumenterer dette. Tammy Brzozowski var følgelig klar over at MDC manglet søknadsnummeret. Hun forsøkte å finne søknadsnummeret ved å slå opp i databasen hos de Canadiske patentmyndigheter (se Vedlegg VI, e-posten fra Tammy Brzozowski av 3. mars 2008). Det skal her påpekes at slike databaser er avhengig av at de nasjonale patentmyndigheter rapporterer inn søknadsdata og det kan følgelig ta en del tid før
Annen avd. sak nr. 8120 11 søknadsnummeret gjenfinnes i slike patentdatabaser. Hos noen patentverk er det heller ikke uvanlig at det tar lang tid før innleverte patentsøknader får tildelt søknadsnummer. Tammy Brzozowski sendte også e-post til MHKKG for å innhente dette nummeret. Vedlagt er en e-post av 23. mai 2008 (Vedlegg VII) som viser e-post fra Tammy Brzozowski og Tracy Sauers svar av samme dato. Som det fremgår av svaret fra Tracy Sauers hos MHKKG inneholdt dette svaret en oversikt over ni forskjellige patentfamiliemedlemmer med søknadsnummer. Denne e-posten nådde imidlertid aldri Tammy Brzozowski og er trolig gått tapt i overføringen mellom MHKKG og Halliburton. Tammy Brzozowski kan ikke huske å ha mottatt denne e-posten. Det er videre Tammy Brzozowski s standard praksis å alltid skrive ut enhver e-postkorrespondanse i disse sakene. For en e-post som er relevant for flere søknader er det også hennes standard praksis å legge en fysisk kopi i hver av mappene for de relevante søknadene. De fysiske mappene for de ni familiemedlemmene har blitt gjennomgått i denne saken, og denne e-posten fra Tracy Sauers av 23. mai 2008 ble ikke funnet i noen av dem. Svar på spørsmålene fra Patentstyret Punkt I Som det fremgår av e-postkorrespondansen mellom Tammy Brzozowski og Janet Nolan hos MDC av 3. 4. mars 2008, samt e-posten fra Tammy Brzozowski datert 23. mai 2008 kl. 9:11 AM, hadde både MDC og patentsøker til hensikt og hadde også hatt muligheten til å betale årsavgiften i hvert fall innen fristen 31. oktober 2008. At datasystemet til MDC ikke genererte ytterligere påminnelser om den manglende betalingen i tidsrommet etter 23. mai 2008 skyldes en datafeil. Punkt III Korrespondansen mellom Halliburton og US-agenten Meyertons, Hood, Kivlin, Kowert & Goetzel, P.C. (MHKKG) foregår kun elektronisk via e-post uten bekreftelse i vanlig post. Dette er nå det normale i patentverdenen. Patentsøkers assistent ansvarlig for disse sakene, Tammy Brzozowski, mottok ikke den første eposten fra Tracy Sauers hos MHKKG, med søknadsnummeret og innleveringsdato. Det kan derfor tenkes at denne e-posten ikke har blitt fysisk sendt grunnet en uforståelig inkurie eller datafeil eller er blitt borte i den elektroniske overføringen mellom MHKKG og Halliburton. Under flytteprosessen var e-postboksene til Halliburton ikke berørt. Tammy Brzozowski byttet kontor fra en kontorbygning til en annen innenfor Halliburton s City West campus, mens e-postserverne befant seg (og befinner seg ennå) på et annet sted enn City West campus. All innkommende e-post befant seg derfor fysisk lagret på e-postserveren som vanlig også under flyttingen. Punkt IV Den vedlagte e-posten av 23. mai 2008 dokumenterer at det i hvert fall på dette tidspunktet ble sendt en e-post fra patentassistenten Tracy Sauers hos MHKKG og til assistent Tammy Brzozowski hos Halliburton med søknadsnummerne for patentsøknadene i patentfamilien. Denne har dessverre imidlertid ikke nådd fram til e-postboksen til Tammy Brzozowski, men blitt borte under den elektroniske overføringen grunnet en teknisk svikt. Som forklart over kan Tammy Brzozowski ikke huske å ha mottatt denne e-posten. Det er videre Tammy Brzozowski s standard praksis å alltid skrive ut enhver e-postkorrespondanse i disse sakene, og legge dem i de fysiske mappene som forklart over.
Annen avd. sak nr. 8120 12 Oppsummering Både patentsøker og den eksterne årsavgiftsbetalingstjenesten MDC hadde følgelig til hensikt å betale årsavgiften. Patentsøkers fullmektig har rapportert nødvendige dokumenter til patentsøker på normal måte via e-post. Patentsøker har fulgt opp saken tett både i forhold til sin betalingstjeneste MDC og patentagenten. Tammy Brzozowski har gjort alt som har stått i hennes makt for å få tak i søknadsnummeret slik at årsavgiften kunne betales. At hun ikke så at søknadsnummeret sto på en av fullmaktene som ble sendt til henne 13. desember 2007, skyldes at hun hadde ingen grunn til å forvente at dette sto der, og det beste for patentsøknadene var å få sendt fullmaktene videre til underskrift så fort som mulig. At MDC ikke fikk den nødvendige opplysningen om patentsøknadsnummeret i Norge fra patentsøker skyldes en uheldig teknisk feil vedrørende den elektroniske kommunikasjonen mellom den amerikanske patentfullmektigen og patentsøker. Bruk av e-post for utveksling av korrespondanse mellom patentsøker og patentfullmektiger, uten bekreftelse i vanlig post, er vanlig i bransjen og i samfunnet for øvrig og anses for å være tilstrekkelig sikkert. Brev kan også komme bort (og det skjer også) i den fysiske postforsendelsen. At ytterligere påminnelser om det manglende søknadsnummeret og den manglende betalingen av årsavgiften ikke ble generert fra MDC i tidsrommet etter 23. mai 2008, skyldes en datafeil hos MDC. Som nevnt i vårt brev til Patentstyret av 23. mars 2009 hadde MDC aldri tidligere gjort en feil i patentsøkerens saker. Standard prosedyre var at MDC benytter 30-månedersfristen som innleveringsdato og PCT-søknadsnummeret i sine fristberegninger og prosedyrer for generering av påminnelser og betaling av årsavgifter fram til de mottar oppdatert informasjon fra sine kunder. Både patentsøker, patentsøkers fullmektig og den eksterne årsavgiftsbetalingstjenesten MDC har følgelig utvist all den omhu som rimelig kan forventes og anses å oppfylle aktsomhetsnormen i patentloven 72. Dersom flere opplysninger er nødvendig for å kunne ta en avgjørelse i saken, kan undertegnede gjerne kontaktes." Avgift for 1. 3. avgiftsår, med det lovbestemte forsinkelsestillegg, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 15. januar 2009. Det lovbestemte gebyr (avgift) for behandling av begjæringen er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 10. februar 2009; innen utløpet av betalingsfristen i den av Patentstyret utstedte og utsendte faktura. Avgift for 4. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 12. mars 2009, innen ordinært forfall den 30. april 2009.
Annen avd. sak nr. 8120 13 Avgift for 5. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 15. mars 2010, innen ordinært forfall den 30. april 2010. * * * Søkers fullmektig har i oppreisningsbegjæringen uttalt at de ble oppmerksom på fristoversittelsen ved mottak av Patentstyrets brev av 19. november 2008. Patentstyrets Første avdeling har lagt denne opplysning til grunn ved vurderingen av om fristene i patentlovens 72 er overholdt. * * * Fra Første avdelings avgjørelse av 1. november 2010 hitsettes: "Vurderinger: Spørsmålet i saken er hvorvidt søker og søkers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Søkers fullmektigs anførsler: Patentsøker benytter en ekstern betalingstjeneste, Master Data Center (MDC), for betaling av årsavgifter. Den ansvarlige hos patentsøker ringte MDC på eller rundt 2007.10.30 for å sette opp årsavgiftsbetalingen for hele patentfamilien, som denne norske søknaden er en del av. Til MDC ble det oppgitt prioritetsdato, 30-månedersfristen for nasjonal videreføring 2007.10.20, og landene som PCT- søknaden skulle videreføres i. I ettertid har det vist seg at MDC brukte, enten på grunn av feilaktig inntasting eller datafeil, kun datoen 2007.10.20 som utgangspunkt for årsavgiftsberegningen, for bare de land der patentsøkeren visste at nasjonale søknader var blitt innlevert. Standard prosedyre på bakgrunn av den herværende patentsøkers tidligere erfaring med MDC, er at MDC benytter 30-månedersfristen som innleveringsdato og PCT- søknadsnummeret i sine fristberegninger og prosedyrer for betaling av årsavgifter. Dette gjør de frem til de mottar oppdatert informasjon fra sine kunder. MDC instruerte den ansvarlige for saken hos patentsøker om å informere om innleveringsdatoer og søknadsnumre, men fortalte ikke at registreringen for patentsøknaden i MDCs datasystem ikke ville være fullstendig uten denne informasjonen (innleveringsdato og søknadsnummer). Patentsøker hadde inntrykk av at MDC bare ville oppdatere registreringen som allerede var gjort, med denne informasjonen. Den ansvarlige hos patentsøker noterte i saksmappen på denne søknaden at hun skulle ringe MDC og oppdatere dem om innleveringsdatoer og patentsøknadsnumre, ved mottak av disse fra patentsøkers amerikanske patentfullmektig. Basert på sin tidligere erfaring med
Annen avd. sak nr. 8120 14 MDC, hadde den ansvarlige hos patentsøker den oppfatning at MDC ville benytte 2007.10.20 som innleveringsdato, og dermed som utgangspunkt for beregning av tidspunkt for betaling av årsavgift. Dette ville da innebære, trodde hun, at årsavgiften ville bli betalt for tidlig, eller at hun ville bli oppringt av MDC med beskjed om at en årsavgift var nært forestående, og at de ikke kunne innbetale uten søknadsnummer. Hun hadde ingen anledning til å tro at årsavgiften ikke ville bli betalt, eller at hun ikke ville bli informert av MDC om at de hadde for lite informasjon til å betale årsavgiften. Senere skulle det vise seg at MDCs system, trolig pga. en datafeil, heller ikke genererte en påminnelse om at registreringen for denne patentsøknaden ikke var tilstrekkelig. Patentsøkeren fikk derfor heller ikke noe varsel fra MDC om at systemet ikke hadde tilstrekkelige opplysninger til å betale årsavgiften. Patentsøker flyttet hele firmaet til nye kontorlokaler i desember 2007. Da patentsøkers amerikanske fullmektig mottok det norske patentsøknadsnummeret fra Bryn Aarflot AS datert 2007.11.30, ble dette innført i den amerikanske fullmektigens patenthåndteringssystem. Det ble også anført på saken at denne informasjonen hadde blitt videreformidlet til patentsøker. Imidlertid har det vist seg at patentsøker ikke mottok denne informasjonen. Rapporteringen til patentsøker om den norske patentsøknadens data fra den amerikanske fullmektigens side, skjedde under patentsøkers flytteprosess. Dette har trolig medført at dokumentene ikke har blitt oversendt korrekt, eller kommet bort under flytteprosessen. 2007.12.13 sendte en ansatt hos søkers utenlandske fullmektig e-post til en ansatt hos søker, som inneholdt fullmakter og erklæring for tre norske patentsøknader, inkludert herværende søknad. Tittellinjen og innholdet i e-posten refererte til disse tre patentsøknadene kun ved deres referansenummer hos den utenlandske fullmektigen. Av fullmakten som gjaldt denne søknaden fremgikk det norske søknadsnummeret, mens de to andre søknadene inneholdt PCT søknadsnummeret. Det påpekes at det ikke er vanlig at fullmaktene er påført det nasjonale søknadsnummeret, men derimot PCT søknadsnummeret. Assistenten hos søker hadde derfor ingen grunn til å studere disse fullmaktene inngående og i detalj. Etter 2007.12.13 kommuniserte den ansatte hos søker med MDC (årsavgiftsbetalingstjenesten) for å sette opp betaling for denne patentsøknaden. I e-post fra MDC av 2008.03.04 ble søker informert om at MDC ikke kunne betale årsavgiften uten det nasjonale søknadsnummeret. Den ansatte hos søker kontakter derfor sin fullmektig, ved e- post av 2008.05.23, hvor fullmektigen ble bedt om å opplyse om det nasjonale søknadsnummeret til den norske søknaden. Samme dag svarte fullmektigen via e-post, og oppgav det nasjonale søknadsnummeret. Denne e-posten mottok aldri søker. Denne e- posten er trolig gått tapt i overføringen mellom fullmektigen og søker. Den ansatte hos søker kan ikke huske å ha mottatt den, og det er standard praksis alltid å skrive ut enhver e- postkorrespondanse i disse sakene. For en e-post som er relevant for flere søknader er det også praksis å legge en fysisk kopi i hver av mappene for de relevante søknadene. De fysiske mappene for de ni familiemedlemmene har blitt gjennomgått, og e-posten fra fullmektigen av 2008.05.23, ble ikke funnet i noen av dem. Bryn Aarflot sendte, 2008.04.02, påminnelse om betaling av årsavgift i denne søknaden til søkers amerikanske fullmektig. 2008.04.14 informerte søkers amerikanske fullmektig Bryn Aarflot om at en betalingsavtale var satt opp for denne søknaden, men at Bryn Aarflot skulle videreformidle eventuelle varsler om årsavgift fra Patentstyret.
Annen avd. sak nr. 8120 15 En patentassistent hos søkers amerikanske fullmektig sjekket saksmappen og gjorde registreringer på saken, og har notert i saken, i databasen, at patentsøker ble oppringt og at en e-post ble sendt med melding om dette varselet om årsavgift. Den amerikanske fullmektigen har derimot ikke kopi av denne e-posten, da denne ansattes e-postboks krasjet på denne tiden. Det er derfor uklart om patentsøker både ble oppringt og oversendt e-post, og om en slik e-post faktisk ble sendt og ble mottatt av patentsøker. Derfor er det også en mulighet for at dette kan være feilføring i patentfullmektigens datasystem foretatt av en underordnet ansatt. Den ansvarlige hos patentsøkeren kan ikke huske å ha mottatt en telefon eller e-post fra den amerikanske fullmektigen angående dette varselet, og kan heller ikke finne en slik e-post. Det kan imidlertid ikke utelukkes at et slikt varsel har blitt mottatt av patentsøker. Patentsøkers amerikanske fullmektig var 2008.04.14 ikke klar over at MDC manglet informasjon for å kunne betale årsavgiften for den norske søknaden. Den amerikanske fullmektigen kunne heller ikke ha slik kunnskap ettersom det var patentsøker selv som satte opp betalingsavtalene direkte med MDC. Patentstyrets brev vedrørende henleggelse av søknaden ble mottatt av Bryn Aarflot AS 2008.11.21. Brevet ble videreformidlet til søkers amerikanske fullmektig 2008.12.02. Etter mottak av brevet tok en patentassistent hos søkers amerikanske fullmektig personlig kontakt på telefon med en kontaktperson hos patentsøker, og gav beskjed om å ta kontakt med MDC umiddelbart. Ved å kontakte MDC ble det funnet ut at MDC ikke hadde en komplett registrering på den norske patentsøknaden. Denne var kun registrert med sitt PCT- søknadsnummer og ingen innleveringsdato var tilordnet registreringen hos MDC. Patentsøker gav så umiddelbart beskjed til sin amerikanske fullmektig at det var begått en feil, at årsavgiften skulle betales, og at man skulle forsøke å få patentsøknaden gjeninnsatt. Søkers amerikanske fullmektig tok kontakt med Bryn Aarflot AS ved e-post 2009.01.10, for å få foretatt dette innen fristen 2009.01.19. Patentstyret uttaler: I denne saken skyldes oversittelsen av fristen for betaling av 1. 3. årsavgift med tillegg en rekke omstendigheter. Det er skjedd en feil hos betalingshjelperen MDC, samt at det er oppstått kommunikasjonsproblemer mellom søker og søkers hjemlandsfullmektig. Det er videre også anført at en flytteprosess kan ha vært med på å forårsake fristoversittelsen. På bakgrunn av den informasjon som er inngitt i saken, legger Patentstyret til grunn at søker, 2008.03.04, ble klar over at årsavgift ikke var betalt, og at den heller ikke kunne betales uten nærmere informasjon om nasjonalt søknadsnummer. Søker tok så kontakt med sin hjemlandsfullmektig for å få tak i søknadsnummeret. Søknadsnummeret ble sendt søker, men denne e-posten kom aldri frem til søker, uvisst av hvilken grunn. Ordinær frist for betaling av årsavgiften var 2008.04.30. Søker var altså klar over at søknadsavgift ikke kunne betales før den ordinære fristen for betaling av årsavgiften utløp. Da søker ikke fikk svar på sin forespørsel om nasjonalt søknadsnummer, ble det ikke purret, eller forespurt på nytt, selv om søker var klar over at årsavgiften ikke kunne betales. Patentstyret er ikke informert om søker i det hele tatt tok kontakt med hjemlandsfullmektigen i tidsrommet mellom ordinær frist og tilleggsfristen for betaling av årsavgift.
Annen avd. sak nr. 8120 16 Dersom søker hadde bedt om bekreftelse på mottak av e-posten med forespørsel om nasjonalt søknadsnummer, eller purret da de ikke fikk svar, ville man antagelig kunne betalt avgiften med tillegg innenfor tilleggsfristen. Fra tidspunktet hvor søker sendte e-post til fullmektigen, til utløp av tilleggsfrist, er det fem måneder. I en slik situasjon, når man er klar over at en årsavgift ikke kan betales, og man ikke får svar på en e-post som vil sikre at avgiften blir betalt, bør man kunne forvente mer aktivitet fra søker. Dette selv om søker ikke var klar over det helt konkrete forfallstidspunktet for årsavgiften. Videre sendte søkers utenlandske fullmektig påminnelse om betaling av årsavgift til søkers hjemlandsfullmektig 2008.04.02. Det hersker usikkerhet om hva som er skjedd med denne påminnelsen, og om søker er blitt informert om at årsavgiften snart ville forfalle. I lovens forarbeider er det fremholdt at "spørsmålet om oppreisning skal gis, skal avgjøres etter en streng aktsomhetsnorm" (Ot. prp. nr. 32 (1978 79) s. 41). Patentstyret har i sin praksis tilpasset aktsomhetsnormen i overensstemmelse med praksis fra EPO. På bakgrunn av de omstendighetene det er gjort rede for ovenfor kan ikke Patentstyret se at aktsomhetsnormen i patentloven 72 er oppfylt i denne saken. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søker og søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen avslås." Søkers foreløpige klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse, inneholdende begjæring om å bli tilstått en ytterligere frist for inngivelse av en nærmere begrunnelse av klagen, innkom til Patentstyret den 30. desember 2010; rettidig. Det lovbestemte gebyr (avgift) for behandling av klagen i Patentstyrets Annen avdeling er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 26. januar 2011; innen fakturafristens utløp. Ved Annen avdelings brev av 17. februar 2011 ble søkers fullmektig meddelt frist til den 17. mars 2011 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. I den nærmere begrunnelsen av klagen, innkommet den 17. mars 2011, og innen utløpet av den meddelte fristforlengelse, uttaler søkerens fullmektig: "Vi viser til brev fra Patentstyrets annen avdeling der det innvilges fristforlengelse til 17. mars 2011 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen.
Annen avd. sak nr. 8120 17 Begrunnelsen med vedlegg innsendes i to eksemplarer, samt på e-post til annen.avdeling@patentstyret.no. Nærmere begrunnelse I. Ifølge Patentloven 72 1. ledd skal begjæring om fortsatt behandling for oversittelse av frist for innbetaling av årsavgift med forhøyelse, innleveres skriftlig og innen 2 måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelsen er opphørt, og senest 6 måneder etter fristens utløp (PL 72 2. ledd). Innen den samme tid skal den unnlatte handling være foretatt. Fristen for betaling av årsavgift for år 1-3 i denne saken var 30.04.2008, og fristen for å betale årsavgiften etter Patentloven 41 tredje ledd med 20 % forhøyelse utløp 31.10.2008. Patentstyrets brev vedrørende henleggelse av patentsøknaden etter PL 15 fjerde ledd grunnet den manglende innbetaling av årsavgift for år 1 3 med forhøyelse, var datert 19. november 2008. Dette brevet ble mottatt av Bryn Aarflot AS 21. november 2008, i egenskap av å være patentsøkerens norske fullmektig. I denne saken representerer Patentstyrets brev datert 19. november 2008 tidspunktet for når patentsøkers fullmektig ble klar over at årsavgiften for år 1 3 ikke var blitt betalt, dvs. tidspunktet for når hindringen opphørte. Begjæring om at søknaden tas under behandling ble innlevert til Patentstyret 15. januar 2009, og den manglende årsavgift med forhøyelse betalt til Patentstyret, innen 19. januar 2009. Fristene angitt i PL 72 1. ledd og 2.ledd som angitt over, ble følgelig overholdt. Den unnlatte handling er foretatt ved at årsavgiften for år 1 3 med forhøyelse også er betalt. Kravene i Patentloven 41 tredje ledd og Patentloven 72 1. og 2. ledd skulle følgelig være oppfylt. Under følger en detaljert begrunnelse for klagen vedrørende begjæringen om at søknaden tas under behandling i henhold til PL 72. II. Patentsøkers prosedyre for håndtering av årsavgiftsbetaling Patentsøker (kunden) benytter en ekstern betalingstjeneste, Master Data Center (MDC), for betaling av årsavgifter. Denne tjenesten settes opp for hver sak ved at kunden ringer til Master Data Center og oppgir innleveringsdato, søknadsnummer og land for de land som MDC skal håndtere årsavgiftsbetalingen for. MDCs standard prosedyre for denne kunden er å betale årsavgifter automatisk uten å sende påminnelser til kunden. Kunden skal selv sørge for å gi beskjed til MDC dersom de ønsker at et patent eller patentsøknad skal falle ved å unnlate å betale årsavgift. Når årsavgiften er betalt, sender MDC en faktura til kunden, i dette tilfellet, kundens regnskapsavdeling, som i sin tur betaler regningen uten å sende den til avdelingen som vedlikeholder de faktiske patentporteføljene. Patentsøker håndterer patentporteføljene og betaling av fakturaer i separate avdelinger. III. Hendelsesforløp i denne saken III.1
Annen avd. sak nr. 8120 18 Tammy Brzozowski hos Halliburton er ansvarlig assistent for det som angår Landmark Graphics Corporation hos Halliburton. Tammy Brzozowski ringte MDC på eller rundt 30. oktober 2007 for å sette opp årsavgiftsbetalingen for hele patentfamilien som denne norske patentsøknaden er en del av. Tammy Brzozowski oppga da prioritetsdato, 30-månedersfristen for nasjonal videreføring 20. oktober 2007 og landene som PCT-søknaden skulle videreføres i. I dette tilfellet var dette Brasil, Mexico, Egypt, EPO, Forente Arabiske Emirater, Canada, Oman og Norge. I ettertid har det vist seg at MDC dessverre brukte, enten på grunn av en feilaktig inntasting eller datafeil, kun datoen 20. oktober 2007 som utgangspunkt for årsavgiftsberegningen for bare de land der patentsøkeren i denne saken allerede visste at nasjonale patentsøknader hadde blitt innlevert, dvs. Brasil, Mexico, Egypt og Forente Arabiske Emirater. Standard prosedyre på bakgrunn av den herværende patentsøkers tidligere erfaring med MDC, er at MDC benytter 30-månedersfristen som innleveringsdato og PCT-søknadsnummeret i sine fristberegninger og prosedyrer for betaling av årsavgifter, fram til de mottar oppdatert informasjon fra sine kunder. I denne saken var derfor PCTsøknadsnummeret søknadsnummeret for den norske patentsøknaden i MDCs database. MDC instruerte Tammy Brzozowski om å informere dem om innleveringsdatoer og søknadsnumre for andre patentsøknader som ble innlevert innenfor 31-månedersfristen (EPO, Canada og Norge), men fortalte ikke at registreringen for patentsøknaden i MDCs datasystem ikke ville være fullstendig uten denne informasjonen (innleveringsdato og søknadsnummer). Tammy Brzozowski hadde inntrykk av at MDC bare ville oppdatere registreringen som allerede var gjort med denne informasjonen. Tammy Brzozowski noterte i saksmappen på denne patentsøknaden at hun skulle ringe MDC og oppdatere dem om innleveringsdatoer og patentsøknadsnumre for EPO, Norge og Canada ved mottak av disse fra patentsøkers amerikanske patentfullmektig som håndterer patentsøknadene på vegne av patentsøker. Tammy Brzozowski hadde imidlertid den oppfatning, basert på sin tidligere erfaring med MDC, at MDC ville benytte 20. oktober 2007 som innleveringsdato og dermed som utgangspunkt for beregning av tidspunkt for betaling av årsavgift. Dette ville da innebære, trodde hun, at årsavgiften ville blitt betalt for tidlig, eller at hun ville bli oppringt fra MDC med beskjed om at en årsavgiftsfrist var nær forestående og at de ikke kunne innbetale uten søknadsnummer. Dette var slik hun oppfattet det, det verste som kunne skje, og hun hadde ingen anledning til å tro at årsavgiften ikke ville bli betalt, eller at hun ikke ville bli informert av MCD om MDC hadde for lite informasjon til å kunne betale årsavgiften. Senere skulle det også vise seg at MDCs system, trolig pga. en datafeil, heller ikke genererte en påminnelse om at registreringen for disse patentsøknadene ikke var tilstrekkelig. Patentsøkeren fikk derfor heller ikke noe varsel fra MDC om at systemet ikke hadde tilstrekkelige opplysninger til å betale årsavgiften. III.2 Innleveringen av den Europeiske patentsøknaden ble fullført på eller rundt 21. november 2007. Patentsøkerens amerikanske fullmektig, Meyertons, Hood, Kivlin, Kowert & Goetzel, P.C., mottok en e-post fra den Europeiske patentfullmektigen med den elektroniske innleveringskvitteringen og patentsøknadsnummeret, siden disse utstedes elektronisk av EPO. Denne informasjonen ble så videresendt på e-post til Tammy Brzozowski hos herværende patentsøker. Tammy Brzozowski ringte da MDC for å
Annen avd. sak nr. 8120 19 oppdatere dataene for denne EP-søknaden i MDCs datasystem, da hun nå hadde fått denne informasjonen. Hun hadde jo tidligere notert i saksmappen at hun skulle ringe MDC og oppdatere dem om innleveringsdatoer og patentsøknadsnumre for EPO, Norge og Canada ved mottak av disse fra patentsøkers amerikanske patentfullmektig. Patentsøker flyttet hele firmaet til nye kontorlokaler i desember 2007. Oppdateringen hos MDC av den Europeiske patentsøknadens innleveringsdato og søknadsnummer skjedde like før hun pakket ned sitt kontor for å flytte til firmaets nye kontorlokaler. Canada har en frist for fullføring av innlevering av nasjonale videreføringer av PCTsøknader inkludert innbetaling av årsavgifter, på 42 måneder fra prioritetsdatoen. Innleveringsdato og søknadsnummer for Canada var derfor heller ikke videreformidlet til MDC på dette tidspunkt da Tammy Brzozowski mottok EP-søknadens innleveringsdetaljer. Brasil og Mexico krever heller ikke betaling av årsavgifter før faktisk meddelelse av patent, og patentbyrået med ansvar for innlevering i Egypt, Forenede Arabiske Emirater og Oman betalte årsavgiften ved innlevering siden disse avgiftene er ubetydelige. Dette hadde den konsekvens at ingen av årsavgiftene for de andre patentsøknadene i denne patentfamilien medførte at Tammy Brzozowski internt begynte å stille spørsmål ved eller å huske på å oppdatere informasjonen for den norske patentsøknaden på dette tidspunkt. III.3 Tracy Sauers er patentassistent hos Meyertons, Hood, Kivlin, Kowert & Goetzel, P.C. (MHKKG) patentsøkerens amerikanske patentagent. Da patentsøkers amerikanske patentfullmektig mottok det norske patentsøknadsnummeret fra Bryn Aarflot AS (brev fra Bryn Aarflot AS datert 30. november 2007 til Meyertons, Hood, Kivlin, Kowert & Goetzel, P.C.), ble dette innført i Meyertons, Hood, Kivlin, Kowert & Goetzel, P.C. sitt patenthåndteringssystem på denne saken, og det ble også anført på saken at denne informasjonen hadde blitt videreformidlet til herværende patentsøker. Utskrift av brev fra Bryn Aarflot AS av 30. november 2007 er vedlagt som Vedlegg I. Imidlertid har det i ettertid vist seg at herværende patentsøker ikke mottok denne informasjonen. Rapporteringen til patentsøker av den norske patentsøknadens data fra den amerikanske patentfullmektigens side, skjedde under patentsøkers flytteprosess til de nye kontorlokalene og dette har trolig medført at dokumentene ikke har blitt oversendt korrekt eller kommet bort under flytteprosessen. Korrespondansen mellom Halliburton og US-agenten Meyertons, Hood, Kivlin, Kowert & Goetzel, P.C. (MHKKG) foregår kun elektronisk via e-post uten bekreftelse i vanlig post. Dette er nå det normale i patentverdenen. Patentsøkers assistent ansvarlig for disse sakene, Tammy Brzozowski, mottok ikke den første e-posten fra Tracy Sauers hos MHKKG, med søknadsnummeret og innleveringsdato. Det kan derfor tenkes at denne e-posten ikke har blitt fysisk sendt grunnet en uforståelig inkurie eller datafeil eller er blitt borte i den elektroniske overføringen mellom MHKKG og Halliburton. Under flytteprosessen var e-postboksene til Halliburton ikke berørt. Tammy Brzozowski byttet kontor fra en kontorbygning til en annen innenfor Halliburton s City West campus, mens e-postserverne befant seg (og befinner seg ennå) på et annet sted enn City
Annen avd. sak nr. 8120 20 West campus. All innkommende e-post befant seg derfor fysisk lagret på e-postserveren som vanlig også under flyttingen. III.4 Tracy Sauers sendte 13. desember 2007 en e-post til Tammy Brzozowski som inkluderte fullmakt og erklæring for tre norske patentsøknader; NO 20076155, NO 20076156 og herværende søknad NO 20075924. Tittel-linjen og innholdet i e-posten refererte til disse tre patentsøknadene kun ved deres referansenummer hos MHKKG. Denne e-posten med de tre fullmaktene er vedlagt som Vedlegg V. Referansenummeret for disse sakene er 5460-01308, 5460-01409 og 5460-01509. Den foreliggende patentsøknaden er 5460-01509. Som det fremgår av de vedlagte kopiene av fullmaktene for disse tre sakene fremgår patentsøknadsnummeret for den herværende patentsøknaden på fullmakten, mens de andre fullmaktene har påført PCTsøknadsnummeret. Det skal påpekes at det ikke er vanlig at slike fullmakter har påført det nasjonale søknadsnummeret, men derimot PCT-søknadsnummeret. Tammy Brzozowski, assistenten hos Halliburton, hadde derfor ingen grunn til å studere disse vedlagte fullmaktene inngående og i detalj, men derimot sørge for å videreformidle disse snarest mulig til rette vedkommende for signatur og påfølgende retur til agent. Patentstyret setter frister for innlevering av fullmakter som krever rask håndtering når disse skal gjennom flere ledd før de kan innleveres i Norge i undertegnet stand. III.5 Etter 13. desember 2007 kommuniserte Tammy Brzozowski med MDC (årsavgiftsbetalingstjenesten) for å sette opp betaling for denne patentsøknaden. Vedlagt som Vedlegg VI finnes dokumentasjon på e-postkorrespondanse mellom Tammy Brzozowski og Janet Nolan hos Thomson (Master Data Center, MDC) som dokumenterer dette. Tammy Brzozowski var følgelig klar over at MDC manglet søknadsnummeret. Hun forsøkte å finne søknadsnummeret ved å slå opp i databasen hos de Canadiske patentmyndigheter. Vedlegg VI, e-posten fra Tammy Brzozowski av 3. mars 2008. Det skal her påpekes at slike databaser er avhengig av at de nasjonale patentmyndigheter rapporterer inn søknadsdata og det kan følgelig ta en del tid før søknadsnummeret gjenfinnes i slike patentdatabaser. Hos noen patentverk er det heller ikke uvanlig at det tar lang tid før innleverte patentsøknader får tildelt søknadsnummer. Tammy Brzozowski sendte også e-post til MHKKG for å innhente dette nummeret. III.6 Vedlagt er en e-post av 23. mai 2008 (Vedlegg VII) som viser e-post fra Tammy Brzozowski og Tracy Sauers svar av samme dato. Som det fremgår av svaret fra Tracy Sauers hos MHKKG inneholdt dette svaret en oversikt over ni forskjellige patentfamiliemedlemmer med søknadsnummer. Denne e-posten fra Tracy Sauers nådde imidlertid aldri Tammy Brzozowski og er trolig gått tapt i overføringen mellom MHKKG og Halliburton. Tammy Brzozowski kan ikke huske å ha mottatt denne e-posten. Det er videre Tammy Brzozowski s standard praksis å alltid skrive ut enhver e- postkorrespondanse i disse sakene. For en e-post som er relevant for flere søknader er det