Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati, Ohio, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 4. januar 2011, hvorved det nedenfor gjengitte figurmerket tegning av fronten på to asymmetriske beholdere/flasker med lokk; den ene stående riktig vei, den andre stående på hodet ble nektet registrert som varemerke. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt søkers norske fullmektig samme dag. Varemerkesøknad nr. 200814913 En avgjørelse fra Patentstyrets Annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.
Annen avd. sak nr. 8135 2 Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 27. november 2008, med følgende varefortegnelse: Klasse 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie, behandling og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at figurmerket mangler varemerkerettslig særpreg ved at det ikke er egnet til å skille en produsents varer fra en annens, og at det derfor er uregistrerbart som varekjennetegn i medhold av bestemmelsene i varemerkelovens 14 første og annet ledd. * * * Med hensyn til søkers fullmektigs anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Første avdelings avgjørelse av 4. januar 2011 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Det søkte merket er et rent figurmerke som består av to beholdere/flasker som begge har et lokk. Den ene beholderen/flasken har lokket på toppen, mens den andre beholderen/flasken har lokket på bunnen, eller kan oppfattes som om flasken står på hodet. Beholderne/flaskene fremstår som noe buet eller usymmetrisk. Beholderne/flaskene inneholder også et figurativt element plassert sentralt på beholderen og dette figurelementet fremstår som en tykk sirkel med en noe lysere farge enn resten av beholderen/flasken. Spørsmålet er om det søkte merket skal nektes registrering fordi det ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for varene, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varene merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets
Annen avd. sak nr. 8135 3 enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både kunne være profesjonelle og private forbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C- 210/96, Gut Springenheide. Det søkte merket ønskes registrert for såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie, behandling og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår i klasse 3. Spørsmålet i saken er hvorvidt søker kan få en enerett til figurmerket slik det er gjengitt over. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte dette merket som et særskilt kjennetegn for denne type varer. Søkers fullmektig anfører at flaskene er klart særpreget og at etiketten også i seg selv er særpreget. Kombinasjonseffekten av flaskens form og etiketten må anses å være iøynefallende. Flaskene har et utseende som klart skiller seg fra hva som er vanlig i bransjen. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til vurderingen av kjennetegnet. Vi er ikke enige i at beholdernes/flaskenes form eller sirkelen er særpreget. Fullmektigen har da heller ikke gitt en konkret begrunnelse for hva det er med disse flaskene, eller sirkelen, som tilfører distinktiv evne. Fullmektigen har heller ikke begrunnet eller dokumentert at flaskene har et utseende som skiller seg fra hva som er vanlig i bransjen. For Patentstyret fremstår merket med to helt ordinært utformet flasker/beholdere. Den usymmetriske utformingen er så lite fremstredene visuelt sett at den ikke tilfører distinktiv evne. Sirkelen er høyst ordinær og vil kun bli oppfattet som et dekorativt element. Det er ingenting ved disse elementene, eller deres gjensidige påvirkning, som tilfører merket som helhet det for registrering nødvendige særpreg. Det er heller ikke uvanlig at slike beholdere/flasker har en løsning der lokket er plassert i bunnen av flasken. Denne løsningen vil i mange tilfeller medføre at det er lettere å få ut innholdet. Patentstyret kan derfor ikke se at denne beholderne/flaskene skiller seg fra det som er vanlig i bransjen. Figurmerket er således ikke egnet til å utpeke en særskilt kommersiell opprinnelse, men vil utelukkende oppfattes som to vanlig beholdere med en dekorativt ordinær sirkel. Dette medfører at det søkte merket ikke er av en slik karakter at det kan bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse, jf. EU-domstolens avgjørelse C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, jf. premiss 44-45. Merket vil således ikke ha gjenkjennelseseffekt, og vil heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser C-64/02P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, premiss 42 og C-37/03P, BioID, premiss 27. *** Fullmektigen har vist til at Patentstyret har registrert følgende figurmerker, registreringer nr. 248473, nr. 248474, nr. 242611, nr. 242612 og internasjonale registreringer nr. 822851A. Patentstyret må vurdere hvert merkes registrerbarhet ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte merket. Det må videre regnes med en viss ustøhet i praksis. Dersom man legger vekt på tidligere registreringer, uten å ta hensyn til tidligere avslag, vil dette over tid gi et skjevt bilde av registreringspraksis som fører til en uholdbar fastlåsing av skjønnet. Vi viser til avgjørelsene nr. 6690, Voicewriter og nr. 6715, Multi shower, der Patentstyrets annen avdeling uttaler at det generelt skal utvises forsiktighet med å legge vekt på tidligere
Annen avd. sak nr. 8135 4 registreringer. Fullmektigen har også henvist til registrering nr. 250730. Vi kan opplyse om at dette merket kan synes å ha blitt registrert ved en feil. Reg. nr. 248473 (200811032) Reg. nr. 248474 (200811033) Reg. nr. 242611 (200707261) Reg. nr. 242612
Annen avd. sak nr. 8135 5 Int. reg. nr. 0822851A (200900344) Reg. nr. 250730 (200816369) Fullmektigen viser til Annen avdelings avgjørelse av 8. desember 2003, nr. 7277. Denne er vurdert, men anses ikke analog med det søkte merket. Kombinasjonseffekten av beholderens form og etiketten i denne saken må anses mer egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens erindring, og dermed mer særpreget for dette merket, enn hva som er tilfellet for det søkte merket. Annen avd. sak nr. 7277 - Varemerkeregistrering nr. 224297 (19976553) Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det aktuelle figurmerket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene. Merket må dermed nektes registrert, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert, jf. varemerkeloven 24."
Annen avd. sak nr. 8135 6 Søkers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom til Patentstyret den 15. februar 2011; rettidig. I klagen uttaler søkers fullmektig følgende: "Innledning Vi viser til avgjørelse truffet av Patentstyrets Første avdeling datert 4. januar 2011 vedrørende varemerkesøknad nr. 200814913, kombinert merke, søkt registrert for følgende varer i klasse 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår. Patentstyret konkluderte i denne avgjørelsen med at det søkte merket mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene, jf. Varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Patentstyret frafaller anførselen om at merket er direkte beskrivende, jfr. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. I medhold av varemerkelovens 49 påklages Første avdelings avgjørelse i ovennevnte varemerkesøknad. Denne klagen begrunnes med at Patentstyrets Første avdeling har foretatt en gal vurdering av det søkte merket. Fra søkers side hevdes det at det kombinerte merket er tilstrekkelig særpreget til å kunne registreres, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Spørsmålet om særpreg Det søkte merket viser to flasker hvor den ene har lokket på toppen mens den andre har lokket i bunnen. Flaskene har en usymmetrisk form ved at den ene flasken smalner noe rett under lokket på høyre side mens den andre flasken smalner noe rett under lokket på venstre side. I tillegg har flaskene en etikett på frontpartiet. Etiketten er en tykk sirkel i en noe lysere farge enn resten av flasken. Etiketten er etter vårt syn særpreget i seg selv da den fremstår som et fantasimerke. Flaskene i merket er klart særpreget. Flaskene er også i tillegg utstyrt med en særegen figur som i seg selv er distinktiv. Kombinasjonseffekten av flaskenes form og den særegne figuren må anses å være iøynefallende. Figurmerket vil derfor være egnet til å feste seg i gjennomsnittsforbrukerens erindring. Det virker som om Patentstyret urettmessig har basert vurderingen sin på merkets enkeltelementer, men i henhold til europeisk praksis skal vurderingen være basert på helhetsinntrykket. Kombinasjonen av enkeltelementene som det søkte merket består av er spesiell og kan ikke sees på som alminnelig. Som nevnt over er figuren uvanlig og fantasipreget. Flasken har et utseende som klart skiller seg fra hva som er vanlig i bransjen. Helheten utgjør et nytt uttrykk som er lett å gjenkjenne. Figuren på flaskene vil ha klar kjennetegnsfunksjon. Sett på bakgrunn av tidligere registrerte merker er det for søker overraskende at Patentstyret lander på at disse elementene ikke har særpreg. I dette tilfellet er det nærliggende å mene at et merkes særpreg styrkes av at en
Annen avd. sak nr. 8135 7 standard etikett er byttet ut med et kreativt og lett gjenkjennelig element på beholderen. Sett i sammenheng med flaskenes utforming som må sees å være tilstrekkelig spesiell til å gi merket det nødvendige særpreg er dette merket klart registrerbart. Videre virker det noe søkt at et figurelement som i seg selv er fullt ut registrerbart og som ville blitt registrert dersom det hadde blitt søkt alene, skal miste sitt særpreg fordi merket er søkt med figurelementet på en beholder. Første avdeling uttaler i sin avgjørelse at sirkelen er høyst ordinær og vil kun bli oppfattet som et dekorativt element. Vi kan ikke skjønne hvorfor et dekorativt element ikke kan være særpreget. Det avgjørende er om merket har særpreg og det at et merke er dekorativt vil være uten betydning for denne vurderingen. Videre må det nevnes at det søkte merket er i bruk og omsetningskretsen har ingen problemer med å utlede en særskilt kommersiell opprinnelse i møte med det søkte merket. Registreringspraksis Patentstyret har tidligere registrert registrering nr. 248473, figurmerke bestående av en flaske med etikett, registrering nr. 248474, figurmerke bestående av en flaske med etikett, registrering nr. 242611, figurmerke bestående av en flaske med etikett og registrering nr. 242612, figurmerke bestående av en flaske med etikett, se vedlagt. Alle disse registreringene innehas av samme innehaver, nemlig Procter & Gamble. Procter & Gamble er også søker av dette aktuelle merket. Registreringene det er vist til over er av nyere dato. Slik vi ser det er det ingen grunn til at disse registreringene og det søkte merket skal behandles forskjellig. Dette er analoge tilfeller som bør få likt utfall når det gjelder distinktivitetsvurderingen. Sett fra søkers side blir denne forskjellsbehandlingen ganske grell når de tidligere registreringene og det søkte merket innehas av samme innehaver. Forutsigbarheten for søker gjør at Patentstyret må tilstrebe en stabil praksis i slike tilfeller. Det finnes mange eksempler på merker med mindre særpreget figur enn figuren på det søkte merket, se eksempel av et nylig registrert merke, internasjonal registrering nr. 0822851A, se vedlagt. Int. reg. nr. 0822851A Vi vil også vise til registrering nr. 713488, se vedlagt. Det er riktignok et vareutstyr men vurderingen blir allikevel den samme. Her har Patentstyret uttalt at etiketten er en fremstilling av et dansende par som antas å ha bidratt til å tilføre tilstrekkelig særpreg. At denne etiketten er særpreget og at det søkte merket ikke er særpreget er noe underlig.
Annen avd. sak nr. 8135 8 Konklusjon Int. reg. nr. 0713488 (199906629) Vi ber på denne bakgrunn Annen avdeling ta klagen til følge og sende varemerkesøknad nr. 200814912 tilbake til Patentstyrets Første avdeling for registrering og kunngjøring." Den 17. februar 2011 ble faktura pålydende gjeldende gebyr (avgift) for klage til Patentstyrets Annen avdeling utstedt og sendt til registreringshavers norske fullmektig, med betalingsfrist 18. mars 2011. Klagegebyret (klageavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 10. mars 2011, innen fakturafristens utløp. Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klagen av 15. februar 2011. Den 29. april 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 4. januar 2011. I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling følgende:
Annen avd. sak nr. 8135 9 "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor til Annen avdeling for behandling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter ble deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. I henhold til varemerkelovens 14 første ledd annet punktum må et varemerke for å kunne godtas til registrering være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Kriteriene for distinktivitetsvurderingen av tredimensjonale merker er de samme som for andre varemerker, jf. C-24/05 P Storck. Den relevante omsetningskretsens oppfattelse av tredimensjonale merker vil imidlertid ikke nødvendigvis være den samme som for f.eks. ord- og figurmerker, fordi gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å trekke slutninger om produkters opprinnelse på grunnlag av varens eller emballasjens form og utseende (jf. C-24/05 P Storck, premiss 23 og 24). EU-domstolen fremholdt i C-24/05 P Storck at det bare er varemerker som skiller seg klart fra normen eller bransjesedvanen når det gjelder vareutforming som vil ha det særpreg som kreves for registrering, jf. også avgjørelsen i sak C-238/06 P Devely, Sml. 2007 s. I- 9375. Todimensjonale merker som består i en naturalistisk gjengivelse av selve varen eller dens innpakning, vurderes på tilsvarende måte som tredimensjonale merker, jf. Annen avdelings avgjørelser i PS-2004-7370 og PS-2005-6968. Annen avdeling kan i likhet med Første avdeling ikke se at det søkte merket har noe særpreget eller uvanlig ved seg som medfører at det avviker betydelig fra bransjenormen for utforming av beholdere for den type varer som merket er søkt registrert for. Etiketten på flaskene fremstår som et dekorativt element, og vil nettopp være egnet til å oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren kun som et slikt dekorativt element, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Etter Annen avdelings syn medfører ikke kombinasjonen av flaskenes utseende og etiketten at merket som helhet gir noe uttrykk som lett vil feste seg i
Annen avd. sak nr. 8135 10 gjennomsnittsforbrukerens bevissthet. Etter Annen avdelings oppfatning fremstår det søkte merket i stedet som en naturalistisk gjengivelse av typiske og alminnelige beholdere for den type varer som det er søkt registrert for. Når det gjelder tidligere registreringer, ønsker Annen avdeling å reservere seg med hensyn til Første avdelings mer konkrete uttalelser om disse. Det sentrale er etter Annen avdelings oppfatning at enkeltstående registreringsavgjørelser ikke kan være retningsgivende for senere saker. Det er den generelle distinktivitetsnormen som kan utledes av særlig EU-domstolens og Høyesteretts praksis som må legges til grunn for avgjørelsen. Slik Annen avdeling ser det, er Første avdelings avgjørelse i nærværende sak i samsvar med den generelle distinktivitetsnorm som må legges til grunn. Klagen kan etter dette ikke gis medhold, og Første avdelings avgjørelse blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Ida M. Andrén (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)