Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Foreliggende sak gjelder klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 13. mai 2008, hvorved tidligere beslutning om å registrere ordmerket MONAMI ble opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Merket er registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 25: Klær, fottøy, hodeplagg. Merket ble besluttet registrert den 1. november 2006, og deretter kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 45/2006, med publiseringsdato mandag 6. november 2006. Innsigelse innkom mandag 8. januar 2007, innen innsigelsesperiodens utløp. Innsigelsen var begrunnet med at ordmerket MONAMI er egnet til å forveksles med innsigers nasjonale varemerkeregistrering nr. 153985 (19883324), ordmerket MONARI, registrert for varene klær for menn, kvinner og barn i klasse 25, og at merket MONAMI således er blitt registrert i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd. Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7869 2 Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Innsigers merke gjelder klær for menn, kvinner og barn i klasse 25, mens det søkte merket søkes registrert for klær, fottøy, hodeplagg i klasse 25. Det er følgelig vareidentitet og vareslagslikhet, og graden av merkelikhet blir derfor avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Innsigers fullmektig har anført at det er stor likhet mellom merkene både fonetisk og visuelt, og at de kun skilles med én bokstav. Forskjellen vil være umulig å oppdage med mindre man analyserer de to merkene direkte ved siden av hverandre. Patentstyret vil bemerke at det søkte merket består av teksten MONAMI. "Mon ami", skrevet i to ord, er fransk og kan oversettes til "min venn", eller "vennen min". Uttrykket er forholdsvis kjent og vi anser det sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil gjenkjenne dette selv om det er skrevet i ett ord. Merket skaper derfor et forestillingsbilde hos gjennomsnittsforbrukeren. Innsigerens merke MONARI har ingen bestemt betydning, men vil kunne oppfattes som et navn. Vi anser at selv om merkene kun skilles ved nest siste bokstav i hvert merke vil dette påvirke helhetsinntrykket både fonetisk og visuelt. Videre vil forestillingsbildene som danner seg i møtet med merkene være ulike, og dermed være med på å skille merkene fra hverandre. Vi er ikke enige i at merkene må analyseres ved siden av hverandre for å oppdage forskjellene. Det er i stor grad forestillingsbildet og assosiasjonene et merke skaper som vil feste seg i forbrukerens bevissthet. Søkers fullmektig har vist til at merkene TINE og TIDE er registrert ved siden av hverandre, og til dette har innsigers fullmektig svart at disse merkene ikke gjelder de samme varene og tjenestene. Patentstyret slutter seg til at vurderingen ikke er parallell med nærværende sak, og derfor ikke relevant for nærværende sak. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers registrering i den alminnelige omsetningen når de brukes for de aktuelle varene i klasse 25, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21 a andre ledd." En begrunnet klage over 1. avdelings avgjørelse innkom fra innsigers fullmektig den 10. juli 2008. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto 13. august 2008, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen anfører innsigers fullmektig:
2. avd. sak nr. 7869 3 "Vi viser til avgjørelse datert 13. mai 2008. På vegne av Bosch Textil inngis med dette en rettidig klage på avgjørelsen. Klagen begrunnes med følgende forhold: Begrunnelsen, og dermed avgjørelsen, fra Patentstyrets 1. avdeling er i realiteten gjort på totalt 10 linjer og oppleves ikke av innsiger som en velfundert avgjørelse. Når det så gjelder selve begrunnelsen for avgjørelsen skal bemerkes at behandlende medlemmer foretar en feil vurdering i forhold til det søkte merket. Merket er MONAMI det er ikke "mon ami" som er det de synes å gå ut fra. Skrevet som MONAMI er det svært usannsynlig at den normale forbruker vil foreta en oppdeling av merket i sitt hode for deretter å oversette det fra fransk til norsk, finne ut at dette betyr "min venn" og dermed konkludere med at det ikke er har samme kommersielle opprinnelse eller er det samme merket som MONARI. Merket er ikke skrevet i to ord, slik behandlende medlem ser ut til å gå ut fra. Skrevet som ett ord, slik det er registrert, har heller ikke søkers merke noen bestemt betydning, på samme måte som innsigers merke. Det er helt klart at man må se på merket slik det faktisk er inngitt og ikke foreta en endring på merket som skulle gjøre at det ikke blir forvekselbart med et tidligere registrert merke. I så tilfelle må søker selv be om en merkeendring; det ligger ikke innenfor myndigheten til behandlende medlemmer i Patentstyret å gjøre. Man kan se for seg følgende scenario: En forbruker er innom en butikk og ser en bukse med merket MONARI. Han går så videre, med et uklart erindringsbilde, til neste butikk og ser en annen bukse med merket MONAMI. Med det uklare erindringsbilde har der står med, er det svært sannsynlig at han vil kunne komme til å tro at det enten dreier seg om samme merke og i hvert fall at det er to merker tilhørende samme kommersielle opprinnelse. Forveksling vil også kunne skje dersom varene ble solgt fra samme butikk og han faktisk skulle ha anledning til å vurdere merkene opp mot hverandre. Det må i denne sammenheng vektlegges at varene som det søkte merket dekker er identiske til varene som dekkes av innsiger merke. Det skal da mye mindre til for å statuere forvekslingsfare enn om varene bare hadde vært likeartede. Når den eneste forskjellen kun er bokstaven M og denne befinner seg midt inne i merket, må konklusjonen være at merkene er forvekselbare. Ingen av merkene har, slik de faktisk er skrevet, noen bestemt betydning. Å forvente av forbrukeren at han skal dele søkers merke i to, oversette de to elementene fra fransk til norsk for deretter å finne at det ikke er samme merket som innsigers merke, fremstår som svært lite plausibelt. På ovenfor nevnte grunnlag ber vi om at 1. avdelings avgjørelse omgjøres og at søkers merke nektes registrert." Ved brev datert 17. juli 2008 oversender 2. avdeling innsigers klage til søkeren. Ved svarfristens utløp, den 22. september 2008, foreligger det ikke imøtegåelse fra søker, og saken tas opp til realitetsbehandling.
2. avd. sak nr. 7869 4 Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkeloven 4, jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EF-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn- Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon v. Biofarma (Sml. 2007 s. I-3569). Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 2008 s. 1268 («pascal søtt & salt»), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro-Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml. 2007 s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Selv om det skal foretas en helhetsvurdering, kan det være tilstrekkelig med likhet i et enkelt element, hvis dette utgjør en selvstendig og særpreget del av merkene, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-120/04 (THOMSON LIFE), premiss 35, se også Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2008 s. 1268 («pascal søtt & salt»), særlig avsnitt 64.
2. avd. sak nr. 7869 5 I nærværende sak er MONAMI søkt registrert for klær, fottøy og hodeplagg i klasse 25. Innsiger har registrert MONARI for klær for menn, kvinner og barn i klasse 25. Det foreligger vareidentitet, hvilket tilsier en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten, jf. Rt. 2008 s. 1268 («pascal søtt & salt»). De to merkene MONAMI og MONARI er visuelt og fonetisk svært like. Ingen av merkene vil, slik 2. avdeling ser det, bli oppfattet som naturlige ord med et bestemt betydningsinnhold. Det kan ikke legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte MONAMI som det franske uttrykket «mon ami». Det dreier seg følgelig om to fantasimerker, uten slik ulikhet i begrepsinnhold som kan bidra til å motvirke risikoen for forveksling. Den gjennomsnittlige forbruker av de pågjeldende varer må forutsettes å ha et gjennomsnittlig oppmerksomhetsnivå. Mot denne bakgrunn må de to merkene anses som så like, at det vil oppstå risiko for direkte forveksling om begge brukes for klær i klasse 25. En opprettholdelse av registreringen av MONAMI vil følgelig stå i strid med bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, og registreringen blir dermed å oppheve etter 21a. Det avsies slik kjennelse: Registreringen oppheves. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida M. Andrén (sign.)