Vår ref.: OP2015/00097 Registreringsnr.: 278817 Saksnr.: 201410025 Varemerke: DEESTONE Innehaver: Deestone Limited Innehavers fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS Innsiger: BRIDGESTONE CORPORATION, BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. Innsigers fullmektig: Bryn Aarflot AS Patentstyrets avgjørelse av 2015.10.30 innsigelse Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE 1 Deestone Limited, Samutsakorn, Thailand, leverte 2014.09.02 inn det kombinerte merket til registrering, med Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes, som fullmektig. Merket ble registrert 2014.11.11 med registreringsnummer 278817, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 2014.11.24 med følgende Bildekk; motorsykkeldekk; sykkeldekk; luftslanger for bildekk; luftslanger for motorsykkeldekk; luftslanger for sykkeldekk; hjulkapsler for bilhjul. I innsigelsesperioden kom det inn innsigelse fra Bridgestone Corporation, Tokyo, Japan og Bridgestone Licensing Services Inc., Nashville, Tennessee, USA, med Bryn Aarflot AS, Oslo, som fullmektig. Innsigelsen er begrunnet med at bruk av merket ville krenke en annens rett, fordi det er egnet til å forveksles med innsigernes eldre registreringer, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Det er også anført at innsigers merker har vern som en merkefamilie. Innsigelsen er videre begrunnet med at innsigernes merker FIRESTONE og BRIDGESTONE er velkjente og derfor har vern etter varemerkeloven 4 andre ledd. Innsigernes påberopte rettigheter: Registrering nr. 8484, ordmerket FIRESTONE, er registrert med følgende Kompakte og pneumatiske gummihjulringer, slanger for 1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Se varemerkeloven 49 og 50. Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).
hjulringer med gummi, impregnerte tøyer for fremstilling og reparasjon av hulringer, tilbehør til hjulringer nemlig: reparasjonslapper til påhektning, reparasjonslapper til fastsnøring, reparasjonslapper og luftsekker for reparering av hjulringer, reparasjonslapper av tøyer og gummi, rørlapper i form av plater og små stykker, rørforingsstykker; ringreparasjons-gummimaterialer i plateform nemlig: dekkgummi, putegummi og gummi foret med kamelhårstøy og kombinasjonsgummi; disse varer for så vidt de er gummi-, kautsjuk- og guttaperkavarer. Registrering nr. 214579, ordmerket FIRESTONE WINTERHAWK, er registrert med følgende Dekk for kjøretøyer. Registrering nr. 216942, ordmerket FIRESTONE FS810, er registrert med følgende Dekk og slanger for kjøretøy. Registrering nr. 13401, det kombinerte merket F, har følgende utforming og er registrert med følgende Klasse 17 Gummiringer, såvel pneumatiske som kompakte, gummislanger for luftringer, tøyer impregnert med gummi til anvendelse ved fremstilling og reparasjon av hjulringer, tilbehør til hjulringer, nemlig: lapper til påhekting eller påsmøring samt andre slags reparasjonslapper, inkl. luftsekker for reparasjon av ringer, samt reparasjonslapper av gummi og tøy, slange-reparasjonsmateriell i form av plater eller lapper samt foringer, gummimaterialer i plateform for reparasjon av ringer. Gummiringer, såvel pneumatiske som kompakte, gummislanger for luftringer, tøyer impregnert med gummi til anvendelse ved fremstilling og reparasjon av hjulringer, tilbehør til hjulringer, nemlig: lapper til påhekting eller påsmøring samt andre slags reparasjonslapper, inkl. luftsekker for reparasjon av ringer, samt reparasjonslapper av gummi og tøy, slange-reparasjonsmateriell i form av plater eller lapper samt foringer, gummimaterialer i plateform for reparasjon av ringer. Registrering nr. 110744, ordmerket FIRESTONE 721, er registrert med følgende Kjøretøyer og deler derav for så vidt de inngår i kl. 12, dekk og innerslanger for dekk. Side 2
Registrering nr. 110409, ordmerket FIRESTONE S-660, er registrert med følgende Kjøretøyer og deler derav (ikke opptatt i andre klasser); dekk og innerslanger for dekk. Registrering nr. 122174, ordmerket FIRESTONE TC TRACTION, er registrert med følgende Dekk og slanger for kjøretøyer. Registrering nr. 124231, ordmerket FIRESTONE PA 2000, er registrert med følgende Hele klassene. Registrering nr. 124232, ordmerket FIRESTONE HP 2000, er registrert med følgende Hele klassen. Registrering nr. 125514, ordmerket FIRESTONE WAT 2000, er registrert med følgende Deler til landkjøretøyer (ikke opptatt i andre klasser); gummidekk og -slanger for landkjøretøyer. Registrering nr. 123175, ordmerket FIRESTONE ATX, er registrert med følgende Hele klassen. Registrering nr. 123174, ordmerket FIRESTONE MS 212, er registrert med følgende Hele klassen. Registrering nr. 129736, ordmerket FIRESTONE F-560, er registrert med Kjøretøydekk og -slanger. Registrering nr. 174260, ordmerket FIRESTONE F-580 FUEL SAVER, utforming er registrert med følgende Kjøretøydekk og -slanger Registrering nr. 33151, det kombinerte merket Firestone, har følgende utforming og er registrert med følgende Vognhjul og felger for samme. Søker har ikke svart på innsigelsen, og vi avgjør derfor saken på det foreliggende grunnlaget. Når det gjelder innsigernes anførsler, viser vi til dokumentene saken. Patentstyrets vurderinger: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 4 første ledd. Side 3
Ved avgjørelsen av om to kjennetegn er forvekselbare, må vi vurdere om omsetningskretsen for de varene og tjenestene det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det er en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EUdomstolens avgjørelse C-251/95, Sabel v. Puma, premiss 16, Høyesteretts avgjørelse Rt. 1999 s. 641, Superlek, og Patentstyrets annen avdeling i sakene nr. 6923, Kea!, nr. 7092, Handi, og nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Faren for forveksling må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte kjennetegnene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at merkene, brukt på de aktuelle varene, vil kunne henvende seg både til profesjonelle aktører og til den vanlige sluttbrukeren. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Innsigernes fullmektig anfører at det åpenbart foreligger vareslagslikhet. Det søkte merket er søkt registrert for «bildekk; motorsykkeldekk; sykkeldekk; luftslanger for bildekk; luftslanger for motorsykkeldekk; luftslanger for sykkeldekk; hjulkapsler for bilhjul», og fullmektigen viser til at dette er varer som er dekket av deres klienters registreringer. Patentstyret slutter seg til at dette er samme og likeartede varer som for eksempel innsigernes registering nr. 8484, ordmerket FIRESTONE gjelder, med unntak av «hjulkapsler for bilhjul». Dette er imidlertid en form for deler til biler som blant annet innsigernes registrering nr. 110409, ordmerket FIRESTONE S-660, nr. 110744, ordmerket FIRESTONE 721 og nr. 124231, ordmerket FIRESTONE PA 2000, gjelder for. Det foreligger følgelig vareslagslikhet. Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen er derfor om det er merkelikhet, og eventuelt graden av denne, jf. varemerkeloven 4 første ledd bokstav b. Innsigernes fullmektig anfører at det er merkelikhet mellom det søkte merket og innsigernes merker FIRESTONE og BRIDGESTONE. Når det gjelder innsigernes FIRESTONE-varemerke, har innsigernes fullmektig vist til en lang rekke registreringer som vi har gjengitt innledningsvis. Av disse tar vi utgangspunkt i registrering nr. 8484, ordmerket FIRESTONE, da dette er det eneste som kun består av dette tekstelementet uten andre ord eller figurelementer. Det er her merkelikheten vil være størst. Når det gjelder innsigernes varemerke BRIDGESTONE, har fullmektigen ikke vist til noen konkret registrering. Det er vist til en liste over registreringer «worldwide» for dette merket, men vi har ikke mottatt noen slik liste. Vi har sjekket vårt register og sett dette i sammenheng med avbildningen av innsigernes merke i innsigelsen. Vi antar derfor at det er internasjonal registrering nr. 1105946 innsigernes fullmektig sikter til. Denne registreringen gjelder blant annet samme og likeartede varer som søkerens i klasse 12. Det søkte merket Innsigernes merker FIRESTONE Det søkte merket er et kombinert merke som består av teksten DEESTONE, skrevet med en oransje, skråstilt font. Merket består av åtte bokstaver, der de seks første og siste bokstav er skrevet med store bokstaver (majuskler). Den nest siste bokstaven N er skrevet med liten bokstav (minuskel) i samme størrelse som de øvrige. Ordet kan deles i to, nemlig forstavelsen DEE- som ikke har noen bestemt betydning og elementet STONE som er engelsk og betyr «stein». Sammenstillingen DEESTONE har ingen bestemt betydning og vil oppfattes som et fantasiord. Innsigernes ordmerke FIRESTONE består av elementene FIRE som blant annet betyr ild/brann og STONE som betyr stein. Sammenstillingen FIRESTONE betyr flint eller ildfast stein. Se Ordnett.no. Innsigernes kombinerte merke BRIDGESTONE er skrevet med en svakt skråstilt font. Merket Side 4
består av elleve bokstaver, der de ni første og siste bokstav er skrevet med store bokstaver (majuskler). Den nest siste bokstaven N er skrevet med liten bokstav (minuskel) i samme størrelse som de øvrige. Den første bokstaven B er litt større enn de øvrige og har en spesiell utforming. Merketeksten er satt sammen av de engelske ordene BRIDGE og STONE som er engelsk og betyr henholdsvis «bro» og «stein». Sammenstillingen BRIDGESTONE har ingen bestemt betydning, men vil kunne oppfattes som et fundament for en bro, eller som et etternavn. Innsigernes fullmektig anfører at deres klienters merker begge består av ord med to stavelser. Suffikset «STONE» er et meget sterkt og særpreget suffiks. Også det søkte merket består av to stavelser og tar opp i seg det samme suffikset. Fullmektigen anfører også at det søkte merket DEESTONE er skrevet likt som innsigernes BRIDGESTONE, ved at begge bruker store bokstaver og en liten N. Patentstyret vil først vurdere merkelikheten mellom det søkte merket og innsigernes ordmerke FIRESTONE. Det eneste fellestrekket her, er at begge ordene slutter på STONE. Det er ingen likhet i de innledende elementene FIRE og DEE, verken fonetisk, visuelt eller betydningsmessig. I tillegg har FIRESTONE som helhet et eget betydningsinnhold. Vi anser derfor ikke at det foreligger merkelikhet mellom ordmerket FIRESTONE og det kombinerte merket DEESTONE. Når det gjelder innsigernes kombinerte merke BRIDGESTONE, er det en fonetisk likhet i endelsen STONE samtidig som det er en i-lyd i de innledende elementene, BRIDGE og DEE. Vi anser likevel at merkene som helhet er fonetisk ulike. Den markante endelsen i ordet BRIDGE, som kombinasjonen DG utgjør på engelsk, nemlig /dʒ/, gjør at både innledningen og helheten av ordene blir ulik i uttale. Visuelt er det som innsigernes fullmektig skriver, en likhet i at begge merker skrives gjennomgående med store bokstaver, med unntak av bokstaven N som kommer nest sist i begge merker. Dette kan fremstå som et bevisst valgt likhetstrekk, men vi anser ikke at dette er noe man vil feste seg ved i møte med merkene. Det er ikke noe visuelt påfallende ved denne bokstaven, og den sklir inn i helheten med samme størrelse og grad av skråstilling. Vi anser derimot at DEESTONE fremstår som et kortere ord enn BRIDGESTONE, og at det innledningsvis har ulike visuelle trekk. Bokstaven D i DEESTONE har en «utstikker» øverst til venstre, og de to E-ene har en gjennomgående horisontal strek i midten. Dette, sammen med skråstillingen gir et inntrykk av at merket er i fart. BRIDGESTONE har på sin side en spesielt utformet B som er svært forskjellig fra bokstavene i det søkte merket. Vi mener at begge merker har en relativt beskjeden figurativ utforming helhetlig, men anser at de gir klart forskjellige visuelle inntrykk. Når det gjelder innsigernes fullmektigs anførsel om at felleselementet STONE er meget sterkt og særpreget, kan vi ikke si oss fullt ut enig i dette. STONE er et alminnelig engelsk ord, selv om det ikke har noen bestemt betydning for varer som dekk. Det kan imidlertid gi assosiasjoner til noe strekt, solid og kraftig og har et noe suggestivt preg. Vi anser derfor at elementet har en normal grad av særpreg for de aktuelle varene. Begge merker vil kunne gi assosiasjoner til noe som har med stein å gjøre. Fordi man oftest legger mest merke til innledningen av et merke, legger vi til grunn at det er BRIDGE som i størst grad vil feste seg hos gjennomsnittsforbrukeren. Dette vil gi assosiasjoner til «bro» i møte med innsigernes merke. DEESTONE vil på sin side fremstå som en helhet det ikke er naturlig å dele opp, slik at man står igjen med et fantasiord uten noen bestemte assosiasjoner. Vi mener derfor at merkene skaper ulike forestillingsbilder og at det etter en helhetsvurdering ikke foreligger merkelikhet. Innsigernes fullmektig anfører at FIRESTONE og BRIDGESTONE har vært benyttet på markedet i en slik utstrekning at gjennomsnittforbrukeren er i stand til å gjenkjenne fellesnevneren «STONE» og assosiere denne med merkefamilien. Likheten mellom et element «STONE» i det søkte merket og fellesnevneren i den etablerte merkefamilie kan få gjennomsnittsforbrukeren til å tro at det yngre merket tilhører merkefamilien, se EF-domstolens dom 13. september 2007 i sak C-234/06 P. Merkefamilie Hvis Patentstyret skal kunne vurdere om gjennomsnittsforbrukeren vil kunne tro at det søkte Side 5
merket er en del av en merkefamilie, må det i det minste dokumenteres at innsigernes merker, seg imellom, vil oppfattes som en merkefamilie. Vi har ikke mottatt noe dokumentasjon som viser bruk av innsigernes merker. Dokumentasjonen måtte ha vist at gjennomsnittforbrukeren oppfatter at innsigernes merker har et fellesskap. Slik saken står for Patentstyret, kan vi ikke se annet enn at innsigernes og søkerens merker vil oppfattes som noe annet enn tre ulike varemerker uten noen bestemt forbindelse. Innsigernes fullmektig har vist til en test fra Forbrukerrådet der både FIRESTONE og BRIDGESTONE er omtalt. Her fremstår disse som to ulike produsenters dekk, med unntak av en opplysning om at amerikanske Firestone eies av japanske Bridgestone under omtalen av dekkene til Firestone. Dette kan ikke være tilstrekkelig til å vise at gjennomsnittsforbrukeren oppfatter dette som en merkefamilie. Velkjent merke For at et merke skal ha krav på vern etter varemerkeloven 4 annet ledd, må det aktuelle merket være "velkjent" her i riket. Videre må det søkte merket være identisk med eller ligne det velkjente merket. Et merke som er velkjent anses krenket hvis bruk av det søkte merket ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente merkets særpreg eller anseelse. Spørsmålet om når et varemerke er "velkjent", ble vurdert av EU-domstolen i sak C-375/97, Chevy. Kravet ble ansett oppfylt når varemerket er kjent av en betydelig del av den relevante omsetningskretsen, jf. premiss 26. Vernet er ved denne bestemmelsen forbeholdt varemerker med en goodwillverdi utenom det vanlige, jf. Patentstyrets annen avdelings avgjørelse nr. 7573, Nostalgie Istanbul Orient Express. Innsigernes fullmektig er av den oppfatningen at innsigernes merker BRIDGESTONE og FIRESTONE er velkjente. Som begrunnelse for dette viser hun til at Bridgestone Corporation ble stiftet i 1931 og er verdens nest største dekkprodusent, og den største i Japan. De leverer dekk til samtlige Formel 1 team og omsetter for ca. 100 milliarder kroner årlig. Som dokumentasjon for at merket er velkjent i Norge er det vist til en test fra Forbrukerrådet. Patentstyret ser at testen omtaler Bridgestones dekk, og at de har fått en tredjeplass og relativt god omtale. Innsigernes dekk omtales sammen med en rekke andre produsenters. Vi kan ikke si at testen sier noe om hvor mange dekk som selges av dette merket i Norge, og innsigernes fullmektig har heller ikke sagt noe om omsetningen i Norge. Vi har ikke mottatt noen opplysninger om salgstall eller markedsandel i Norge, kun en lenke til et kart over forhandlere i Norge. Det er heller ikke dokumentert hvordan merket faktisk brukes gjennom bilder for eksempel fra reklame. Oversikter over varemerkeregistreringer sier kun noe om rettighetene som er beskyttet og ingen ting om faktisk bruk. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke krenker en annens rett ved at det ikke er egnet til å forveksles med innsigernes registreringer i den alminnelige omsetningen når de brukes for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. Det er ikke dokumentert at innsigernes merker oppfattes som en merkefamilie. Det er heller ikke dokumentert at innsigernes merker er velkjente og har vern etter varemerkeloven 4 andre ledd. Innsigelsen blir dermed å forkaste, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 29 annet ledd. Knut Andreas Bostad Siri Steudel Side 6