Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7671 Reg. nr. 208 199 Søknad nr. 2000 07248 Innehaver: Wi-Fi Alliance, Mountain View, California, USA Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger: Wilhelm Sihn Jr KG, Niefern-Oschelbronn, Tyskland Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 22. desember 2009 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 12. mai 2006, hvorved registreringen av ordmerket "WI-FI" som fellesmerke ble besluttet opprettholdt mot innsigelse. Avgjørelsen ble sendt partenes respektive fullmektiger samme dato. Nevnte varemerke er registrert med følgende varefortegnelse: Klasse 9: Computer maskinvare og -periferiutstyr; computer maskinvare og -periferiutstyr, nemlig trådløse lokalnett produkter. Innsigelsen var begrunnet med at merket "WI-FI" er egnet til å forveksles med innsigerens tidligere registrerte ordmerke "WISI", reg. nr. 59347 (71230), registrert for varene "antenner, ultrakortbølgeantenner, fjernsynsantenner, automobilantenner, antenner for bærbare radioapparater, fellesantenner, installasjonsmateriell og tilbehør for antenner og deres tilledninger, antenneforsterkere, støpsler, høyfrekvensstøpsler, releer, programkoplingsapparater, installasjonsmateriale for elektriske ledninger, elektriske ledningsmateriell" i klasse 9, og at merket "WI-FI" således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd, jf. fellesmerkelovens 2. Med hensyn til partenes anførsler for 1. avdeling, vises til sakens dokumenter.
2. avd. sak nr. 7671 2 Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd. Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Det søkte merket ønskes registrert for "computer maskinvare og -periferiutstyr; computer maskinvare og -periferiutstyr, nemlig trådløse lokalnett produkter" i klasse 9. Innsigers registrering er registrert for blant annet "antenner, ultrakortbølgeantenner, fjernsynsantenner, automobilantenner, antenner for bærbare radioapparater, fellesantenner, programkoplingsapparater" i klasse 9. Det foreligger uenighet mellom partene om merkene gjelder varer av samme eller lignende slag. Patentstyret er av den oppfattning at det foreligger likeartethet mellom "Computer maskinvare og -periferiutstyr" og "antenner". Angivelsen "periferiustyr" er så generell at den også kan omfatte antenner slik at det foreligger vareoverlapping. Videre vil antenner, uansett type, være en forutsetning for "trådløse lokalnett produkter" slik at det i denne sammenheng vil foreligge likeartethet mellom produktene. Da det foreligger varelikartethet og vareoverlapping er vilkåret for forveksling etter varemerkeloven 6 første ledd oppfylt. Faren for forveksling må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merkene som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Patentstyret er av den oppfatning at det søkte og det registrerte merket, sett i forhold til at de aktuelle varene er blant annet "trådløse lokalnett produkter" og "antenner", vil henvende seg til helt vanlige gjennomsnittsforbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Da det foreligger vareslagslikhet vil det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen være hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. Innsigers fullmektig anfører at merkene er forvekselbare ved at merkene er fonetisk like og at merkenes to innledende bokstaver er identiske, samt bruken av vokalen "I" og "I". Fullmektigen hevder videre at det er tilstrekkelig at et av aspektene (fonetisk, visuelt, begrepsmessig) kan forårsake forveksling. Søkers fullmektig anfører at bindestreken fremhever den visuelle betydningen av forskjellen mellom bokstavene S og F. De aktuelle merkene har tre like bokstaver som er plassert på samme sted, jf. bokstavene W, I og I. Merkene skiller seg fra hverandre ved at det søkte merket har bokstaven F som tredje bokstav, mens innsigers merke har bokstaven S. Søkers merke er videre delt opp med en bindestrek. Patentstyret er av den oppfatning at det er en visuell forskjell mellom bokstavene "F" og "S" og at binderstreken særlig fremhever denne forskjellen. Merkene fremstår etter dette som visuelt forskjellige.
2. avd. sak nr. 7671 3 Forskjellen mellom bokstavene "F" og "S" får også en betydning for hvordan merkene uttales. Bokstaven "S" uttales med en klar og skarp lyd, mens uttalen av bokstaven "F" er mer myk og mindre skarp. Vi er også av den oppfatning at bindestreken vil medføre at det søkte merket vil bli uttalt med en liten pause mellom WI og FI. Den fonetiske forskjellen mellom bokstavene får betydning for det fonetiske helhetsinntrykke på en slik måte at merkene også fremstår som fonetiske forskjellige. Søkers fullmektig hevder videre at WISI vil bli oppfattet som å være knyttet opp mot innsigers foretaksnavn og derfor ytterligere forhindre forveksling. Det hevdes videre at det søkte merket henspiller på Wireless Fidelity. Patentstyret kan ikke legge vekt på at innsigers varemerke vil kunne knyttes opp mot innsigers foretaksnavn. Vi har heller ikke funnet noen offisiell forkortelse av søkers merke. Dette innebærer at begge merkene fremstår som fantasimerker og kan ikke tas til inntekt for påstanden om fare for forveksling. De forskjellene som er nevnt over medfører at helhetsinntrykkene merkene skaper blir så forskjellige at gjennomsnittsforbruker ikke vil ta feil av kjennetegnene. Det skal i denne sammenheng bemerkes at det alltid må foretas en helhetsvurdering der for eksempel fonetisk likhet kun er et moment i denne helhetsvurderingen, jf. EF-domstolens avgjørelse C-206/04 ZIRH v. SIR. Det kan heller ikke vektlegges at søker har andre registreringer med bokstavene WIFI, da det kun er søkte merket som må vurderes i forhold til innsigers merke. Etter en helhetlig vurdering har utvalget kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med registrering nr. 59347, ordmerket WISI, merket er således registrerbart i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21 a første ledd." Innsigers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 12. juli 2006. Klageavgift er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 20. juli 2006, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig: "Som overfor Design- og varemerkeavdelingen vil vi tillate oss å anføre at det søkte merke er egnet til å forveksles med innsigers registrering nr 59347 ordmerket WISI, og etter vår oppfatning skal søkers merke nektes registrert i henhold til varemerkelovens 14 første ledd nr. 6. Vi er enige med Design- og varemerkeavdelingen når de har kommet til at det foreligger varelikartethet og vareoverlapping, og at vilkåret for forveksling etter varemerkeloven 6 første ledd er oppfyllt. Vi er imidlertid uenig i at det helhetsinntrykk merkene skaper blir så forskjellige at gjennomsnittsforbruker ikke vil ta feil av kjennetegnene.
2. avd. sak nr. 7671 4 Vi mener fortsatt at det ved en helhetsvurdering av merkene og varene, er til stede en utpreget risiko for at merkene vil kunne forveksles, direkte og/eller indirekte, og vi etter vår oppfatning skal ikke søkerens merke kunne vernes ved siden av innsigerens. Likheten mellom merkene WI-FI og WISI er etter vår oppfatning svært stor. Merkene består av fire bokstaver, hvorav tre er identiske og likt plassert. Begge merkene er to stavelser med de to samme vokalene I-I. Den første delen av merkene er identiske. Merket WI-FI består riktignok av en bindestrek i tillegg til de fire bokstavene, men både visuelt og fonetisk er merkene svært like. Når man uttaler søkerens merke WI-FI og innsigerens merke WISI, er det åpenbart at det ikke vil være nesten noen forskjell overhodet. Ordet WI-FI og ordet WISI er så åpenbart forvekselbare fonetisk at det vanskelig kan være mulig å holde disse adskilt. På denne bakgrunn tillater vi oss å anmode om opphevelse av Design- og varemerkeavdelingens avgjørelse og ber om at registreringen av merket WI-FI reg. nr. 208199 oppheves, og at merket nektes registrert i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6." I sin imøtegåelse av 11. desember 2006, uttaler innehavers fullmektig: "1. INNLEDNING Vi viser til innsigerens klage av 11. juli 2006, vår fristbegjæring av 10. oktober 2006, samt Annen avdelings fristbrev av 12. oktober d.a. Vi fra vår side er av den oppfatning at den alminnelige opplyste avtaker av de angjeldende produkter uten problemer vil holde de aktuell kjennetegn fra hverandre, og Første avdelings beslutning om å registrere søkerens merke bes opprettholdt. 2. OM SØKER Wi-Fi ALLIANCE Wi-Fi Alliance er en non-profit medlemskapsbasert organisasjon som jobber for å tilrettelegge datautstyr fra forskjellige produsenter slik at utstyret blir kompatibelt, og kan benyttes sammen med hverandre i trådløse nettverk. Se søkerens hjemmeside på www.wi-fi.org: In 1999, several industry leaders came together to form a global, non-profit organization with the goal of driving the adoption of a single worldwide-accepted standard for highspeed wireless local area networking. We are that organization. We are known as the Wi- Fi Alliance. Today, with more than 250 members and growing, common goals still bind us together. To date we have certified the interoperability of more than 2,800 products. Med andre ord, produsenter av datautstyr kan få sine produkter sertifisert av organisasjonen Wi-Fi Alliance, forutsatt at produktene fyller de av organisasjonen fastsatte kriterier herunder at produktene er kompatible med øvrige WI-FI -merkete produkter for bruk i lokale soner/områder for trådløs internettilgang.
2. avd. sak nr. 7671 5 Dette bl.a. med den hensikt at publikum kan medbringe sine bærbare datamaskiner til offentlige eller private områder der tjenesteytere tilbyr internettilgang, og på disse steder knytte seg trådløst opp mot internett (f.eks. på en kafé, på hotellrommet, konferansesenteret, flyplassen e.l.): Wi-Fi, or Wireless Fidelity, is freedom: it allows you to connect to the Internet from your couch at home, a bed in a hotel room or a conference room at work without wires. How? Wi-Fi is a wireless technology like a cell phone. Wi-Fi enabled computers send and receive data indoors and out; anywhere within the range of a base station. However, you only have true freedom to be connected anywhere if your computer is configured with a Wi-Fi CERTIFIED radio (a PC Card or similar device). Wi-Fi certification means that you will be able to connect anywhere there are other compatible Wi-Fi CERTIFIED products whether you are at home, the office or corporate campus, or in airports, hotels, coffee shops and other public areas equipped with Wi-Fi access. De aktuelle soner der brukeren kan knytte seg opp mot internett, vil av tjenestetilbyderen som regel være merket med organisasjonens kjennetegn - og brukeren vil ved besøk på organisasjonens hjemmesider kunne søke seg frem til steder der tilknytning er mulig. Ved å søke på Oslo, ser man f.eks. at trådløs tilkobling kan gjøres på opptil 52 forskjellige steder, så som Oslo Spektrum, Nasjonalteateret, Oslo lufthavn, Oslo Sentralbanestasjon, Radisson SAS Plaza, m.m. Location Summary Provider Name: Telia HomeRun Location Company Name: Oslo Spektrum Location Type: Other Address Line 1: Sonja Hennies Pl 2 Address Line 2: City: Oslo Ser man på søkerens medlemssider, finner man velkjente produsenter og tjeneste-leverandører så som; Samsung, Telia, Palm, Alcatel, Philips, Sharp, Ericsson, Hewlett Packard, Apple, Panasonic, AT&T, Siemens, Telenor, Canon, Microsoft, Dell, Intel, m.fl. Fra før innehar søker følgende to merker bestående av elementet Wi-Fi: Reg. nr. 216758 Reg. nr. 218322
2. avd. sak nr. 7671 6 Reg. nr. 216758 dekker samme varer som nærværende søknad: Kl. 9: Computer maskinvare og -periferiutstyr; computer maskinvare og -periferiutstyr, nemlig trådløse lokalnettprodukter. Sistnevnte merke Wi-Fi ZONE benyttes for å angi som beskrevet foran at man befinner seg i et område med trådløs internettilgang. Søkers merke er en forkortelse og sammentrekning av uttrykket Wireless Fidelity 3. OM INNSIGER WILHELM SIHN JR KG Innsiger er et teknologibasert selskap, hvis produksjon i hovedsak knytter seg til antenner for mobiltelefoni for kjøretøyer, satellitt-tv og radio antenner og GPS systemer. Dette reflekteres også av varefortegnelsen i den registrering innsiger legger til grunn for innsigelsen (reg. nr. 59347): Kl. 9: Antenner, ultrakortbølgeantenner, fjernsynsantenner, automobil-antenner, antenner for bærbare radioapparater, fellesantenner, installasjons-materiell og tilbehør for antenner og deres tilledninger, antenneforsterkere, støpsler, høyfrekvensstøpsler, releer, programkoplingsapparater, installasjonsmateriale for elektriske ledninger, elektrisk ledningsmateriell. Innsigerens merke WISI er avledet av foretaksnavnet Wilhelm Sihn, noe som blant annet fremgår av innsigerens hjemmeside www.wisi.de, der hovedsiden blant annet viser til navnet WISI Wilhelm Sihn Jr. og adressen Wilhelm Sihn Straße 5 7. 4. MERKEFORSKJELLER Så vel visuelt som fonetisk skiller etter vår oppfatning merkene seg tilstrekkelig fra hverandre slik at forveksling ikke vil forekomme. Merkene er som nevnt avledet av h.h.v. et uttrykket Wireless Fidelity og navnet Wilhelm Sihn. Innsigerens merke fremstår som ett sammensatt kjennetegn, mens søkerens merke er tydelig oppdelt i to element med bindestrek. Likeledes vil bokstaven F gi så vel fonetiske som visuelle forskjeller. I så måte viser vi til 1. avdelings begrunnelse. Første avdeling bemerker imidlertid at WISI ikke vil bli oppfattet som knyttet opp mot innsigerens navn, og at de heller ikke har funnet noen offisiell forkortelse av søkers merke. Dette kan etter vår oppfatning ikke være riktig. Det fremgår med all tydelighet av så vel innsigerens navn, som dennes hjemmeside, at WISI er en forkortelse for Wilhelm Sihn. Likeledes viser vi til sitatet på side 2: Wi-Fi, or Wireless Fidelity, is freedom: it allows you to connect to the Internet... 5. VARESLAGSFORSKJELLER Sett hen til formuleringen av innsigerens varefortegnelse, dekker denne i utgangspunktet varer av en annen art enn hva tilfellet er med søkerens varefortegnelse; innsigerens produkter er
2. avd. sak nr. 7671 7 rettet inn mot telefoni/radio/tv/gps, mens søkerens er rettet inn mot datateknologi og internettilgang. Den omstendighet at datautstyr kan inneholde en antenne, er imidlertid ikke tilstrekkelig til at produktene etter sin art er sammenfallende. For så vidt er heller ikke bruk av en antenne i ordets ordinære forstand en nødvendighet for trådløs nettilgang, men derimot bruk av pc-kort e.l. 6. OMSETNINGSKRETSEN Selv om kjøpere av pc er i utgangspunktet også kan være avtakere av antenner, vil det som bemerkes under pkt. 5 tilsi at kundegruppen (på forbrukersiden) ikke er sammen-fallende i varemerkerettslig forstand; antenner, herunder bilantenner og fjernsynsantenner benyttes til sitt formål, og trådløst datautstyr etter sin art til sitt. Ovenfor Første avdeling (i tilsvar av 9. feb. 2004) har innsiger anført: Kjøperne for de varer som konfronteres kan selvsagt være nærmest hvem som helst, fordi en computer som benyttes i et trådløst nettverk kan kjøpes av nærmest enhver. Det samme er tilfellet når det gjelder antenner, fordi bil-antenner eller satelittantenner er velkjente for gjennomsnittsforbrukerne. Etter vår oppfatning underkjenner innsiger den merkebevissthet og -kunnskap omsetningskretsen besitter, og det er lite trolig at de vil bli forledet til å tro at produsenten av de aktuelle antenner kan knyttes til tilbyderen av trådløse internettprodukter. At de profesjonelle aktører i markedet for computer maskinvare ikke vil forveksle vil etter vår oppfatning være åpenbart, men heller ikke konsumenten vil etter vår oppfatning ta feil m.h.t varenes kommersielle opprinnelse. Slike produkter gjøres sjeldent til gjenstand for impulskjøp, og så vel kunnskap om bruksformål som brukspesifikasjoner vil være omstendigheter som tilsier at kommersielt opphav vil være kjent. I tillegg til Første avdeling, har også det engelske registreringsverk funnet merkene tilstrekkelig forskjellige, og vi vedlegger til Annen avdelings orientering kopi av avgjørelse fattet av UK Patent & Trade Marks Registry Office. Se side 9 flg., spesielt pkt. 22 som gjelder den ikke-stiliserte varianten av søkers merke. Likeledes har det tyske og svenske registreringsverk avslått innsigelsene fra Wilhelm Sihn. Disse sakene gjelder riktignok søkerens figurmerkevarianter, men vedlegges allikevel til orientering. 7. OPPSUMMERING Etter en helhetsvurdering der de foreliggende merke- og vareforskjeller tas i betraktning, og der omsetningskretsens merkebevissthet og -kunnskap legges til grunn, er det vår oppfatning at merkene ikke er egnet til å forveksles m.h.t kommersiell opprinnelse, og vi ber Annen avdeling om å stadfeste Første avdelings beslutning om å godkjenne søkerens fellesmerke." I brev innkommet som vedlegg til e-post, mottatt hos Patentstyret den 3. mai 2007, uttaler innsigers fullmektig:
2. avd. sak nr. 7671 8 Vår klient har gjort oss oppmerksom på at de tyske patentmyndigheter har avsagt en avgjørelse i forbindelse med innsigelsen mot det tyske ordmerket WI-FI nr 3996121.2/09, hvor motpartens ordmerke WI-FI ble nektet registrert etter innsigelse fra vår klient. Vi ettersender avgjørelsen per post. Etter dette ber vi om at saken tas opp til avgjørelse. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Annen avdeling er enig med 1. avdeling i at det omsøkte ordmerket og fellesmerket WI-FI ikke er forvekselbart med innsigerens ordmerke WISI, og kan i alt vesentlig slutte seg til avdelingens begrunnelse. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-A. Rognstad (sign.) Ida Andrén (sign.) Are Stenvik (sign.)