Sensorveiledning til eksamensoppgave v2016, JUS5820 Patent- og varemerkerett Førsteamanuensis Inger B. Ørstavik Institutt for Privatrett, UIO. 1. Generelt Eksamen er 4 timer, og antatt tidsbruk for oppgave 1 og 2 er henholdsvis 3 og 1 time. Denne vektingen bør gjenspeiles ved sensuren, dog er dette ikke en matematisk beregning, og den karakter som gis til slutt må være en samlet vurdering av kandidatens kunnskaper og ferdigheter. Jeg tenker at studentene vil ha relativt god tid på oppgave 1, men at 1 time til oppgave 2 kan være knapt. Jeg mener det må være et pluss om studentene får bedre tid på oppgave 1 enn antatt slik at de også er mer utfyllende på oppgave 2, forutsatt selvsagt at det ikke går på bekostning av kvaliteten i oppgave 1. Tillatt hjelpemiddel til eksamen er, utover de alminnelige hjelpemidler, en doms- og materialsamling. Kopi av innholdsfortegnelsen er vedlagt. Mange flere dommer og avgjørelser enn de som er i samlingen er naturligvis gjennomgått i pensum og på forelesninger. Jeg har i teksten nedenfor vist til avgjørelser som ikke er i samlingen, men som er tatt opp på forelesninger. Veiledningen er skrevet uten at jeg har lest noen oppgaver. 2. Oppgave 1 2.1. Generelt Oppgaven reiser tre noe ulike spørsmål om inngrep i registrerte varemerker. I kunnskapskravene heter det at studentene skal ha «god kunnskap om hvordan krenkelsesvurderingen foretas for de forskjellige rettighetstypene». Pensum (Lassen og Stenvik, «Kjennetegnsrett») behandler også spørsmålene utførlig. Merk at petitstoff ikke er pensum. Temaet inngrep i varemerker, herunder vurderingen av forvekselbarhet, jf. vml. 4(1) bokstav b, er behandlet grundig på forelesninger, også med gjennomgang av eksempeloppgaver. 2.2. Kravet om at Peder skal stanse bruken av navnet FUNKY BODY Det første kravet er Karis krav om at Peder stanser bruken av navnet FUNKY BODY for treningstimene. Navnet FUNKY BODY er ikke identisk med Karis registrerte merke BODYFUNK, slik at det aktuelle grunnlaget for kravet er varemerkelovens 57 jf. 4 første ledd bokstav b, forbudet mot bruk av forvekselbare merker. Vurderingen av om to merker er egnet til å forveksles med hverandre skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der en både vurderer kjennetegnslikheten og vareslagslikheten. De to elementene kan ikke vurderes separat, det er en helhetlig vurdering, jf. Rt. 1998 s. 1988, COSMICA. Forvekselbarhetsvurderingen refererer seg til den relevante omsetningskretsen for varene eller tjenestene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av merkene (direkte forveksling) eller kan komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 2008 s. 1268 SØTT+SALT. Det er altså et spørsmål om opprinnelsesgarantifunksjonen blir forstyrret.
Ved vurderingen av tjenestelikhet, må de tjenestene som det yngre merket (FUNKY BODY) faktisk brukes for, holdes opp mot de tjenestene som det registrerte merket (BODYFUNK) er registrert for, jf. Rt. 1998 s. 1988, COSMICA. Det er ikke korrekt å sammenligne faktisk bruk av de to merkene. Gruppetimer på treningssenter som Peder bruker sitt merke for, ligger klart innenfor «fitnesstreningstjenester» som Karis merke er registrert for. Dette bør nokså kort kunne fastslås. Det sentrale spørsmålet er om merkene er så like at de er egnet til å forveksles når de anvendes på samme tjenester. Dette må vurderes ut fra hvordan gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merkene. Basert på EU-domstolens praksis, legges til grunn at gjennomsnittsforbrukeren normalt oppfatter merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren antas å være «alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert», jf. sak C-210/96 Gut Springenheide. Gjennomsnittsforbrukeren må stole på et ufullstendig bilde av merkene i sin erindring. (Se Lassen/Stenvik s. 319-321). Ved den konkrete sammenligningen av ordmerker, vurderes merkenes fonetiske og visuelle likhet, og det kan vurderes hvilket forestillingsbilde merkene etterlater hos forbrukeren. De to ordmerkene består av de samme elementene men i omvendt rekkefølge. Både visuelt og fonetisk er de derfor ulike. En bør også gjøre en mer helhetlig vurdering med utgangspunkt i det forestillingsbildet som de to merkene gir forbrukeren. Forbrukerens ufullstendige erindring av et merke kan omfatte at to elementer bytter plass. I en god drøftelse, bør man se at Karis registrerte merke nok har lav grad av særpreg og derfor ikke noe sterkt vern. Friholdelsesbehovet tilsier at vernet ikke strekkes for langt. På den annen side, må Kari ha krav på vern som sikrer merkets funksjon som opprinnelsesgaranti for tjenestene. Studentene bør få noe ut av forholdet mellom kjennetegnslikhet og vareslagslikhet og spørsmålet om hvem som utgjør den relevante omsetningskretsen og gjennomsnittsforbrukeren. Dette er sentrale spørsmål, og de er ikke særlig vanskelig å besvare i denne oppgaven. I den konkrete drøftelsen av kjennetegnslikhet, vil det som skiller kandidatene antagelig være evnen til å formulere de rettslige vurderingstemaene, og evnen til å strukturere og gjennomføre drøftelsen. Konklusjonen er heller underordnet. Forståelse for opprinnelsesgarantifunksjonen og friholdelsesbehovet bør honoreres. Peder påberoper seg også at bruken av navnet FUNKY BODY er lovlig etter vml. 5 annet ledd. Peder anfører at det er nødvendig å kalle timen FUNKY BODY for at timens innhold skal angis korrekt. Det rettslige spørsmålet kan formuleres på flere måter, men det sentrale må være avgrensningen av beskyttelsen for det registrerte merket BODYFUNK i forhold til lignende beskrivende termer. Dersom navnet FUNKY BODY anses rent beskrivende, vil det falle utenfor beskyttelsesområdet for BODYFUNK. Dette er en konsekvens av kravet til distinktivitet, og regelen er et konkret utslag av friholdelsesbehovet. Den konkrete drøftelsen må gå ut på hvorvidt FUNKY BODY er beskrivende for de aktuelle gruppetimene på en slik måte at friholdelsesbehovet krever at andre fritt kan bruke denne betegnelsen i forhold til det registrerte BODYFUNK. Det er opplyst i faktum at det gjelder styrketrening for hele kroppen til funk-musikk. Man kan peke på at navnet er engelsk, slik at det kan tenkes alternative beskrivelser på norsk. Jeg tenker man kan argumentere med et sterkt friholdelsesbehov, fordi bransjen vil bruke et stort antall nokså likeartede termer for å beskrive et stort antall tjenester (gruppetimer) med relativt små variasjoner. Jeg antar at studentene kan få problemer med å formulere problemstillingen for denne drøftelsen, og at noen muligens kan ta denne vurderingen under spørsmålet om forvekselbarhet. Er det fornuftig, bør det kunne aksepteres. Vml. 5 er ikke behandlet som eget tema verken i pensum eller på forelesninger, men er behandlet i sammenheng med kravet til distinktivitet (Lassen/Stenvik bl.a. s. 54-55). Det
krever derfor noe forståelse og selvstendighet å få til en god drøftelse. De studentene som ser problemstillingen og som får noe ut av friholdelsesbehovet og opprinnelsesgarantifunksjonen bør etter mitt syn få uttelling for det. 2.3. Kravet om at Peder skal stanse bruken av slagordene Kravet om at Peder stanser bruken av slagordene er et selvstendig krav, men bygger på samme grunnlag: vml. 4 første ledd bokstav b. I prinsippet er vurderingen den samme som over, nemlig hvorvidt de to slagordene er forvekselbare med Karis registrerte merker, og det kan langt på vei vises til den forrige drøftelsen. Noen vil kanskje ta opp spørsmålet om slagord er «tegn» i vml. 4 sin forstand. For ordmerker er det relevante spørsmålet hvorvidt ordmerket brukes på en slik måte i næringsvirksomhet at kravet til forvekselbarhet i vml. 4 er oppfylt. Det innebærer at ordene i merket ikke må brukes på en måte som forstyrrer opprinnelsesgarantifunksjonen, jf. EU-domstolens dom i C- 206/01, ARSENAL, og bruk i markedsføring vil typisk være slik relevant bruk. At ordet brukes noe annerledes enn i registreringen, er et spørsmål om kjennetegnslikhet. Det er viktig ikke å blande sammen spørsmålet om slagordene kunne registreres som egne merker, og hvorvidt bruken av dem gjør inngrep i et registrert merke. Ved vurderingen av tjenestelikhet, kan man gjøre en liten nyansering for slagordene i forhold til det første kravet: Peder bruker slagordene i markedsføringen av senteret som sådan, ikke bare gruppetimen. Det vil likevel klart være de samme tjenester som Karis merke er registrert for: fitnesstreningstjenester. For kjennetegnslikhet, tenker jeg at bruken av slagordet «GET THAT FUNKY BODY» i utgangspunktet vil sammenfalle med vurderingen over av navnet FUNKY BODY for treningstimen, særlig i forhold til avgrensningen av beskyttelsesomfanget for BODYFUNK mot det rent deskriptive. Samtidig viser slagordet at FUNKY BODY kanskje er mer tendensiøst enn rent beskrivende. Vurderingen må være konkret, og de studentene som kan nyansere til vurderingen av FUNKY BODY, bør få uttelling for det. For slagordet «GET YOUR BODY FIT AND FUNKY», må vurderingstemaene være akkurat de samme. I denne sammensetningen er det lenger mellom de to ordelementene i Karis merke BODYFUNK, og den beskrivende meningen av slagordet er tydelig. Dette slagordet må etter mitt syn klart ligge utenfor vernet for Karis merke. Det sentrale poenget i drøftelsen av slagordene må være å få frem betydningen av friholdelsesbehovet, og ved vurderingen av slagordene går det an å si noe om avgrensningen av beskyttede merker med lav grad av særpreg i forhold til friholdelsesbehovet. Man får også momenter til å nyansere vurderingen av kjennetegnslikhet. Studenter som får noe ut av dette bør klart få uttelling for det. 2.4. Kravet om at salg av kosttilskuddet stanser Det rettslige grunnlaget for kravet om at Peder stanser salget av kosttilskuddet er også vml. 57 jf. vml. 4 første ledd. Her er det naturlig å begynne med en vurdering av vare- og tjenestelikhet, fordi det er avgjørende for om det er vml. 4 første ledd bokstav a eller b som kommer til anvendelse. Spørsmålet er hvilken nærhet det er mellom kosttilskudd og fitnesstreningstjenester. Kandidatene bør få frem at den registrerte vareklassen for kosttilskuddet ikke er avgjørende (Lassen/Stenvik s. 347). Spørsmålet er den faktiske omsetningen av kosttilskuddet i forhold til de tjenestene Karis merke BODYFUNK er registrert for. Den konkrete vurderingen av tjeneste- og varelikhet kan ta hensyn til at
kosttilskuddet retter seg mot (delvis) den samme omsetningskretsen, at det selges samme sted som treningstjenestene, og at det kan komplettere treningstjenesten. På den annen side er det antagelig nokså klart for omsetningskretsen at kosttilskuddet produseres av en annen enn tilbyder av treningstjenestene. Konklusjonen har mindre betydning. Vurderingen av kjennetegnslikhet henger sammen med vareslagslikhet: Jo større nærhet i varer/tjenester, jo større fare for forveksling ved merker som ikke er helt like. I dette tilfellet har merkene samme stamme BODY, men ulik tilføyelse, henholdsvis FIT og FUNK. I den konkrete drøftelsen kan en trekke inn på den ene siden at det må være det første ordet som veier tyngst i vurderingen og at ulik tilføyelse kan bli forstått som en merkeserie fra samme opprinnelse. På den annen side, har det registrerte merket BODYFUNK lav grad av særpreg, og elementet BODY for treningstjenester og kosttilskudd har antagelig ikke særpreg. Igjen er konklusjonen underordnet, mens en god drøftelse bør gi uttelling. Peder anfører at BODYFIT er registrert i Tyskland for kosttilskudd. Det har imidlertid ikke betydning for bruken av merket i Norge, så lenge det ikke er registrert her, og kan derfor kort avvises. 2.5. Kort om bedømmelsen Oppgaven reiser sentrale varemerkerettslige spørsmål som også er godt behandlet i teori og i undervisning. De tre kravene som er fremsatt bygger stort sett på samme rettslige grunnlag men reiser noe ulike rettslige problemstillinger. Det betyr at studentene for å få god karakter må vise forståelse og de må evne å nyansere mellom ulike rettslige spørsmål under hvert krav. En god karakter bør også forutsette at studentene klarer å integrere de sentrale varemerkerettslige hensynene til omsetningsgaranti og friholdelsesbehov i drøftelsene. Innenfor så sentralt stoff som vurderingen av varemerkeinngrep, må studentene etter mitt syn også klare å strukturere en inngrepsdrøftelse. Gitt at studentene etter min oppfatning har relativt god tid, bør det for de beste karakterene kreves mer enn tre ganske like og enkle drøftelser av merkelikhet og vareslagslikhet. 3. Oppgave 2: Redegjør for de grunnleggende hensynene som begrunner patentbeskyttelsen, og gi eksempler på hvordan hensynene får utslag i konkrete rettsregler De patentrettslige grunnprinsippene er behandlet hos Stenvik, «Patentrett» s. 26-28. Merk at avsnittet om patentsystemets opprinnelse og begrunnelse s. 16-26 ikke er pensum. Patentsystemets begrunnelse og grunnprinsippene er imidlertid gjennomgått grundig den første forelesningstimen, og er tatt opp i pensum og på forelesninger under gjennomgangen av reglene. Den viktigste ballasten for å kunne besvare oppgaven er etter mitt syn forståelse for de mest sentrale reglene i patentloven. Oppgaven er beregnet til ca. 1 time, og studentene må gjøre et utvalg av stoff. Fullstendighet bør derfor ikke være noe vesentlig kriterium. Nedenfor peker jeg på de mest sentrale hensynene som jeg tenker de fleste kandidatene bør være kjent med. Patentbeskyttelse gir en belønning til oppfinneren i form av en lovbestemt eksklusiv utnyttelsesrett. Det fremgår av patl. 1. Det samfunnsmessige formål med belønningen er å skape incentiver til forskning og utvikling. Eneretten til utnyttelse gjør det mulig å tjene penger på en (vellykket) oppfinnelse, og det kan gi et incentiv til å investere i FoU og til å drive med FoU. For at oppfinneren skal få en enerett, er patentsystemet lagt opp slik at han må gjøre en «trade-off» med samfunnet. Alle meddelte patenter blir offentlige, jf. patl. 22 (1), og de er dermed tilgjengelige for allmennheten som kilder til videre utvikling. Det samme gjelder alle patentsøknader, etter 18 måneder blir de offentlige, jf. patl. 22(2). For å sikre at patentene faktisk kan tjene som grunnlag for
forskning og utvikling, unntar patl. 3(3) nr. 3 (eksperimentunntaket) uttrykkelig eksperimentering med oppfinnelsen fra patenthavers enerett. At patenter (og patentsøknader) blir offentlige, omtales som patentrettens informasjonsfunksjon, altså at patentsystemet bidrar til å informere samfunnet om tekniske utviklingsskritt. Det gjør det mulig for andre oppfinnere å styre sin FoU virksomhet utenom eksisterende eneretter, og en kan unngå dobbeltarbeid. Disse to grunnleggende hensynene bør alle kjenne til etter behandling på forelesninger og i behandlingen av de enkelte bestemmelsene i pensum. Noen dypere teoretisk behandling av prinsippene er det nok ikke tid til, og sidene 16-26 i læreboka som setter dette i en dypere teoretisk sammenheng er ikke pensum. Men som alltid videre kunnskap og forståelse enn absolutt nødvendig bør honoreres. Videre er følgende katalog over hensyn/prinsipper gjennomgått på forelesning, og studentene kan ventes å ta opp noe av dette. Fornuftige og gjennomtenkte oppgaver må få uttelling. Patentretten begrenset til teknikkens område ( 1) Registreringsprinsippet, man må søke for å få patent rettighetene oppstår ikke av seg selv ( 1 jf. 8) Rettskravsprinsippet er vilkårene oppfylt, har man rettskrav på å få meddelt patent. Ingen skjønnsmessig vurdering fra patentmyndighetene. ( 1) Kompetansetildelingsprinsippet, fordeling av kompetansen mellom Patentstyret og domstolene. Offentliggjøringsprinsippet, jf. informasjonsfunksjonen over ( 8 jf. 22) Patentkravslæren. Patentbeskyttelsens omfang bestemmes av patentkravene. Det vil si at patentsøker selv formulerer den rettslige teksten som avgjør omfanget av beskyttelsen. Det er denne teksten som måles mot vilkårene i 2. Det får også betydning for tolkningen av patentkravene. ( 8 jf. 39) Tidsbegrensningen til 20 år en avveining av behovet for en viss varighet for å hente inn igjen investeringen i frembringelsen av oppfinnelsen, og samfunnets behov for at allmennheten skal kunne utnytte oppfinnelsen etter hvert. ( 40 jf. 62 a og 62 b) Territorialprinsippet (sml. feks 5) Oppgaven gjelder helt grunnleggende og overordnede spørsmål i patentretten. Det avgjørende for å oppnå de beste karakterene må etter mitt syn være at kandidaten demonstrerer forståelse for hensynene bak patentretten og de prinsippene som ligger til grunn for utformingen av reglene om beskyttelse av patenter, og har evne til å se hvordan de ulike rettsreglene fremmer og er utslag av disse hensynene. 27. april 2016 Inger B. Ørstavik