Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 26. april 2006, hvorved ordmerket SIVILØKONOM ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dato. Nevnte merke er søkt registrert for følgende tjenester: Klasse 35: Klasse 36: Klasse 41: Klasse 42: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av bøker og trykksaker. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Under behandlingen i 1. avdeling ble anført at merket er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 13 første ledd, da det mangler varemerkerettslig særpreg. Første avdeling har også anført at det foreligger et friholdelsesbehov for uttrykket. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Det søkte merket SIVILØKONOM vil bli oppfattet som en yrkestittel for en person som har eksamen fra Norges Handelshøyskole, Handelshøyskolen BI, Handelshøyskolen i Bodø, Høyskolen i Agder og tilsvarende godkjent utdanning fra utlandet. Spørsmålet er om det søkte merket skal nektes fordi det beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.
2. avd. sak nr. 7655 2 varene, og fordi det ikke er egnet til å skille søkerens varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven 13 første ledd første og annet punktum. Det søkte merket ønskes registrert for en rekke tjenester i klasse 35, 36, 41 og 42. Spørsmålet i saken er hvorvidt innehaver kan få en enerett til yrkestittelen SIVILØKONOM. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte det søkte merket SIVILØKONOM som et særskilt kjennetegn for denne type tjenester. Fullmektigen anfører at søker har et nært forhold til yrkestittelen SIVILØKONOM, og at det foreligger et behov for et organ som kan forvalte denne tittelen. Patentstyret har forståelse for at det foreligger et behov for å verne og forvalte slike yrkestittler. Argumentene som er anført av fullmektig er derimot ikke relevante ved den distinktivitetsvurdering Patentstyret skal foreta etter varemerkeloven 13 første ledd. Formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker er bl.a. å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes/tjenestenes kommersielle opprinnelse. EFdomstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varer eller tjenesters kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. f.eks. EF-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon v. MGM, premiss 28, og C-299/99 Philips v. Remington, premiss 30. En yrkestittel vil ikke kunne oppfylle en slik funksjon. En yrkestittel er en angivelse av kompetanse, ikke en angivelse av kommersiell opprinnelse. Det er åpenbart at SIVILØKONOM vil bli oppfattet som en yrkestittel knyttet til personer med økonomisk utdannelse. Yrkestittelen vil derfor ikke kunne fungere som en angivelse av tjenestenes kommersielle opprinnelse. Patentstyret er videre av den oppfatning at ordet SIVILØKONOM beskriver sentrale egenskaper ved tjenestene "utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av bøker og trykksaker" i klasse 41. Det søkte merket vil bli oppfattet som beskrivende for den kompetansen man oppnår ved å fullføre utdannelsen. Videre vil det søkte merke beskrive innholdet i bøkene som inneholder økonomisk stoff spesielt egnet for denne utdannelsen. Etter en helhetsvurdering har vi derfor kommet til at det også foreligger et friholdelsesbehov, idet andre næringsdrivende kan ha behov for å benytte dette eller lignende uttrykk ved markedsføring eller annen omtale av samme eller lignende tjenester. Patentstyret kan heller ikke se at argumentasjonen i forhold til fellesmerker har betydning, all den tid det søkte merket er søkt registrert som et varemerke. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket SIVILØKONOM vil bli oppfattet som en beskrivelse av en utdanning og yrkestittel, og at det mangler særpreg for de aktuelle tjenestene, jf. varemerkeloven 13 første ledd første og annet punktum. Merket må dermed nektes registrert. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkerens klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 20. juni 2006. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 17. juli 2006, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig.
2. avd. sak nr. 7655 3 I klagebegrunnelsen anfører søkerens fullmektig: "Først kort om Første avdelings avslag, deretter vil vi gi våre kommentarer til dette. Første avdelings avgjørelse Første avdeling hevder i sitt registreringsavslag at en registrering bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes/tjenestenes kommersielle opprinnelse, og sier videre at siden SIVILØKONOM blir oppfattet som en yrkestittel, står vi overfor et uttrykk som angir kompetanse og ikke vil kunne fungere som en angivelse av tjenestenes kommersielle opprinnelse. I tillegg hevder Første avdeling at ordet SIVILØKONOM beskriver sentrale egenskaper ved tjenestene utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av bøker og trykksaker i klasse 41. Det søkte merket vil bli oppfattet som beskrivende for den kompetanse man oppnår ved å fullføre utdannelsen. Første avdeling konkluderer bl.a. med å si at Etter en helhetsvurdering har vi derfor kommet til at det også foreligger et friholdelsesbehov, idet andre næringsdrivende kan ha behov for å benytte dette eller lignende uttrykk ved markedsføring eller annen omtale av samme eller lignende tjenester. Og den endelige konklusjon er at merket SIVILØKONOM vil bli oppfattet som en beskrivelse av en utdanning og en yrkestittel, og at det mangler særpreg for de aktuelle tjenestene. Våre kommentarer Vi viser til våre anførsler i brev til Første avdeling av 28. september 2004 med vedlegg og brev av 9. februar 2005. I det følgende vil vi først se på begrepet yrkestittel, og deretter bl.a. se på hva angivelse av kommersiell opprinnelse kan bety, og også kort drøfte begrepet friholdelsesbehov. 1. Spørsmålet om SIVILØKONOM har det nødvendige særpreg til å kunne registreres, er i denne sammenheng ikke bare et spørsmål om det er en yrkestittel, men om hva en yrkestittel i bunn og grunn er. Utgangspunktet for en persons muligheter på arbeidsmarkedet eller for kommersiell virksomhet, vil ofte være det kjennetegn som man kan bruke etter å ha tatt en spesiell utdanning. I dette tilfelle virker SIVILØKONOM som et slikt kjennetegn. Med andre ord er det som Første avdeling oppfatter som en såkalt yrkestittel det samme som et kjennetegn for den kompetansen man har ervervet. Den er et avsendersignal og et signal om at de tjenester som ytes holder et visst nivå. At SIVILØKONOM egentlig ikke er en yrkestittel, men et kjennetegn på kompetanse, kan eksemplifiseres ved at mange som har retten til å bruke SIVILØKONOM har yrkestitler som for eksempel revisor, økonomisjef, rådgiver, administrerende direktør og lignende. Vi viser i denne sammenheng spesielt til våre anførsler i pkt. 1 og 2 i vårt brev av 28. september 2004, samt vedlegg 1 i samme brev.
2. avd. sak nr. 7655 4 Ordet SIVILØKONOM kan ikke være beskrivende for noen av de tjenester det er søkt registrert for da ingen av tjenestene omtales ved hjelp av kjennetegnet. Slik sett er det nesten en fantasibetegnelse i forbindelse med tjenestene. Ingen sier SIVILØKONOM når de mener forsikringsvirksomhet eller andre av de tjenester som foreliggende varemerkesøknad dekker. 2. Det er ingen uenighet om at grunnlaget for å anta et varemerke til registrering er at det er egnet til å skille søkerens varer fra andres, jfr. Varemerkeloven 13 første ledd. Det betyr som kjent ikke at søkeren ikke kan tillate andre å bruke kjennetegnet. For ham/henne er det viktig at det gjøres på hans/hennes premisser. I foreliggende tilfelle er søkeren en organisasjon som skal forvalte kjennetegnet slik at personer, virksomheter og organisasjoner som besitter en kommersiell eller kompetansemessig bakgrunn som stemmer overens med de retningslinjer som inntil nå har vært gjeldende for kjennetegnet SIVILØKONOM, ikke skal oppleve en konkurransevridning fra andre. Hvis SIVILØKONOM faller i det fri, kan andre villede publikum ved å bruke SIVILØKONOM i forbindelse med egen virksomhet uten det kompetanseinnhold som kjennetegnet angir. Det er klart, som vist under saksbehandlingen for Første avdeling, at søkeren i denne sak ikke har til hensikt å nekte noen som inntil nå har hatt retten til å bruke SIVILØKONOM, i fortsatt å bruke kjennetegnet. Heller ikke vil personer eller andre som i fremtiden tar en utdanning ved høyskoler eller universitet som holder et forsvarlig nivå og som i samarbeide med søkeren og andre fortsetter å bruke SIVILØKONOM, bli nektet. Det er med andre ord ikke bare de som er medlemmer av søkeren som skal kunne benytte kjennetegnet, men også andre. Hensikten med varemerkeretten er jo ikke nødvendigvis å nekte andre noe, men å ha retten til å kontrollere at en bruk skjer i henhold til retningslinjer som bevirker at kjennetegnets goodwill opprettholdes. Et viktig moment er at rettigheten kan brukes til å hindre at omsetningskretsen/publikum blir villedet. For at forbrukerne skal kunne skjelne mellom varer og tjenester fra forskjellige næringsdrivende, er det viktig at ikke hvem som helst kan ta i bruk det aktuelle kjennetegn, men at dette kan opprettholde sin garantifunksjon. Første avdeling har i sin avgjørelse sagt at man har forståelse for at det foreligger et behov for å verne og forvalte slike yrkestitler, men at våre argumenter ikke er relevante for den vurderingen som skal foretas i henhold til varemerkeloven 13 første ledd. Vi mener at våre argumenter er relevante i denne sammenheng nettopp fordi kjennetegnet vil kunne misbrukes som kjennetegn hvis det ikke forvaltes av en kompetent organisasjon. Vi minner om at siste setning i paragrafens første ledd lyder: Dog skal det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk. Det står altså tas hensyn til alle faktiske omstendigheter. Siste setning i det nevnte ledd har vanligvis vært brukt i forbindelse med å bevise at et merke er innarbeidet gjennom bruk, men etter ordlyden skal også andre forhold kunne komme i betraktning, alle faktiske omstendigheter. I vårt tilfelle er slike omstendigheter at kjennetegnet gjennom mange år har vært knyttet til søkeren og forvaltet av ham, og at ingen, heller ikke nå, har bestridt dette. Dessuten vil en registreringsnektelse kunne medføre villedelse. I dag er situasjonen at den relevante krets, både høyskoler, universiteter og de personer som bruker kjennetegnet SIVILØKONOM, har gitt uttrykk for at søkeren i denne saken bør fortsette
2. avd. sak nr. 7655 5 å forvalte rettigheten. Vi vedlegger kopi av et brev til Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø, kopi av brev til relevante høyskoler og universitet, og en kommentar til disse fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Ås. Kommentaren er skrevet av professor Ole Gjølberg. I tillegg til å være professor ved Universitetet på ÅS er han leder av NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning som er et organ under universitets- og høyskolerådet). Vedlegg 16: Kopier av brev Vedlegg 17: Kopi av IØR-bulletinen (For de foregående 15 vedlegg, se vårt brev til Første avdeling av 28. september 2004.) Med andre ord vil en registrering av SIVILØKONOM ikke bety annet enn at publikum fortsatt kan stole på at kjennetegnet signaliserer det kommersielle opphav som de har vært vant til, og den kvalitet som forventes. 3. At et begrep må friholdes, betyr i virkeligheten ikke annet enn at det dreier seg om et ord eller begrep som publikum i vid forstand knytter bestemte forestillinger til, for eksempel at ordet bil betyr et kjøretøy med fire hjul eller at spade er et graveredskap. Det er ingen uenighet om at slike ord ikke kan båndlegges av en enkelt næringsdrivende, hvor liberal han eller hun enn er med å tillate andre å bruke ordet. Kjennetegnet SIVILØKONOM har vært brukt siden begynnelsen av 1950-tallet, se vedlegg 1 i vårt brev av 28. september 2004. Det forbindes av publikum med personer eller virksomheter som besitter en bestemt kompetanse. Det stiller i en helt annen kategori enn et vanlig ord i det norske språk. Det finnes ikke noe behov for å friholde SIVILØKONOM. Det er et kjennetegn som ikke bør brukes av andre enn de som kan stå for dets innhold. Det er med andre ord ikke behov for å friholde det for noen andre enn de som har retten til å bruke det, og denne rett blir ikke fratatt noen ved en registrering for søkeren. Tvert imot vil den nevnte kretsen av personer få en sikkerhet for at den goodwill som kjennetegnet i dag er bærer av, vil bli opprettholdt fordi forvaltningen av det vil være tatt vare på av en meget seriøs aktør. Som vi tidligere har anført, vil det bli vanskelig for publikum å forholde seg til kjennetegnet hvis det i fremtiden skulle bli tillatt for hvem som helst å bruke det i hvilken som helst sammenheng. Forvirring med hensyn til kommersiell bakgrunn og villedelse med hensyn til kvalitet og kompetanse på varer og tjenester vil bli resultatet. Påstand Kjennetegnet SIVILØKONOM oppfyller varemerkelovens krav til et registrerbart varemerke, og vi ber om at Første avdelings avgjørelse oppheves og kjennetegnet registreres." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling, og kan i alt vesentlig slutte seg til 1. avdelings begrunnelse.
2. avd. sak nr. 7655 6 Ifølge varemerkelovens 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres, dvs. dersom det har tilstrekkelig særpreg. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker er bl.a. å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varers eller tjenesters kommersielle opprinnelse. Etter EFdomstolens praksis skal et varemerke anses å ha tilstrekkelig særpreg («distinctive character») hvis det «sætter den tilsigtede omsætningskreds i stand til at adskille den vare eller tjenesteydelse, som varemærket betegner, fra dem med en anden oprindelse, og at konkludere, at alle varer eller tjenesteydelser, som varemærket identificerer, er blevet fremstillet, markedsført eller leveret under kontrol af varemærkeindehaveren, der kan drages til ansvar for deres kvalitet», jf. sak C-299/99 Philips, Sml. 2002 s. I-5475 (premiss 47). Ordet SIVILØKONOM var frem til 2005 en beskyttet tittel, som kunne benyttes av kandidater med eksamen fra visse økonomisk-administrative studier. Ordet var således en betegnelse for personer med en bestemt utdannelse, og slik må det fortsatt antas å bli oppfattet av de fleste. Som lederen for Nasjonalt Råd for Økonomisk-Administrativ Utdanning, professor Ole Gjølberg, har uttrykt det i en uttalelse som var vedlagt klagen: Når næringslivet søker en siviløkonom, har man ganske klare forventninger om hva den som tilsettes skal kunne. Dette betyr at ordet SIVILØKONOM er egnet til å beskrive kompetansen til tilbydere av økonomisk-administrative tjenester. Ordet er også egnet til å beskrive målgruppen for en rekke tjenester, f.eks. forsikringsvirksomhet eller forlagsvirksomhet rettet mot siviløkonomer. Derimot er betegnelsen ikke egnet til å angi kommersiell opprinnelse, fordi den ikke setter omsetningskretsen i stand til å skille tjenestene fra én siviløkonom fra tjenestene til en annen siviløkonom. Ordet må derfor i varemerkerettslig sammenheng anses som beskrivende, og for å mangle det for registrering nødvendige særpreg. Annen avdeling er videre enig med 1. avdeling i at det foreligger et friholdelsesbehov for ordet, både for personer som har den aktuelle økonomisk-administrative utdannelse, for institusjoner som tilbyr slik utdannelse og for virksomheter som retter sine tilbud mot den omsetningskrets siviløkonomene i Norge representerer. Til dette har søkeren anført at varemerkerettighetene vil bli forvaltet slik at ingen som har en berettiget interesse i å bruke betegnelsen vil lide skade. En slik intensjon kan imidlertid ikke tillegges vekt ved den varemerkerettslige vurderingen av om
2. avd. sak nr. 7655 7 merket har den for registrering nødvendige distinktivitet. Distinktivitetskravet skal vurderes i lys av gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av merket, brukt i forbindelse med de varer eller tjenester som omfattes av varefortegnelsen. Det er ikke adgang til å legge vekt på hvilke konkrete planer søkeren har for utnyttelsen av merket. Søkeren har videre anført at det foreligger et behov for å forvalte tittelen siviløkonom. Annen avdeling ser ikke bort fra at et slikt behov kan foreligge. Dette er imidlertid ikke relevant for den varemerkerettslige vurdering, som skal vareta et annet formål, nemlig å beskytte tegn som er egnet til å skille én tilbyders varer eller tjenester fra andre tilbyderes, som er noe annet enn å skille en profesjons kvalifikasjoner fra andre profesjoners. Et forvaltningsbehov må eventuelt varetas på en annen måte. Etter universitets- og høyskolelovens 3-2(1) kan det gis bestemmelser om hvilke grader og yrkesutdanninger en institusjon kan gi, og hvilken tittel graden eller yrkesutdanningen gir rett til. Og etter 3-2(5) kan departementet ved forskrift eller enkeltvedtak, forby bruk av titler som uriktig gir inntrykk av å være av samme karakter som titler som er beskyttet etter første eller fjerde ledd. Disse hjemler vil kunne benyttes dersom rette myndighet er enig med søkeren i at det her foreligger et forvaltningsbehov. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.)