Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. november 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 9. september 2009, hvorved innkommet søknad om registrering av ordmerket JENAPHARM ble avslått. Avgjørelsen ble sendt søkers norske fullmektig samme dag. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Klasse 1: Klasse 5: Klasse 9: Klasse 10: Klasse 16: Klasse 38: Klasse 41: Kjemikalier til bruk i industri, vitenskap og fotografering Farmasøytiske og hygieniske preparater, dietetiske substanser til medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster, forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler. Apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske og digitale databærere, CD'er. Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter. Trykksaker og publikasjoner, magasiner og aviser, håndbøker, bøker, instruksjonsog undervisningsmateriell (ikke apparater) innen områdene medisin, livsstil og helseomsorg. Fremskaffelse av informasjon om medisin, livsstil og helseomsorg på internet; fremskaffelse av online-tjenester nemlig fremskaffelse av diskusjonsfora, prate-rom (chat rooms) og elektroniske oppslagstavler innen områdene medisin, livsstil og helseomsorg; fremskaffelse av prate-rom (chat rooms), fremskaffelse av publiseringstavler via online-tilgang og -overføring av alle typer informasjon. Utdannelse, informasjon og opplæring innen områdene medisin, livsstil og helseomsorg; utgivelse av bøker, håndbøker, magasiner, aviser og andre trykte materialer og tilsvarende elektroniske media (inklusive CDROM) innen områdene helseomsorg, livsstil og medisin; kongresser, konferanser og seminarer innen områdene helseomsorg, livsstil og medisin. En avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd.
Annen avd. sak nr. 7993 2 Klasse 42: Industriell og vitenskapelig forskning og utvikling. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets Første avdeling ble anført at ordmerket JENAPHARM både er art- og opprinnelsesangivende, og således uregistrerbart i medhold av bestemmelsen i varemerkelovens 13 første ledd (ny varemerkelov 14 annet ledd bokstav a). Det ble samtidig anført at ordmerket JENAPHARM er egnet til å forveksles med det internasjonalt registrerte ordmerket JEMA, int. reg. nr. 0870023 (200514252), som har virkning i Norge fra den 15. april 2005 for nærmere angitte varer i klassene 1, 3 og 21, og at merket JENAPHARM således også er uregistrerbart som varekjennetegn i medhold av bestemmelsen i varemerkelovens 14 første ledds nr. 8 (ny varemerkelov 16 bokstav b). Under den videre behandlingen av søknaden i Første avdeling ble varefortegnelsen, ved søkers brev av 16. januar 2008, begrenset til klassene 5, 9, 10, 16, 38, 41 og 42. Mot denne bakgrunn frafalt Første avdeling henvisningen til varemerkeloven 14 første ledd nr. 8 som aktuell avslagsgrunn. Henvisningen til varemerkeloven 13 første ledd som avslagsgrunn ble derimot fastholdt av Første avdeling under den videre behandling av søknaden. Den 4. september 2009, i forbindelse med ferdigstillelsen av Første avdelings avslagsprotokoll, ble søkers fullmektig over telefon gjort oppmerksom på at Patentstyret likevel kunne tilby registrering, forutsatt at søker begrenset vare- og tjeneste-fortegnelsen til kjemikalier til bruk i fotografering i vareklasse 1 og "apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske og digitale databærere, CD'er" i vareklasse 9. Dette tilbudet ble ikke akseptert av søker, og Første avdeling tok deretter saken opp til avgjørelse med innstilling om registreringsnektelse. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets Første avdeling vises til sakens dokumenter. Første avdelings avslag av 9. september 2009 var begrunnet som følger: "Søkers merke er et ordmerke med teksten JENAPHARM. Spørsmålet er om registrering skal nektes fordi merket er beskrivende og/eller mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven 13 første ledd.
Annen avd. sak nr. 7993 3 Det søkte merket må vurderes ut i fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merket som helhet. Merket må videre vurderes i forhold til de varene og tjenestene som er omfattet av varefortegnelsen. Gjennomsnittsforbrukeren av varer som farmasøytiske preparater, trykksaker og publikasjoner, tjenester knyttet til fremskaffelse av online-tjenester innen områdene medisin og helse samt utdanning, informasjon og opplæring innen disse områdene, retter seg mot både privatpersoner og profesjonelle aktører. Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter og tjenester knyttet til industriell og vitenskapelig forskning og utvikling retter seg først og fremst mot profesjonelle aktører. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C- 210/96 Gut Springenheide. Fullmektigen hevder at merket ikke er direkte beskrivende og at det er tilstrekkelig særpreget, da JENAPHARM ikke er det samme som "farmasøytiske preparater og forskning fra Jena". Patentstyret deler ikke denne oppfatningen. EF-domstolen har flere ganger uttrykt at når et merke består av flere elementer, er det nyttig å se på disse hver for seg før helheten vurderes se for eksempel C-329/02, Sat.1. Domstolen har videre slått fast at når et merke består av to eller flere beskrivende ord, så er også helheten beskrivende. Unntaket er når det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte elementene. Tydelig er forskjellen først når sammenstillingen enten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, eller når sammenstillingen er så innarbeidet i språket at den har fått en egen betydning, se sak C-363/99, Postkantoor. Dette innebærer likevel ikke at det stilles noe krav om originalitet, fantasifullhet eller lignende, se også til dette C-329/02, Sat.1. Det søkte merket består av merkedelene JENA og PHARM. Ved søk i Store norske leksikon på www.snl.no fremgår det at Jena er en by i Tyskland med litt over 100.000 innbyggere som har farmasøytisk industri. Byen Jena er videre internasjonalt kjent for sitt universitet og sin optiske industri, og har i tillegg glass- og elektronisk industri. Når det gjelder betydningen av PHARM gir fullmektigen uttrykk for at PHARM neppe er en veldig vanlig forkortelse for pharmacy eller pharmaceutical. Søk på blant annet www.merriam-webster.com, gir treff på PHARM som forkortelse for både pharmaceutical, pharmacist og pharmacy og vi legger derfor til grunn at PHARM også er en vanlig kortform for disse ordene. Pharmasy betyr på norsk farmasi og angir læren om legemidler. Pharmaceutical eller på norsk farmasøytisk vil videre angi at noe har med legemidler å gjøre. Etter vårt syn vil gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart oppfatte sammenstillingen JENAPHARM som en ren indikasjon på at de aktuelle varene og tjenestene har sin opprinnelse i byen JENA og at det er tale om et farmasøytisk produkt eller en tjeneste relatert til farmasi. Sammenstillingen av de to ordene JENA og PHARM gir ikke noe annet inntrykk eller annet betydningsinnhold enn det betydningen av ordelementene hver for seg gir. Når merket benyttes for varer som farmasøytiske og hygieniske preparater og næringsmidler i klasse 5 vil JENAPHARM eksempelvis oppfattes som en angivelse av at produktet er tilvirket i JENA og en angivelse av varens art, nemlig at produktet er et farmasøytisk produkt. For trykksaker og publikasjoner innen områdene medisin, livsstil og helseomsorg i klasse 16 vil JENAPHARM oppfattes som en angivelse av at publikasjonen er fra JENA og at den omhandler farmasi som vitenskap eller farmasøytiske produkter, rent beskrivende for varens opprinnelsessted og art. For tjenester i klasse 38 som går ut på fremskaffelse av ulike informasjonsfora på Internett innen områdene medisin, livsstil og helseomsorg, vil JENAPHARM angi hvor tjenesten er fra eller hvor tjenesten tilbys samt tjenestens art, nemlig frembringelse av informasjon om farmasi eller farmasøytiske produkter. For opplæring og utdanning samt utgivelse av bøker og lignende
Annen avd. sak nr. 7993 4 i denne sammenheng i klasse 41, vil JENAPHARM kun angi hvor tjenesten tilbys og hva slags fagområde opplæringen og utdannelsen angår, nemlig farmasien. Når et merke består av ord som kun oppfattes som en direkte angivelse av egenskaper ved varene og tjenestene, slik som er tilfelle i denne saken, har ofte andre næringsdrivende behov å benytte de samme ordene til å beskrive sine egne varer. Monopolisering av slike uttrykk vil da hemme konkurransen. Vi deler således ikke fullmektigens syn om at det ikke foreligger noe friholdelsesbehov. Fullmektigen viser også til tidligere registreringer som hevdes å være sammenlignbare med det søkte merket. Vi kan ikke se at henvisningen til registrering nr. 190731, ordmerket BERLIPHARM og internasjonal registrering nr. 840263, ordmerket HANSAPHARM er parallell til den foreliggende sak. Hverken merkedelen BERLI eller merkedelen HANSA er stedsangivelser slik som JENA er. Registrering nr. 187956, ordmerket ROSEMONT PHARMA er registrert for medisinske og farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. Patentstyret anser dette merket for å være tilstrekkelig distinktivt, da det av treff på søkemotorer fremgår at ROSEMONT er navn på noen små steder i USA. Disse stedene kan imidlertid ikke anses å allerede være kjent for, eller med rimelighet forventes å bli assosiert med varene i fremtiden. ROSEMONT vil derfor ikke bli oppfattet som et uttrykk for stedet for tilvirkningen av varene, jf. kravet for å kunne anføre 13 første ledd annet punktum. Registrering nr. 147099, ordmerket EUROPHARM ble ansett å inneha det tilstrekkelige særpreg da merket ble registrert for klasse 9, 16 og 41 i 1991. Patentstyret må vurdere hvert merkes registrerbarhet ut fra de konkrete forhold og ut fra hvordan dagens gjennomsnittsforbrukere vil oppfatte merket. Det må videre regnes med en viss ustøhet i praksis. Dersom man legger vekt på tidligere registreringer, uten å ta hensyn til tidligere avslag, vil dette over tid gi et skjevt bilde av registreringspraksis som fører til en uholdbar fastlåsing av skjønnet. Vi viser til avgjørelsene nr. 6690, Voicewriter og nr. 6715, Multi shower, der Patentstyrets 2. avdeling uttaler at det generelt skal utvises forsiktighet med å legge vekt på tidligere registreringer. Vi finner ikke å kunne legge vekt på registreringen fullmektigen viser til. Patentstyret fastholder på dette grunnlag at JENAPHARM er direkte beskrivende for de aktuelle varer og tjenester, jf. varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Ettersom JENAPHARM kun vil oppfattes som informasjon om egenskaper ved varene og tjenestene er merket heller ikke egnet til å skille én næringsdrivendes varer fra en annens, slik det kreves etter varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Det søkte merket antas ikke å kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EF-domstolens avgjørelse C-37/03 P BioID, premiss 27. For at det søkte merket skal kunne fungere som et varemerke, må det etter Patentstyrets oppfatning ha vært innarbeidet for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 2 og 13 første ledd tredje punktum. Vi har ikke mottatt dokumentasjon som viser innarbeidelse eller bruk. Patentstyret har på denne bakgrunn, etter en helhetsvurdering, kommet til at merket beskriver de aktuelle varene og tjenestene og mangler særpreg, jf. varemerkeloven 13 første ledd. Merket må dermed nektes registrert. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert."
Annen avd. sak nr. 7993 5 Søkers begrunnede klage innkom til Patentstyret den 9. november 2009. Klageavgiften er registrert innbetalt den 4. desember 2009, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av 9. november 2009 uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets avgjørelse av 9. september 2009 i ovennevnte sak, hvor Patentstyret nekter det søkte merket registrert for varer og tjenester i klasse 1, 5, 9, 10, 16, 38, 41 og 42. På vegne av vår klient Bayer Schering Pharma AG påklager vi med dette avgjørelsen til Patentstyrets annen avdeling. Klagefrist er 9. November 2009, og denne klage er således rettidig inngitt. Patentstyret er av den oppfatning at vår klients merke er beskrivende for de aktuelle varer og tjenester, nærmere at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en informasjon om egenskaper ved varene og tjenestene, og at merket ikke vil oppfylle sin funksjon som en garanti for varens kommersielle opprinnelse. Vi vil for det første slå fast at ordet JENAPHARM ikke er det samme som farmasøytiske preparater og forskning fra Jena, som later til å være grunnlaget for Styrets anførsel. JENAPHARM gir ikke en slik klar og entydig beskjed til omsetningskretsen om hvilke produkter det er snakk om, og burde således anses tilstrekkelig distinktivt. Vi skal videre påpeke at begrunnelsen for å nekte merker registrert etter denne bestemmelsen fordrer at gjennomsnittsforbrukeren vil gjenkjenne den geografiske angivelsen. Vi viser i den forbindelse til Lassen/Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, s. 75: Stedsnavn som er lite kjente her i landet, eller som betegner et sted som gjennomsnittsforbrukeren ikke vil forbinde med de aktuelle varer, kan derimot registreres, forutsatt at det heller ikke er noen grunn til å anta at en slik forbindelse vil oppstå i fremtiden. Når det gjelder Jena, er dette altså en tysk by i det tidligere DDR på omkring 100.000 innbyggere. Det er ingen organisert norsk turisme hit. Vi kan ikke forstå at det skal legges til grunn at den norske omsetningskretsen vil være klar over at det finnes et sted som heter Jena. Byen Jena har heller ikke vokst noe befolkningsmessig de senere år, jf vedlegg fra wikipedia, og den økonomiske situasjon i det tidligere DDR er som kjent ikke veldig positiv. Det virker derfor rart om det skal legges til grunn at det er en sannsynlighet for at Jena i fremtiden skal bli kjent for den norske omsetningskretsen som et senter for farmasøytisk industri. Til Styrets påstand om at Jena er kjent for farmasøytisk industri, kan vi ikke se at dette er riktig. Vedlagt følger utskrifter fra wikipedia og Store Norske Leksikon, som viser at det finnes en optisk industri da Carl Zeiss kommer fra Jena, men ingen antydning om farmasøytisk industri hos wikipedia, og eksistensen av det er så vidt nevnt i SNL. Bilag 1: Utskrift fra Store Norske Leksikon: Jena Bilag 2: Utskrift fra Wikipedia: Jena
Annen avd. sak nr. 7993 6 Vi vil videre påpeke at forkortelsen PHARM neppe er veldig vanlig for pharmacy eller pharmaceutical. Den vanlige forkortelsen vil vel snarere være PHARMA. Vår klients merke får dermed ytterligere en dimensjon i det det kan gi assosiasjoner både til farmasøytisk og til farm. I tillegg øker dette særpreget ved at omsetningskretsen vil oppfatte at det er noe som skiller seg fra det den er kjent med som vanlig, og derav umiddelbart forstå at dette er kjennemerke for en bestemt aktør. Til støtte for dette vil vi videre påpeke at Styret tidligere har akseptert kombinasjoner av både geografiske angivelser og andre uregistrerbare element sammen elementet PHARM/PHARMA. Vi viser eksempelvis til følgende registreringer: [Int.] Reg. nr. 0645788 DERMAPHARM Reg. nr. 147099 EUROPHARM Reg. nr. 190731 BERLIPHARM [Int.] Reg. nr. 0840263 HANSAPHARM Reg. nr. 187956 ROSEMONT PHARMA Vi har vanskelig for å se at disse skiller seg i det vesentlige fra vår klients registrering. Det må være en viss grad av forutberegnelighet i registreringsmyndighetens praksis, slik at ikke søkere oppfatter prosessen og resultatet som vilkårlig. Endelig viser vi til at sammenstillingen av elementene JENA og PHARM til JENAPHARM, uansett må være tilstrekkelig. Når det for det første er tvilsomt om en norsk gjennomsnittsforbruker kjenner byen Jena, for det andre er slik at forkortelsen pharm ikke nødvendigvis vil oppfattes entydig av den norske omsetningskretsen, og for det tredje er snakk om en sammenstilling til en neologisme som JENAPHARM, finner vi det tvilsomt at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som noe annet enn en angivelse av kommersiell opprinnelse. Vi skal også nevne, selv om det ikke er tatt opp i Styrets avgjørelse, at vi vanskelig kan se at det er noe friholdelsesbehov for nettopp denne sammenstillingen. Elementene Jena og pharm må kunne benyttes av andre. Vi ber på grunnlag av dette om at Patentstyrets Annen avdeling tar saken opp til vurdering og beslutter det søkte merket gjeldende i Norge i sin helhet." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Annen avdeling legger til grunn at PHARM er vel kjent forkortelse for farmasi, og at JENA er en by i Tyskland. Om man kjenner til den sistnevnte, er det nærliggende å forstå merket JENAPHARM som betegnelse på farmasøytiske produkter fra byen Jena. I henhold til Annen avdelings praksis skal et merke som henspiller på et geografisk sted bare nektes under henvisning til at det er beskrivende i strid med varemerkelovens 14 annet ledd bokstav a)
Annen avd. sak nr. 7993 7 dersom gjennomsnittsforbrukeren her i landet vil anta at det eksisterer en forbindelse mellom den geografiske betegnelsen og de varer søknaden gjelder, eller dersom en slik antakelse om en forbindelse forutses oppstått i fremtiden, jf. 2. avd. kj. 7030 (ERFURT) og EU-domstolens dom i forente saker C-108/97 og C-109/97 (CHIEMSEE). Annen avdeling har ikke holdepunkter for å anta at gjennomsnittsforbrukeren her i riket for alle vareslagene merket er søkt registrert for kjenner til byen Jena, som er en relativt liten østtysk by. Det er imidlertid på det rene at Jena har farmasøytisk industri og at byen er kjent for sin optiske industri. Annen avdeling legger slik sett til grunn at gjennomsnittsforbrukeren i dag vil oppfatte merket som en opprinnelsesangivelse for deler av de vareslag merket er søkt registrert for (i hvert fall kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter i klasse 10), og at det under alle omstendigheter er nærliggende at det i fremtiden kan oppstå en antakelse om forbindelse mellom den geografiske betegnelsen og øvrige vareslag. I nær forbindelse med dette må det tas hensyn til at det, til tross for bestemmelsen i varemerkelovens 5 annet ledd, er et visst friholdelsesbehov for stedsangivende varemerker det vil si behov for å hindre at noen får enerett til stedsnavn som allmennheten kan ha interesse av å bruke, jf. CHIEMSEE-dommen. På denne bakgrunn bør merket anses som beskrivende og uregistrerbart. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Ole-A. Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida Andrén (sign.)