Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 20. mars 2006, hvorved ordmerket NORDISK PARKERING ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dato. Nevnte varemerke er søkt registrert for: Klasse 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie av parkeringsplasser; parkeringsplasstjenester. Under behandlingen i 1. avdeling ble anført at merket er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 13 første ledd, da det mangler varemerkerettslig særpreg. Første avdeling har også anført at det foreligger et friholdelsesbehov for uttrykket. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av en sammenstilling av ordene NORDISK og PARKERING. Merkeelementet NORDISK er egnet til å oppfattes som tjenesteyterens opprinnelsessted, eller det geografiske området hvor tjenestene tilbys. Det andre merkeelementet, PARKERING, angir den typen tjenester som tilbys. Sakens problemstilling er om merket som helhet har tilstrekkelig særpreg etter varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Det søkte merket må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merket som helhet. Merket må også vurderes i forhold til de søkte tjenestene. Gjennomsnittsforbrukeren av tjenester som "transportvirksomhet", "utleie av parkeringsplasser" og "parkeringsplasstjenester" kan være både næringsdrivende og alminnelige sluttbrukere.
2. avd. sak nr. 7638 2 Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Patentstyret har kommet til at en gjennomsnittsforbruker vil oppfatte NORDISK PARKERING som direkte beskrivende for de søkte tjenestene. Det er hevdet fra fullmektigens side at sammensetningen NORDISK PARKERING ikke er ordinær, og dermed ikke direkte beskrivende. Vi kan ikke se at denne påstanden er begrunnet nærmere, og deler ikke fullmektigens syn. Sammenstillingen av de to merkeelementene er ikke egnet til å tilføre merket den nødvendige grad av særpreg. NORDISK PARKERING er egnet til å oppfattes som "nordisk parkeringsfirma" eller "firma som tilbyr parkering i Norden" og er direkte beskrivende for de aktuelle tjenestene. Merkets sammensetning er ikke språklig sett uvanlig eller spesiell. Det søkte merket anses som rent beskrivende, uten distinktive elementer som er egnet til å feste seg i bevisstheten hos en gjennomsnittsforbruker. Betydningsinnholdet i de to beskrivende elementene endres ikke ved at de to merkeelementene sammenstilles. Vi viser i denne forbindelse til EFdomstolens avgjørelse i C-265/00 Biomild. I denne saken ble det fastslått at et sammensatt merke kun er distinktivt hvis det er et merkbart avvik ("a perceptible difference") mellom det sammensatte ordet og de to ordene det er sammensatt av, jf. premiss 41. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for NORDISK PARKERING. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke denne betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal være å anse som et varemerkeinngrep. Fullmektigen har anført at det søkte merket er innarbeidet i henhold til varemerkeloven 2, jf. 13. Det er hevdet at søker er en "relativt betydelig aktør på det norske markedet for parkeringstjenester" og at kjennetegnet har vært benyttet i flere år. Det hevdes fra fullmektigens side at dokumentasjon for innarbeidelse ikke er nødvendig, da merket ikke er direkte beskrivende. Patentstyret har kommet til at det søkte merket er beskrivende, og fullmektigen er gjort oppmerksom på at eventuelt særpreg gjennom innarbeidelse må dokumenteres. Vi viser til brev av 2004.07.07 og brev av 2004.10.21 hvor det er påpekt at det kreves dokumentasjon for at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. Slik dokumentasjon har imidlertid ikke blitt sendt inn, og det foreligger dermed ikke grunnlag for å vurdere dette. Patentstyret har også påpekt at det kreves sterk innarbeidelse for at et deskriptivt merke skal anses å ha oppnådd det nødvendige særpreg gjennom bruk. I denne forbindelse ble det i vårt brev av 2004.07.07 vist til Annen avdelings avgjørelse nr. 4945 som gjaldt merket FIX (NIR 1985 s. 415). Fullmektigen er av den oppfatning at den nevnte avgjørelsen fra Annen avdeling ikke er analog med vår sak, fordi NORDISK PARKERING ikke er "rent beskrivende eller bare en uvesentlig endring av et deskriptivt ord". Patentstyret kan ikke se at fullmektigen har forklart hvilken avvikende betydning det søkte merket alternativt kunne ha. Det må legges til grunn at merket er av rent beskrivende karakter for de søkte tjenestene, og at det således kreves sterk innarbeidelse for at merket skal kunne oppnå særpreg gjennom bruk. Vi viser i denne forbindelse også til Høyesteretts dom av 6. desember 2005 (Gule Sider), premiss 104 og 105, hvor det ble uttalt at det stilles strengere krav til innarbeidelse dersom merket er beskrivende.
2. avd. sak nr. 7638 3 Patentstyret har derfor kommet til at det søkte merket ikke har oppnådd tilstrekkelig særpreg gjennom innarbeidelse. Merket anses således uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 13 første ledd. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkerens klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 12. mai 2006. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 16. juni 2006, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagebegrunnelsen anfører søkerens fullmektig: "1. Innledning Pantentstyrets design- og varemerkeavdeling har i avgjørelse datert 20. mars 2006 truffet følgende beslutning: Det søkte merket nektes registrert. Avgjørelsen er begrunnet i at merket anses uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 13 første ledd under henvisning til at det søkte merket mangler det nødvendige særpreg, og at det foreligger et friholdelsesbehov for merket. På vegne av søker Carpark AB, inngis med dette klage til Patentstyrets annen avdeling, jf. varemerkeloven 22. Patentstyrets avgjørelse er datert 20. mars 2006. Klagen er således rettidig inngitt, jf. varemerkeloven 22a. 2. Spørsmålet om særpreg, jf varemerkeloven 13, første ledd Et varemerke som skal registreres må være egnet til å skille søkerens varer fra andres, jf varemerkeloven 13, første ledd, første punktum. Dette refereres til som et krav om at merket må ha tilstrekkelig særpreg eller distinktivitet. Bestemmelsen må tolkes i lys av EF-domstolens praksis, jf Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON). I denne saken uttalte Høyesterett, basert på en gjennomgang av EF-rettslig materiale, at kravet til særpreg må settes temmelig lavt. Som eksempel fra EF-domstolens rettspraksis vises til sak T-34/00 (EUROCOOL) der det uttales om kravet til særpreg (premiss 39): [ ] det er tilstrækkeligt med et minimum af særpreg, for at registreringshindringen i denne artikel ikke finder anvendelse [artikel 7, stk. 1 litra b) i forordning nr. 40/94]. Videre ble det uttalt i samme sak (premiss 45): [ ] manglende fornødent særpreg [kan] ikke [ ] udledes af, at der ikke er et usædvanlig islæt [ ] eller et minimumspræg af opfindsomhed [ ]. Et EF-varemærke kræver nemlig ikke nødvendigvis en nyskabelse og bygger ikke på et originalt eller fantasifuldt element, men på dets egnethed til at individualisere varer eller tjenesteydelse på markedet i forhold til varer eller tjenesteydelse af samme art, som konkurrenterne udbyder. EF-domstolen kom til at (premiss 49) ordet EUROCOOL bedømt i sin helhed har en iboende evne til i den tilsigtede omsætningskreds at
2. avd. sak nr. 7638 4 blive opfattet som et tegn med fornødent særpræg, og at ordet EUROCOOL hadde tilstrekkelig særpreg for tjenester relatert til lagring og transport av kjøle- og frysevarer. Tilsvarende har EF-domstolen lagt til grunn at nektelsen av å registrere ordet EASYBANK på grunn av manglende særpreg var urettmessig (sak T-87/00). EF-domstolen uttalte i den forbindelse (premiss 39): [ ] manglende fornødent særpreg [kan] ikke udledes af den blotte konstatering, at de pågældende tegn ikke har originalitet og verken har et usædvanligt eller bemærkelsesverdig islæt. Høyesterett har altså lagt til grunn at GOD MORGON har tilstrekkelig særpreg som varemerke for appelsinjuice, jf Rt. 2002 s. 391. Høyesterett har også lagt til grunn at kjennetegnet SUPERLEK har tilstrekkelig særpreg som varemerke for leker og leketøysvirksomhet, jf Rt. 1999 s. 641. I SUPERLEK-dommen la Høyesterett til grunn at elementene super og lek hver for seg manglet særpreg, men at det sammensatte ordet hadde tilstrekkelig særpreg. Vurderingstema er, jf også Rt. 2002 s. 391, om en alminnelig godt opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker vil oppfatte merket NORDISK PARKERING for de tjenester som omfattes av varefortegnelsen som egnet til å atskille disse tjenestene fra andres aktørers tjenester. Det er ikke noe vilkår at merket er preget av noen originalitet eller av noen syntaktiske eller semantiske særtrekk, jf Rt. 2002 s. 391. Søker fastholder at det søkte merket NORDISK PARKERING har det nødvendige særpreg for å kunne registreres. Sammensetningen NORDISK PARKERING er ikke direkte beskrivende for søkerens virksomhet. Selv om det kan anføres at NORDISK og PARKERING hver for seg kan være beskrivende, og således vil kunne ha et friholdelsesbehov, vil søker hevde at disse ordene i kombinasjon har tilstrekkelig særpreg. Søker kan ikke se at det foreligger noe friholdelsesbehov for kombinasjonen av disse to merkeelementene. Kjennetegnet NORDISK PARKERING har dessuten vært benyttet av søker i flere år i tilknytning til virksomheten. Det søkte merkets særpreg er således styrket gjennom denne bruken. Under enhver omstendighet er merket ikke beskrivende for alle deler av varefortegnelsen, herunder innpakning og lagring av varer og organisering av reiser. For øvrig vises det til søkers anførsler fremkommet i tidligere korrespondanse i saken. 3. Konklusjon Søker fastholder på denne bakgrunn at varemerkeloven 13, første ledd ikke er til hinder for registrering at ordmerket NORDISK PARKERING. Det anmodes følgelig om at avgjørelsen fra Patentstyrets første avdeling oppheves, og at det omsøkte merket besluttes registrert." Den 23. mai 2007 sender 2. avdeling følgende brev til søkers fullmektig: Saken er behandlet i 2. avdelings møte mandag den 14. mai 2007, og det er etter de foreløpige drøftelser enighet i utvalget om at merket NORDISK PARKERING må anses som beskrivende for utleie av parkeringsplasser og parkeringstjenester som tilbys i Norden.
2. avd. sak nr. 7638 5 De øvrige tjenester i klasse 39, nemlig transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser, står etter utvalgets oppfatning i en noe annerledes stilling. Gjennomsnittsforbrukeren vil formentlig ikke oppfatte merket som beskrivende for disse tjenestene, og utsiktene til at søknaden kan føre frem vil følgelig øke om tjenestefortegnelsen begrenses tilsvarende. Til å kommentere ovenstående, og til eventuelt å inngi ny begrenset varefortegnelse, alt i to eksemplar, innrømmes frist til 22. juni 2007. I brev av 22. juni 2007, vedlagt ny begrenset varefortegnelse, uttaler søkers fullmektig: Vi viser til Patentstyrets brev av 23. mai 2007, hvor det meddeles en frist med å inngi besvarelse til 22. juni 2007. Denne besvarelsen er således rettidig inngitt. Søker fastholder at det ikke foreligger grunnlag for å nekte registrering av NORDISK PARKERING slik dette er søkt. Med forbehold om at søknaden derved godkjennes for registrering, vedlegges likevel ny begrenset varefortegnelse, hvor "utleie av parkeringsplasser" og "parkeringstjenester" er utelatt. [ Klasse 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. ] På denne bakgrunn tillater vi oss å anmode om at søknaden godkjennes for registrering. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et delvis annet resultat enn 1. avdeling. I henhold til varemerkelovens 13 første ledd første punktum, må et varemerke som skal registreres være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endinger eller tillegg gi uttrykk for varens art eller beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet for tilvirkningen ( 13 første ledd annet punktum). Bestemmelsene i 13 skal av hensyn til Norges forpliktelser etter EØS-avtalen tolkes i samsvar med EFs varemerkedirektiv (Rdir. 89/104) art. 3 (1)(b) og (c) og EF-domstolens praksis i den utstrekning denne praksis gir veiledning til tolkning av direktivet. Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å
2. avd. sak nr. 7638 6 bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161, premissene 73 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml. 2003 s. I- 12447. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. Etter 2. avdelings oppfartning er det søkte merket beskrivende for utleie av parkeringsplasser og parkeringsplasstjenester i klasse 39. NORDISK er en stedsangivelse, og PARKERING må forstås som betegnelse på parkeringstjenester. Sammensetningen av ordene gir en helt naturlig språklig betydning, slik at merket anses som beskrivende for virksomheter som yter parkeringstjenester i Norden. Merket må slik sett også sies å mangle særpreg for denne type virksomhet. De øvrige tjenesteslagene merket var søkt registrert for ligger såpass langt unna parkeringsvirksomhet, at merket ikke kan sies å være beskrivende for dem. Merket må derfor godtas registrert i overensstemmelse med den nye varefortegnelsen, inngitt av søkeren 22. juni 2007. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og merket godtas til registrering med varefortegnelse inngitt 22. juni 2007. Ole-A. Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Are Stenvik (sign.)