PROTOKOLL. Annen avd. sak nr Varemerkesøknad nr Indorata Servicos Gestao LDA, Funchal, Portugal

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Varemerkesøknad nr Søker: Indorata Servicos Gestao LDA, Funchal, Portugal Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 12. mai 2006, hvorved ordmerket HAIRTRANSFER ble nektet registrert. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dato. Nevnte varemerke er søkt registrert for følgende varer og tjenester: Klasse 3: Hårpleieprodukter, herunder shampo, balsam, hårkrem, hårvann, glansvask, pomader, hårspray, preparater for kosmetikere for behandling av hodebunner: hårfarger; onduleringskrem for hår; kunstige øyevipper; øyevipper laget av ekte hår; sminke for øyevipper. Klasse 8: Elektriske og ikke-elektriske maskiner for hårklipping; elektriske og ikke-elektriske maskiner for hårfjerning; elektriske og ikke-elektriske maskiner for påsetting av hårforlengelse. Klasse 10: Hårproteser laget av falsk eller ekte hår. Klasse 21: Kammer, børster (ikke børster/koster for maling); børster for kropp- og skjønnhetsbehandling, spesielt for hår og behandling av hår. Klasse 22: Uekte og ekte hår. Klasse 26: Hårbånd, hårspenner, hårnåler, hårnett, hårpynt, hårstrikker; parykker, tupeer; hårstykker, fletter for hårforlengelser og fortykning av hår; falske skjegg. Klasse 41: Trening, utdannelsesvirksomhet, herunder spesielle begivenheter og seminarer for videre utdannelse; underholdningsvirkomhet. Klasse 44: Tjenester utført i frisørsalonger og skjønnhetssalonger; helse- og skjønnhetsbehandlinger, herunder pleie og behandling av hår; hårforlengelse; fortykning av hår. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren.

2 2. avd. sak nr Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at merket er uregistrerbart i medhold av varemerkelovens 13 første ledd, da det mangler varemerkerettslig særpreg. Avdeling har også anført at det foreligger et friholdelsesbehov for ordsammenstillingen. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Det søkte merket består av en sammenstilling av de engelske ordene HAIR og TRANSFER. Merkeelementet HAIR betyr "hår" og TRANSFER betyr "flytting", "overføring" eller "omplassering". Betydningene fremgår av ordbøkene som inngår i I-finger. Ordsammensetningen HAIRTRANSFER kan oversettes til "hårtransplantasjon" eller "håroverføring". Sakens problemstilling er om HAIRTRANSFER er beskrivende for de søkte varene og tjenestene, og dermed må nektes registrert etter varemerkeloven 13 første ledd annet punktum. Det søkte merket må vurderes ut fra hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte merket som helhet. Merket må videre vurderes i forhold til de søkte varene og tjenestene. Gjennomsnittsforbrukeren er alminnelige sluttbrukere, så vel som detaljister. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EFdomstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Fullmektigen anfører at HAIRTRANSFER er et oppdiktet og fantasifullt ord som ikke eksisterer i engelsk språk, og at merket er suggestivt for en rekke av de søkte varene og tjenestene. Den vanlige betegnelsen påstås å være "hair transplant treatment". Det argumenteres med at merket ikke gir noen informasjon om produktets beskaffenhet, farge, kvalitet eller opprinnelse. Det anføres også fra fullmektigens side at HAIRTRANSFER, "hårtransplantasjon", er en tjeneste som ikke er inkludert i søknaden. Fullmektigen påpeker at hårtransplantasjoner ikke utføres på frisørsalonger. Patentstyret vil bemerke at det ikke kan være avgjørende om ordsammenstillingen finnes i engelsk språk. Det vesentlige er hvordan en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfatte merket. Patentstyret er uenig i at merket har et utydelig meningsinnhold. Vi har kommet til at merket umiddelbart vil forstås som "hårtransplantasjon" eller "håroverføring". Dette vil igjen forstås enten som overflytting av hår fra ett sted på kroppen til et annet, eller som påføring av hår på annen måte, for eksempel ved å bruke uekte hår. Merket vil være direkte beskrivende for varer som brukes til dette og tjenester hvor en slik virksomhet kan inngå. For eksempel vil merket direkte angi bruksområdet for "elektriske og ikke-elektriske maskiner for påsetting av hårforlengelse" i klasse 8, "uekte og ekte hår" i klasse 22 og "parykker, tupeer; hårstykker, fletter for hårforlengelser og fortykning av hår; falske skjegg" i klasse 26. Selv om uttrykket "hårtransplantasjon" ikke nevnes uttrykkelig blant tjenestene i varefortegnelsen, vil dette naturlig inngå i en betegnelse som "helse- og skjønnhetsbehandlinger". Fullmektigen viser til EF-domstolens avgjørelse, C-383/99 Baby-Dry, og Høyesteretts dom inntatt i Rt 1999 s. 641, Superlek. I kraft av disse dommene hevdes det at varemerker med et utydelig meningsinnhold og varemerker som bare henspiller på egenskaper ved varene, ikke skal anses som beskrivende. Fullmektigen utleder fra Baby-Dry-saken at ethvert avvik fra en vanlig betegnelse kan bidra til å gi et varemerke særpreg.

3 2. avd. sak nr Vi har kommet til at sammenstillingen av de to merkeelementene HAIR og TRANSFER ikke er egnet til å tilføre merket den nødvendige grad av særpreg. Patentstyret kan ikke se at HAIRTRANSFER har et utydelig meningsinnhold, og avgjørelsene om merkene Baby-Dry og Superlek kan derfor ikke få avgjørende betydning. Vi viser også til EF-domstolens avgjørelse i C-265/00, Biomild. Her ble det fastslått at et sammensatt merke kun er distinktivt hvis det er et merkbart avvik ("a perceptible difference") mellom det sammensatte ordet og de ordene merket er sammensatt av. Dette anses ikke å være tilfellet i den forestående saken. Fullmektigen mener videre at det å nekte merket registrert ville være å straffe den som spesifiserer varefortegnelsen mye. Vi er ikke enig i at særpregsvurderingen blir strengere utført når varefortegnelsen er detaljert utformet. Patentstyret ville ha nektet merket registrert i henhold til varemerkeloven 13 første ledd selv om varefortegnelsen hadde vært utformet mer generelt. Så lenge angivelsene i varefortegnelsen kan inneholde varer og tjenester som merket vil være beskrivende for, vil merket måtte nektes registrert. Vi nevner også at den samme søkeren har forsøkt å registrere det samme merket i EU, men OHIM nektet å registrere merket for blant annet elektriske og ikke-elektriske apparater for hårforlengelse, kunstig og ekte hår, hårpleie og skjønnhetspleie. Det ble fastslått at HAIRTRANSFER er egnet til å beskrive egenskaper ved varene. I sin begrunnelse la OHIM vekt på at ordsammenstillingen er grammatikalsk riktig og ikke uvanlig. Det ble lagt til grunn at uttrykket ikke har noen vag eller skjult betydning, og at en gjennomsnittsforbruker umiddelbart vil forstå betydningen av HAIRTRANSFER. Avgjørelsen ble anket til Førsteinstansdomstolen, men saken ble avvist. OHIMs avgjørelse er derfor rettskraftig. Fullmektigen viser til to avgjørelser fra Patentstyrets 2. avdeling; nr FINEPIX og nr COLORIST. Det er ikke presisert på hvilken måte disse avgjørelsene skulle være relevante. Vi antar at fullmektigen mener at avgjørelsene gir uttrykk for en lav terskel for kravet til særpreg, slik at også HAIRTRANSFER bør anses tilstrekkelig distinktivt. Patentstyrets 2. avdeling kom til at merket FINEPIX var tilstrekkelig særpreget, da dette ikke er noen vanlig kvalitetsangivelse for fotoapparater. Ordmerket COLORIST er ikke beskrivende for varene og tjenestene som inngår i varefortegnelsen. Varer som for eksempel "preparations for hair dyeing and bleaching for professional use" og tjenesten "research related to hair dyeing and colouring" ble tatt ut av varefortegnelsen før merket ble registrert. Etter Patentstyrets syn er ikke disse avgjørelsene analoge med den forestående saken. Fullmektigen viser også til at merket er registrert i Sverige og Irland. Patentstyret foretar en konkret skjønnsmessig vurdering, og enkeltstående avgjørelser fra utenlandske registreringsmyndigheter kan ikke tillegges avgjørende vekt. Dette fremgår av flere avgjørelser fra Annen avdeling, blant annet nr (Power user), 6922 (No more tangles) og 6841 (Scantruck). Vi kjenner ikke bakgrunnen for registreringene av de utenlandske merkene, som eksempelvis kan ha skjedd etter innarbeidelse. Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det foreligger et friholdelsesbehov for HAIRTRANSFER. Andre næringsdrivende kan ha behov for å bruke denne betegnelsen i sin markedsføring eller på annen måte, uten at dette skal være å anse som et varemerkeinngrep.

4 2. avd. sak nr Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket HAIRTRANSFER er beskrivende for flere av varene og tjenestene i varefortegnelsen. Merket anses således uregistrerbart i henhold til varemerkeloven 13 første ledd. Beslutning: Det søkte merket nektes registrert." Søkerens klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 12. juli Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 3. august 2006, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen anfører søkerens fullmektig: "På vegne av søker, [ ], gjøres gjeldende at varemerket HAIRTRANSFER er et registrerbart varemerke. Innledningsvis henvises til tidligere argumentasjon. Vi vil ikke bestride Patentstyrets oversettelse av ordet HAIR og TRANSFER med hår og forflytning, men vi vil på det sterkeste bestride at ordet beskriver noen av de omsøkte varer og tjenester og at det av den grunn skulle eksistere noe friholdelsesbehov i Norge for ordet. Vi har full forståelse for at det er eksisterer et friholdelsesbehov for beskrivende ord, ettersom disse er en nødvendig del av det norske språk. Dette avspeiles også i varemerkelovens 13, 1. ledd som forbyr beskrivende varemerker og dertil lister opp eksempler på hvorledes noe kan beskrives. Dette kan imidlertid ikke hevdes å være tilfelle for ord som i realiteten ikke beskriver verken funksjon, formål eller art av de gjenstander som søkes registrert, men som likevel er sterkt suggestive. Varemerkeloven forbyr derfor heller ikke suggestive varemerker. Spørsmålet i nærværende sak blir derfor en drøftelse av begrepet beskrivende kontra suggestivt. Utgangspunktet må, etter vår mening, være adjektivene i det norske språk, ettersom varemerkelovens 13, første ledd uttaler at merket ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg må gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris, eller stedet eller tiden for tilvirkningen. Dertil må det mulige beskrivende vurderes i forhold til de omsøkte varer og tjenester. Til sist må også mulig behov for friholdelse vurderes. I nærværende sak gjelder varene hårpleieprodukter, hårpleiepreparater, hårpleieapparater, ekte og uekte hår samt utdannelse og tjenester i tilknytning til disse varer utført i frisørsalonger og skjønnhetssalonger.

5 2. avd. sak nr Vi vil understreke at transplantasjon av hår ikke er en del av de omsøkte tjenester. Så vidt vi er kjent med er hårtransplantasjon en medisinsk tjeneste som ikke er egnet til å utføres i verken frisørsalonger eller skjønnhetssalonger. Vi har for vår del vanskelig for å forstå hvilken egenskap eller kvalitet HAIRTRANSFER beskriver hos de omsøkte varer og tjenester. Vi har ikke mottatt noen utfyllende forklaring fra 1. avdeling, bortsett fra at 1. avdeling har dissekert ordet HAIRTRANSFER i ordene HAIR og TRANSFER som deretter er oversatt. Til tross for at saksbehandler ikke bestrider at ordet HAIRTRANSFER ikke finnes i det engelske språk, uttales det at forståelsen hos den norske gjennomsnittsforbruker av HAIRTRANSFER tilsier at det må friholdes for samtlige av varene og tjenestene i varefortegnelsen. Vi er ute av stand til å fatte at en norsk gjennomsnittsforbruker skal oppfatte det ikke eksisterende engelske ordet HAIRTRANSFER på noen annen måte enn den oversettelse Patentstyret selv har foretatt. Vi er også ute av stand til å forstå at Patentstyret uten videre begrunnelse eller forklaring kan hevde at HAIRTRANSFER er direkte beskrivende for varer som brukes til overflytting av hår fra ett sted på kroppen til et annet eller som påføring av hår på annen måte. Vi vil hevde at Første avdeling her beveger seg langt inne på det suggestive området, milevis utenfor det som kan hevdes å være beskrivende for de omsøkte varer og tjenester. Vi bestrider at HAIRTRANSFER beskriver en egenskap hos angjeldende varer og tjenester. Vi sitter igjen med en forståelse av at Patentstyret i nærværende sak har vurdert ordet isolert sett uten å vurdere det i tilknytning til de varer og tjenester merket er søkt registrert for. Under enhver omstendighet beveger Patentstyret seg her langt utenfor hva som kan forstås som beskrivende i det norske språk. Basert på det ovenfor nevnte vil vi bestride at andre næringsdrivende i Norge skulle ha behov for å benytte det ikke eksisterende ordet HAIRTRANSFER i omtale av sine varer og/eller tjenester og at det av denne grunn skulle eksistere noe friholdelsesbehov for ordet. 2. Avdeling anmodes derfor om å omgjøre avgjørelsen fra 1. avdeling og deretter returnere saken til 1. avdeling for registrering og publisering." Den 16. april 2007 sender 2. avdeling følgende brev til søkers fullmektig: Under den forberedende behandling av klagen i 2. avdeling har utvalgslederen kommet til at det kan få betydning for utfallet av søknaden om varefortegnelsen blir begrenset. Ordet HAIRTRANSFER kan oversettes med forflytning av hår, hvilket ikke bare omfatter kirurgisk hårtransplantasjon, men også fjerning og tilførsel av hår ved hjelp av andre teknikker. Ordet er satt sammen på konvensjonell måte av de alminnelige engelske ordene HAIR og

6 2. avd. sak nr TRANSFER, og det må legges til grunn at betydningsinnholdet direkte og umiddelbart vil bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren her i landet. Første avdeling har ansett varemerket som beskrivende for: elektriske og ikke-elektriske maskiner for påsetting av hårforlengelse i klasse 8, uekte og ekte hår i klasse 22, parykker, tupeer; hårstykker, fletter for hårforlengelser og fortykning av hår; falske skjegg i klasse 26, og helse- og skjønnhetsbehandlinger i klasse 44. EFs førsteinstansrett har i avgjørelse 15. februar 2007 i sak T-204/04 ansett samme merke som beskrivende for: elektrische und nichtelektrische Haarentfernungsgeräte; elektrische und nichtelektrische Geräte zur Anbringung von Haarverlängerungen (elektriske og ikke-elektriske maskiner for hårfjerning; elektriske og ikke-elektriske maskiner for påsetting av hårforlengelse) i klasse 8, künstliches und echtes Haar (uekte og ekte hår) i klasse 22, Ausbildung, insbesondere Veranstaltung und Durchführung von Seminaren zur Fortbildung (utdannelsesvirksomhet, særlig arrangering og gjennomføring av seminarer for videreutdannelse) i klasse 41, og Gesundheits- und Schönheitspflege, insbesondere Haarpflege und Haarbehandlung, Haarverdichtung (helse- og skjønnhetsbehandling, særlig hårpleie, hårbehandling og fortykning av hår) i klasse 44. Utvalgslederen har foreløpig kommet til at det må være riktig å anse HARITRANSFER som beskrivende for: elektriske og ikke-elektriske maskiner for hårfjerning; elektriske og ikke-elektriske maskiner for påsetting av hårforlengelse i klasse 8, uekte og ekte hår i klasse 22, parykker, tupeer; hårstykker, fletter for hårforlengelser og fortykning av hår; falske skjegg i klasse 26, utdannelsesvirksomhet, herunder spesielle begivenheter og seminarer for videre utdannelse i klasse 41, og tjenester utført i frisørsalonger og skjønnhetssalonger; helse- og skjønnhetsbehandlinger, herunder pleie og behandling av hår; hårforlengelse; fortykning av hår i klasse 44. De øvrige varer og tjenester står i en annerledes stilling. Gjennomsnittsforbrukeren vil formentlig ikke oppfatte merket som beskrivende for disse varene og tjenestene, og utsiktene til at søknaden kan føre frem vil følgelig øke om varefortegnelsen begrenses tilsvarende. Det understrekes at saken ennå ikke har vært behandlet av utvalget, og at ovenstående ikke innebærer endelige standpunkt til de spørsmål saken reiser. Til å kommentere ovenstående, og til eventuelt å inngi ny varefortegnelse, i to eksemplar, innrømmes frist til 21. mai 2007.

7 2. avd. sak nr I svarbrev av 21. mai 2007 utaler søkers fullmektig: Det vises til brev datert fra Patentstyrets Annen avd. Vi noterer at utvalgslederen foreløpig har sluttet seg til avgjørelsen i sak T-204/04 fra EFs førsteinstansrett og anser merket beskrivende for temmelig nøyaktig de samme varer/tjenester. Dette innebærer en begrensning av den påklagete avgjørelse fra Patentstyrets 1. avdeling. Vi ber der Annen avdeling om å revurdere sin foreløpige uttalelse, som oppfattes som en slavisk henvisning til avgjørelsen fra OHIM, uten noen selvstendig vurdering av klagers argumentasjon. Det skal i den anledning opplyses at avgjørelsen fra OHIM er anket til European Court of Justice. Vi vil understreke følgende: 1. Ingen av de omsøkte varene eller tjenestene omfatter noen overføring av hår fra ett sted til et annet på kroppen. I klagen til Annen avd. er det uttrykkelig understreket at ingen av tjenestene omfatter hårtransplantasjon. 2. Det bestrides at HAIRTRANSFER vil oppfattes beskrivende, av gjennomsnittsnrmannen [skal formentlig være: gjennomsnittsforbrukeren], for elektriske og ikke-elektriske maskiner for hårfjerning; elektriske og ikke-elektriske maskiner for påsetting av hårforlengelse i klasse 8. Og hvorfor skulle de det, ettersom ingen av disse maskinene benyttes til å overføre hår. 3. Det bestrides at HAIRTRANSFER vil oppfattes beskrivende for parykker, tupeer; hårstykker, fletter for hårforlengelser og fortykning av hår; falske skjegg i klasse 26. Ingen av disse varene er del av noen overføring av hår, selv om de tilfører hår. Heller ikke EFs førsteinstansrett har ansett HAIRTRANSFER som beskrivende for disse varene. 4. Det bestrides at HAIRTRANSFER er beskrivende for utdannelsesvirksomhet, herunder spesielle begivenheter og seminarer for videre utdannelse i klasse 41. Ingen av tjenestene er spesielt relatert til overføring av hår. 5. Det bestrides at HAIRTRANSFER er beskrivende for helse- og skjønnhetsbehandlinger, herunder pleie og behandling av hår; hårforlengelse; fortykning av hår ettersom navnet er ment å være et suggestivt fantasiord for tjenester som vitterlig ikke innebærer noen overføring av hår. Vi har vanskelig for å godta at HAIRTRANSFER kan hevdes å beskrive vanlig helse- og skjønnhetsbehandling eller pleie og behandling av hår, og betydningen av ordet stemmer heller ikke med hårforlengelse eller fortykning av hår. 6. Vi er ikke uenige i at HAIRTRANSFER kan virke suggestivt for en del av tjenestene, men som tidligere anført er suggestive varemerker registrerbare i Norge. Vi håper at Annen avdeling, etter fornyet vurdering kan si seg enig i at det ikke eksisterer noe friholdelsesbehov i Norge for det engelskspråklige ordet HAIRTRANSFER, ettersom ordet vitterlig ikke beskriver noen av de varer og tjenester som er søkt registrert.

8 2. avd. sak nr Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. Etter varemerkelovens 13 første ledd første punktum kan et varemerke bare registreres dersom det er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Etter varemerkelovens 13 første ledd annet punktum skal et varemerke nektes registrert hvis det er beskrivende for varer eller tjenester som omfattes av søknaden. Ved tolkningen av varemerkelovens 13 første ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (direktiv 89/104/EØF) ordlyd og formål, og på praksis fra EF-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (forordning 94/40/EF), jf. Rt s. 391 (GOD MORGON). Det følger av den tiende betraktning i fortalen til varemerkedirektivet, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EF-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være egnet til å garantere de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at disse, uten fare for sammenblanding, kan skjelne mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EF-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon, Sml s. I-5507 (premiss 28) og C-299/99 Philips, Sml s. I-5475 (premiss 30). Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml s. I-3161 (premissene 73 og 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml s. I (premiss 31) og Høyesteretts dom i Rt s. 391 (GOD MORGON). Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P, CELLTECH (ennå ikke i Sml.), og i betraktning av hvorledes gjennomsnittsforbrukeren av disse

9 2. avd. sak nr varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml s. I Varemerket består utelukkende av ordet HAIRTRANSFER, som er satt sammen av de engelske ordene HAIR og TRANSFER, som betyr henholdsvis hår og forflytning eller overføring. Det må antas at en gjennomsnittsforbruker her i landet direkte og umiddelbart vil oppfatte det sammensatte ordet som en betegnelse for hårbehandling som går ut på å overføre hår for kosmetiske eller medisinske formål. Slik overføring kan skje fra en kroppsdel til en annen, fra en ekstern kilde til en kroppsdel hos den person som blir behandlet, eller fra en kroppsdel til et eksternt depot eller en ekstern mottaker. Merket er søkt registrert for en rekke varer og tjenester knyttet til hårbehandling i klassene 3, 8, 10, 21, 22, 26, 41 og 44. Etter tilskrivning fra 2. avdeling 16. april 2007, har søkeren valgt å opprettholde varefortegnelsen i sin helhet. Det er ikke nødvendig for 2. avdeling å ta stilling hvor mange av de angjeldende varer og tjenester som omfattes av registreringsforbudene i varemerkelovens 13 første ledd, idet søknaden må avslås dersom merket er uregistrerbart for minst én av disse varer eller tjenester, jf. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. rev. utg., Oslo 2003 s Annen avdeling er kommet til at ordet HAIRTRANSFER må anses som beskrivende for iallfall helse- og skjønnhetsbehandlinger i klasse 44. Søkeren kan ikke gis medhold i at slik behandling ikke innebærer noen overføring av hår. Det er ikke avgjørende om overføring av hår kan betegnes som vanlig helse- og skjønnhetsbehandling. Det avgjørende er om helse- og skjønnhetsbehandling i klasse 44 omfatter behandlingsformer som innebærer overføring av hår, i en av de ovenfor angitte betydninger av ordet. Varefortegnelsen omfatter helse- og skjønnhetsbehandling helt generelt, forsåvidt tjenestene hører hjemme i klasse 44, og er følgelig ikke begrenset til bestemte former for helse- eller skjønnhetsbehandling som ikke innebærer overføring av hår. De ovenfor nevnte behandlingsformer, hvor hår overføres (herunder tilføres eller fjernes fra den person som behandles), omfattes etter 2. avdelings oppfatning klart av den generelle kategorien helse- og skjønnhetsbehandlinger, og varemerket må dermed anses som beskrivende. Annen avdeling slutter seg i dette spørsmålet til den vurderingen som er kommet til uttrykk i Førsteinstansrettens avgjørelse i sak T-204/04 (premissene 39 og 40).

10 2. avd. sak nr Etter dette må varemerket anses som beskrivende i henhold til varemerkelovens 13 første ledd annet punktum. Dermed er det heller ikke egnet til å skille søkerens varer og tjenester fra andres, jf. 13 første ledd første punktum. Første avdelings nektelse blir etter dette å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)