Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8067 Patentsøknad nr. 20092388 Inndag: 2009.06.23 Løpedag: 2007.05.25 Prioritet: 2006.04.26 (NO20062405) og 2006.05.26 (NO20062404) PCT-nummer: PCT/NO07/000181 WIPO publ.nr.: WO/07/139388 (2007.12.06) Oppfinner(e): Søker(e): Fullmektig: Tor Forsmann, Tenvikveien 207, 3140 Borgheim, Lars Gunnar Hodnefjell, Hodnafjellsveien 104, 4156 Mosterøy og Ståle Hope, Linerleveien 8, 3142 Vestskogen Servo Electronics AS, Løkkasveien 6, 3138 Skallestad, og Ifokus Engineering AS, Fabrikkveien 7, 4065 Stavanger. Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 26. mai 2010, hvorved innkommet begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelse (krav om oppreisning) ble nektet imøtekommet. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av fristen for å videreføre internasjonal patentsøknad nr. PCT/NO07/000181 i Norge, jf. patentlovens 31. Den aktuelle internasjonale søknad ble innlevert den 25. mai 2007, og har prioritet fra norsk patentsøknad innlevert den 26. april 2006. Fristen på 31 måneder for å videreføre den internasjonale søknaden i Norge, jf. patentlovens 31 første ledd, skulle dermed utløpe den 26. desember 2008. Søknaden ble innlevert (forsøkt videreført) i Norge den 23. juni 2009, ved innlevering av utfylt søknadsskjema og oversettelse av den internasjonale søknaden herunder beskrivelse, kravsett og sammendrag til norsk, jf. kravet i patentlovens 31 første ledd.
Annen avd. sak nr. 8067 2 Sammen med søknaden den 23. juni 2009 innkom også søkers begrunnede begjæring om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen (krav om oppreisning), jf. patentlovens 72. Søkers fullmektig har i oppreisningsbegjæringen opplyst at han ble oppmerksom på fristoversittelsen den 19. juni 2009. Patentstyrets Første avdeling har lagt denne opplysning til grunn ved sin behandling og avgjørelse av oppreisningsbegjæringen, slik at begjæringen er ansett innlevert innen utløpet av fristene oppstilt i patentlovens 72. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) datert 30. juni 2009 er søkers fullmektig formelt blitt orientert om at søknaden anses trukket tilbake for så vidt angår Norge, med bakgrunn i manglende videreføring (innlevering) her i landet innen den lovbestemte frist, jf. patentlovens 31 annet og tredje ledd. I nevnte brev (avgjørelse) bekreftes samtidig at ovennevnte begjæring om oppreisning for oversittelse av videreføringsfristen(e) i medhold av bestemmelsen i patentlovens 72 er mottatt av Patentstyret, og at begjæringen vil bli behandlet av Patentjuridisk seksjon. Fra Patentstyrets brev (avgjørelse) av 30. juni 2009 hitsettes: "AVGJØRELSE VEDRØRENDE PATENTSØKNAD NR. 20092388 Patentavdelingen har besluttet: AVGJØRELSE 1 Patentsøknad 20092388 forsøkt videreført fra internasjonal søknad PCT/NO07/000181 ble inngitt i Norge 2009.06.23 og 31 måneders fristen for å videreføre søknaden i Norge utløp følgelig 2008.12.26. Vilkårene i patentlovens 31 første ledd er ikke oppfylt. Søknaden er ikke videreført i Norge rettidig. Patentavdelingen har følgelig besluttet at søknaden anses trukket tilbake for så vidt angår Norge, jf. patentlovens 31 tredje ledd. Begjæring om oppreisning etter patentlovens 72 kom inn 2009.06.23 og vil bli avgjort av Patentjuridisk seksjon. [ Fotnote 1: Avgjørelsen kan påklages til Patentstyrets 2. avdeling. Fastsatt klageavgift må betales. En klage må være innkommet til Patentstyret innen 2 måneder fra den ovenfor angitte dato. Klageavgift skal betales ved påkrav. I motsatt fall blir klagen ikke opptatt til behandling, jf patentloven 27 første ledd. ]"
Annen avd. sak nr. 8067 3 Avgift for behandling av begjæringen om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen (saksbehandlingsavgift / oppreisningsavgift), jf. patentlovens 72 og avgiftsforskriftens 21, er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 16. juli 2009, innen fristen satt i den av Patentstyret utstedte og utsendte faktura. Avgift for 1. 3. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 28. juli 2009, innen ordinært forfall den 31. august 2009. Søknadsavgift (grunnavgift og granskingsavgift) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 29. juli 2009, innen fakturafristen. Avgift for 4. avgiftsår er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 15. mai 2010, innen ordinært forfall den 31. mai 2010. Ved Patentstyrets brev av 9. juli 2009 er søkers fullmektig meddelt frist til 9. september 2009 med å sende inn en nærmere begrunnelse av kravet om oppreisning. En nærmere begrunnelse av oppreisningsbegjæringen innkom til Patentstyret 9. september 2009, innen utløpet av den meddelte fristforlengelse. Fra Første avdelings avgjørelse av 26. mai 2010 hitsettes: "Vurderinger: Spørsmålet i saken er hvorvidt søker og søkers fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves, jf. patentloven 72. Søkers fullmektigs anførsler: Mindre enn ett år etter innleveringen 2006.05.26 ble det som følge av nærmere avtale mellom IFOKUS Engineering AS (IE) og Servo Electronics AS (SE) bestemt at de to norske søknadene PCT-søknaden krever sin prioritet fra skulle tilhøre de to firmaene i fellesskap. Nær utløpet av 12-månedersperioden ble det bestemt at beskrivelse, krav og tegninger i de to søknadene (som hadde samme oppfinnere) burde kunne samordnes i en søknad fordi oppfinnelsene var så nær relatert. På forslag fra fullmektigen ble det bestemt av søkerne at det skulle inngis en PCT-søknad der de samordnete tekster og tegninger, med noen justeringer, skulle gi grunnlag for tekst og tegninger for PCT-søknaden. Samtidig ble det
Annen avd. sak nr. 8067 4 besluttet ut ifra kostnadsmessige, innholdsmessige og praktiske hensyn, at de to norske søknadene kunne gå til henleggelse, slik at norsk nasjonal videreføring av PCT-søknaden ville være mulig ved utløpet av 31-månedersfristen. 2007.05.14 fikk fullmektigens utenlandsavdeling, ved en erfaren, nå pensjonert assistent, beskjed av en seniorrådgiver hos fullmektigen, om at de nevnte to norske søknader skulle gå videre i PCT. I en e-post til søkerne 2007.05.23 foreslo seniorrådgiveren at de to norske søknadene kunne bli erstattet av PCT-søknaden og senere kunne videreføres ved nasjonal videreføring av denne i Norge, noe søkerne ikke hadde innvending mot. 2008.06.12 kom det statusforespørsel fra IE i form av en oversikt over de saker IE var totalt involvert i og hvor bla.a. de norske søknadene og PCT'en sto oppført som "i live". Fullmektig meldte tilbake i e-post 2008.06.25 til IE at de to norske søknadene var henlagt, men at PCT'en var levende, og ba om beskjed dersom noe var uklart. En underordnet ansatt ble ansatt hos fullmektig 2008.06.30. Hun har 20 års erfaring fra et annet fullmektigkontor og er meget erfaren og påpasselig med alt som har med håndtering og evt. videreføring av PCT-saker å gjøre. Den underordnet ansatte overså fullstendig at det i informasjonen om PCT-saken i saksmappen og i datasystemet lå opplysninger om at de to norske søknadene var henlagt og at følgelig spørsmålet om videreføring også i Norge burde vært klargjort da ordre om PCT-videreføring omsider kom fra IE 2008.11.26, dvs. i aller siste liten. Den underordnet ansatte opplyser at IE var usikker på hvor videreføring skulle skje, og da det kun var få dager igjen til videreføring måtte skje, dukket ikke spørsmålet om Norge opp. I etterkant ser den underordnet ansatte at dette var uheldig, men en menneskelig glipp fra hennes side. På det aktuelle tidspunktet ved 30-månedersfristen var seniorrådgiveren på ferie. SE var av den oppfatning at IE etter avtale ville ordne alt med hensyn til videreføringen av PCT'en og SE antok nok dermed at dette var i orden også for Norges del. SE, som skulle være medsøker i Norge, men ikke utenfor Norge, hadde følgelig delegert videreføring av PCT'en til IE. Den underordnet ansatte varslet muntlig seniorrådgiver hos fullmektig på ferie, at etter mye strev i siste liten ved 30-månedersfristen hadde IE endelig gitt videreføringsordre og at dette nå gikk sin gang. Seniorrådgiveren fant ikke grunn til å stille noen ytterligere spørsmål. Seniorrådgiver gikk ut i fra at alt var i orden. Den underordnet ansatte reflekterte ikke over at videreføringsordre ved 30-månedersfristen ikke ble gitt for Norge, der fristen (31 måneder) i realiteten ville vært 2008.12.26, og seniorrådgiveren hos fullmektig fikk ikke beskjed av den underordnet ansatte om hvilke land videreføringen var skjedd i. Den underordnet ansatte overtok PCT-søknaden fra en tidligere assistent nær fem måneder før 30-månedersfristen. Fra tidligere arbeidsforhold var hun vant med at den prioritetsdannende søknad i Norge vanligvis gikk videre og at PCT'en derfor kun ble videreført i land utenfor Norge, selv om hun hadde opplevd mange unntak fra dette. Det var derfor ikke i den underordnet ansattes tanker å kontrollsjekke om de norske søknadene faktisk var i live. Det som i tillegg dro fokus kraftig unna dette spørsmålet var at det 2008.11.26 ble oppdaget at PCT-myndigheten hadde publisert søknaden med dels norsk og engelsk tekst. Dette måtte følgelig rettes opp raskt mht. re-publisering og utsendelse av korrigert tekst til respektive agenter i utlandet.
Annen avd. sak nr. 8067 5 2009.06.19 tok den underordnet ansatte kontakt med seniorrådgiveren hos fullmektig pga formalitetsproblemer knyttet til PCT-videreføringen i USA, der bl.a. oppfinnerne i SE samt SE selv ønsket noen vesentlige klausuler i overdragelsen korrigert. Ved umiddelbar gjennomgang av USA-saksmappen samme dag oppdaget seniorrådgiveren at Norge ikke var med på listen over land søknaden var videreført i. Ettersom seniorrådgiveren visste at søkerne ønsket at søknaden også skulle videreføres i Norge, ga han umiddelbart ordre til den underordnet ansatte om at PCT-videreføring i Norge skulle iverksettes øyeblikkelig med samtidig begjæring om oppreisning. Det ble også avklart med IE at dette var riktig besluttet av seniorrådgiveren. SE var hele tiden bevisst på at de skulle ha rettigheter i Norge og at dette skulle være i fellesskap med IE og at de to norske søknadene gikk til henleggelse i den hensikt at man senere skulle videreføre PCT'en blant annet i Norge. IE var av samme oppfatning som SE, men hadde i en hektisk beslutningsfase antakelig mer fokus på videreføring i utlandet, i og med at IE der skulle stå som søker alene og ta alle utgifter. SE antok nok og med rette at IE ville håndtere beslutning av videreføring av PCT'en på forsvarlig måte. Begge parter har tydeligvis også og med rette fullt ut stolt på at videreføring av PCT'en var noe den underordnet ansatte hadde full kontroll på. Den underordnet ansatte som hadde den reelle styring med PCT-videreføringen og dermed også det overordnete ansvar, begikk tydeligvis i en hektisk beslutningsfase mht. videreføring ved 30-månedersfristen en menneskelig feil. Feilen var å ikke kontrollsjekke mht. om rettigheter for Norge faktisk var ivaretatt, dvs. enten via de tidligere norske søknader, en tidligere PCT-videreføring eller på annen måte. I så fall burde hun ha tatt aksjon innen den senere frist, 2008.12.26, eventuelt ved å rette forespørsel til fullmektigens seniorrådgiver eller til IE/SE. Den underordnet ansatte har også oversett at det i PCT-saken lå informasjon om at PCT-videreføring i Norge i realitet ville være aktuelt. Rutinemessig burde hun ha kontrollsjekket med i alle fall IE og fullmektigens seniorrådgiver hvorfor Norge ikke ble valgt ved PCT-videreføringen. Dersom seniorrådgiver hos fullmektigen hadde blitt informert om at Norge ikke ble valgt umiddelbart etter 30-månedersfristen, ville det ha trigget han til å reagere, slik at søknaden ville ha blitt levert i tide. Den reelle årsaken til fristoversittelsen skyldes dermed en menneskelig svikt/glipp hos en enkelt underordnet, høyst betrodd og erfaren ansatt, og som har ført til at ellers vel etablerte rutiner og praksis hos fullmektigen ikke er blitt fullt ut etterlevd av den aktuelle ansatte. Patentstyret uttaler: Oversittelse av fristen for å videreføre PCT-søknaden i Norge skyldes en feil i videreføringsinstruksen fra søker til fullmektig og menneskelig svikt hos en underordnet ansatt hos fullmektigen. I lovens forarbeider er det fremholdt at "spørsmålet om oppreisning skal gis, skal avgjøres etter en streng aktsomhetsnorm" (Ot. prp. nr. 32 (1978 79) s. 41). Patentstyret har i sin praksis tilpasset aktsomhetsnormen i overensstemmelse med praksis fra EPO.
Annen avd. sak nr. 8067 6 De to søkerne ble enige om at SE skulle være medsøker i Norge og IE skulle være søker også i andre land. IE fikk ansvaret for selve videreføringen. IE glemte å videreføre søknaden i Norge da de ga beskjed om hvilke land PCT-søknaden skulle videreføres i. Dvs. at IE glemte å videreføre søknaden i det eneste landet der SE stod som medsøker. De to norske søknadene som PCT-søknaden er gitt prioritet fra ble i tillegg opprinnelig inngitt av SE. IE burde ha vært oppmerksom på å ivareta sin medsøkers rettigheter. Patentstyret finner at søker i dette tilfellet ikke har utvist den omhu som med rimelighet må kunne kreves etter patentloven 72. Etter forslag fra fullmektigen gikk de to norske søknadene som PCT-søknaden er gitt prioritet fra til henleggelse og dannet grunnlag for en PCT-søknad. Den underordnet ansatte hos fullmektigen med ansvar for videreføringen var ikke blitt opplyst om detaljene i saken eller at søknaden skulle videreføres i Norge. Den underordnet ansatte kontrollsjekket videre ikke opplysningene som forelå i saksmappen og i datasystemet vedrørende PCT-søknaden som skulle videreføres. Hun kontrollsjekket heller ikke med IE eller seniorrådgiver hos fullmektig om hvorfor ikke Norge var med. Patentstyret finner at den underordnet ansatte burde ha satt seg nøyere inn i saken og burde ha kontrollsjekket med ulike kilder underveis. Patentstyret vil videre bemerke at seniorrådgiver hos fullmektig burde forsikret seg om at den underordnet ansatte var klar over de viktigste opplysningene i saken før han overlot ansvaret til henne. Patentstyret finner derfor at heller ikke søkers fullmektig kan sies å ha utvist den omhu som med rimelighet må kunne kreves etter patentloven 72. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søker og søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæring om at saken tas under behandling til tross for fristoversittelsen avslås." Søkers foreløpige klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse, inneholdende en anmodning om å bli tilstått en ytterligere frist for å inngi en nærmere begrunnelse av klagen, innkom mandag den 26. juli 2010, innen klagefristen. Den 28. juli 2010 ble utstedt og sendt ut faktura til søkers fullmektig for innbetaling av avgift for behandling av klagen i Patentstyrets Annen avdeling, jf. patentlovens 27 og 75 og avgiftsforskriftens 50, og med betalingsfrist 30. august 2010. Ved Patentstyrets Annen avdelings brev av 2. august 2010 ble søkers fullmektig meddelt frist til 27. september 2010 med å inngi en nærmere begrunnelse av klagen. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 4. august 2010, innen den i fakturaen meddelte betalingsfrist.
Annen avd. sak nr. 8067 7 Det innkom ingen nærmere begrunnelse av klagen fra søkers fullmektig innen den meddelte frist. Foranlediget av e-postpåminnelse fra Annen avdelings sekretariat den 3. desember 2010 om at tidligere meddelt frist for innsendelse av nærmere begrunnelse av klagen er oversittet, uttaler søkers fullmektig følgende i e-post av 6. desember 2010: "Vi ønsker at klagen trekkes." Annen avdeling skal uttale: Da søkers fullmektig ved e-post av 6. desember 2010 har trukket klagen, foreligger ikke lenger rettslig grunnlag for å behandle saken i Patentstyrets Annen avdeling. Klagesaken må derfor bli å heve. Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i styrelovens 5 første ledd annet punktum. Det avsies slik kjennelse: Klagesaken heves. Are Stenvik (sign.)