Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl: Yamaha Motor Europe N.V., NL-1119 NC Schiphol-Rijk, Nederland) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 5. juni 2009, hvorved det internasjonalt registrerte ordmerket (bokstav- og tallkombinasjonen) R125 ble nektet gitt virkning i Norge. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til innehavers norske fullmektig samme dag. Notifikasjonen fra det Internasjonale Byrå (WIPO) av 8. mars 2007 om at Norge var blitt utpekt som et av de land merket R125 ønskes vernet i, omfattet alle varer merket er internasjonalt registrert for, nemlig: Klasse 12: Motor vehicles, more particularly motorcycles with their parts and fittings not included in other classes. Under sakens behandling i Patentstyrets første avdeling er anført at det internasjonalt registrerte ordmerket R125 ikke kan gis virkning i Norge, da det mangler det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum og 49 annet ledd (ny varemerkelov 14 første ledd annet punktum og annet ledd bokstav a, jf. 70 første ledd og tredje ledd). Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Den internasjonale registreringen består av bokstav- og tallkombinasjonen R125. Spørsmålet i saken er hvorvidt innehaver kan få en enerett til kombinasjonen av bokstavene og tallet i R125. En avgjørelse fra Patentstyrets annen avdeling som innebærer at søknad om varemerkebeskyttelse avslås, eller at en varemerkeregistrering oppheves, slettes eller kjennes ugyldig, kan ikke bringes inn for domstolen senere enn to måneder etter at melding om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringshaveren, jf. varemerkelovens 52 annet ledd, jf. 49 og 70 til 72.
Annen avd. sak nr. 7960 2 Et varemerke som skal registreres, må være særpreget, jf. varemerkeloven 13 første ledd. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varer merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 12, motor vehicles, vil kunne være både næringsdrivende og private forbrukere, og anses derfor ikke som en særlig spesialisert gruppe. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Fullmektigen anfører at når det gjelder kjøretøyer vil kundens oppmerksomhetsnivå overstige nivået til gjennomsnittsforbrukeren og viser dommen fra EF domstolen i C-361/04 P, Picasso/Picaro hvor domstolen fant at kjøpere av kjøretøy er særlig oppmerksomme grunnet varens art, pris og svært tekniske karakter. Patentstyret viser til vår tidligere begrunnelse at denne saken gjaldt en sak vedrørende to distinktive varemerker og at nærværende sak gjelder spørsmålet om hvorvidt merket har det nødvendige særpreg. Spørsmålet i gjeldende sak er hvorvidt omsetningskretsen vil oppfatte R123 som en kommersiell opprinnelse. Patentstyrets begrunnelse for å nekte merket, er justeringen av praksis som følge av 2. avdelings avgjørelser nr. 6865, ordmerket L400, og nr. 7252, ordmerket S380, hvor disse merkene ble nektet med den begrunnelse at merket ville oppfattes som en typebetegnelse eller modellangivelse, og ikke som noens særlige kjennetegn. Begge disse to avgjørelsene gjaldt varer i klasse 12, så de er dermed parallelle til gjeldende sak. Foruten at disse to avgjørelsene fra 2. avdeling gjaldt varer i klasse 12, åpnet de også for en lignende tilnærming til bokstav- og tall-kombinasjoner for andre typer varer enn varer i klasse 12. Dette fremgår av avgjørelse nr. 7252, hvor det uttales at: "Det er et alminnelig kjent fenomen at bokstav/tall-kombinasjoner i mange bransjer, herunder i bilbransjen, brukes nettopp for å skille én produsents modeller fra hverandre, og dette vil påvirke gjennomsnittsforbrukerens forventninger når nye slike bokstav/tall-kombinasjoner påtreffes. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke oppfatte tegnet som et særmerke for innehaveren, men som et middel til å identifisere en bestemt av innehaverens modeller." Det vises til at det er klare paralleller mellom avgjørelse nr. 6865 og nr. 7252, og 2.avdeling sier seg derfor enig i sin tidligere begrunnelse for å nekte et merke som kun fremstår som en modellbetegnelse i snever forstand. Innehavers fullmektig viser til at Patentstyret har publisert to merker som er oppbygd på samme måte som innehaver, nemlig merket L112, for blant annet farmasøytiske, veterinær og sanitær preparater i klasse 5 og RS2, for blant annet medisinske preparater og instrumenter i klasse 10. Vi fastholder vår tidligere anførsel at for RSD gjaldt det en spesialisert omsetningskrets og for L112 kan vi ikke se at det er noen holdepunkter for at det er like vanlig med modellbetegnelser for farmasøytiske preparater som for kjøretøyer. Disse sakene skiller seg således fra nærværende sak og er derfor ikke relevante i vurderingen. Når det gjelder fullmektigens anførsel om at 2. avdelings avgjørelser står trinnmessig lavere enn avgjørelser fra EF-domstolen vil vi påpeke at vi legger til grunn at 2. avdeling i sine avgjørelser har vurdert og sett hen til europeisk rettsenhet. Siden det ikke har kommet noen senere avgjørelser fra EU om modellangivelser, må vi følge 2. avdelings praksis på området. Det skal opplyses om at det er en sak vedrørende modellbetegnelse til behandling hos 2. avdeling nå det
Annen avd. sak nr. 7960 3 gjelder internasjonal registrering 887 652 (norsk søknadsnr. 200607592), ordmerket SR8, for varer i klassene 7, 9 og 11. Den har fått 2. avdelings nr. 7867. Under saksbehandlingen har fullmektigen anført at alle våre naboland har et annet syn på saken, og viser til at 125 ble registrert av OHIM i henholdsvis 2003 og 2007, mens WTR 125 ble registrert i 2008. Vi fastholder vår tidligere bemerkning at en slik registrering innebærer at distinktiviteten er vurdert én gang av én varemerkemyndighet for hvert av merkene. Registreringene innebærer ikke at det er foretatt noen vurdering av merkene i de enkelte medlemslandene. Om et konkret merke er registrerbart skal videre vurderes ut fra gjeldende regelverk og ikke ut fra hvilke merker som er registrert tidligere. Dette støttes av en uttalelse fra Førsteinstansretten i EU i de forente sakene T-324/01 og T-110/02, Axion SA og Belce, premiss 51. Domstolen fastslo at søknader om EF-varemerker skal vurderes etter EUs varemerkeforordning, og at det ikke er OHIMs tidligere praksis som er utslagsgivende for å fastlegge et merkes registrerbarhet. Førsteinstansretten har tidligere uttrykt det samme i avgjørelsen T-106/00 Streamserve, premiss 66. Patentstyret er i den foreliggende saken av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket R125 som et særskilt kjennetegn for denne type varer, og at det må nektes fordi det ikke er egnet til å skille innehavers varer fra andres, jf. varemerkeloven 13 første ledd første punktum. Slike modellangivelser med en kombinasjon av tall og bokstaver er meget vanlige for de varene som er omfattet av den internasjonale registreringen. Det antas at gjennomsnittsforbrukeren av slike merker forgjeves vil lete etter et distinktivt tillegg foran betegnelsen R125, som for eksempel et produsentnavn. Kombinasjonen R125 vil derfor kun oppfattes som en angivelse av en bestemt modell i en produktserie, en betegnelse for type og/eller for generasjon av produktene. Det skal påpekes at for motorsykler vil 125 kun bli oppfattet som en angivelse av størrelsen på sylindervolum/kubikk og bokstaven R er betegnelse på type sykkel, racing. Vi anser at denne forståelsen vil være så dominerende at den vil overskygge den muligheten fullmektigen nevner om at merket i tillegg til å kunne oppfattes som en modellbetegnelse, også vil kunne oppfattes som et varemerke. Etter Patentstyrets syn er det ikke noe bestemt ved akkurat denne sammenstillingen som tilsier at merket er egnet til å ivareta garantifunksjonen, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EF domstolens avgjørelse C-49/02 Heidelberger Bauchemie, premiss 38. Vi har ikke mottatt dokumentasjon som viser at R125 er innarbeidet som et varemerke i Norge. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket R125 mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene i klasse 12, jf. varemerkeloven 13 første ledd jf. 49 annet ledd, og merket må dermed nektes besluttet gjeldende i Norge jf. 50 første ledd. Beslutning: Den internasjonale registreringen nektes besluttet gjeldende i Norge." Innehavers foreløpige klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse, inneholdende begjæring om midlertidig berostillelse av saken i påvente av en tilsvarende sak som per dato var under behandling i Patentstyrets annen avdeling, innkom den 9. juli 2009. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 24. juli 2009, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.
Annen avd. sak nr. 7960 4 I den foreløpige klagen anfører innehavers fullmektig: "Herved påklages Patentstyrets avgjørelse av 5. juni 2009 i ovennevnte søknad. Klagen begrunnes med at vi er uenige i Styrets vurdering av merkets særpreg. Vi har fått opplyst av Styret og 2. avdeling at 2. avdelings sak nr. 7867, som er en klage over registreringsnektelse for ordmerket SR8, kan bli avgjort høsten 2009. Grunnet likhetstrekkene mellom avgjørelsen som er grunnlag for herværende klage og klagen over behandlingen av SR8, som etter det vi forstår likeledes er avslått med den begrunnelse at merket fremstår som en modellangivelse, ber vi om at behandlingen av herværende klage stilles i bero til det foreligger en endelig avgjørelse av søknaden om SR8. Vi vil da på et senere tidspunkt levere utfyllende kommentarer til klagen, bl.a. på grunnlag av resultatet i bl.a. SR8. Vi ser frem til å motta 2. avdelings bekreftelse av klagenummer og av at klagen stilles i bero som begjært og ber om å motta regning for klageavgiften." Ved Patentstyrets annen avdelings brev av 14. juli 2009 er registreringshavers norske fullmektig orientert om at nærværende klagesak er besluttet stilt i bero i påvente av en endelig avgjørelse av den tidligere innkomne klagesak nr. 7867. Den 31. juli 2009 innkom følgende brev fra registreringshavers norske fullmektig: "Vi viser til 2. avdelings uttalelse av 14. juli 2009 om at vår ovennevnte klage er stilt i bero i påvente av en endelig avgjørelse i 2. avdelingssak nr. 7867 om varemerket SR8. Uttalelsen var svar på vår begjæring om berostilling grunnet likhetene mellom 2. avdelingssak 7867 og vår klagesak 7960. Herved vil vi fremlegge en vedlagt oversikt over felleskapsvaremerker sammensatt av bokstaver og tall uten figurutforming på lignende måte som merkene i ovennevnte klagesaker. Samtlige er blitt registrert uten at det ble fremlagt bevis for bruk eller innarbeidelse av dem. Søknadene er fra oktober 2008 og nyere.
Annen avd. sak nr. 7960 5 I tillegg følger utskrift av to lignende søknader som er kunngjort for vår klient og dermed akseptert av OHIM. Grunnet likheten mellom sakene og fordi vi dermed også har interesse i utfallet av klagesak 7867, ber vi om at herværende innlegg også fremlegges i klagesaken om SR8 til støtte for kravet om registrering. Kopi av dette brevet sendes også til den norske fullmektigen i klagesak 7867." Annen avdeling avsa kjennelse i sak nr. 7867 den 12. mai 2010, og nærværende klagesak ble deretter besluttet tatt opp til behandling i Annen avdeling på det foreliggende grunnlag. I e-post, innkommet til Patentstyret den 7. januar 2011, kommer følgende tilleggsuttalelse fra registreringshavers norske fullmektig: "[...]. Klagen vi sendte er relativt kort og nevner bl.a. ikke klientens opplysning om at merkeelementet R verken er alminnelig brukt eller blir vanlig gjenkjent ( not commonly recognized nor commonly used ) i søkers bransje. [...]." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Som det fremgår av Annen avdelings avgjørelse i sak PS-2010-7867, kan det ikke legges til grunn som en generell regel at tall- og bokstavkombinasjoner mangler varemerkerettslig distinktivitet. Det ble i den avgjørelsen blant annet uttalt: «Spørsmålet om særpreg beror på en konkret vurdering av det aktuelle tegnet opp mot de varer det er søkt registrert for. Kravet til særpreg er i prinsippet det samme for alle typer av tegn, men vurderingen kan likevel i praksis falle ulikt ut, blant annet fordi enkelte typer av betegnelser vanligvis benyttes på en bestemt måte i den aktuelle bransjen. Bruk av deskriptive forkortelser i form av kombinasjoner av tall og/eller bokstaver synes for eksempel å være svært vanlig innen bilindustrien, jf. Annen avdelings avgjørelser i sakene 6865 (NIR 1999 s. 566) og 7252 (PS- 2004-7252). Betegnelser av denne typen vil derfor, i motsetning til mer fantasipregede modell-
Annen avd. sak nr. 7960 6 navn, lettere kunne oppfattes av gjennomsnittsforbrukeren som nettopp deskriptive forkortelser, eller som modellbetegnelser, og ikke som angivelser av varens kommersielle opprinnelse. Det er av Første avdeling fremholdt at det foreligger et friholdelsesbehov for korte tall/bokstav-kombinasjoner. Friholdelsesbehovet varetas etter Annen avdelings syn langt på vei av forbudet mot registrering av deskriptive betegnelser, dvs. kombinasjoner av tall og bokstaver som er beskrivende for de aktuelle varer. I tillegg må nektes registrert tegn som savner tilstrekkelig atskillende evne. Det vil imidlertid sjeldnere foreligge et friholdelsesbehov for en ikke deskriptiv kombinasjon av flere bokstaver og/eller tall, fordi det da vil finnes mange kombinasjonsmuligheter. Slike kombinasjoner kan heller ikke generelt anses å savne tilstrekkelig særpreg.» Annen avdeling er enig med Første avdeling i at tallet 125 av gjennomsnittsforbrukeren vil bli oppfattet som en angivelse av sylindervolum. Det er velkjent at de fleste motorsykkelfabrikanter tilbyr modeller med 125 cc sylindervolum, og dette vil gjennomsnittsforbrukeren være kjent med. Tallet i merket må derfor anses som rent deskriptivt, og det mangler av den grunn også varemerkerettslig særpreg. Spørsmålet blir etter dette om tilføyelsen av bokstaven R gir merket som helhet den nødvendige distinktivitet. Etter Annen avdelings oppfatning må dette spørsmålet besvares benektende. Mest sannsynlig vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte R som en forkortelse for «racing», slik Første avdeling har pekt på. Brukere som eventuelt ikke oppfatter R som en slik forkortelse, vil trolig når bokstaven er sammenstilt med den deskriptive betegnelsen 125 oppfatte den som modellbetegnelse, dvs. som en betegnelse som skiller produsentens ulike modeller fra hverandre, i dette tilfellet en bokstav som skiller produsentens ulike 125 cc-modeller fra hverandre. Som første avdeling har fremhevet, vil «gjennomsnittsforbrukeren av slike merker forgjeves vil lete etter et distinktivt tillegg foran betegnelsen R125, som for eksempel et produsentnavn». Ved distinktivitetsvurderingen må det også legges en viss vekt på at det for motorsykler er svært vanlig å bruke angivelse av sylindervolum i kombinasjon med én, to eller tre bokstaver, og at det for slike sammenstillinger foreligger et friholdelsesbehov. Mot denne bakgrunn må varemerket R125 anses som beskrivende for motorsykler, og som uegnet til å skille innehaverens varer fra andres. For deler til motorsykler må merket anses som formålsangivende, dvs. som angivende den modell som delene passer til.
Annen avd. sak nr. 7960 7 Distinktivitetskravene i varemerkelovens 14 første ledd og annet ledd bokstav a, jf. 70 første og tredje ledd, kan etter dette ikke anses å være oppfylt. Første avdelings avgjørelse blir dermed å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Oluf Grytting Wie (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)