OSLO TINGRETT i Oslo tingrett, TVI-OTIW07. Dommer:

Transkript

1 OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Dommer: i Oslo tingrett, TVI-OTIW07 Tingrettsdommer Knut Erik Strøm Saken gjelder: Opphevelse av Patentstyrets avgjørelse om å oppheve registrering av foretaksnavn Canvas AS Advokat Ole Edvard Tokvam vladvokatfullmektig Marius Andreas Rød mot Staten vlnærings- og handelsdepartementet Regjeringsadvokaten vladvokat Gunnar Ove Hæreid Ikke begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 Det ble for åpne dører avsagt slik dom: INNLEDNING Saken gjelder en slettelse av foretaksnavn som er foretatt av Patentstyret etter at rettighetshaveren til et foretaksnavn og eldre varemerker av forvekslbar art, hadde krevd sletting. Stevning innkom til retten den 12. november 2008, og tilsvar innkom i rett tid. Planmøte ble avholdt den 15. desember Hovedforhandling er gjennomført den 26. mars Det er ikke avhørt parter eller vitner under hovedforhandlingen. Saksoker har lagt ned slik påstand: 1. AvgjoreIse av 12. september 2008 fra Patentstyrets annen avdeling oppheves. 2. Staten ved Nærings- og handelsdepartementet tilpliktes å betale Canvas AS sakens omkostninger inkludert rettsgebyr for tingretten, samt forsinkelsesrente av onikostningskravet fra forfall til betaling skjer. Saksakte har lagt ned slik påstand: 1. Staten vmærings- og handelsdepartementet vert frifunnen. 2. Staten vmærings- og handelsdepartementet vert tilkjend sakskostnader. SAKSFORHOLDET Saks~kers foretak Karl og Inger Dyrø startet på slutten av 1980-tallet en agenturvirksomhet innenfor møbler, interiør og byggtekniske produkter. Aksjeselskapet som i dag fortsetter denne virksomheten omsetter for omlag 100 millioner kroner i året, har omlag faste kunder, og har en netto inntekt på omlag kr per år. Virksomheten ble registrert som enkeltmannsforetak med Inger T. Dyrø som innehaver den 1.oktober 1989 under firmaet CANVAS Dyrø. Det er foretatt en dokumentasjon som ikke levner tvil om at foretaket har anvendt CANVAS som sekundert forretningskjennetegn. Saksøker hevder at det også er innarbeidet som sekundært forretningskjennetegn, mens staten, under henvisning til at de anser dette spørsmålet som irrelevant for løsningen, ikke har tatt noe standpunkt. Den 15. november 1999 registrerte CANVAS Dyrø "canvas.no" som sitt domenenavn under ".no" i Norid. Den 8. januar 2007 stiftet Inger Dyrø akseselskapet Canvas as. Av stiftelsesdokumentet fremgår det blant annet at "aksjetegning skjer gjennom skattefri omdannelse av

3 enkeltpersonsforetaket Canvas Dyrø med organisasjonsnurnrner Inger Dyrø stod som tegner av alle aksjene og ble styreformann, hennes ektefelle Karl Dyrø ble tilsatt som selskapets daglige leder. På tidspunktet for stiftelsen fantes det fremdels et selskap på Hamar med navnet Canvas AS som var under avvikling, og det ble innhentet samtykke til registreringen hos dette selskapet. CANVAS AS ble innført i Foretaksregisteret den 12. april 2007, med næringskoden " Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers", og med formål "agenturvirksomhet og import av spesialisert vareutvalg innen interiør, og bygningsmessig eksteriør. Selskapet vil også kunne delta i andre selskaper og drive annen virksomhet i forbindelse med dette. Selskapet kan også eie fast eiendom." Foretiaket Stiftelsen U WAS Stiftelsen Barnehageforeningen ble stiftet den 21. februar 1991, og registrert i enhetsregisteret under dette navnet 20. februar 1995 med næringskodene " Barnehager" og " Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner". I 2002 registrerte Stiftelsen Barnehageforeningen "kanvas.now som domenenavn i ".no" i Norid. En gang i 2005 skiftet Stiftelsen Barnehageforeningen navn til Stiftelsen KANVAS. Stiftelsen Kanvas har fått registrert KANVAS som varemerke etter søknad innlevert 14. september Varemerket er registrert i Masse 16 (papir, skrivesaker med videre), 37 (byggevirksomhet med videre), 41 (utdannelsesvirksomhet med videre), 42 (forskning, arkitektur med videre) og 43 (barnehager og daghjem). Den Masse som har avgjørende betydning i saken er klasse 42 hvor fortegnelsen lyder: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; arki tekturtjenester herunder interiørarkitektur, interiørkonsulentvirksomhet; industridesign; møbel og interiørdesign. Konflikten Den 18. mai 2007 retten Stiftelsen KANVAS et krav til Patentstyret om administrativ overprøving av foretaksnavnregistreringen til CANVAS AS. Den 21. desember 2007 fattet Patentstyrets første avdeling vedtak hvor de imøtekom begjæringen og opphevet saksøkers registrering. Avgjørelsen ble påklaget til Patentstyrets Annen Avdeling, som i vedtak av 12. september 2008 opprettholdt Første Avdelings vedtak. AnneN avdeling gjorde lite I sin begrunnelse utover å vise til Første Avdelings begrunnelse som de sluttet seg til. Da alle anførsler er behandlet på nytt i retten, og da det dreier seg om et lovbundet skjønn, finner retten ikke grunn til å gjengi fra begrunnelsen utover et avsnitt i Første Avdelings begrunnelse som lyder: Det er under behandlingen av saken anført at registreringshaver utleder sin rett til navnet fra et eldre foretak. Patentstyret har imidlertid ikke hjemmel til å prøve bakenforliggende forhold, men må nøye seg med å vurdere den foretaksregistrering som kreves overprøvd mot innsigers påberopte registreringshindre.

4 PARTENES Saksøkers anførsler Saksøkers hovedanførsler er knyttet til at saksøker er CANVAS Dyrøs rettsetterfølger, og at dette gjør at i forhold til Stiftelsen KANVAS, må dette innebære at saksøker er først i tid, og dermed også best i rett i forhold til bruk av ordet CANVAS i sitt foretaksnavn. Det er ikke omstridt at det er foretatt en såkalt skattefri omdanning etter skatteloven Dette betyr at selskapet har endret organisasjonsform, men forøvrig har overtatt det tidligere enkeltmannsforetakets rettslige posisjoner. Det fremgår videre av foretaksnavneloven første ledd at et foretaksnavn kan overdras sammen med den virksomhet som foretaket driver. Dette betyr at saksøkers rett til å bruke foretaksnavnet CANVAS følger direkte av CANVAS Dyrøs ibrukstakelse og registrering av navnet i I likhet med det lovpålagte suffiks AS, var også Dyr@ et slikt lovpålagt suffiks så lenge foretaket ble drevet som et enkeltmannsforetak. Det er heller aldri behandlet på annen måte i praksis, idet selskapet utad hele tiden bare har brukt navnet CANVAS. Da ibruktakelse og registrering er skjedd før Stiftelsen KANVAS fikk registrert dette navnet, og før de fikk registrert sine varemerker med samme ordlyd, foreligger det heller ingen registreringshindring etter foretaksnavneloven Hvis loven tolkes annerledes enn dette vil det innebære at et selskap med et godt innarbeidet navn allikevel risikerer å bli strøket, ikke fordi de endrer navn, men fordi de endrer selskapsform. Saksøker har også eldst rett til bruken av foretaksnavnet CANVAS fordi det er innarbeidet som sekundært forretningsskjenntegn etter foretaksnavneloven tredje ledd, før Stiftelsen Kanvas og dets varemerker ble registrert. Subsidiært anfører saksøker at selv om Stiftelsen KANVAS skulle anses å ha eldst rett, så foreligger det ingen forvekslingsfare. Saksøker viser til forskjellen i stavemåte. De viser videre til at de to foretak driver helt forskjellig virksomhet så vel i forhold til bransje som i forhold til hvilket nivå de befinner seg på i næringskjeden. Statens anførsler Staten anfører innledningsvis at det foreligger forveklingsfare mellom foretaksnavnet CANVAS og varemerket KANVAS, idet de to ordene er nærmest identiske. Forvekslingsfaren skal vurderes opp mot det område varemerket har beskyttelse for, og det foreligger da også bransjelikhet i forhold registreringen i klasse 42. Ved avgjørelsen om sletting har Patentstyret ingen adgang til prejudisielt å anse at et gyldig registrert varemerke er ugyldig. Heller ikke domstolene har noen slik adgang. Saksøkers eneste vei er søksmål mot den varemerkeberettigede for å få kjent registreringen ugyldig. Dette er ikke tvilsomt, og det er slått fast i høyesterettspraksis flere ganger. Så lenge varemerkeregistreringen av KANVAS ikke er slettet, må den legges til.grunn, og registreringen av foretaksnavnet CANVAS AS må kjennes ugyldig etter foretaksnavneloven nr. 4. Det er ingen hjemmel for å la den tidligere registrering av foretaksnavnet CANVAS Dyrø gi en rett til å endre dette navnet ved en omorganisering av selskapet. Staten har dog under

5 hovedforhandlingen stilt seg åpen overfor muligheten av at en selskapsrettslig omorganisering kan gi en slik rett, hvis det bare er et ikke-karakteriserende suffiks som endres, slik som en endring fra DA til AS eller fra AS til ASA. Dette er imidlertid uansett uaktuelt i den foreliggende sak, da endringen ikke har skjedd fra CANVAS DYRØ til CANVAS DYRØ AS, med til CANVAS AS. I og med at saksøkers poeng nettopp er at det er den samme virksomhet som drives videre av de samme personer, ville det ikke vært villedende, og derfor heller ikke i strid med foretaksnavneloven $ 2-3 å beholde hele navnet CANVAS DYR@. RETTENS BEMERKNINGER Retten slår innledningsvis fast at det foreligger forveklingsfare mellom foretaksnavnet CANVAS AS og varemerket KANVAS. I forhold til merkelikhet er det tilstrekkelig å vise til at det dreier seg om samme stavemåte bortsett fra en bokstav, at de to stavemåter gir et ord på engelsk og et på norsk med tilnærmet lik betydning, og med svært lik uttale. I forhold til bransjelikhet er det tilstrekkelig å vise til at det er det beskyttelsesområdet som angitt i registreringen som er relevant, og at klasse 42 direkte dekker deler av den virksomheten som saksøker driver. Retten slår også fast at statens anførsler om at retten ikke prejudisielt kan ta standpunkt til gyldigheten av registreringen av varemerket KANVAS, er korrekt. Dette fremkommer blant annet i Høyesterettsavgjørelser Rt s.1117 (Cash & Carry-dommen), Rt s.641 (Superlek-dommen) og Rt s.1268 (~øtt+~alt-dommen): Dette innebærer blant annet at det ikke kan påberopes at registreringen av varemerket har vært i strid med et innarbeidet sekundært forretningskjennetegn. Dette må i så fall avgjøres ved et søksmål fra saksøker mot den varemerkeberettigede. Det forhold som gjenstår blant saksøkers anførsler, er at registreringen av CANVAS AS ikke er registrering av et nytt foretaksnavn, men bare en nødvendig formalitet i forbindelse med en ny selskapsform som behandler et tidligere registrert navn, og at fortaksnavnet derfor har prioritet før prioriteten til varemerket. Retten er under tvil kommet til at en slik anførsel må føre frem. Et foretaksnavn kan ha en goodwillverdi som kan være et vesentlig fonnuesgode for vedkommende foretak. Denne verdi er avhengig av hvor kjent og anerkjent navnet er, men det har også en betydning for verdien hvilken prioritet navnet har i forhold til lignende navn eller varemerker. I motsetning til et varemerke kan ikke denne verdien overdras vilkårlig til andre, men etter foretaksnavnloven 4-1 første ledd kan det overdras sammen den virksomhet som foretaket driver. Det kan utgjøre en vesentlig verdiforringelse av denne rettigheten, hvis overdragelsen av virksomheten også innebærer en endring av selskapsformen som betinger ny registreringen, og den berettigde ved denne nye registrering taper den tidsprioritet som navnet hadde. Etter rettens oppfatning ligger det derfor en forutsetning i $4-1 om at suffiks av ikke-karakteriserende type som AS, DA eller ASA må kunne endres uten at navnet mister sin prioritet.

6 Ved et enkeltmannsforetak er det et vilkår i foretaksnavneloven Ij 2-2 første ledd at navnet skal inneholde innehaverens navn. I så måte er altså innehaverens navn å likestille med suffikser som AS, DA eller ASA. I motsetning til de nøytrale suffikser, er det imidlertid en meget vesentlig forskjell, nemlig at innehaverens navn vil fungere som et karakteriserende element i navnet, som er egnet til å skille foretaket ut ifra andre foretak. I og med det lovbestemte krav om å ha innehaverens navn, antar retten at enkeltmannsforetak i ganske stor utstrekning anvender den del av navnet alene hvor innehavers navn ikke er med, som sekundært forretningskjennetegn, og at dette også skjer i selskaper hvor driften er så begrenset at innarbeidelse ikke er aktuelt, eller i tilfelle hvor det av andre grunner vil være vanskelig å føre tilstrekkelig bevis for innarbeidelse. Særlig hvor selskapets virksomhet overdras slik at den som står som innehaver av enkeltmannsforetaket ikke lengre er med, vil dette kunne skape problemer. Men løsningen må følge en generell regel. Foretaksnavneloven Ij 4-2 annet ledd omhandler foretaksnavnet skjebne ved konkurs. Her står det: "Inneholder foretaksavnet et personnavn gjelder dette bare for den øvrige del av foretaksnavnet med mindre vedkommende person er død, eller foretaknavnet.....". Poenget for retten i denne sammenheng er at man her har en regel som forutsetter at den del av foretaksnavn som står igjen etter at personnavnet er fjernet, er beskyttelseverdig som et eget gode. Retten har på denne bakgrunn funnet at når virksomheten er blitt overført fra et enkeltmannsforetak til et aksjeselskap, kan foretaksnavnet uten personnavnet overføres sammen med virksomheten, og at dette innebærer at navnet fremdeles ved ny registrering i forbindelse med dannelsen av aksjeselskapet, må anses å ha prioritet fra den opprinnelige registreringen. Saksøkers søksmål må derfor føre frem. SAKSOMKOSTNINGER Etter tvl første ledd skal saksøker som har vunnet saken fullstendig, tilkjennes saksomkostninger. Retten finner ikke at det bør gjøres noe unntak etter reglene i paragrafens tredje ledd. Riktignok har saken budt på atskillig tvil. Denne tvil er imidlertid knyttet til at det ikke synes å foreligge noen prejudikater som regulerer spørsmålet, ei heller synes det i særlig grad drøftet i andre rettskilder. Når rettstilstanden er uavklart, og det er staten som er den tapende art i forhold til et forvaltningsvedtak, synes det i forhold til denne typen usikkerhet, å være urimelig om den private part ikke får sine omkostninger dekket fullt ut. Når tredje ledd bokstav a og c leses i sammenheng, bør derfor hovedregelen i første ledd følges i dette tilfelle. Staten, som har levert en omkostningsoppgave på kr , har protestert på saksøkers omkostningskrav på kr pluss rettsgebyr kr.4.300, tilsamrnen kr Det synes da også såvel av omkostningsoppgaven som av argumentasjonen i hovedforhandlingen, å fremgå at saksøker har tatt med alle omkostninger også i forbindelse med Patentstyrets administrative behandling av saken. Disse utgifter hører ikke inn under saksomkostningssp~rsmålet for retten i den grad de ikke gjelder arbeid som direkte kan nyttiggiøres i rettssaken. Denne delen av omkostningene beløper seg til advokatsalær med tilsammen kr , som altså utgjør omkostninger ved utarbeidelse av stevning, samt ikke relevante utgifter ved forvaltningssaken. Retten godtar at de omkostninger som er

7 kravet er reelle og n~dvendige, men antar at bare kr av disse kr kan knyttes til relevante omkostninger i forbindelse med utarbeidelse av stevning. Dette gir et samlet krav på kr Avgjarelse av 12. september 2008 fra Patentstyrets annen avdeling oppheves. 2. Staten tilpliktes innen 2 -to- uker fra forkynnelsen av denne dom å betale Canvas AS saksomkostninger med kr ,- -kronerf~rtiåttetusenåttehundreoo/loo, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. Retten hevet pes* K.E.StrØm Rettledning om ankeadgangen i sivile saker vedlegges.