AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Inger Berg Ørstavik og Amund Grimstad Utreder: Margrethe Lunde har kommet frem til følgende
1 Kort fremstilling av saken: Avgjørelse 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 18. september 2013, der Patentstyret opprettholdt etter innsigelse, beslutningen om å gi kombinert merke HUNNIES vern i Norge. 3 Merket ble inngitt gjennom Madridprotokollen med internasjonal registreringsdato 9. juni 2010 og internasjonalt registreringsnummer 1088300, for baby wipes for cleaning purposes, impregnated with cosmetic, moisturising lotions i klasse 3 og babies nappies, paper products and wipes of paper i klasse 16. 4 Under henvisning til varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd, innleverte klager, Kimberly-Clark Worldwide Inc., innsigelse basert på sine eldre varemerker, ordmerket HUGGIES PULL-UPS, registrert i klasse 25 med registrering nr. 161936, ordmerket HUGGIES, registrert i klasse 3 med registrering nr. 201529, og ordmerket HUGGIES, registrert i klasse 16 og 25 med registrering nr. 125282. 5 Klagen innkom 18. november 2013 og Patentstyret har den 4. desember 2013 vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling jf. varemerkeloven 51 annet ledd. 6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger: - Da det foreligger full vareoverlapping i klasse 3 og 16, blir det avgjørende ved forvekselbarhetsvurderingen hvorvidt det foreligger merkelikhet, og eventuelt graden av denne. - Det foreligger ikke varelikhet mellom innsigers registrering nr. 161936, ordmerket HUGGIES PULL-UPS, og innehavers merke. - Den figurative utformingen av innehavers merke anses å være for beskjeden til å ha noen innvirkning på forvekselbarhetsvurderingen. - De to første bokstavene i merkene HUGGIES og HUNNIES bokstavene HU- og de tre siste bokstavene IES, er identiske. Forskjellen består i de ulike dobbeltkonsonantene merkene har midt i merket, henholdsvis -GGog -NN-. - Patentstyret er imidlertid av den oppfatning at dette er en avgjørende forskjell både visuelt, fonetisk og betydningsmessig. De ulike bokstavene vil ut over å se forskjellige ut og uttales forskjellig, også danne ulike assosiasjonsbilder. Merketeksten HUGGIES kan være egnet til å oppfattes som en flertallsvariant av det engelske ordet "hug" som blant annet betyr "klem" eller "å klemme", og merketeksten blir da suggestiv. Innehavers merke HUNNIES har på den annen side et helt annet betydningsinnhold, da det er et ord for jenter i betydningen attraktive jenter. Merketeksten kan 2
også være egnet til å oppfattes som flertallsformen av ordet "hunny", som er et annet ord for "honey", og som brukes mye på engelsk for å titulere sin kjæreste eller noen man er glad i. Innehavers merketekst er derfor også en suggestiv henspilling på noe positivt. - Da det etter Patentstyrets mening ikke er tilstrekkelige likheter verken visuelt, fonetisk eller betydningsmessig, foreligger det ikke kjennetegnslikhet mellom merkene, jf. varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd. 7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende: - Merkene er meget like. Merkene som skal vurderes er HUNNIES mot de tidligere registreringer HUGGIES. Klagers merkeelement HUGGIES må anses sterkt med krav på bred beskyttelse. - Merkene er like lange, de består begge av 7 bokstaver hvor de to første og tre siste bokstaver er identiske. Den eneste forskjell mellom HUGGIES og HUNNIES er de to midterste bokstavene NN og GG. - Midtdelene vil forsvinne i de helhetlige uttrykkene, og det er betydelig likhet i kraft av at det er brukt doble konsonanter i begge merker. - Det er usannsynlig at forbrukeren vil få ulike assosiasjonsbilder. Patentstyrets begrunnelse fremstår oppkonstruert. Under enhver omstendighet hevder klager at selv for det tilfellet at gjennomsnittsforbrukeren vil få assosiasjoner, bidrar ikke det til at forvekslingsfare elimineres. Begge merkene vil gi assosiasjoner til noe søtt/koselig/positivt hvor publikum lett vil blande merkene. - Den figurative utformingen av innklagedes merke må anses for beskjeden til å skape noen avstand av betydning. - Det foreligger vareidentitet mellom innklagedes merke og klagers tidligere registreringer nr. 210529, HUGGIES og nr. 125282, HUGGIES. - Klager hevder det foreligger likeartethet mellom engangsundertøy- og treningsbukser i klasse 25 omfattet av klagers registrering nr. 191936 HUGGIES PULL-UPS, og innklagedes varer bleier i klasse 16. - Da det foreligger vareidentitet skal det etter fast praksis skje en streng vurdering av kjennetegnslikheten. 8 Innklagedes tilsvar. 9 Innklagedes innleverte tilsvar på spansk. I sin tilbakemelding opplyste Klagenemnda om språkkravet i varemerkeforskriften 53 som sier at dokumentet må være på et av de nordiske språk. Innklagede innleverte etter dette inn tilsvaret på uforståelig norsk. Klagenemnda har derfor ikke kunnet forholde seg til innklagedes tilsvar. 3
10 Klagenemnda skal uttale: 11 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret. 12 Spørsmålet om hvorvidt to varemerker er egnet til å forveksles med hverandre, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 16 bokstav a og 4 første ledd. De to elementene kan ikke vurderes separat, jf. Høyesteretts dom i Rt-1998-1988 COSMEA og Annen avdelings avgjørelse 6747, CONDIS, samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabèl/Puma og C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer. 13 Når det gjelder vareslagslikheten er Klagenemnda enig med Patentstyret i deres vurdering. Klagers to ordmerker HUGGIES er registrert for blant annet forhåndsfuktede servietter og kluter i klasse 3 og engangsbleier og servietter for barn; engangsbånd for barnebleier i klasse 16. Disse varene må anses identiske med baby wipes for cleaning purposes, impregnated with cosmetic, moisturing lotions i klasse 3 og baby nappies, paper products and wipes of paper i klasse 16, som utgjør varefortegnelsen til innklagedes merke. 14 Klagers merke HUGGIES PULL-UPS er registrert for engangsundertøy ogtreningsbukser i klasse 25. Varefortegnelsen til innklagedes merke omfatter blant annet bleier og våtservietter i klasse 3 og 16. Dette er varer som hverken henvender seg til samme omsetningskrets eller har samme bruksområde. Varene står heller ikke i konkurranseforhold til hverandre. De varer merkene er registrert for er dermed ikke likeartet. 15 Siden det ikke foreligger varelikeartethet mellom klagers ordmerke HUGGIES PULL-UPS og innklagedes merke vil ikke grunnvilkåret i varemerkeloven 4 første ledd bokstav b være oppfylt. Det foreligger dermed ingen risiko for forveksling mellom merkene. 16 Det avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen er således hvorvidt det foreligger tilstrekkelig merkelikhet til at det vil foreligge en fare for forveksling mellom klagers to ordmerker HUGGIES og innklagedes kombinerte merke HUNNIES. 17 Når det gjelder forvekslingsfare må denne vurderes ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfatning av varemerkene. Spørsmålet er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer det gjelder, kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt-2008-1268 SØTT + SALT, samt de ovenfor nevnte EU-domstolavgjørelsene, Sabèl/Puma og Canon/Metro Goldwyn-Mayer. 18 Gjennomsnittsforbrukeren for varer i klasse 3 og 16 vil være både den alminnelige sluttbruker og den profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler. Han/hun må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Det må imidlertid tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren normalt ikke vil ha mulighet til å sammenligne merkene, men må stole på det ufullstendige bildet 4
han har av dem i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker og C-342/97 Lloyd v. Klijsen. 19 Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvordan de omsettes. 20 Klagers ordmerker består av teksten HUGGIES. Innklagedes merke er et kombinert merke bestående av teksten HUNNIES. Figurutformingen av innklagedes merke er for marginal til å innvirke på merkets særpreg. Begge merkene består av syv bokstaver, hvorav de to første og de tre siste bokstavene er felles. Forskjellen består i de ulike dobbeltkonsonantene i midten av begge merkene. N er, i motsetning til G, en syngende konsonant. Lydene lages på forskjellige måter i munnhulen og konsonantene vil dermed ikke skli over i hverandre uttalemessig. Det ulike lydbildet konsonantene N og G etterlater seg gjør at merkene vil uttales og oppfattes ulikt. Dette fører til at klagers merker og innklagedes merke er fonetisk ulike. 21 Når det gjelder merkenes betydningsinnhold, mener Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket HUNNIES som et fantasimerke. Merkene HUGGIES kan derimot henlede tanken mot a hug, eller på norsk en klem. Merket vil dermed ha et forestillingsbilde som skaper en positiv følelse i forhold til de aktuelle varer. Dette fører til at merkene assosiasjonsmessig er forskjellige. 22 Etter en helhetsvurdering finner Klagenemnda at merkene ikke er egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven 16 bokstav a. Det faktum at merkene har visuelle likheter, vil ikke overskygge de fonetiske og assosiasjonsmessige forskjellene mellom merkene. 23 Mot denne bakgrunn finner Klagenemnda at kombinert merke HUNNIES, internasjonal registrering nr. 1088300, ikke er egnet til å forveksles med klagers registreringer, jf. varemerkeloven 16 bokstav a, jf. 4 første ledd. På dette grunnlag stemmer vi for følgende 5
Slutning Patentstyrets avgjørelse stadfestes. Lill Anita Grimstad Inger Berg Ørstavik Amund Grimstad (sign.) (sign.) (sign.) 6