Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7753 Patentsøknad nr. 2005 5240 PCT-nummer: PCT/US03/26232 Søker: Abgenix Inc., Fremont, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 12. februar 2007, hvorved innkommet begjæring om oppreisning etter patentlovens 75, jf. 72, ble besluttet avvist. Avgjørelsen ble sendt søkers fullmektig samme dag. Begjæringen om oppreisning gjaldt oversittelse av 31-månedersfristen for å videreføre en internasjonal patentsøknad i Norge, jf. patentlovens 31. Søknaden ble forsøkt videreført (innlevert) den 8. november 2005. Søknaden har prioritet fra amerikansk patentsøknad nr. US/60/404,802, inngitt den 19. august 2002. Fristen for videreføring i Norge utløp dermed den 19. mars 2005. Den 10. november 2005 traff Patentstyrets 1. avdeling følgende avgjørelse, sendt til søkers fullmektig samme dag: Patentsøknad 20055240 forsøkt videreført fra internasjonal søknad PCT/US03/26232 ble inngitt i Norge 2005.11.08 og 31-måneders fristen for å videreføre søknaden i Norge utløp 2005.03.19. Vilkårene i patentlovens 31 første ledd er ikke oppfylt. Søknaden er ikke videreført i Norge rettidig. Vilkårene i patentlovens 31 andre ledd er heller ikke oppfylt. Oversettelse av søknaden er ikke innkommet til Patentstyret innen fastsatt tilleggsfrist, som utløp 2005.05.19. Patentavdelingen har følgelig besluttet at søknaden anses trukket tilbake for så vidt angår Norge, jf. patentlovens 31 tredje ledd. Begjæring om oppreisning, med begrunnelse, ble innlevert av søkers fullmektig den 8. november 2005 sammen med søknaden. Felles faktura for søknadsavgift (grunnavgift I henhold til patentlovens 27 tredje ledd kan en avgjørelse, der Patentstyrets 2. avdeling avslår en begjæring om oppreisning, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller patenthaveren.
2. avd. sak nr. 7753 2 og granskingsavgift) og avgift for utsatt frist for innsendelse av oversettelse av søknaden, jf. patentlovens 31 annet ledd og avgiftsforskriftens 33, ble utstedt og sendt søkers fullmektig den 10. november 2005. Betalingsfristen var i fakturaen satt til 13. desember 2005. Faktura pålydende den gjeldende oppreisningsavgift ble utstedt og sendt søkers fullmektig den 11. november 2005, med betalingsfrist 15. desember 2005. Søknadsavgiften (grunnavgift og granskingsavgift), samt nevnte utsettelsesavgift, er registrert innbetalt den 16. november 2005, innen fakturafristens utløp 13. desember 2005. Oppreisningsavgiften er registrert innbetalt den 16. november 2005, innen utløpet av fakturafristen 15. desember 2005. Årsavgift for 1. 3. avgiftsår er registrert innbetalt den 23. november 2005, innen hovedforfall 31. januar 2006. Oversettelse av søknaden til norsk innkom den 6. januar 2006. Avgift for 4. avgiftsår er registrert innbetalt den 10. august 2006, innen hovedforfall 31. august 2006. I oppreisningsbegjæringen av 8. november 2005 uttalte søkers fullmektig: Under henvisning til Patentlovens 72 begjæres det med dette om oppreising for oversittelse av fristen for videreføring av ovennevnte PCT-søknad i Norge. Oppreisningsavgift NOK 1.550,- vil bli betalt ved Patentstyrets påkrav, i henhold til avgiftsforskriftens 20. Prioritetsdatoen for WO 2004/016769 er 19. august 2002 og videreføringsfristen i Norge var derfor 19. mars 2005, dvs. 31 måneder etter prioritetsdato. Fristoversittelsen ble oppdaget 8. september 2005 under en telefonsamtale mellom Dr. Philip J. French, patentfullmektig hos AstraZeneca og Mr. Michael Riley, patentfullmektig hos Abgenix, der det ble avdekket at WO 2004/016769 ble videreført i nasjonal fase på bakgrunn av en snever innleveringsstrategi. Dette var en mye snevrere innleveringsstrategi enn det som var tilsiktet og resulterte i at PCT-søknaden ikke ble videreført i Norge. Hendelsesforløpet som førte til at det 8. september 2005 ble oppdaget at PCT-søknaden ble videreført i Norge var som følger: 15. oktober 2003 inngikk Abgenix og AstraZeneca et samarbeid, en samarbeidsavtale, for å utvikle terapeutiske antistoffer som skulle anvendes ved behandling av cancer. I henhold til denne avtalen plukket fra tid til annen AstraZeneca ut proteiner som Abgenix skulle etablere antistoffer mot. Et slikt protein, monocytt kjemotaktisk protein-1 (MCP-1), ble utvalgt for et felles utviklingsarbeid den 5. oktober 2003. Forut for at dette protein ble valgt som en utviklingskandidat i henhold til avtalen, var terapeutiske antistoffer mot MCP-1 blitt utviklet av Abgenix alene i et uavhengig utviklingsprogram. Som en del av Abgenix sitt utviklingsarbeid ble det innlevert en PCTsøknad den 19. august 2003, dvs gjeldene søknad WO 04/016769, som designerte alle PCT-stater og som beskrev spesifikke terapeutiske antistoffer rettet mot MCP-1. I henhold til samarbeidsavtalen vedtok Abgenix og AstraZeneca i fellesskap en innleveringsstrategi for patentsøknader. På grunn av dårlig kommunikasjon, instruerte
2. avd. sak nr. 7753 3 imidlertid Abgenix sin patentagent til å videreføre patentsøknaden i nasjonal fase i henhold til Abgenix sin tidligere standard innleveringsstrategi hvilket inkluderte EPO, US, JP, CA og AU. Dette er en videreføringsstrategi som representerer færre land enn AstraZeneca normalt ville fulgt for en søknad som angår terapeutiske antistoffer. På denne tiden hadde Abgenix ansatt en intern patentkonsulent som skulle være ansvarlig for å håndtere patentporteføljen ved å benytte andre eksterne patentkontorer. WO 04/016769 ble håndtert på Abgenix vegne av patentkontoret Knobbe Martens Olson and Bear LLP, San Diego ("Knobbe"). Den 2. desember 2004 mottok Abgenix et brev fra Knobbe der de ber om instruksjoner angående videreføring i nasjonal fase av PCT-søknad WO 04/016769. Den 3. desember 2004, en dag etter at Abgenix mottok brevet fra Knobbe forlot patentfullmektigen som var ansvarlig for å koordinere denne tilbakemelding angående innleveringsstrategi sin stilling i Abgenix. I tiden før vedkommende forlot Abgenix, hadde han arbeidet via hjemmekontor og hadde derfor egentlig ikke sett brevet fra Knobbe. Som et resultat av dette, svarte Abgenix på Knobbes brev den 14. desember 2004, uten hjelp og assistanse fra den interne patentkonsulent, og Knobbe ble følgelig instruert til nasjonal videreføring i henhold til Abgenix standard innleveringsstrategi, hvilket inkluderte EPO, US, Japan, Canada og Australia, men ikke Norge. Denne instruksjon ble altså gitt uten noen form for kommunikasjon med AstraZeneca som hadde til hensikt å følge en bredere innleveringsstategi hvilket ville ha inkludert videreføring i Norge. Abgenix har erstattet sin interne patentkonsulent med Mr. Michael Riley, som overtok ansvaret for patentsaker generelt. Siden det gikk frem både av Abgenix sin og det eksterne byråets saksmapper at instruksjoner angående nasjonal videreføring var sendt den eksterne patentkonsulenten ble ikke mangel på videreføring i Norge oppdaget før 8. september 2005 under telefonsamtalen mellom Dr. Philip French og AstraZeneca sin patentfullmektig Mr. Michael Riley slik det går frem av brevets begynnelse. Basert på det ovenstående mener vi det er redegjort for at oversittelsen av 31-måneders fristen i WO 04/016769 skyldes uforutsette hendelser, og at det dermed er grunnlag for oppreisning i henhold til patentlovens 72. Vi håper at vår begjæring om oppreisning av denne patentsøknad blir tatt til følge og vi ber styret ta kontakt dersom det ønskes ytterligere informasjon i saken. Vedlagt følger søknadsskjema og den engelskspråklige søknaden. Norsk oversettelse vil følge i løpet av kort tid. Vi imøteser faktura for søknadsavgift og oppreisningsavgift. Første avdelings avvisningsavgjørelse av 12. februar 2007 var begrunnet som følger: "En begjæring om oppreisning må fremsettes skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse er opphørt, og senest ett år etter fristens utløp. Innen samme tid skal den unnlatte handling være foretatt og fastsatt avgift være innbetalt, jf. patentloven 72. Det er opplyst at søker ble oppmerksom på fristoversittelsen 2005.09.08 og oversettelse av søknaden til norsk ble innlevert 2006.01.06. Oversettelsen har følgelig ikke innkommet innen to måneders fristen i pl 72. Patentstyret har følgelig besluttet at begjæringen om oppreisning avvises."
2. avd. sak nr. 7753 4 Søkers klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 28. mars 2007. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 30. april 2007, innen fakturafristens utløp, jf. avgiftsforskriftens 21. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen av 28. mars 2007 uttaler søkers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets brev av 12. februar 2007, der det meddeles at patentstyret avviser begjæring om oppreisning i ovennevnte sak, og påklager med dette avgjørelsen til Patentstyrets 2. avdeling. I vårt brev av 7. november 2005, innkommet i Patentstyret 8. november 2005, gis en grundig redegjørelse for hendelsesforløpet som førte frem til at fristen for videreføring av ovennevnte PCT-søknad i Norge ble oversittet. Denne redegjørelsen er ikke blitt vurdert, da oppreisningsbegjæringen ble avslått på bakgrunn av at norsk oversettelse ikke ble innsendt samtidig med begjæringen. I forbindelse med begjæring om oppreisning, ble søknadsskjema og den engelskspråklige søknaden innlevert, samtidig som vi ba om å få tilsendt faktura for søknadsavgift og oppreisningsavgift. Søknadsavgift, granskningsavgift, tilleggsavgift for etterinnlevering av norsk oversettelse, årsavgifter og oppreisningsavgift ble betalt på tilsendt faktura den 16. november 2005. Patentlovens 72: En patentsøker som, bortsett fra i de tilfelle som er nevnt i annet ledd, har oversittet en frist fastsatt i eller i medhold av denne lov, og som følge av dette har lidt rettstap, skal på begjæring gis oppreisning såfremt han godtgjør at han eller hans fullmektig har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves. Slik begjæring må fremsettes skriftlig til Patentstyret innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse er opphørt, og senest ett år etter fristens utløp. Innen samme tid skal den unnlatte handling være foretatt. Det skal betales fastsatt avgift. Begjæringen ble fremsatt rettidig og de fastlagte avgifter ble betalt på tilsendt faktura. Ifølge loven skal den unnlatte handling i tillegg være foretatt innen utløpet av samme frist. Den unnlatte handling var at PCT-søknaden ikke ble videreført i rett tid. Denne ble videreført samtidig ved at søknadsskjema og engelsk tekst ble sent inn. Vi hevder derfor at den unnlatte handling er foretatt, og at det dermed formelt sett er grunnlag for å få innvilget oppreisning. Det som ikke ble foretatt innen 2 måneder etter at fristoversittelsen ble oppdaget var innlevering av norsk oversettelse. Vi viser her til at det i vårt brev til Patentstyret opplyses at norsk tekst vil følge om kort tid. I denne sammenheng mener vi bestemt at kort tid må forstås som 2 måneder, da dette er den alminnelige korte tilleggsfrist som gis for innlevering av norsk oversettelse. Patentlovens 31: Vil søkeren videreføre en internasjonal patentsøknad i Norge, skal han innen 31 måneder fra den internasjonale inngivelsesdag eller hvis prioritet er begjært, den dag
2. avd. sak nr. 7753 5 som prioritet er begjært fra, inngi til Patentstyret en oversetting av den internasjonale søknad til norsk i den utstrekning Kongen fastsetter, eller når søknaden er på norsk, en avskrift av den. Søkeren skal betale fastsatt avgift til Patentstyret. Oversetting eller avskrift kan inngis innen en ytterligere frist på to måneder mot at det betales en fastsatt tilleggsavgift. Vi hevder derfor at en ytterligere frist på to måneder for innlevering av oversettelse mot at det betales en fastsatt tilleggsavgift er gjeldende. Den fastsatte tilleggsavgiften NOK 850 ble betalt. Etter vår forståelse er dato for videreføring av PCT/US2003/026232 den dag begjæring om oppreisning ble innlevert, dvs 8. november 2005. En ytterligere frist på 2 måneder vil si at oversettelsen må innleveres innen 8. januar 2006, hvilket er den dato norsk oversettelse ble inngitt. Vi hevder at den unnlatte handling ble foretatt samtidig som oppreisningsbegjæringen ble innlevert og at norsk tekst fulgte i hht til loven innen 2 måneder. For å underbygge at vi har vært i god tro når vi har benyttet oss av en ytterligere frist på to måneder for innlevering av norsk tekst, viser vi til at den norske teksten var ferdig skrevet 29.11.2005, slik det går frem av den innleverte oversettelsens første side. Allikevel ble den norske teksten ikke innlevert før 8. januar 2006, dvs på dato 2 måneder etter videreføring av PCT/US2003/026232. Videre vil vi hevde at det er en viss praksis for at begjæring om oppreisning innsendes uten norsk oversettelse av søknadstekst og det opplyses at norsk oversettelse vil følge i løpet av kort tid. Dersom loven skal tolkes slik Patentstyret har lagt til grunn, nemlig at den unnlatte handling også omfatter at norsk oversettelse må inngis samtidig med oppreisningsbegjæringen er det meget beklagelig at slike formaliamangler ikke blir påpekt umiddelbart, med den følge at begjæringen om oppreisning avslås ved gjennomgang av formalia kort tid etter innlevering. I dette tilfelle tok det mer enn 1 år før en avgjørelse ble truffet. Det at et slikt umiddelbart avslag basert på formaliagjennomgang ikke ble sendt umiddelbart tar vi til inntekt for at loven er uklar og at praksis varierer. Vi hevder derfor at vi var i god tro da vi tolket loven dit hen at en 2 måneders frist for å innlevere oversettelse var gjeldende. Vi hevder derfor at alle krav i hht PL 72 er oppfylt, også at den unnlatte handling er foretatt, og at oversettelse ble innlevert i hht til den frist som gis i PL 31. Vi hevder således at avslaget fra Patentstyret må omgjøres og avventer en ny behandling av oppreisningsbegjæringen der de faktiske forhold rundt den virkelige fristoversittelsen behandles." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som 1. avdeling. For at en begjæring om oppreisning for oversittelse av fristen for videreføring av en internasjonal patentsøknad i Norge skal kunne tas under realitetsbehandling, krever patentlovens 72 første ledd annet og tredje punktum at begjæringen må være fremsatt og
2. avd. sak nr. 7753 6 den unnlatte handling foretatt innen to måneder etter at den hindring som førte til fristoversittelse er opphørt. I klagen anføres for det første at den unnlatte handling videreføringen av den internasjonale søknaden i Norge må anses foretatt ved innleveringen av søknadsskjema og engelsk tekst til Patentstyret sammen med begjæringen om oppreisning 8. november 2005. Annen avdeling er ikke enig i dette. Etter patentlovens 31 første ledd skjer videreføring i Norge av en internasjonal patentsøknad som ikke er avfattet på norsk, ved at en oversettelse av søknaden til norsk inngis til Patentstyret, jf. også patentforskriftens 64. Den manglende innleveringen av slik oversettelse innen videreføringsfristen i 31 første ledd, utgjør dermed den unnlatte handling som må foretas innen utløpet av tomånedersfristen etter 72, for at en begjæring om oppreisning skal kunne tas opp til realitetsbehandling. Det var således korrekt av 1. avdeling å legge til grunn at saken ikke kunne realitetsbehandles når oversettelsen ikke var innkommet innenfor denne fristen. I klagen hevdes det videre at bestemmelsen om tilleggsfrist for innlevering av oversettelse i patentlovens 31 annet ledd gjelder også der det begjæres oppreisning etter 72, slik at oversettelsen inngitt 6. januar 2006 må anses rettidig, og begjæringen om oppreisning tas opp til realitetsbehandling på dette grunnlaget. Annen avdeling er ikke enig i dette. Etter 31 annet ledd kan oversettelse til norsk inngis innen en ytterligere frist på to måneder mot betaling av en tilleggsavgift. Formuleringen ytterligere frist må forstås som en frist som kommer i tillegg til fristen på 31. måneder etter 31 første ledd, og ikke slik søkeren synes å mene som en frist som først begynner å løpe når søknaden faktisk innleveres til Patentstyret. Etter denne forståelsen av 31 annet ledd utløp tilleggsfristen den 19. mai 2005. Det forhold at tilleggsavgiften ble fakturert og betalt først i november 2005, på et tidspunkt da en slik tilleggsfrist ikke lenger var av betydning for søkeren, gir ikke grunnlag for å fravike lovens fristregel. Oversettelsen ble følgelig inngitt for sent, og måtte følgelig vært inngitt innen den i 72 fastsatte frist for at oppreisningsbegjæringen skulle kunne vært tatt under behandling. Fristene etter 72 er som utgangspunkt absolutte, men det må etter 2. avd. kj. i sak 7123 av 21. oktober 2003 legges til grunn at det helt unntaksvis kan gjøres unntak fra dem der dette er nødvendig for å beskytte søkerens berettigede forventninger. Det er imidlertid ikke grunnlag for noe slikt unntak i denne saken. At søkeren eller dennes fullmektig kan ha misforstått lovens fristbestemmelser og innrettet seg på at tilleggsfristen for innlevering av oversettelse begynte å løpe først på et senere tidspunkt, er et forhold de selv må bære risikoen for. Når det i klagen vises til at det er en viss praksis for at begjæring om oppreisning innsendes uten norsk oversettelse av
2. avd. sak nr. 7753 7 søknadstekst, med opplysning om at oversettelsen vil følge i løpet av kort tid, bemerker 2. avdeling at det ikke er noe i veien for en slik praksis så lenge oversettelsen innkommer innen utløpet av fristene etter 72. Til anførslene i klagen om at den norske oversettelsen var ferdig allerede 29. november 2005, og at Patentstyret burde ha gjennomgått begjæringen og sagt fra om den manglende oversettelsen på et tidligere tidspunkt, viser 2. avdeling til at tomånedersfristen etter 72 uansett utløp på tidspunktet for innlevering av oppreisningsbegjæringen 8. november 2005, slik at en eventuell reaksjon fra Patentstyrets side i alle tilfeller ikke ville hatt noen betydning for sakens utfall. Annen avdeling er etter dette kommet til begjæringen om oppreisning med rette ble avvist av 1. avdeling. Selv om det ikke er nødvendig for resultatet i saken, tilføyer 2. avdeling at det ut fra det som er opplyst i begjæringen om oppreisning, synes tvilsomt om det i denne saken i det hele tatt har foreligget noen hindring for overholdelse av videreføringsfristen. Det kan synes som søkeren bevisst valgte å ikke videreføre søknaden i Norge. Det var følgelig ikke uvitenhet om fristen eller lignende forhold som førte til fristoversittelsen. Følgen av at det legges til grunn at det ikke har foreligget noen hindring for overholdelse av videreføringsfristen, vil være at tomånedersfristen etter patentloven 72 må anses for å ha løpt allerede fra utløpet av videreføringsfristen 19. mars 2005, jf. 2. avd. kj. i sak 7623 av 11. september 2006. Annen avdeling går imidlertid ikke nærmere inn på dette, ettersom begjæringen om oppreisning uansett er korrekt avvist av 1. avdeling på annet grunnlag. Klagen kan etter dette ikke gis medhold, og 1. avdelings avgjørelse blir å stadfeste. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Kaja Veel Midtbø (sign.) Arvid Øvrebø (sign.) Are Stenvik (sign.)