Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7889 Reg.nr. 230 014 Søknadsnr. 2005 01930 Søker / innehaver: Helge Dykesten, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Olaer Industries S.A., Colombes, Frankrike Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse av 14. oktober 2008, hvorved tidligere beslutning om å registrere det nedenfor gjengitte kombinerte merket HD OILTECH ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble sendt til partene samme dag. Reg. nr. 230014 (200501930) Merket ble besluttet registrert den 8. desember 2005, og er kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 51/2005, med publiseringsdato mandag den 19. desember 2005, med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 7: Klasse 8: Klasse 37: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); føringsskiver, ventiler, slipper (kileelementer), klemmer, hydrauliske sikkerhetsklemmer, hullboringsverktøy for rør, alle de forannevnte varer til bruk i oljeindustrien. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne). Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet.
Annen avd. sak nr. 7889 2 Innsigelsen var begrunnet med at det kombinerte merket HD OILTECH er egnet til å forveksles med innsigers norske varemerkeregistrering nr. 180326 (19914014), OILTECH (gjengitt nedenfor), registrert for nærmere angitte varer i klassene 7 og 12 (hele varefortegnelsen gjengitt nedenfor), og at merket HD OILTECH således er blitt registrert i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6 første ledd. Reg. nr. 180326 (19914014) Varefortegnelse tilhørende varemerkeregistrering nr. 180326 (19914014): Klasse 7: Hydrauliske og pneumatiske apparater og maskiner samt deler og komponenter til slike (ikke opptatt i andre klasser); trykkventiler (maskindeler), trykkregulatorer (maskindeler), trykkreduksjonsventiler (maskindeler), trykkutjevningstanker, trykktransmittere (maskindeler), trykkakumulatorer (maskindeler) med eller uten separatorer; fleksible eller stive separatorer for trykktanker; innretninger for nivåregistrering av væskestand i trykktanker; pumper (maskindeler); lineære motorer og rotasjonsmotorer (andre enn for landkjøretøyer); filtere (maskindeler) for hydrauliske maskiner, filtreringsmaskiner; eksospotter for motorer; lydpotter for hydrauliske motorer og maskiner; deler og komponenter for alle de forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser); varmevekslere (maskindeler). Klasse 12: Hydrauliske og pneumatiske apparater og maskiner som deler til landkjøretøyer, fly, raketter, båter og undervannsbåter; trykkventiler, trykkregulatorer, trykkreduksjonsventiler, trykkutjevningstanker, trykkakumulatorer, trykktransmittere og apparater for måling av væskestand i trykktanker til bruk i landkjøretøy; lineære motorer og rotasjonsmotorer for landkjøretøy, fly, raketter, båter og undervannsbåter; filtere og filtreringsmaskiner for kjøretøy; eksospotter for kjøretøy; hydrauliske lydpotter til kjøretøyer; luftpumper (tilbehør til kjøretøyer); deler og komponenter (ikke opptatt i andre klasser) for alle de forannevnte varer til landkjøretøy, fly, raketter, båter og undervannsbåter; varmevekslere for kjøretøy. Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 og 6 første ledd.
Annen avd. sak nr. 7889 3 Når det skal avgjøres om merkene er forvekselbare, skal det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet, og det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere etter hvilken kategori av varer eller tjenester det er tale om og hvordan de omsettes. Vurderingen må skje konkret og i lys av hvor særpreget det eldste merket er. Et merke med stor grad av særpreg vil ha en større beskyttelsessfære enn et svakt og tilnærmet beskrivende merke, fordi omsetningskretsen da lettere vil kunne komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse, enn hva som er tilfellet overfor svake merker. En slik vurdering ble foretatt i EF-domstolens avgjørelser C-39/97, Canon v Metro-Goldwyn-Mayer, premiss 18, C-206/04, ZIRH v. SIR, premiss 19, og av Patentstyrets 2. avdeling i sakene nr. 6923, Kea! og nr. 7092, Handi. Det søkte merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Hvem som er gjennomsnittsforbruker må vurderes for hvert omsetningsledd merket skal benyttes i, og er derfor ikke nødvendigvis bare "sluttforbrukeren". Det må også tas hensyn til at denne personen normalt ikke vil ha noen mulighet for å sammenligne merkene, men må stole på et ufullstendig bilde i erindringen. En slik forståelse fremgår blant annet av Annen avdelings avgjørelser nr. 7092 (Handi) og nr. 6923 (Kea!). Innsigerens kombinerte merke er registrert for: Klasse 7: Hydrauliske og pneumatiske apparater og maskiner samt deler og komponenter til slike (ikke opptatt i andre klasser); trykkventiler (maskindeler), trykkregulatorer (maskindeler), trykkreduksjonsventiler (maskindeler), trykkutjevningstanker, trykktransmittere (maskindeler), trykkakumulatorer (maskindeler) med eller uten separatorer; fleksible eller stive separatorer for trykktanker; innretninger for nivåregistrering av væskestand i trykktanker; pumper (maskindeler); lineære motorer og rotasjonsmotorer (andre enn for landkjøretøyer); filtere (maskindeler) for hydrauliske maskiner, filtreringsmaskiner; eksospotter for motorer; lydpotter for hydrauliske motorer og maskiner; deler og komponenter for alle de forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser); varmevekslere (maskindeler) Klasse 12: Hydrauliske og pneumatiske apparater og maskiner som deler til landkjøretøyer, fly, raketter, båter og undervannsbåter; trykkventiler, trykkregulatorer, trykkreduksjonsventiler, trykkutjevningstanker, trykkakumulatorer, trykktransmittere og apparater for måling av væskestand i trykktanker til bruk i landkjøretøy; lineære motorer og rotasjonsmotorer for landkjøretøy, fly, raketter, båter og undervannsbåter; filtere og filtreringsmaskiner for kjøretøy; eksospotter for kjøretøy; hydrauliske lydpotter til kjøretøyer; luftpumper (tilbehør til kjøretøyer); deler og komponenter (ikke opptatt i andre klasser) for alle de forannevnte varer til landkjøretøy, fly, raketter, båter og undervannsbåter; varmevekslere for kjøretøy. Det søkte merket søkes registrert for nærmere angitte varer 7 begrenset til bruk i oljeindustrien, samt spesifiserte varer og tjenester i klasse 8 og 37. Når det gjelder varene i klasse 7 foreligger det stor grad av overlapping med innsigerens varer. Der det ikke er direkte overlapping, vil det likevel være stor grad av likeartethet. Varene merket søkes registrer for i klasse 8, nemlig håndverktøy og redskaper (manuelt drevne) er i følge Patenstyrets kryssgranskingsliste likeartet med mekanisk og elektrisk drevne verktøy og redskaper i klasse 7. Innsigeren har ikke uttrykkelig verktøy i sin varefortegnelse, men det foreligger likevel en viss grad av likeartethet. Det vil kunne dreie seg om verktøy og maskiner som brukes sammen og kan selges i samme type
Annen avd. sak nr. 7889 4 forretninger. Når det gjelder reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet i klasse 37 er det ikke likeartethet i forhold til innsigerens varer i klasse 7 og 12. Det foreligger følgelig vareoverlapping i klasse 7 og en svak likeartethet i klasse 8. Graden av merkelikhet og merkenes distinktive karakter blir derfor avgjørende i forvekselbarhetsvurderingen. Innsigerens merke består av teksten OILTECH skrivet med stor fet skrift. Skriften er svakt skråstilt. Oil er engelsk for olje og tech er en vanlig forkortelse for technology som betyr teknologi. Sammenstillingen kan derfor oversettes til oljeteknologi og vil ha liten grad av atskillende evne for varer og tjenester knyttet til dette fagfeltet. Sammenstillingen av tekstelementet og figurelementet ble som helhet funnet tilstrekkelig distinktivt på registreringstidspunktet. Det søkte merket HD OILTECH tar tekstelementet i innsigerens merke opp i seg i sin helhet. Det søkte merket har i tillegg elementet HD foran, og dette har en tydelig figurutforming. Elementet OILTECH er skrevet med en relativt spesiell font som gir et lett og luftig inntrykk. Innsigerens fullmektig har anført innsigerens merke er opptatt i sin helhet i det søkte merket, og at dette er det dominerende elementet. De figurmessig utformede bokstavene HD vil ikke ha en så fremtredende posisjon i merket, og det kan legges til grunn at merket vil bli omtalt som oiltech. Til dette har søkerens fullmektig svart at det søkte merket har et distinktivt element i tillegg til OILTECH, og at ordet fremkommer forskjellig i de to merkene. OILTECH er dessuten beskrivende for de aktuelle varene, og det er figurutformingen som gir innsigerens merke distinktivitet. I forhold til distinktiviteten, har innsigers fullmektig svart at figurutformingen er for svak til at denne alene kan bære merket, og at Patentstyret i saksbehandlingen verken anførte at det var nødvendig med unntaksanmerkning eller at merket manglet særpreg som helhet. Patentstyret vil bemerke at der det foreligger direkte vareoverlapping, er varene begrenset til bruk for oljeindustrien. Gjennomsnittsforbrukeren vil følgelig være en spesialisert fagperson, og merkebevisstheten vil være relativt høy, og graden av overveielse ved kjøp vil være relativt stor. For denne typen varer vil tekstelementet OILTECH ha lav grad av atskillende evne, og de øvrige merkeelementene vil følgelig ha relativt sett mer å si for merkenes helhetsinntykk enn hva som ville vært tilfelle for et sterkt merkeelement. Visuelt gir merkene ulike inntrykk, og vi er ikke enige med innsigers fullmektig i at OILTECH er det mest dominerende i det søkte merket. Bokstavene HD skrevet med grønt kommer tydelig frem foran i merket, og vil derfor i stor grad feste seg i bevisstheten hos gjennomsnittsforbrukeren. Vi antar derfor at merkene er tilstrekkelig ulike til at de vil forveksles i den alminnelige omsetningen. Partene har hatt en diskusjon i skriftvekslingen om hvem som var først ute med å benytte OILTECH, uten at dette har ført frem til noen bestemt anførsel eller grunnlag for eller mot merkets registrerbarhet. Varemerkeloven 14 første ledd nr. 7 har ikke vært trukket frem. Patentstyret finner derfor ikke at det er grunnlag for å vurdere dette, og det tas av denne grunn ikke stilling til påstandene og dokumentasjonen rundt når OILTECH ble tatt i bruk.
Annen avd. sak nr. 7889 5 Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte merket ikke er egnet til å forveksles med innsigers registrering i den alminnelige omsetningen når det brukes for de aktuelle varene og tjenestene, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Beslutning: Registreringen opprettholdes, jf. varemerkeloven 21 a andre ledd. Innsigers begrunnede klage over Patentstyrets første avdelings avgjørelse innkom den 10. desember 2008. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 5. januar 2009, innen fakturafristens utløp. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig. I klagen uttaler innsigers fullmektig: "På vegne av Olaer Industries S.A., Colombes, Frankrike, nedla vi den 20. februar 2006 en innsigelse mot registrering av det søkte merket «HD OILTECH» søkt registrert for nærmere oppregnede varer og tjenester i klassene 7, 8 og 37, jfr. varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, basert på at det søkte merket var forvekselbart med innsigerens norske varemerkeregistrering nr. 180326 figm. «OILTECH» registrert for nærmere oppregnede varer i klassene 7 og 12. Denne innsigelse ble ikke tatt til følge ved avgjørelse av 14. oktober 2008 av Patentstyrets Første Avdeling. På innsigerens vegne påklages herved denne avgjørelse i medhold av varemerkelovens 22 annet ledd sammenholdt med 22a første ledd. Det vil i klagen bli hevdet at elementet OILTECH vil fremstå som et sterkt element og at når dette utgjør et dominerende element i det søkte merket må forvekselbarhet foreligge. OILTECH er det eneste element i innsigerens merke og tilføyelsen av bokstavene HD i en figurmessig utforming i det søkte merket vil ikke være tilstrekkelig til å avverge forvekslingsfaren. Det vil således bli hevdet at Patentstyrets Første Avdeling har tatt feil når det i avgjørelsen av 14. november 2008 er lagt til grunn at merkene vil bli oppfattet som tilstrekkelig forskjellige og derfor ikke vil bli forvekslet av den aktuelle omsetningskrets. Når det gjelder spørsmålet om varelikheten, har det fra innsigerens side vært hevdet at det foreligger en vareoverlapping mellom søkerens og innsigerens merke for så vidt gjelder varene i klasse 7. Dette er blitt tatt til følge av Patentstyrets Første Avdeling. På denne bakgrunn finnes det fra innsigerens side ikke nødvendig på det nåværende tidspunkt å kommentere dette spørsmålet ytterligere. Skulle imidlertid søkeren gjennom sin fullmektig i tilsvaret til denne klage bestride at slik vareoverlapping foreligger, forbeholder jeg meg på innsigerens vegne retten til å ta dette spørsmål opp på ny. Innsigerens merke ble registrert i 1997 på basis av en søknad inngitt i 1991. Samtidig vil det vises til at ordet OILTECH var tatt i bruk som kjennetegn i Norge allerede i 1975, idet innsigerens datterselskap OILTECH AS ble stiftet og registrert dette året. Jeg skal nedenfor komme tilbake til betydningen av denne utstrakte og langvarige bruk av kjennetegnet i Norge.
Annen avd. sak nr. 7889 6 Innsigerens registrerte merke er opptatt i sin helhet i det søkte merket, og det vil som innledningsvis opplyst bli hevdet fra innsigerens side at dette ordet vil være det dominerende element i det søkte merket. De figurmessig utformede to bokstaver HD i dette merket vil ikke få en så dominerende posisjon i merket som Første Avdeling har lagt til grunn i sin avgjørelse. Ved bruk av det søkte merket vil disse to bokstaver neppe bli uttalt; hvilket innebærer at merket vil bli omtalt utelukkende som OILTECH. Det forhold at de to nevnte bokstaver ( HD ) også har en så klar figurmessig utforming, vil medføre at preget av å være to bokstaver blir underordnet. Dette element vil bli oppfattet som en ren figur. I henhold til etablert norsk og utenlandsk varemerketeori og -praksis vil forvekselbarhet ofte må konstateres å være tilstede når det eldre merket er opptatt i sin helhet i det nye, søkte merket. Særlig vil dette være tilfellet når det aktuelle element er et dominerende element i merket. Jeg viser her til Birger Stuevold Lassen/Are Stenvik OVERSIKT OVER NORSK VAREMERKE- RETT (Annen utgave Revidert versjon) (2003) side 352 353, hvor det uttales: I de fleste kjennetegn vil det være ett eller et par elementer som er klart dominerende, og tar luven fra de andre innslagene i merket. De kan være et enkelt ord i et komplisert figurmerke, en karakteristisk figur i et merke med relativt mye tekst, eller en iøynefallende bestanddel av et rent ordmerke. Det sier seg selv at dominanten i varemerket må antas å få vesentlig betydning for det helhetsinntrykket det etter later seg. Det er ingen overdrivelse, når EF-domstolen sier at «der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpreg eller dominans» (sak C-251/95 Sabel v. Puma. Sml. 1997 s. I-6191, premiss 23). Selv merker med nokså ulike figurelementer kan f.eks. bli å anse som forvekselbare, hvis de har samme særpregede fantasiord som dominant. I sin avgjørelse har Første Avdeling lagt til grunn at OILTECH har en lav grad av adskillende evne, fordi ordet er sammensatt av oil som kan oversette til olje på norsk og fordi tech er en vanlig forkortelse for technology som betyr teknologi. Sammensetningen vil da kunne oversettes med oljeteknologi. Fra innsigerens side vil det her for det første fremholdes at det aktuelle varemerket gikk frem til registrering uten at det ble reist noe spørsmål ved ordets registrerbarhet som sådan, og det ble heller ikke krevet inntatt noen unntaksanmerkning for ordet (den gang kalt disclaimer ) i en periode hvor slike unntaksanmerkninger var i hyppig bruk. Det påberopte merket er ikke gitt en slik figurmessig utforming at det vil bli oppfattet som et figurmerke av den aktuelle omsetningskrets, og det tilsnitt av figurmessighet som foreligger ved bokstavene, er ikke av en slik karakter at det gir grunnlag for å hevde at det er dette som bærer merket. Innsigerens merke har gjennom det norske datterselskaps bruk vært markedsført i her i landet i mer enn 20 år. Jeg vedlegger her to brosjyrer som viser denne virksomhet og omfatningen av den. Den engelsk-sproglige brosjyren omhandler i noen grad også virksomhet utenfor Norge, men jeg viser særlig til brosjyrens side 3 hvor det er gitt en liste over referanser som angir et større antall norske bedrifter. Den norsk-sproglige brosjyren har imidlertid på sin side 3 en meget mer omfattende liste over norsk bedrifter hvor de aktuelle produkter markedsført under kjennetegnet «OILTECH» er blitt installert. Den inneholder virksomheter på en rekke felter, herunder særlig offshorevirksomheter, skipsfart, industri og landbruk. Særlig vil jeg også trekke frem produkter solgt til Forsvaret. Slik omfattende bruk må medføre at et slikt merkets særpreg blir styrket, og dette må tillegges vekt i denne sak. Jeg viser her til Birger Stuevold Lassen/Are Stenvik, ibid. side 287 hvor det uttales:
Annen avd. sak nr. 7889 7 Et i og for seg relativt banalt varemerke kan gjennom bruk slite seg til et særpreg som det ikke hadde fra først av, jfr. foran i kapittel 2, I, 2 og III, 3. Dette forsterkede særpreg vil det nyte godt av i kollisjon med andre kjennetegn som det nettopp er pekt på, vil graden av særpreg ha betydning både for vurderingen av kjennetegnslikheten og for vurderingen av om det foreligger vareslagslikhet. Dette viser etter innsigerens oppfatning at vi står overfor en meget sterk grad av innarbeidelse av det aktuelle kjennetegn. «OILTECH»s distinktivitet er blitt vesentlig styrket gjennom denne innarbeidelse og kjennetegnet står i en sterk posisjon innenfor den aktuelle omsetningskrets. Det er dette ordet som omsetningskretsen vil feste seg ved og ikke eventuelle figurmessige tilleggselementer. Jeg peker her også på at kjennetegnet på de aktuelle brosjyrers forsider er brukt sammen med et figurmessig element. Når omsetningskretsen vil møte det søkte merket, vil denne ikke feste seg ved figurelementet, men ved kjennetegnet «OILTECH». Patentstyrets Første Avdeling har i sin avgjørelse lagt til grunn at de aktuelle varer hvor vareoverlapping foreligger, er begrenset til bruk oljebransjen, og at gjennomsnittsforbrukeren vil være en spesialisert fagperson. Dette er isolert sett korrekt. De aktuelle varer dekker også bruksområder utenfor oljeindustrien slik de vedlagte brosjyrer viser, og det er derfor viktig for innsigeren å understreke at også ved disse bruksområder står vi overfor den samme de samme spesialiserte fagpersoner. Videre står vi overfor et meget avgrenset bruksområde, slik at den aktuelle omsetningskrets på tilsvarende måte vil være begrenset til en særskilt definerbar målgruppe. I henhold til praksis vil dette få betydning for vurderingen av om det foreligger et styrket vern gjennom bruk og innarbeidelse. Et kjennetegn vil her lettere innarbeides enn ved en massevare som retter seg forbrukerne generelt, f.eks. en dagligvare. Fra innsigerens side vil det hevdes at avgrensningen av omsetningskretsen i denne sak må innebære at innsigerens varemerke vil være sterkt innarbeidet i den aktuelle, norske omsetningskrets etter en kjennetegnsbruk som strekker seg til over 20 år for en sterkt definert og avgrenset produktgruppe. Dette må få avgjørende betydning for spørsmålet om i hvilken grad innsigerens påberopte varemerke skal anses å ha et særskilt styrket og sterkt vern på tidspunktet for inngivelsen av det søkte merket. I den grad omsetningskretsen vil oppfatte det figurmessige tilleggselement i søkerens merke som bokstavene HD, vil dette ikke fremtre som noe fremtredende eller på noen måte som et bærende element i merket. Bokstavkombinasjoner er i hyppig bruk som produkt- og variantbetegnelser, og det er eventuelt slik medlemmene av den aktuelle omsetningskrets vil oppfatte dette elementet i merket. Når et distinktivt merke, slik innsigerens merke er i denne sak, er tatt opp i sin helhet i et annet merke uten at det er lagt til nye og sterke elementer, må det etter etablert norsk varemerkerett legges til grunn at merkene vil fremstå som forvekselbare. Jeg refererer her til Birger Stuevold Lassen/Are Stenvik, ibid. sidene 270 271 og til de eksempler fra praksis som det er vist til der. Slik det der er påpekt, skal det i utgangspunktet skje en ordinær forvekselbarhetsvurdering, men når det tillegg som det nye merket har, ikke vil skape noen særskilt avstand til det eldre merket, må forvekselbarhet anses å foreligge. I praksis vil det søkte merket bli oppfattet og uttalt som OILTECH. Patentstyrets Første Avdeling har lagt vekt på at dette tilleggselement foreligger i grønt og at dette gjør at elementet kommer særlig sterk frem i merket, slik at elementet vil feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet. Innsigeren vil bestride dette. Det forhold at elementet fremstår i grønt, vil ikke i seg selv gjøre elementet særlig sterkere. Og under henvisning til det som er sagt ovenfor, vil det igjen påpekes at bokstavene i beste fall vil oppfattes som en type-
Annen avd. sak nr. 7889 8 eller produktbetegnelse under det som gjennomsnittsforbrukeren oppfatter som det reelle varemerke, nemlig innsigerens registrerte varemerke «OILTECH». Som helhet vil ikke denne bokstavkombinasjon bringe noe særlig til det søkte merket og dets betydning blir helt marginal når innsigerens registrerte og innarbeidede merke er tatt uendret opp i det søkte merket. Søkeren vil ikke bestride at gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle produkter vil være i besittelse av en høy merkebevissthet, men når det er så lite som skiller de to merker, vil dette ikke få avgjørende betydning. Når tillegget i det søkte merket kun slik innsigeren vil hevde fremstår som en type- eller produktbetegnelse, vil ikke dette vekke noen særlig oppmerksomhet hos denne forbruker. I avgjørelsen i Patentstyrets Første Avdeling er det korrekt lagt til grunn at det skal skje en helhetsvurdering av forvekselbarheten hvor både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt. Som korrekt konstatert av Første Avdeling foreligger det i dette tilfellet en vareoverlapping. I henhold til foreliggende praksis må det ved en vareoverlapping kreves at merkene da skiller seg markert fra hverandre hvis forvekslingsfare skal unngås. Jeg refererer til Birger Stuevold Lassen/Are Stenvik, ibid side 274 annet avsnitt hvor det bl.a. vises til EF-domstolens avgjørelse i sak C-39/97 Canon, Sml. 1998 s. I-5507, premiss 17, og i sak C-234/97 Lloyd, Sml. 1999 s. I-3819, premiss 19. I det foreliggende tilfellet må den vareoverlapping som foreligger, kreve at det er en merkeforskjell som umiddelbart blir oppfattet og vektlagt av de aktuelle medlemmer av omsetningskretsen. Fra innsigerens side vil det hevdes at dette ikke er tilfellet i denne sak. Tilleggselementet HD og en for øvrig marginal forskjell i merkenes utforming vil ikke være tilstrekkelig til at forvekslingsfare unngås i dette tilfellet. Når det dominerende element vil oppfattes som identisk med innsigerens sterkt innarbeidede varemerke, vil merkene for identiske varer være forvekselbare. Under henvisning til det ovenstående vil det derfor påstås at avgjørelsen i Patentstyrets Første Avdeling av 14. oktober 2008 må oppheves, og at det søkte varemerket under varemerkesøknad nr. 200501930 (varemerkeregistrering nr. 230014) må nektes registrert i medhold av varemerkelovens 14 første ledd nr. 6." I sin imøtegåelse av 17. februar 2009 uttaler søkers / innehavers fullmektig: "Det vises til Patentstyrets brev datert 2008.12.16 vedlagt brev fra innsigers fullmektig datert 1. desember 2008. Vi vil anføre følgende: Likeartede varer: Det er fra denne side aldri blitt bestridt at det foreligger varelikartethet for varer i klasse 7, men kun for varer i klasse 7. Beskyttelsesomfang
Annen avd. sak nr. 7889 9 Omfanget av beskyttelsen for et varemerke, må vurderes i relasjon til merkets distinktivitet. For sterkt suggestive og bortimot beskrivende varemerker kan det ikke påberopes noen omfattende beskyttelse, denne vil være begrenset til ren identitet. Det vil fra denne side fastholdes at OILTECH er et sterkt suggesstivt ord. Det er bortimot beskrivende for de varene i klasse 7 og 12 som omfattes av innsigers registrerte merke 180326. Varene har som formål å bli benyttet i tilknytning til utøvelse av oljeteknologisk virksomhet. Innsigers varemerke har oppnådd registrering som et figurmerke, noe som åpenbart har medvirket til merkets registrerbarhet. Merkenes forvekselbarhet Forvekselbarhet vurderes i relasjon til a) fonetisk-, b) visuell- og c) semantisk forvekslingsfare. a) Søkers varemerke inneholder i tillegg til det beskrivende ordet OILTECH også det distinktive og særpregede elementet HD som er det førte elementet i merket. I omtale av merkene er det derfor naturlig at søkers varemerke vil omtales som HD OILTECH og ikke bare som OILTECH. Dette faktum vil alene bevirke at merkene fremstår fonetisk forskjellige. Det bestrides derfor at det foreligger fonetisk forvekslingsfare. b) I søkers varemerke fremstår det distinktive logoelement HD både i spesiell skrift og i farger. I tillegg er ordet OILTECH i søkers merke skrevet med gjennombrutte bokstaver noe som gjør merket mindre fremtredende i helheten enn innsigers OILTECH varemerke som er skrevet med fete, kompakte bokstaver. De visuelle forskjeller bevirker at merkene visuelt fremstår som meget forskjellige. Det bestrides at det foreligger visuell forvekslingsfare. Det vil hevdes at de påpekte forskjeller mellom de to merker bevirker at søkers varemerke ikke kan hevdes å være identisk med innsigers varemerke og derfor faller utenfor det beskyttelsesomfang som kan påberopes for innsigers merke. Vi legger til grunn at Patentstyret åpenbart har lagt samme fakta til grunn i sin forvekselbarhetsvurdering da søkers merke ble godtatt til registrering, til tross for innsigers registrerte varemerke. Vi finner dessuten grunn til å nevne at det i tillegg er utvist klanderverdig passivitet fra innsigers side. Det fremgår av Patentstyrets varemerkeregister at innsigers merke ble registrert 06.03.1997, og at søknad om registrering ble innlevert 09.08.1991. Det er ikke dokumentert at merket var tatt i bruk i Norge før den registrerte innleveringsdato. Søker hadde på dette tidspunkt allerede tatt sitt merke i bruk, slik det fremgår av tidligere innlevert dokumentasjon til Patentstyret i form av fakturakopier fra 1986 og Ingeniørenes Innkjøpsbok fra 1990. Søker og innsiger har deltatt på de samme oljemesser i Stavanger gjennom mange år og ettersom det er dokumentert for Patentstyret at søkers varemerke har vært i kontinuerlig bruk fra 1986 med den aktuelle logoutforming, er det overveiende sannsynlig at innsiger kjente til søkers varemerke da han innleverte søknad om registrering av eget varemerke og at hans eget varemerke som sådan er registrert i strid med varemerkelovens 14, første ledd nr. 7.
Annen avd. sak nr. 7889 10 Søker har imidlertid aldri ansett innsigers varemerke for å representere noe problem. Han har aldri protestert mot innsigers merkebruk og fant det heller ikke nødvendig å nedlegge innsigelse mot innsigers merke. Søker har heller aldri mottatt noen henvendelse fra innsiger som skulle tilsi at han motsatte seg bruk av det søkte varemerket, selv om han har hatt uttallige anledninger til dette. Innsiger har derfor innrettet seg i god tro. Mange års sameksistens har dokumentert at det ikke skjer noen forveksling av merkene i markedet. Gjennomsnittsforbrukeren har vist at det ikke er noe problem å skille det ene merket fra det andre. På bakgrunn av det ovenfor anførte vil vi fastholde at merkene er tilstrekkelig forskjellige både visuelt og fonetisk til å kunne sameksistere uten fare for forveksling, noe Patentstyret åpenbart har vært enige i da søkers merke ble godtatt til registrering. På vegne av søker anmodes Patentstyret om å fastholde sin tidligere avgjørelse om merkets registrerbarhet. Det tas forbehold om å fremkomme med ytterligere argumenter." I tilsvar innkommet den 15. juli 2009 uttaler innsigers fullmektig: "Jeg viser til Annen Avdelings brev av 20. februar 2009 med oversendelse av tilsvar til anken fra søkerens norske fullmektig, ONSAGERS AS, Oslo, samt til Annen Avdelings brev av 27. mai 2009 med innvilgelse av en fristforlengelse i saken for innsigeren til 20. juli 2009. På klagerens vegne skal jeg få bemerke følgende til det mottatte tilsvar: Vareidentitet I tilsvaret fra søkerens fullmektig opplyses det at det aldri fra søkerens side har vært bestridt at det foreligger en varelikeartethet for så vidt gjelder varene i klasse 7. Jfr. også den overskrift søkerens fullmektig har gitt dette avsnitt i tilsvaret. Poenget for innsigeren er imidlertid at det foreligger en vareidentitet for så vidt det gjelder varene i klasse 7. Både det søkte merket og innsigerens registrerte merke omfatter for eksempel pumper og motorer (andre enn for landkjøretøyer) i denne klasse. Dette er et viktig forhold når den mulige forvekselbarhet skal vurderes. Det må kreves en særskilt avstand mellom merkene når det dreier seg om identiske varer eller tjenester. Første Avdeling la dette korrekt til grunn for sin avgjørelse slik det ble påpekt i klagen, men når søkerens fullmektig synes å forsøke å redusere forholdet til en likeartethet, finner jeg på innsigerens vegne å ville presisere dette på ny.
Annen avd. sak nr. 7889 11 Beskyttelsesomfang Fra innsigerens side vil det i utgangspunktet ikke bestrides at merker med en svak distinktivitet vil får redusert sitt beskyttelsesomfang til et smalere felt enn et sterkt og distinktivt merke. I det foreliggende tilfelle er imidlertid innsigerens merke registrert med tilnærmet helt vanlige typer uten figurmessig særpreg. Det må derfor kunne legges til grunn at innsigerens merke på registreringstidspunktet hadde vern som et ordmerke i Norge. Og som det ble understreket og dokumentert i klagen, har innsigerens merke gjennom det norske datterselskapet vært brukt og markedsført i mer enn 20 år. Det vil derfor bli fasthold fra innsigerens side at det aktuelle merket nyter et styrket vern på bakgrunn av denne bruk og innarbeidelse. Og dette må tas med i vurderingen av de to merkers forvekselbarhet av Annen Avdeling. Jeg viser for øvrig til det som er sagt om dette i klagen. Forvekselbarhetsspørsmålet Innsigeren vil fastholde at det dominerende element i søkerens merke er elementet OILTECH Tilleggselementet HD kan efter innsigerens oppfatning ikke på noen måte karakteriseres som distinktivt og særpreget slik søkerens fullmektig hevder. Det er en enkel bokstavsammensetning formentlig hentet fra søkerens navn og vil ikke oppfattes å ha noen særskilt kjennetegnsfunksjon. I tillegg er dette sistnevnte element utformet på en slik måte at det har en klar figurkarakter, og det vil først og fremst fremstå som en tilleggsfigur. Som sådan vil det for omsetningskretsen ikke være naturlig å ta dette element med ved omtalen av merket. Det søkte merket vil i sin korthet bare bli omtalt som OILTECH og identiteten med innsigerens merke vil da være åpenbar. Det er således en klar fonetisk forvekslingsfare. Visuelt er heller ikke de to merker vesentlig forskjellig. Jeg viser til det som er sagt ovenfor. Tilleggselementet HD fremstår kun som et figurmessig tillegg og den figurmessige utforming er svak. Omsetningskretsen vil fokusere på elementet OILTECH og det søkte merket vil bare fremstå som en variant av innsigerens merke. Elementet OILTECH er et suggestivt kjennetegn som vil henspille på de aktuelle varer og det er nettopp hensikten og virkningen av et suggestivt merke at det lett fester seg i omsetningskretsens bevissthet og erindring. På kort sikt vil et slikt kjennetegn fort ble kjent som innehaverens kjennetegn. Se omtalen av slike suggestive merker hos Birger Stuevold Lasseen og Are Stenvik i OVERSIKT OVER NORSK VAREMERKERETT (Annen utgave Revidert versjon) (2003) innledningsvis på side 85. Det er den suggestive del av et sammensatt merke som omsetningskretsen vil bruke i muntlig omtale og ikke noen små eller store tillegg uten noen særskilt betydning i relasjon til varen. De visuelle trekk som søkerens fullmektig trekker frem ved det søkte merket, er bare marginale trekk som omsetningskretsen ikke vil feste seg ved. Det overlegent mest dominerende element i søkerens merke er og forblir OILTECH. Det vil derfor fra innsigerens side fastholdes at de to merker også er visuelt forvekselbare. Søkeren fullmektig nevner også innledningsvis under dette avsnitt i tilsvaret den semantiske forvekslingsfare, men dette er ikke ytterligere kommentert i tilsvaret. I tråd med det som er hevdet fra innsigerens side i klagen og ovenfor, vil det fastholdes at det også foreligger en slik
Annen avd. sak nr. 7889 12 semantisk forvekslingsfare. Når OILTECH er det dominerende element i begge merker, vil det være forestillingsbildene knyttet til dette ordet sammen med det rent konkrete innhold av ordet som utgjør merkenes semantiske innhold. Og når innholdet fremstår som identisk, må det videre også foreligge en slik semantisk eller innholdsmessig forvekslingsfare. Når forvekselbarhetsspørsmålet her ses i sin helhet hvor både merkelikheten og identiteten mellom varene trekkes inn og korrekt legges til grunn for vurderingen, vil det i lys av det ovenstående og det som tidligere har vært hevdet, fastholdes fra innsigerens side at de to merker vil fremstå som forvekselbare i praksis i varemerkerettslig forstand. Passivitet Søkerens fullmektig har også i tilsvaret hevdet at det foreligger en klanderverdig passivitet i saken fra innsigerens side, når denne ikke tidligere har protestert eller reist innvendinger mot søkerens bruk av OILTECH. Det blir her bl.a. fremholdt at søker og innsiger har opptrådt på samme oljemesser gjentatte ganger, og det blir også hevdet at det er overveiende sannsynlig at innsigeren kjente til søkerens varemerke da innsigeren selv søkte sitt varemerke registrert i 1991. Dette siste er imidlertid ikke fulgt opp med noe søksmål eller varsel om søksmål basert på varemerkelovens 14 første ledd nr. 7, og fra innsigerens side vil da dette ikke kommenteres nærmere som sådan nedenfor. Fra innsigerens side vil det på dette punkt fremholdes at søkerens eventuelle bruk av OILTECH i forbindelse med de nevnte oljemesser ikke har fremstått som en eksplisitt varemerkebruk. Det kun å bruke OILTECH som et element i innholdsfortegnelsen over navnet på utstillerne på disse messer kan ikke ses å representere noen varemerkebruk. Søkeren har ikke på noen måte dokumentert at OILTECH har vært brukt som et profilert varemerke i tilslutning til søkerens virksomhet. Det å fremstille særskilte klistremerker og bruke OILTECH som på enkeltfakturaer i en figurmessig utforming i korrespondanse som aldri kom innsigerens for øye eller øre, kan ikke kalles varemerkebruk som utløser passivitetsvirkninger. Det er først offentlig bruk som varemerke som kommer allmennheten for øye og øre, som eventuelt kunne utløst passivitetsvirkninger. Fra innsigerens side er det her nærliggende å snu saken rundt og hevde at det [er] søkeren som har vist slik passivitet at han i dag må anses å være avskåret fra å oppnå en varemerkeregistrering av det søkte merket. Hvis OILTECH ble tatt i bruk som varemerke fra søkerens side i 1986, burde han ha sikret seg et vern for dette gjennom søknad om registrering allerede på et slikt tidlig tidspunkt. Og hvis søkeren vil hevde at han hadde innarbeidet varemerket OILTECH som sitt særlige kjennetegn som følge av slik, burde han protestert mot og i all fall inngitt innsigelse mot registrering av innsigerens varemerke når dette ble kunngjort for mulige innsigelser i 1997. En kunngjøring i Varemerketidende er en bekjentgjøring av merket som vil utløse passivitets-virkninger for tredjemann hvis han ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre merkebruken og stanse registreringen. Innsigeren har gjennom sitt engasjement i Norge gjennom sitt datterselskap vært en aktiv bruker av varemerket OILTECH på det aktuelle marked. Dette måtte søkeren i nærværende sak ha protestert mot for å verne om sine egne rettigheter. Det vil således bli hevdet at hvis noen skal rammes av passivitetsvirkninger i denne sak, så er det søkeren selv.
Annen avd. sak nr. 7889 13 Det var først når innsigeren ble klar over søkerens foreliggende varemerkesøknad nr. 200501930 at bruken av ordet OILTECH som varemerke ble fokusert. Innsigeren satte den nevnte søknad under overvåkning og i lys av det som fremstod som en åpenbar forvekselbarhet med innsigerens eget, registrerte varemerke i Norge, var det ingen foranledning for innsigeren å ta dette spørsmål opp særskilt så lenge søknadsbehandlingen pågikk. Da det søkte merket til innsigerens forundring ble akseptert til registrering, ble det på vanlig måte nedlagt innsigelse, og det er denne sak som fortsatt pågår. Under henvisning til det ovenstående og til det som ble fremholdt på innsigerens vegne i klagen av 10. desember 2008, fastholdes påstanden om at avgjørelsen i Patentstyrets Første Avdeling av 14. oktober 2008 må oppheves, og at det søkte varemerket under varemerkesøknad nr. 200501930 (varemerkeregistrering nr. 230014) må nektes registrert i medhold av varemerkelovens 14 første ledd nr. 6." I et siste innlegg av 17. september 2009 uttaler innehavers fullmektig følgende: "Det vises til brev fra Patentstyrets Annen avdeling datert 2009.07.16 vedlagt brev fra innsigers fullmektig datert 15. juli 2009. 1. Motparten synes å finne det nødvendig å presiserer at det foreligger vareidentitet for så vidt gjelder varene i klasse 7. Vedlagte kopi av søkers publiserte varemerke omfatter riktignok motorer, men vi kan ikke se at merket omfatter pumper, jfr. Bilag 1. Motorer er heller ikke en vare som er viktig for søker, og søker vil derfor at motorer utelates fra varefortegnelsen. Heretter omfatter merkene under enhver omstendighet ikke identiske varer. 2. Når det gjelder beskyttelsesomfanget av ordet OILTECH, vil vi henvise til tidligere argumentasjon. Vi fastholder at innsigers varemerke OILTECH er registrert som et figurmerke. Selv om man skulle legge til grunn innsigers påstand om at merket er registrert som ordmerke, vil vi hevde at beskyttelsen er begrenset til ren identitet. Når et varemerke er sammensatt av ord som tilkjennegir varer og tjenester som omfattes av merket, skal man ha en god porsjon velvilje for å hevde at merket er et sterkt varemerke. Det er heller ikke innlevert noen dokumentasjon for lang tids bruk som skulle tilsi at merket har oppnådd et sterkere vern via innarbeidelse.
Annen avd. sak nr. 7889 14 Det har imidlertid [fra] denne side gjort og dokumentert at søker har benyttet sitt varemerke HD OILTECH helt fra 1986. Det er faktisk 5 år før innsiger innleverte søknad om registrering av sitt varemerke. 3. Det må imidlertid legges til grunn at de to merker faktisk har sameksistert i 15 år på det norske marked. Begge foretak har deltatt på de samme varemesser, og som tidligere opplyst har søker både kjent til og akseptert innsigers varemerke. Han har overhodet ikke ansett det for et problem. Vi noterer at heller ikke innsiger har funnet grunn til å protestere mot søkers varemerke i løpet av de 15 år som sameksistensen har vart. Ettersom det åpenbart er innsiger som finner sameksistens problematisk, og ikke søker, bør det heller ikke klandres søker at han ikke har fulgt opp med noe søksmål, men derimot fra innsiger som ved sin passivitet har gitt søker grunn til å tro at hans eksistens heller ikke representerte noe problem for innsiger. Dette vil, om nødvendig sikkert kunne bekreftes av messearrangør. Vi finner det fullt ut forståelig at det ikke har vært noe problem for å sameksistere, ettersom de to merker atskiller seg både visuelt og fonetisk. Dette skyldes ikke minst det særpregete logo HD, men også det faktum at OILTECH fremstår på en egen måte som er åpenbart forskjellig fra innsigers merke. Som kjent skal et varemerke vurderes i sin helhet både i spørsmål om distinktivitet og forvekselbarhet. Innsiger kommenterer også den semantiske likhet/ulikhet, men vi finner det ganske åpenbart at HD Oiltech er egnet til å oppfattes med et annet betydningsinnhold enn OILTECH. På bakgrunn av ovenfor nevnte opplysninger og anførsler samt tidligere argumentasjon, vil vi fastholde påstand om at merkene kan sameksistere uten fare for forveksling, i samsvar med avgjørelsen til Patentstyrets Første Avdeling." I innlegg av 25. november 2009 uttaler innsigers fullmektig: "Jeg viser til Annen Avdelings brev av 25. september 2009 med oversendelse av en ny uttalelse i innsigelsessaken fra søkerens norske varemerkefullmektig, Onsagers AS, Oslo, datert 17. september 2009. Det kan med dette opplyses at klageren har funnet ikke å ville inngi ytterligere argumentasjon i denne sak, idet saken anses fra klagerens side tilstrekkelig opplyst. Klageren avventer nå Annen Avdelings avgjørelse i saken. " Annen avdeling skal uttale:
Annen avd. sak nr. 7889 15 Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Etter 14 første ledd nr. 6 kan et varemerke ikke registreres dersom det er egnet til å forveksles med et varemerke som er vernet for en annen. Forvekselbarhet forutsetter en viss grad av kjennetegnslikhet og vareslagslikhet (varemerkelovens 4, jf. 6 første ledd). De to elementene kan ikke vurderes separat. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor både vareslags- og kjennetegnslikheten spiller inn, jf. høyesterettsdommen i Rt. 1998 s. 1988, NIR 1999 s. 739 (COSMICA) og 2. avd. kj. 6747, NIR 2000 s. 91 (CONDIS), samt EU-domstolens avgjørelser i sakene C-251/95 Sabel v. Puma (Sml. 1997 s. I-6191) og C-39/97 Canon v. Metro-Goldwyn- Mayer (Sml. 1998 s. I-5507). Hvis varene eller tjenestene retter seg mot flere omsetningskretser, må risikoen for forveksling i begge eller alle omsetningskretser tas i betraktning, jf. avgjørelsen i sak C-412/05 Alcon v. Biofarma (Sml. 2007 s. I-3569). Vurderingstemaet er om gjennomsnittsforbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling), eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere (indirekte forveksling), jf. Rt. 2008 s. 1268 («pascal søtt & salt»), samt Sabel v. Puma og Canon v. Metro- Goldwyn-Mayer. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert. Han vil normalt oppfatte merkene som en helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkenes enkelte deler hver for seg, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-334/05 P Shaker (Sml. 2007 s. I-4529), og han må normalt stole på det ufullstendige bilde av merkene som han har i erindringen, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-342/97 Lloyd v. Klijsen (Sml. 1999 s. I-3819). Det må også tas hensyn til at omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå kan variere, alt etter hvilke kategorier av varer eller tjenester det er snakk om og hvorledes de omsettes. I den foreliggende sak er det delvis identitet mellom de to varefortegnelsene. Registreringshaveren har under behandlingen i Annen avdeling frafalt kravet på vern for motorer i klasse 7, men registreringen omfatter fortsatt maskiner og ventiler i samme vareklasse, som dekker slike «hydrauliske og pneumatiske maskiner» og «trykkventiler, trykkreduksjonsventiler» som innsigerens varemerke er vernet for. I den grad det foreligger vareidentitet må det skje en nokså streng vurdering av kjennetegnslikheten, i den forstand at det kreves større avstand mellom kjennetegnene enn om vareslagene hadde vært ulike. Forsåvidt gjelder vareklasse 7, er registreringen av HD OILTECH begrenset til varer for bruk i oljeindustrien. Det må legges til grunn at det for slike varer foreligger en høy grad av
Annen avd. sak nr. 7889 16 merkebevissthet, som i noen grad kan bidra til å motvirke forvekslingsrisiko. For varene i klasse 8 og tjenestene i klasse 37 er registreringen ikke tilsvarende begrenset, men her er det til gjengjeld mindre grad av vareslagslikhet. Ved vurderingen av kjennetegnslikheten må det blant annet legges vekt på graden av visuell, fonetisk og begrepsmessig likhet. Selv om det skal foretas en helhetsvurdering, kan det være tilstrekkelig med likhet i ett element, hvis dette utgjør en selvstendig og særpreget del av merkene, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-120/04 (THOMSON LIFE), premiss 35, se også Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2008 s. 1268 («pascal søtt & salt»), særlig avsnitt 64. Ordet OILTECH inngår i begge varemerkene. Det er sammensatt av det engelske ordet OIL og forkortelsen TECH. Begge elementene vil være velkjente for omsetningskretsen, særlig for brukere innen oljebransjen, men også for alminnelige forbrukere. Det sammensatte ordet vil bli oppfattet som en forkortelse for «oil technology», som kan betegne (høy)teknologiske oljeprodukter eller produkter til bruk i oljebransjen. Ordet må derfor anses som beskrivende, smnl. Annen avdelings kjennelse 7676 (2007) TECHLUBE, se også PS-7500-2004 MAPTECH. Innsigeren har anført at varemerket OILTECH har ervervet styrket særpreg gjennom bruk, og har for å underbygge dette fremlagt brosjyremateriell. Materiellet er imidlertid ikke datert, og det er heller ikke gitt nærmere opplysninger om distribusjonens art og omfang. Mot denne bakgrunn kan dokumentasjonen ikke tillegges vekt, og Annen avdeling kan følgelig ikke bygge på at merket har ervervet styrket særpreg. Selv om ordet OILTECH må anses som beskrivende for oljeprodukter og produkter til bruk i oljebransjen, må det legges til grunn at innsigerens varemerke er gyldig registrert. Merkets særpreg må, slik Annen avdeling ser det, forutsettes å ligge i den grafiske utformingen av bokstavene i innsigerens merke. Annen avdeling er enig med Første avdeling i at lite særpregede varemerker vil ha en mer begrenset beskyttelsessfære enn mer særpregede varemerker. Det innebærer ikke at svake varemerker har vern bare overfor identiske eller nær identiske kjennetegn. Det må i hvert tilfelle foretas en vurdering av det helhetsinntrykket som merkene er egnet til å danne hos en gjennomsnittsforbruker. Hvis de to merkene inneholder et felles element, og hvis dette elementet er mer særpreget enn eventuelle øvrige elementer i merkene, kan det foreligge risiko for forveksling
Annen avd. sak nr. 7889 17 selv om elementet som er felles ikke besitter en høy grad av særpreg, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-235/05 P (FLEX / FLEXI AIR) og C-344/07 P (MICRO FOCUS / FOCUS). I det registrerte varemerket er ordet OILTECH skrevet med skrifttyper som skiller seg nokså klart fra dem som er brukt i innsigerens merke. I tillegg inngår bokstavene HD, skrevet med særpregede bokstaver i grønt. Ettersom ordet OILTECH er beskrivende, øver det beskjeden innflytelse på helhetsinntrykket av merkene. Det mest dominerende elementet i det registrerte merket er bokstavene HD i nevnte grafiske utforming, som ikke har likhetstrekk med noe element i innsigerens merke. Etter en helhetsvudering er Annen avdeling kommet til at de to varemerkene er så ulike at det ikke vil oppstå risiko for forveksling, selv ikke om de benyttes for identiske varer i klasse 7, jf. varemerkelovens 14 første ledd nr. 6. Anførslene om passivitet er det ikke nødvendig for Annen avdeling å gå inn på, da disse ikke kan få noen betydning for varemerkets registrerbarhet. Registreringen blir etter dette å opprettholde for samtlige varer og tjenester, unntatt for «motorer» i klasse 7, som registreringshaveren har gitt avkall på ved brev 17. september 2009. Det avsies slik kjennelse: Registreringen oppheves for «motorer» i klasse 7 og opprettholdes for øvrige varer og tjenester. Are Stenvik (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)