Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7837 Patentsøknad nr. 2005 2858 PCT-nummer: PCT/EP03/12581 Søker: Almirall-Prodesfarma SA, Barcelona, Spania Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 13. oktober 2008 Foreliggende sak gjelder en klage etter patentlovens 75, jf. 72, over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 9. mars 2007, hvorved innkommet begjæring om oppreisning (krav om at saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelse) ble nektet imøtekommet. Avgjørelsen ble sendt søkerens fullmektig samme dag. Begjæringen gjaldt oversittelse av meddelt frist for innbetaling av avgift for tilleggsfrist for å sende inn oversettelse til norsk av videreført internasjonal patentsøknad, jf. patentlovens 31 annet ledd og avgiftsforskriftens 35 første ledd nr. 1, med den følge at søknaden må anses trukket tilbake, jf. patentlovens 31 tredje ledd. Søknaden ble forsøkt videreført (innlevert) i Norge mandag den 13. juni 2005 [Første avdeling har i sin avgjørelse feilaktig angitt datoen 27. juni 2005]. Søknaden har prioritet fra spansk patentsøknad nr. 200202590, innlevert den 12. november 2002 [Første avdeling har i sin avgjørelse feilaktig angitt datoen 12. november 2003]. Fristen på 31 måneder for å videreføre søknaden i Norge etter patentlovens 31 første ledd skulle dermed utløpe den 12. juni 2005 [Første avdeling har i sin avgjørelse feilaktig angitt datoen 12. juni 2006]. Da 12. juni 2005 var en søndag, ble fristen i medhold av bestemmelsen i avgiftsforskriftens 3 forskjøvet til nærmeste påfølgende virkedag, mandag den 13. juni 2005. Søknaden er således innlevert rettidig, men uten at oversettelse av søknaden til norsk fulgte med. Søknadsavgift er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 12. juli 2005, innen fakturafristens utløp. Oversettelse av søknaden til norsk innkom til Patentstyret den 12. august 2005, innen 2-månedersfristen oppstilt i patentlovens 31 annet ledd. Den 15. august 2005 er faktura for innbetaling av avgift for forlenget frist for innsendelse av
2. avd. sak nr. 7837 2 oversettelse av søknaden til norsk, jf. patentlovens 31 annet ledd og avgiftsforskriftens 35 første ledd nr. 1, sendt til søkers fullmektig. Betalingsfristen ble satt til 19. september 2005. Avgiften var ikke registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto ved betalingsfristens utløp den 19. september 2005. Ved Patentstyrets brev (avgjørelse) av 5. oktober 2005 er søkers fullmektig orientert om at søknaden anses trukket tilbake for så vidt angår Norge, jf. patentlovens 31 tredje ledd, med bakgrunn i manglende innbetaling av nevnte avgift innen den meddelte fristen. I nevnte brev er søker gjort oppmerksom på muligheten til å begjære oppreisning for oversittelse av betalingsfristen etter bestemmelsen i patentlovens 72, samt orientert om muligheten for å påklage beslutningen om at søknaden skal anses trukket tilbake til Patentstyrets 2. avdeling, jf. patentlovens 26. Søkers begjæring om oppreisning innkom til Patentstyret den 10. oktober 2005. Den 11. november 2005 er faktura for innbetaling av avgift for utsatt innsendelse av oversettelse av søknaden, jf. avgiftsforskriftens 35 første ledd nr. 1, og faktura for innbetaling av oppreisningsavgift, jf. avgiftsforskriftens 20 første ledd, sendt til søkers fullmektig, med betalingsfrist 12. desember 2005. Begge avgifter er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 9. desember 2005, innen fakturafristen. Patentstyrets 1. avdeling har ved sin behandling av oppreisningsbegjæringen lagt til grunn at søkers fullmektig ble oppmerksom på fristoversittelsen den 5. oktober 2005, ved mottak av Patentstyrets brev (avgjørelse) av samme dato (sendt med bud-/kurértjeneste). Oppreisningsbegjæringen er således ansett innlevert innen utløpet av fristene som oppstilles i patentlovens 72. Første avdelings avgjørelse av 9. mars 2007 var begrunnet som følger: "Det synes som om fristoversittelsen skyldes at søkers fullmektig ikke mottok faktura sendt fra Patentstyret for avgift for sen innlevering av oversettelse. Patentstyret fakturerte søker for avgift for sen innlevering av oversettelsen 2005.08.16. Det fremgår i vårt datasystem at den aktuelle fakturaen er generert. Det er ikke registrert noen ustabilitet i vårt faktureringssystem denne dagen. Vår økonomiseksjon kunne heller ikke
2. avd. sak nr. 7837 3 finne noen feil som tyder på at fakturaen ikke ble sendt. Patentstyret legger således til grunn at fakturaen ble sendt. Når oversettelsen av en internasjonal søknad sendes inn for sent, vet fullmektigen at det vil bli fakturert en avgift for dette. Dersom man mot formodning ikke mottar en slik faktura innen rimelig tid, må det forventes at fullmektigen har et system eller en rutine som fanger opp dette. I foreliggende sak hevder søkers fullmektig at de ikke har mottatt faktura for gjeldende avgift. Patentstyret har forståelse for at det kan oppleves som urimelig å måtte stå ansvarlig for en fristoversittelse hvor faktura ikke er mottatt. Imidlertid stilles det strenge krav til den omhu som med rimelighet kan kreves av søker og søkers fullmektig for å holde fristene knyttet til en avgift. Patentstyret begynte å fakturere avgifter knyttet til patentsøknader i februar 2004, noe som tilsier at søkers fullmektig har hatt god tid til å innføre betryggende kontrollrutiner knyttet til forventede fakturaer. Høsten 2005 hadde søkers fullmektig ingen kontrollrutiner for å sikre at en faktura fra Patentsyret mottas som forventet. Patentstyret har på denne bakgrunn besluttet at søker ikke får oppreisning. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetlig vurdering kommet til at søkers fullmektig ikke har utvist all den omhu som med rimelighet kan kreves etter patentloven 72. Beslutning: Begjæringen om oppreisning avslås." Søkers begrunnede klage over 1. avdelings avgjørelse innkom til Patentstyret den 8. mai 2007, innen klagefristen. På grunn av en menneskelig svikt ble klageskrivet etter skanning feilsendt og feillagret i Patentstyrets dokumentdatabase, og er ikke kommet til 2. avdeling før feilen ble oppdaget den 10. april 2008. Faktura for innbetaling av klageavgift er sendt ut den 14. april 2008, med betalingsfrist 15. mai 2008. Klageavgiften er registrert innbetalt til Patentstyrets konto den 5. mai 2008, innen fakturafristen, jf. avgiftsforskriftens 21. I klagen uttaler søkerens fullmektig: "I forbindelse med 1. Avdelings avslag om oppreisning av 9. mars 2007 i ovennevnte sak ønskes det med dette å innklage avgjørelsen for Patentstyrets 2. Avdeling idet det vil påberopes at de systemer som eksisterte for kontroll av innbetaling av den aktuelle avgift var så gode som overhodet mulig i lys av de forhold som eksisterer angående betaling av avgift for sen innlevering av oversettelse. For å forklare situasjonen sett fra fullmektigs ståsted blir det, som forklart i begrunnelsen for søknad om oppreisning til Patentstyrets 1. Avdeling av 2. januar 2006, opprettet en liste som gjelder forventede betalingsfakturaer fra Patentstyret som blir krysset ut når notaen blir mottatt. Det springende punktet i foreliggende sak er derfor: Når burde varselslampen hos fullmektig begynne å lyse når forventet faktura ikke er mottatt.
2. avd. sak nr. 7837 4 I begrunnelsen for avslaget uttales det at Dersom man mot formodning ikke mottar en slik faktura innen rimelig tid, må det forventes at fullmektigen har et system eller en rutine som fanger opp dette. Videre sies det i avslagsbegrunnelsen at Høsten 2005 hadde søkers fullmektig ingen kontrollrutiner for å sikre at en faktura fra Patentstyret mottas som forventet. Nøkkelordene her er innen rimelig tid og som forventet. Som forklart ovenfor eksisterte det et system hvor mottatte fakturaer ble krysset av for å sjekke at forventede fakturaer ble mottatt. Utstedelsen av fakturaer fra Patentstyret varierer imidlertid svært i tid, og det var ingen grunn til å mistenke at den aktuelle fakturaen var utsendt, men ikke mottatt den 16. august 2005 selv om den figurerer på styrelisten av 13. juni 2005. Etter forespørsel på vårt bokholderi er det ikke uvanlig at notaer blir sendt ut fra Patentstyret hele seks måneder etter at vår interne styreliste er generert, så til og med 13. desember 2005 var det fremdeles ingen grunn til at varselslampen skulle starte å lyse hos oss og til og med senere datoer ville heller ikke vært uvanlige. I betraktning av betalingsfristen 19. september 2005 som er satt på den aktuelle giroen faktura nr. 30516498 (og som ikke ble mottatt) ligger denne datoen godt innenfor det tidsintervallet som er satt opp som slingringsmonn før mistanke om at noe er galt setter inn. Som opplysning i faktura 30516498 står det at depending on the type of fee concerned, payment after the due date may lead to the shelving of your application. Avgjørelse om at søknaden blir ansett som trukket blir mottatt 6. oktober 2006 (utstedelsesdato 5. oktober 2005), mens kopi av den aktuelle fakturaen blir mottatt 31. oktober 2005. Dersom det skulle blitt operert med henleggelse i 4 måneder fra oversittelse av betalingsdatoen, skulle denne løpt ut 19. januar 2006. Dersom denne datoen hadde vært aktuell, ville muligens varselslampen hos oss begynt å lyse (i betraktning av at 6 måneders forsinkelse ikke er uvanlig, hvilken dato da ville vært 13. desember 2005, se ovenfor), men da var allerede søknaden ansett som trukket tilbake og kun oppreisningsbegjæring basert på Patentlovens 72 var mulig. Rent praktisk er det heller ikke hensiktsmessig å etterlyse notaer fra Patentstyret som er forventet å bli sendt ut, og igjen er det et spørsmål om når slik purring skulle bli sent til Patentstyret i og med at det ikke synes å være noen øvre grense for når slike notaer blir sendt ut. Med andre ord er det Patentstyret som setter frister for betaling (så fremt slike frister ikke er bestemmelses- eller lovbestemt) og etterlysing av slike notaer ville representere en stor mengde unødvendig ekstraarbeide både for oss og Patentstyret (betaling av utstedte notaer fungerer jo normalt tilfredsstillende og foreliggende sak er et særtilfelle). På bakgrunn av denne redegjørelse vil det anmode om at Patentstyrets 2. Avdeling omgjør ovennevnte avgjørelse om at begjæring om oppreisning avslås."
2. avd. sak nr. 7837 5 I et ytterligere innlegg, innkommet den 13. mai 2008, uttaler søkers fullmektig videre: Det vises til vårt brev til 2. avdeling av 8. mai 2007. Vi ønsker å utdype våre synspunkter på hva som har skjedd i saken. Når vi innleverer en søknad i Norge, vil vi legge inn i basen de lovbestemte fristene, for eksempel at oversettelsen må innleveres innen to måneder i tilfelle av en PCT-videreføring og 16 måneder fra løpedato for andre søknader, osv. Avgifter som følger av innleveringen føres i en egen liste. Denne listen beror i vårt bokholderi, som krysser av etter som de tilhørende fakturaene kommer inn fra Patentstyret. Samtidig føres betalingsfristene (som fremkommer av fakturaene) inn i bokholderisystemet, som overvåker at de blir betalt. I tilfelle av en PCT-søknad føres for eksempel søknadsavgift og eventuell avgift for sen oversettelse. Fakturaen på søknadsavgiften får vi vanligvis inn ganske raskt, hvilken vi bruker som kvittering på innleveringen av søknaden overfor kunden. Fakturaen på oversettelsen får vi fra Patentstyret først etter at oversettelsen er innlevert. Det er derfor ikke riktig når Patentstyrets 1. avdeling sier at vi ikke har noe system for å følge opp fristene. Bokholderiet har som oppgave å kontrollere at fakturaene kommer inn og blir betalt i tide. Systemet med fakturalister har fungert utmerket i mange år, og dette er så vidt vi vet første gang det har sviktet. Bokholderiet har derfor stolt fullt og fast på dette systemet, og har ikke sett grunn til å gå rutinene nærmere etter i sømmene. Dette kan også skyldes at personalet i bokholderiet har fått inntrykk av at dette er en frist som ikke er uopprettelig, jfr. punkt 4 nedenfor. Det synes imidlertid at det på grunn av de endringene som i de senere år har skjedd i Patentstyrets post- og faktureringsrutiner har oppstått et smutthull som gjør at systemet er blitt vanskelig å administrere: 1. Tidligere kunne vi føre opp at det skulle betales inn ekstra avgift ved innleveringen av søknaden, dvs. hvis den ble innlevert uten norsk tekst. Ekstraavgiften kom da med på den ordinære fakturaen for søknadsavgiften. Dette systemet har Patentstyret senere gått bort fra, og sender nå ut en ekstra faktura først etter at oversettelsen er kommet inn. Dette betyr at vi i perioden mellom innleveringen av oversettelsen og utstedelsen av fakturaen ikke har noen frist å føre inn for overvåkning, ettersom fristen ennå ikke eksisterer, ikke kan beregnes og vi ikke vet når fakturaen kommer. Problemet er at det i de siste årene har variert meget når vi har fått denne fakturaen fra Patentstyret. Om nødvendig kan vi lete frem eksempler som viser at fakturaene har blitt sendt ut fra noen dager til flere måneder etter at oversettelsen var sendt inn. 2. Dernest er fristen for betaling av slike avgifter kort, vanligvis en måned. En konsekvens av dette er at vi har kort tid på oss til å oppdage en eventuell manglende faktura. 3. Skulle en faktura bli borte på veien, har vi ingen mulighet til å oppdage dette direkte, ettersom det ikke er noen bekreftet eller sikker postgang mellom oss og Patentstyret. Tidligere førte Patentstyret postlister hvor vi kunne kontrollere hva vi skulle ha mottatt. Dette var nettopp en form for sikring av postgangen. Fra vår side er det i praksis umulig å innføre effektive kontrollrutiner for postgangen på grunn av den korte fristen som gis. Det måtte i så fall sendes ut purringer med korte mellomrom i alle saker hvor det ennå ikke umiddelbart kommer inn en faktura. Dette synes
2. avd. sak nr. 7837 6 imidlertid å medføre unødvendig anstaltmakeri, da vi som sagt ikke tidligere har opplevd at fakturaer ikke har kommet frem. Vi har også fått kjennskap til at Patentstyret har satt ut utskrift av fakturaer til et eksternt firma. Det er da innført et mellomledd, og vi antar at Patentstyret ikke kan garantere utsendelsen av hver enkelt faktura. Imidlertid må det eksisterer en form for oppdragslister til dette firmaet, som kan erstatte de gamle postlistene. 4. Oversettelsesfakturaen har en frist som settes av Patentstyret. Til tross for det som står på fakturaen vil en oversittelse av fristen ikke medføre henlegning, med mulighet for gjenopptagelse. En manglende betaling av avgiften fører derimot til at søknaden anses som trukket og derfor ikke kan gjenopptas. Når vi får avgjørelsen fra Patentstyret er det ingen ordinær retrettmulighet som kan redde saken. Vi vil i denne sammenheng poengtere at fakturablanketten har en tekst som er direkte misvisende. Det står nemlig at søknaden kan bli shelved hvis avgiften ikke betales, dvs. det som på norsk kalles å henlegges. Det er ikke nevnt noe om at søknaden kan bli ansett som withdrawn. Alene dette burde føre til at oppreisning gis. I sammenfatning kan vi si at det har kommet bort et brev fra Patentstyret, dette kan verken bekreftes eller avkreftes, ettersom alle kontrollrutiner i Patentstyret er avskaffet. Vi har en rutine laget for å fange opp slike tilfeller, men vi har i praksis meget små muligheter til å oppdage dette, nærmere bestemt kan det bare skje ved tilfeldigheter. Vår rutiner som er beskrevet ovenfor, ble laget for flere år siden, og for de forhold som rådet da. Forholdene har endret seg, og vi har ikke oppdaget at rutinene ikke lenger holdt mål. Så vidt jeg kjenner til, er dette det eneste tilfellet hvor en slik frist har gått oss forbi. Det må innskytes at vi finner det usannsynlig at brevet først skal være kommet inn her i huset og deretter kommet bort, i og med at vårt bokholderi har anmerket at alle de andre fakturaene samme dag er mottatt. Vi vil også fremholde at det systemet som Patentstyret har fått i stand må regnes som direkte uforsvarlig når det gjelder avgifter hvor oversittelser medfører fatale tap av rettigheter. Vi antar at dette skyldes uforutsette konsekvenser av de senere års rutineendringer, og denne saken tjener i det minste til å avdekke forholdet. Det kan nevnes at EPO har en lempeligere praksis hvor manglende innbetaling av søknadsavgifter fører til at søknaden blir ansett som trukket, men med mulighet til gjenopptagelse innen to måneder mot betaling av tilleggsavgift (Regel 108). Det inntrufne har store konsekvenser for kunden, som uforskyldt har kommet opp i dette. For vår del ville selvfølgelig avgiften blitt fristført og betalt hvis vi hadde fått kjennskap til den på vanlig vis. Det er en meget uheldig situasjon som vi imidlertid hadde små muligheter til å unngå. Ut fra det som er anført ovenfor anser vi at vi har tatt alle forholdsregler som med rimelighet kan forlanges i dette tilfellet, og ber om at søknaden blir oppreist. Det må nevnes at klagen til 2. avdeling først ikke ble registrert i Patentstyret. Alle årsavgifter har derfor blitt returnert til kunden. Det kan virke som om Patentstyret først ble oppmerksom på forholdet da kunden ba om en forklaring på hvorfor avgiftene ble returnert. Som kjent skal årsavgifter betales også under oppreisningsperioden; søknaden blir ellers henlagt på dette grunnlaget, men det antar vi ikke kan skje i dette tilfellet. Vi er i tvil om hvordan dette skal håndteres, men vil for sikkerhets skyld betale inn de returnerte årsavgiftene på nytt.
2. avd. sak nr. 7837 7 Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et annet resultat enn 1. avdeling. Innledningsvis nevnes at patentlovens 72 ble endret ved den nye tvisteloven med virkning fra 1. januar 2008. Endringen innebærer at begrepet oppreisning ikke lenger brukes i loven, og at det i stedet skal vurderes om saken skal tas under behandling til tross for fristoversittelsen. Endringen er av språklig karakter og har ingen realitetsbetydning. Begjæringen gjelder for sent betalt avgift etter patentlovens 31 annet ledd. Forut for den lovendring som trådte i kraft 1. mai 2003, var det fastsatt at avgiften skulle være betalt innen den ytterligere frist, dvs. før utløpet av tilleggsfristen på to måneder. I 2003 ble patentloven endret for å muliggjøre overgang til fakturering av en rekke avgifter, herunder avgiften etter 31 annet ledd. Hensikten med endringen var å oppnå et mer fleksibelt betalingssystem, til fordel for private parter, jf. Ot. prp. nr. 2 (2002 2003) s. 68. Etter lovendringen fremgår betalingsfristen ikke lenger av bestemmelsen i 31, hvor det nå i annet ledd bare heter at det skal betales en fastsatt tilleggsavgift. Betalingsfristen fastsettes av Patentstyret i det enkelte tilfelle i forbindelse med faktureringen, og skal etter avgiftsforskriftens 2 tredje ledd normalt være én måned. Første avdeling har avvist oppreisningsbegjæringen under henvisning til at søkeren, da denne ikke mottok noen faktura, burde ha forstått at noe var galt, og etterlyst fakturaen. Annen avdeling deler ikke denne vurderingen. Årsaken til fristoversittelsen er i dette tilfellet oppgitt å ha vært at søkerens fullmektig ikke mottok Patentstyrets faktura. Annen avdeling legger dette til grunn. Fullmektigen har opplyst å ha etablert rutiner for etterlysning av fakturaer som ikke mottas, men anfører at det i det foreliggende tilfellet ikke var gått så lang tid at det var grunn til å etterlyse fakturaen. Annen avdeling kan ikke se at det i så måte kan reises kritikk mot fullmektigens rutiner eller handlemåte. Det følger av 2. avdelings avgjørelse 10. september 2007 i sak 7757, at den strenge praksis som gjelder for overholdelse av andre frister som er fastsatt i eller i medhold av patentloven, ikke skal legges til grunn for fakturafrister. Når hensikten med overgang til fakturering av visse avgifter var å etablere et mer fleksibelt betalings-
2. avd. sak nr. 7837 8 system til fordel for private parter, kan man ikke stille de samme krav til rutiner og kontrollsystem som for de øvrige frister som er fastsatt i loven eller i medhold av loven. Også når det gjelder fakturafrister må man riktignok sørge for at personalet har fått tilfredsstillende opplæring og er informert om viktigheten av at fristene overholdes, at man sørger for tilfredsstillende systemer med sikte på betaling under sykdomsfravær, ferieavvikling, overgang til nye datasystemer osv. Men man kan etter 2. avdelings oppfatning ikke kreve at rutinene i det foreliggende tilfelle skulle ha vært i stand til å avdekke problemet med den bortkomne fakturaen før utløpet av den fastsatte betalingsfristen. Mot denne bakgrunn må vilkårene for oppreisning etter patentlovens 72 anses å være oppfylt. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og saken tas under behandling. Are Stenvik (sign.) Ole-Andreas Rognstad (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.)