Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8076 Int. reg. nr. 0870147 Nasj. ref. nr. 200514287 Prioritet 2005.06.29, 78661217 US Registreringshaver: Apple Inc., 1 Infinite Loop, CA95014, California, USA WIPO fullmektig: Thomas R. La Perle, Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop, MS: 3TM Cupertino, CA 95014, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 30. august 2010, hvorved det nedenfor gjengitte internasjonalt registrert figurmerket av registreringshaver benevnt som "IPOD LOGO" ble nektet gitt virkning (vern) i Norge. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble oversendt registreringshavers norske fullmektig samme dag. Int. reg. nr. 870147 (200514287)
Annen avd. sak nr. 8076 2 Merket er opprinnelig registrert med- og utpekningen av Norge gjaldt opprinnelig for- følgende varer: Klasse 9: Portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and video files; computer software for use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and video files on portable and handheld digital electronic devices; electronic and mechanical accessories and computer software for portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio, image, and video files; docking stations; stands; battery chargers; battery packs; electrical connectors, wires, cables, and adaptors; wired and wireless remote controls; headphones and earphones; stereo amplifier and speaker base stations; automobile stereo adapters; audio recorders; radio receivers; radio transmitters; image scanners; video viewers; media readers; computer application software for recording and organizing calendars and schedules, to-do lists, and contact information; computer game software; computer software for clock and alarm clock functionality; carrying cases, sacks, and bags, all for use with portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio, image and video files. Varefortegnelsen er under saksbehandlingen i Første avdeling blitt endret / begrenset til (kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 32/2008, med publiseringsdato 4. august 2008): Klasse 9: Portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and video files; computer software for use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and video files on portable and handheld digital electronic devices; a full line of electronic and mechanical parts and fittings for portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and video files; electronic docking stations; stands specially designed for holding portable and handheld digital electronic devices; battery chargers; battery packs; electrical connectors, wires, cables, and adaptors; wired and wireless remote controls for portable and handheld digital electronic devices; headphones and earphones; stereo amplifier and speaker base stations; automobile stereo adapters; audio recorders; radio receivers; radio transmitters; image scanners; video viewers namely, video monitors for portable and handheld digital electronic devices and electronic memory card readers; a full line of computer software for portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating and reviewing text, data, audio, image and video files; computer application software for recording, and organizing calendars and schedules, to-do lists, and contact information; computer game software and computer software for clock and alarm clock functionality; carrying cases, sacks and bags, all for use with portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio, image and video files.
Annen avd. sak nr. 8076 3 Under behandlingen i Patentstyrets Første avdeling ble anført at figurmerket ikke kan gis virkning (vern) i Norge, da det er beskrivende og mangler det nødvendige kjennetegnsrettslige særpreg, jf. bestemmelsene i varemerkelovens 14. Med hensyn til fullmektigens anførsler for Første avdeling vises det til sakens dokumenter. Fra Første avdelings avslag hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: Den internasjonale registreringen er et figurmerke som består av fire geometriske figurer; et rektangel, et kvadrat og to sirkler. Den ene sirkelen er plassert inne i den andre sirkelen, og disse er sammen med kvadratet plassert inne i rektanglet. Måten figurene er plassert i forhold til hverandre, medfører at merket i sin helhet fremstår som en enkel stilistisk tegning av en håndholdt elektronisk innretning, herunder for eksempel en digital musikkspiller. Spørsmålet er om merket skal nektes besluttet gjeldende fordi det beskriver egenskaper ved de aktuelle varene, eller at det ikke er egnet til å skille innehavers varer fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for varene, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum og annet ledd bokstav a. Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de aktuelle varene merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både kunne være profesjonelle og private forbrukere. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EUdomstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide. Den internasjonale registreringen ønskes besluttet gjeldende for elektronisk ustyr i klasse 9. Spørsmålet i saken er hvorvidt søker kan få en enerett til figuren. Patentstyret er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte dette merket som et særskilt kjennetegn for denne type varer. Innehavers fullmektig anfører at merket består av en stilistisk tegning som i sin helhet er særpreget. De karakteristiske elementene i merket er en uvanlig kombinasjon som utgjør en unik design som avviker fra andre håndholdte elektroniske innretninger på markedet. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til kjennetegnsvurderingen. Vi er ikke enige i at merket er sammensatt av en kombinasjon av karakteristiske elementer. Merket består av de mest vanlige geometriske figurer; et rektangel, et kvadrat og to sirkler. Disse figurene er etter vår mening heller ikke sammensatt på en uvanlig måte som tilfører merket som helhet distinktivitet. Rektangelet gjengir en helt ordinær utforming på en håndholdt elektronisk innretning. Mange slike innretninger har en skjerm som viser nødvendig informasjon. I dette merket fremstår kvadratet som en gjengivelse av en skjerm plassert øverst i innretningen. Sirklene som er plassert nederst i innretningen fremstår som en gjengivelse av styringsmekanismen/styreflaten eller
Annen avd. sak nr. 8076 4 sirkelformet navigasjonshjul. Patentstyret kan ikke se at måten elementene er sammenstilt på er uvanlig, eller at merket som helhet fremstår som en unik design. Det er nettopp den enkle utformingen som preger merket, og som av gjennomsnittsforbruker vil kunne bli oppfatte som en angivelse av varens art eller utforming, herunder avbildning av varen (et håndholdt elektronisk produkt) eller et elektronisk produkt med skjerm og navigasjonstast. Etter vårt syn vil den internasjonale registreringen også bli oppfattet som beskrivende for software og de andre produktene i varefortegnelsen, som er direkte tilknyttet de håndholdte elektroniske innretninger. Merket er så enkel i sin utforming at den vil bli oppfattet som å være et rent opplysnings- eller informasjonssymbol. Når dette merket benyttes for slike varer vil det kun bli oppfattet som en informasjon om at varene er spesielt tilpasset eller egnet for bærbare håndholdte elektroniske innretninger. Patentstyret har på denne bakgrunn kommet til at den internasjonale registreringen vil bli oppfattet som angivelse av egenskaper ved varene i varefortegnelsen, jf. varemerkeloven 14 annet ledd bokstav a. *** Patentstyret har også kommet til at den internasjonale registreringen mangler særpreg for håndholdte elektroniske innretninger. Som det fremgår av drøftelsen ovenfor vil merkets utforming medføre at merket vil bli oppfattet som en enkel avbildning av varen. Det vises i denne sammenheng til EU-domstolens avgjørelse C-25/05 P, Storck, premiss 26 og 29, der det fremgår at særpregsvurderingen vil kunne bli den samme i forhold til todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av varene. Vurderingstemaet er under enhver omstendighet om utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen, se forente saker C-473/01 og C- 474/01 Proctor & Gamble. EU-domstolen har videre flere ganger slått fast at gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede varers opprinnelse ut fra emballasjens form (eller varens form i seg selv) uten figur- eller ordelementer. Derfor kan det i konkrete tilfeller bli vanskeligere å bevise at slike merker har særpreg, se C-281/01 Henkel. Vi er derfor av den oppfatning at begrunnelsen for å nekte merket er i overensstemmelse med uttalelsene i EU-retten fullmektigen refererer til, om at "et minimum av særpreg" er tilstrekkelig for å nekte det foreliggende merket, da merket i nærværende sak ikke kan sies å ha et slikt "minimum". I EU-rettens sak T-305/02 ble det blant annet lagt vekt på at mineralvannprodusenter i mange år har forsøkt å lage flasker som er litt spesielle, og at gjennomsnittsforbrukeren derfor til en viss grad er blitt vant til å forbinde en flaske med en kommersiell opprinnelse. En slik relasjon etter årelang innarbeidelse eller "påvirkning" mellom varene og utformingen av merket finner vi ikke dokumentert i nærværende sak. Denne avgjørelsen er dessuten vurdert av Patentstyrets annen avdeling i sak nr. 7840, (flaske), der det fremgår at vurderingen i denne avgjørelsen synes å være basert på en noe annerledes distinktivitetsnorm som ikke lengre anses som retningsangivende. Den internasjonale registreringen er således ikke egnet til å utpeke en særskilt kommersiell opprinnelse, men vil oppfattes som en generell avbildning av en vare. Merket vil ikke ha gjenkjennelseseffekt, og vil heller ikke kunne fungere som en opprinnelsesgaranti, som er et av hovedformålene med et varemerke, jf. EU-domstolens avgjørelser C-64/02, Das prinzip der bequemlichkeit, premiss 42, C-37/03, BioID, premiss 27, og EU-rettens avgjørelse T-130/01, Real people, real solutions, premiss 18. Den internasjonale registreringen mangler etter vårt syn det for registrering nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum.
Annen avd. sak nr. 8076 5 *** Fullmektigen viser til at det aktuelle merket er registrert i USA, EU og en rekke andre land. Det bes om en konkret begrunnelse for hvorfor merket er vurdert annerledes i Norge enn i USA og EU. Patentstyret har vurdert disse registreringene, men ikke funnet å kunne tillegge dem avgjørende vekt. Hva gjelder registreringene i USA og EU skal det bemerkes at Patentstyret har redegjort for hvorfor merket anses uregistrerbart i Norge, jf. drøftelsen over. Vi kan imidlertid ikke gi noen forklaring på hvorfor merket er vurdert annerledes i disse landene. Hvis merket er blitt registrert uten forutgående uttalelse vil det normalt ikke foreligge noen begrunnelse for vurderingen. Hvis det skulle foreligge uttalelser om merkets registrerbarhet, så har ikke fullmektigen fremlagt dokumentasjon for dette. Det faktum at merket er registrert gir lite informasjon om bakgrunnen for beslutningen. Vi viser også til EU-domstolens avgjørelse, C-363/99, Postkantoor, premiss 44, hvor det fastslås at det at et merke er registrert i et medlemsland ikke skal være utslagsgivende for registrerbarheten i et annet. Uttalelsen må tolkes slik at heller ikke praksis fra land utenfor EU er avgjørende for registrerbarheten i Norge. Videre fremgår det av WIPOs database ROMARIN at den internasjonale registreringen har blitt nektet besluttet gjeldende da det er beskrivende og/eller mangler særpreg i Storbritannia, Singapore og Kina. Utenlandsk praksis er dermed ikke entydig i denne saken. *** Fullmektigen har til slutt anført at innehaver ikke har søkt merket registrert for å få enerett til formen på produktet. Merket skal brukes som en del av Apples lisensprogram for ipod-tilbehør. De utviklerne som får lisens til å utvikle tilbehør, skal kunne påføre merket med teksten Made for ipod. Patentstyret kan ikke se at innehavers formål med den internasjonale registreringen, eller innehavers lisensprogram, har relevans for vurderingen av merkets registrerbarhet. Distinktivitetsvurderingen må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbruker antas å oppfatte merket, og hvilke beføyelser en registrering faktisk innebærer. Det kan heller ikke tas hensyn til at den internasjonale registreringen er tenkt å bli brukt i sammenheng med teksten Made for ipod. Konkusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at figurmerket er beskrivende og mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene. Merket må dermed nektes besluttet gjeldende i Norge, jf. varemerkeloven 14 første ledd annet punktum og annet ledd bokstav a. Beslutning: Den internasjonale registreringen nektes besluttet gjeldende." En betinget klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom fra registreringshavers norske fullmektig mandag den 25. oktober 2010; rettidig. I klagen anfører fullmektigen følgende:
Annen avd. sak nr. 8076 6 "Vi viser til ovennevnte norske utpekning og til 1. avdelings avgjørelse av 30. august 2010. Vedlagt oversendes kopi av MM7 sendt WIPO av søker den 10. september 2010, samt utskrift fra WIPOs database av i dag. Det fremgår av vedlagte dokumentasjon at den norske utpekningen av den internasjonale registreringen er trukket og vi skal etter dette anmode Patentstyret om å anmerke søknaden som "trukket" i databasen. Dersom Patentstyret ønsker å avvente bekreftelse fra WIPO på at den norske utpekningen er trukket før dette anmerkes i det norske varemerkeregisteret skal vi på vegne av Apple Inc, 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, US, klage saken inn for 2. avdeling. Under henvisning til tidligere innleverte argumenter anmodes da Patentstyrets 2. avdeling om å omgjøre avgjørelsen av 30. august 2010 og fremme det søkte merket til registrering uhindret av varemerkeloven 14 første ledd annet punktum og annet ledd bokstav a. Vi ser frem til å høre fra dere." * * * Grunnet forsinkelser i utviklingen av datafunksjonalitet for Første avdelings mottak og innledende behandling / formaliakontroll i klager over egne avgjørelser i varemerkesaker, slik 50 og 51 i den nye varemerkeloven av 2010 forutsetter, er Annen avdelings sekretariat i en overgangsperiode pålagt å utføre dette arbeidet for Første avdeling. Det vises i denne forbindelse til Design- og varemerkeseksjonens rutinebeskrivelse "RBS Klage til Annen avdeling". Først når alt av formalia er i orden, herunder at begge / alle parter har hatt anledning til å uttale seg om klagen i innsigelsessaker og saker om administrativ overprøving, skal Annen avdelings sekretariat melde fra til Første avdeling om at realitetsvurdering av klagen kan starte opp, jf. varemerkelovens 51 annet ledd. * * * Den 26. oktober 2010 ble faktura pålydende det gjeldende gebyr (avgift) for klage til Patentstyrets Annen avdeling, jf. varemerkelovens 50 annet ledd og avgiftsforskriftens 54, utstedt og sendt til registreringshavers norske fullmektig. Fristen for betaling var i fakturaen satt til 26. november 2010. Den 21. oktober 2010 mottok Patentstyret offisiell elektronisk notifikasjon fra Det internasjonale byrå i Genève om at utpekningen av Norge under internasjonal varemerkeregistrering nr.
Annen avd. sak nr. 8076 7 0870147 er trukket tilbake ("Notification of Renunciation"), med virkning fra 10. september 2010. Informasjon om tilbaketrekningen av utpekningen av Norge under internasjonal varemerkeregistrering nr. 0870147 er registerført hos WIPO den 5. oktober 2010, og er deretter kunngjort i WIPO Gazette nr. 40/2010, med publiseringsdato 28. oktober 2010. Notifikasjonen om tilbaketrekning av utpekningen av Norge under den internasjonale varemerkeregistrering nr. 0870147 ble innført i det norske varemerkeregisteret den 27. oktober 2010. Samme dag orienteres Annen avdeling av "registerfører" per e-post om den innkomne tilbaketrekningen. Tilbaketrekningen er i samsvar med gjeldende rutiner for endringer gjeldende internasjonale varemerkeregistreringer hvorunder Norge er utpekt ikke kunngjort i Norsk Varemerketidende. Klagegebyret (klageavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 17. november 2011; innen fakturafristens utløp. Den 17. januar 2011 sender registreringshavers fullmektig inn brev med følgende ordlyd: "Vi viser til vårt brev av 25. oktober 2010 i anledning ovennevnte sak. Det fremgår av Patentstyrets database at registreringen opphørte 30. august 2010 ved avgjørelse i Første avdeling. Dette er ikke korrekt, all den tid avgjørelsen er anket til Patentstyrets Andre avdeling. Vi antar også at Patentstyret nå har mottatt notifikasjon fra WIPO om at den norske utpekningen av den internasjonale registreringen er trukket, se vedlagte utskrift fra WIPOs database ROMARIN, der det på siste side fremgår at den norske utpekningen er trukket. Vi skal på bakgrunn av dette anmode Patentstyret om å endre status på angjeldende merke i registeret slik at det fremgår at registreringen er slettet etter begjæring fra innehaver." Den 15. februar 2011 orienterer Annen avdelings sekretariat saksbehandler(ne) i Første avdeling om at de formelle klagevilkår er oppfylt, og at det den 21. oktober 2010 er innkommet notifikasjon fra WIPO om at utpekningen av Norge under den aktuelle internasjonale registrering er trukket tilbake ( Notification of Renunciation ).
Annen avd. sak nr. 8076 8 Den 16. mars 2011 sender registreringshavers fullmektig inn brevet av 17. januar 2011 på nytt, påstemplet ordet "REMINDER". Den 13. april 2011 sender den ansvarlige saksbehandleren i Patentstyrets Første avdeling følgende brev (notat) til Patentstyrets Annen avdeling, med gjenpart til registreringshavers norske fullmektig: "Uttalelse til Annen avdeling vedrørende klagesak, jf. varemerkeloven 51 annet ledd tredje punktum. Det vises til klage over Første avdelings avgjørelse innlevert 25. oktober 2010. Den internasjonale registrering nr. 870147, figurmerke, ble ved Første avdelings avgjørelse av 30. august 2010 nektet besluttet gjeldende for Norges del. Patentstyret mottok notifikasjon fra WIPO 21. oktober 2010 om at den norske utpekningen av den internasjonale registreringen er oppgitt (trukket). Til tross for at utpekningen var trukket for Norges del, leverte fullmektigen inn 25. oktober 2010 en klage over Første avdelings avgjørelse til Annen avdeling. Formålet med klagen er at innehaver av den internasjonale registreringen ønsker at utpekningen skal anmerkes som trukket i Patentstyrets database. Patentstyrets første avdeling kan ikke se at statusen i denne utpekningen kan endres til Trukket. Da Første avdeling nektet merket registrert ved formell avgjørelse fikk utpekningen statusen Avslått. Sakens formelle avgjørelse i første avdeling blir ikke opphevet ved at utpekningen senere trekkes, og det må da være denne avgjørelsen som bestemmer sakens rettslige status. Denne statusen må bli stående inntil avgjørelsen eventuelt blir endret eller opphevet i klagebehandlingen. Fullmektigen har da heller ikke vist til hvilket rettsgrunnlag som danner grunnlaget for anmodningen. Første avdeling er videre av den oppfatning at statusen Trukket gir et feilaktig bilde av sakens rettslige status, så lenge den formelle avgjørelsen i Første avdeling blir stående. Statusen Trukket gir inntrykk av at utpekningen ble trukket tilbake under søknadsbehandlingen. Faktum i saken er at utpekningen ble behandlet og avslått. Dette vil også kunne skape forvirring for tredjemenn ved at man i databasen vil få opplysninger under informasjonslinjen Statushistorie om at merket både er avslått og trukket. Patentstyret er enig med fullmektigen i at det er feil at registreringen har status Opphørt i registeret. Statusen opphørt er satt ved en feil og er misvisende da den gir utrykk for at det tidligere har eksistert en rettighet. Den korrekte statusen i denne saken er Avslått Avgjørelsen er påklaget til høyere instans. Statusen er nå rettet opp i registeret. Første avdeling ønsker med dette å anmode Annen avdeling om å komme med en uttalelse i forhold til denne problematikken ved en eventuell avgjørelse av klagesaken, jf. varemerkeloven 51 annet ledd tredje punktum. Saken sendes over til Patentstyrets annen avdeling for videre behandling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd annet punktum."
Annen avd. sak nr. 8076 9 Annen avdeling skal uttale: Første avdelings avgjørelse er rettidig påklaget, og klagegebyret (klageavgiften) er innbetalt innen fakturafristens utløp. De formelle klagevilkår er således oppfylt, jf. varemerkelovens 50. Etter klagens innlevering, men før innbetalingen av klagegebyret, innkom offisiell elektronisk melding fra Det internasjonale byrå i Genève (WIPO) om at utpekningen av Norge under den internasjonale registreringen nærværende klagesak gjelder er trukket tilbake med endelig virkning; ved en såkalt "Notification of Renunciation". Da selve gjenstanden for klagen er bortfalt før saken er tatt opp til behandling i Annen avdeling, jf. varemerkelovens 49 første ledd, må klagesaken bli å heve. Avgjørelsen er truffet i medhold av bestemmelsen i styrelovens 5 første ledd annet punktum. Når det gjelder spørsmålet om hva som vil være riktig statussetting i varemerkeregisteret for en internasjonal varemerkeregistrering i et tilfelle som i nærværende sak, så har Annen avdeling ingen direkte foranledning til å uttale seg om dette. Det avsies slik kjennelse: Klagesaken heves. Are Stenvik (sign.)