Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7652 Int. reg. nr. 795 785 Nasj. ref. nr. 2003 01933 Innehaver: Icehotel AB, Jukkasjärvi, Sverige Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 28. mars 2006, hvorved det ble besluttet at det internasjonalt registrerte ordmerket ICEBAR bare delvis kan gis virkning i Norge. Avgjørelsen ble meddelt innehavers norske fullmektig samme dato. Merket er internasjonalt registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Klasse 11: Ice and refrigerating chambers. Klasse 21: Glasses (drinking vessels/containers), decanters and pitchers made of ice. Klasse 32: Beer; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Klasse 33: Alcoholic beverages (except beer). Klasse 37: Building constructions made of ice. Klasse 40: Sculpturing. Klasse 42: Designing buildings and items of ice, glass, ceramics, concrete and wood. Klasse 43: Services for providing food and drink. Under behandlingen i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at det internasjonalt registrerte ordmerket ICEBAR fremstår som beskrivende og at det mangler atskillende evne (særpreg) i forhold til nærmere angitte varer og tjenester, slik at merket for disse varer og tjenester må nektes gitt virkning i Norge, jf. varemerkelovens 13 første ledd, jf. varemerkelovens 49 annet ledd. I henhold til varemerkelovens 22 a kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling avslår en søknad om registrering av et varemerke, opphever en registrering eller opprettholder en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling om å oppheve en registrering, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt søkeren eller registreringsinnehaveren. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for internasjonale registreringer, se varemerkelovens 58.
2. avd. sak nr. 7652 2 Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: Det internasjonalt registrerte merket består av det sammensatte ordet ICEBAR. Spørsmålet er om registrering skal nektes fordi merket beskriver sentrale egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene og således mangler varemerkerettslig særpreg jf. varemerkeloven 50 første ledd jf. 49 annet ledd og 13 første ledd. Ordet ICEBAR er sammensatt av de to engelske ordene ICE, som betyr is, og BAR, som blant annet kan bety bar eller blokk. Sammensatt er dermed betydningen "isbar" eller "isblokk". Merket vil da etter behandlende medlems oppfatning fremstå som et fantasipreget og dermed også særpreget ord for de fleste av varene og tjenestene i varefortegnelsen. Når det gjelder varene i klasse 37 og tjenestene i klasse 43 stiller det deg derimot annerledes. ICEBAR i betydningen "isblokk" beskriver sentrale egenskaper ved bygningskonstruksjoner lagd av is, og i betydningen "isbar" beskriver merket salgsstedet for tilveiebringelse av mat og drikke, idet is servert fra en bar både kan dreie seg om mat (dessert) og drikke (f.eks. iskremsoda). Det skal bemerkes at det ikke er noe uvanlig ved sammenstillingen, verken semantisk eller syntaktisk, og at det beskrivende innholdet vil bli oppfattet av en gjennomsnittsforbruker av disse varene og tjenestene umiddelbart, uten at det krever noen nærmere overveielser. Behandlende medlem har således etter en helhetsvurdering kommet til at merket ICEBAR beskriver de aktuelle varene i klasse 37 og tjenestene i klasse 43 eller sentrale egenskaper ved dem jf. varemerkeloven 49 annet ledd jf. 13 første ledd. Merket kan dermed ikke besluttes gjeldende i Norge for disse varene og tjenestene i henhold til varemerkeloven 50 første ledd. Beslutning: Det internasjonalt registrerte merket besluttes gjeldende i Norge for varene i klasse 11, 21, 32, og 33 og tjenestene i klasse 40 og 42.Det internasjonalt registrerte merket nektes vern i Norge for varene i klasse 37 og tjenestene i klasse 43. Innehavers foreløpige klage over 1. avdelings avgjørelse innkom den 29. mai 2006. Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 4. juli 2006, innen fakturafristens utløp. Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I den foreløpige klagen anfører innehaverens fullmektig følgende: Vi viser til avgjørelse truffet av første avdeling den 28. mars 2006 der det søkte merket ICEHOTEL ble delvis nektes registrert. Herved påklages denne avgjørelsen inn for Patentstyrets Annen Avdeling. På søkers vegne vil vi hevde at Patentstyrets Første Avdeling har vært for strenge i sin vurdering av det søkte merkets distinktivitet, når de har kommet til at det søkte varemerket ikke kan
2. avd. sak nr. 7652 3 registreres for tjenestene i klasse 37 og 43. Vi må derfor be om at Patentstyrets Annen Avdeling vurderer det søkte merkets registrerbarhet på nytt og at merket deretter blir akseptert til registrering for alle de søkte varer og tjenester. Da søkeren trenger noe tid til å skaffe og systematisere materiale til støtte for det søkte merkets registrerbarhet i denne klagen, søker vi med dette om en fristforlengelse for å inngi slik besvarelse. Vi imøteser brev om den nye fristen for besvarelse i saken. I den nærmere begrunnelsen av klagen, som innkom den 30. juni 2006, uttales videre: Vi viser til vår klage til Annen avdeling datert 29. mai 2006 over avgjørelse truffet av 1. avdeling den 28. mars 2006, der det søkte merket ICEBAR ble delvis nektes registrert. Det er etter vårt skjønn lagt en for streng distinktivitetsnorm til grunn når dette merket er funnet å være uregistrerbart for tjenester i klasse 37 og 43. Etter vår og søkers oppfatning må det søkte merket anses å være registrerbart for de varer og tjenester varemerket opprinnelig er søkt for, altså inkludert tjenestene i klasse 37 og 43. Det søkte merket ICEBAR må vurderes som et rent konstruert ord sammensatt av kjente ordelementer, nemlig ICE og BAR. Det kreves ikke noen enerett ordene hver for seg. Varemerket er suggestivt for klasse 37 og 43 Vi er enig med 1. avdeling når de uttaler at merket er fantasipreget og særpreget for de fleste varene og tjenestene i varefortegnelsen. Vi er imidlertid av den oppfatning at det søkte merket har en ordsammensetning som gir merket et suggestivt innhold som også gjør det registrertbart for klasse 37 og 43. Etter norsk praksis skal slike nydannede ord være registrerbare når de ikke er rent beskrivende for de aktuelle varer og tjenester. Det pekes her på at sammensetningen er skapt av søkeren og at det således oppstår et nytt begrep som ikke tidligere er kjent eller brukt. Det skaper selvsagt problemer for søker at han får et dårligere vern i Norge enn i de øvrige nordiske land merket er søkt. Når det gjelder klasse 37 kan vi ikke være enig i 1. avdelings resonnement om at ICEBAR, foruten en bar av is også kan bety isblokk og dermed være direkte beskrivende for sentrale egenskaper ved byggekonstruksjoner. ICEBAR beskriver ikke sentrale egenskaper med bygningskonstruksjoner. Dette er en problemstilling som ikke er reist av andre patentmyndigheter når merket har vært til behandling, og den er etter vårt skjønn ikke treffende. Dersom det oversettes slik saksbehandleren i Patentstyret gjør, vil det ikke være noen beskrivelse av byggekonstruksjoner men fremtre som klart suggestivt for de aktuelle varer. Suggestiver merker som bare henspiller på egenskaper ved varen, kan ikke anses som uregistrerbare. Vi viser i denne forbindelse til sak T-356/00 CARCARD, der det fremgår at det må foreligge en konkret og direkte forbindelse mellom det anmeldte varemerket og de varer og tjenester merket
2. avd. sak nr. 7652 4 er søkt for, se premiss i 28. Det foreligger ikke en slik direkte og konkret forbindelse mellom angjeldende tjenester i klasse 37 og merket til at omsetningskretsen vil få noen oppfatning om at ICEBAR er en beskrivende angivelse. Når det gjelder klasse 43 er heller ikke enig med 1. avdeling i at ICEBAR direkte beskriver noe sentralt formål for tjenestene i denne klassen. Det engelske ordet BAR har en dobbeltbetydning som gir varemerket et overraskende og fyndig egenskap når det brukes om tjenester i klasse 43. Det anmeldte merket er dermed suggestivt og på den riktige siden av grensen for hva som er et registrerbart merke. Vi mener at omsetningskretsen utvilsomt vil oppfatte ICEBAR som et varemerke, og at det således er egnet til å skille søkerens varer fra andres. Ettersom varemerket ikke er ment til å brukes for BAR-tjenester der det eventuelt skulle selges is, vil vi innta en subsidiær påstand i denne klagen som unntar denne spesifikke tjenesten, på tross av at vi også for denne betydning mener at varemerket har suggestive kvaliteter som kvalifiserer til registrering. I denne sammenhengen kan Annen Avdelings avgjørelse i sak 7135 TRAVELLINK ses å være parallell selv om det gjelder andre typer varer og tjenester. TRAVELLINK som ble godkjent som tilstrekkelig registrerbart da man gikk ut i fra at merket ikke direkte og umiddelbar vil bli forstått som en betegnelse for de tjenester som var omfattet av varefortegnelsen eller for vesentlige egenskaper ved disse. Merket i nærværende sak har i tillegg en tvetydighet som ytterligere forsterker særpreget. Betydningen av at varemerket består av engelske ord i ny sammensetning Det bør vektlegges at det anmeldte merket består av et engelsk ord. I Annen Avdelings avgjørelse nr. 5035 og 5036 vedrørende ordm./figm. NUTS, uttaler Annen Avdeling at omsetningskretsen lettere vil oppfatte et ord som en fantasibenevnelse på en vare når ordet er brukt på et annet språk enn norsk. I nærværende sak er det i tillegg to engelske ord som er satt sammen på en ny måte til bruk for varene og tjenestene i varefortegnelsen. Eidsivating Lagmannsrett uttaler bl.a. følgende i dommen av 9. juli 1987 vedrørende merket ALWAYS: "Et engelsk ord vil som regel få en annen nyanse enn det tilsvarende norske ord, og skape andre assosiasjoner. Hensikten er å gjøre produktet tiltrekkende og tillitvekkende. Bruken av engelske ord kan gjøre dette lettere." For øvrig viser Lagmannsretten også til Annen Avdelings avgjørelse vedrørende NUTS. Vi vil også tillater oss minne om BABY-DRY-avgjørelsen der sammenstillingen av BABY og DRY til BABY-DRY ble sett på som uvanlig og at denne kombinasjonen ble ansett som registrerbar. På lik linje med BABY-DRY burde ICEBAR kunne bli registrert som den uvanlige og nye ordsammenstilling det er for disse varene og tjenestene. Varemerkeregistreringer i andre land Vi vil understreke at merket er godtatt registrert i de andre nordiske landene varemerker er søkt registrert, nemlig Sverige og Island. I Sverige er varemerket funnet registrerbart i klasse 11, 21, 32, 33, 37, 40, 42 og 43. Vi tillater oss også å vise til at det søkte varemerket også er funnet registrerbart som EU-varemerke i klasse 11, 21, 30, 32, 33, 37, 40, 42 og 43. Det skal også
2. avd. sak nr. 7652 5 nevnes at ICEHOTEL og ISHOTELL ble funnet registrerbare i Sverige. Kopi av vennevnte registreringer ble fremlagt under 1. avdelings behandling. Merket er nå også registrert i Japan, Australia, Sveits, Tjekkia, Estland, Litauen, Latvia, Polen og Russland. For et engelskspråklig ord som ICEBAR skulle slike avgjørelser fra andre land som også har lovgivning harmonisert med EU-direktivet bli tatt med i vurderingen i Norge, når det ikke foreligger noen språklige vurderinger som begrunner et annet resultat. Vi er selvfølgelig kjent med at Patentstyret ikke anser enkeltavgjørelse i andre land for å være avgjørende, men vi vil hevde at nevnte avgjørelser tas med i vurderingen av merkets registrerbarhet i Norge. Praksis og teori, i hvert fall når det gjelder Norge og Sverige er så å si identisk. Hensynet til rettsenhet er uttalt i rettspraksis og i Annen Avdelings avgjørelser. Følgende ble uttalt i den forannevnte ALWAYS-dommen: "Varemerkeloven er basert på nordisk lovsamarbeid. Det er av betydning at man ved praktiseringen av bestemmelsene tilstreber rettsenhet. Lagmannsretten mener det bør tillegges vekt at samme selskap har oppnådd å få registrert ordet ALWAYS som varemerke i Danmark, Finland og Sverige i 1982 i forbindelse med samtidige søknader i disse land. Språkutviklingen i Danmark og Sverige må antas å ha noenlunde samme karakter som i Norge hva angår innpass av engelske ord. En forskjellsbehandling bør derfor være begrunnet i særlige forhold. Ordet ALWAYS er også godkjent i en rekke andre land. Det er selvsagt viktig at markedsføringen kan baseres på et og samme varemerke." På vegne av søkeren henstiller vi til 2. avdeling å omgjøre vedtaket for den del som går på nektelsen av vareklassene 37 og 42, slik at det søkte merke kan fremmes til registrering slik det ble søkt. PÅSTAND På søkers vegne vil det prinsipalt begjæres at det søkte merket må aksepteres til registrering for de varene og tjenestene det ble søkt for. Subsidiært begjæres at det søkte merket må aksepteres til registrering for alle de varer og tjenester det ble søkt for, med følgende begrensning i klasse 43: services for providing food and drink, not including services for providing desserts including ice cream or ice cream soda Vi ber Annen avdeling vurdere den prinsipale påstanden og den subsidiære påstanden konkret slik at klienten har mulighet for å anke til domstolene dersom det ikke gis medhold i den prinsipale påstanden. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til et delvis annet resultat enn 1. avdeling.
2. avd. sak nr. 7652 6 I henhold til varemerkelovens 49 annet ledd, jf. 13 første ledd første punktum, må et internasjonalt varemerke som skal gis virkning i Norge være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endinger eller tillegg gi uttrykk for varens art eller beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet for tilvirkningen, jf. 13 første ledd annet punktum. Bestemmelsene i 13 skal av hensyn til Norges forpliktelser etter EØSavtalen tolkes i samsvar med EFs varemerkedirektiv (Rdir. 89/104) art. 3(1)(b) og (c) og EFdomstolens praksis i den utstrekning denne praksis gir veiledning til tolkning av direktivet. Bestemmelsene i varemerkedirektivets art. 3(1)(b) og (c) har som formål å sørge for at det ikke blir registrert varemerker som ikke kan realisere de nevnte formål, og skal dessuten vareta den allmenne interesse i at tegn som er beskrivende, eller som det for øvrig generelt er behov for å bruke i næringsvirksomhet, ikke blir belagt med enerett for en enkelt næringsdrivende (friholdelsesbehovet), jf. EF-domstolens avgjørelse i forente saker C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Sml. 1999 s. I-2779 (premiss 25), forente saker C-53/01 til C-55/01 Linde, Sml. 2003 s. I-3161, premissene 73 75), sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, Sml. 2003 s. I- 12447. Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket. Gjennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide, Sml. 1998 s. I-4657. Annen avdeling er enig med 1. avdeling i at gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil være tilbøyelig til å oppfatte merket ICEBAR som beskrivende for serveringstjenester som omfatter servering av iskrem i en eller annen form. Selv om den språklig korrekte form på engelsk ville være ICECREAMBAR, er det grunn til å tro at et norsk publikum innenfor den relevante omsetningskretsen vil oppfatte uttrykket ICEBAR som synonymt med dette. Etter 2. avdelings oppfatning er det mindre grunn til å tro at gjennomsnittsforbrukeren i Norge vil oppfatte merket som beskrivende for bygningskonstruksjoner i is. For øvrig slutter 2. avdeling seg til 1. avdelings avgjørelse. Annen avdeling har på den bakgrunn kommet til at merket kan registreres i overensstemmelse med merkeinnehaverens subsidiære varefortegnelse, slik at den opprinnelige
2. avd. sak nr. 7652 7 varefortegnelsen kan godtas med begrensningen services for providing food and drink, not including services for providing desserts including ice cream or ice cream soda i klasse 43. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves, og merket godtas til registrering i overensstemmelse med søkerens alternative varefortegnelse av 30. juni 2006. Ole-A. Rognstad (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida Andrén (sign.)